SFIR 20 april 2015 En helt ny patentlag. Var det verkligen nödvändigt? Patenträ)srådet Anders Brinkman Patentbesvärsrä)en www.pbr.se Den nya patentlagen, några frågor: •  Patenterbarhetsvillkoren vid ändring av patentkrav under invändningsförfarandet •  Patentbegränsning i administra>v ordning •  Patentbegränsning i mål om ogil>ghet 2015-‐04-‐17 PATENTERBARHETSVILLKOREN VID ÄNDRING AV PATENTKRAV UNDER INVÄNDNINGSFÖRFARANDET? Patentlagen 25 § Patentmyndigheten skall eHer invändning upphäva patentet, om det 1. har meddelats trots a) villkoren i 1-‐2 §§ inte är uppfyllda, 2. avser en uppﬁnning som inte är så tydligt beskriven a) en fackman med ledning av beskrivningen kan utöva uppﬁnningen, eller 3. omfa)ar något som inte framgick av ansökan när den gjordes. Patentmyndigheten skall avslå invändningen, om det inte ﬁnns något hinder enligt första stycket mot a) patentet upprä)hålls. Om patenthavaren under invändningsförfarandet har gjort sådana ändringar a7 hinder inte ﬁnns enligt första stycket mot a7 patentet upprä7hålls i sin ändrade lydelse, ska patentmyndigheten förklara a7 patentet upprä7hålls i den ändrade lydelsen. 2015-‐04-‐17 PATENTERBARHETSVILLKOREN VID ÄNDRING AV PATENTKRAV UNDER INVÄNDNINGSFÖRFARANDET? Men, 20 § tredje stycket Sedan patentet har meddelats får patentkraven inte ändras så a) patentskyddets omfa)ning utvidgas. 2015-‐04-‐17 PATENTERBARHETSVILLKOREN VID ÄNDRING AV PATENTKRAV UNDER INVÄNDNINGSFÖRFARANDET? PBR:s praxis Se t.ex. PBR:s domar i mål nr 05-‐415 och 07-‐047 (förbud mot utvidgning av skyddsomfånget) samt 08-‐126 och 08-‐180 (krav på bestämda uppgiHer >ll följd av ändringarna). 2015-‐04-‐17 PATENTERBARHETSVILLKOREN VID ÄNDRING AV PATENTKRAV UNDER INVÄNDNINGSFÖRFARANDET? EPC Ar>kel 101 (3) If the Opposi>on Division is of the opinion that, taking into considera>on the amendments made by the proprietor of the European patent during the opposi>on proceedings, the patent and the inven>on to which it relates (a) meet the requirements of this Conven>on, it shall decide to maintain the patent as amended, provided that the condi>ons laid down in the implemen>ng Regula>ons are fulﬁlled; (b) do not meet the requirements of this Conven>on, it shall revoke the patent. 2015-‐04-‐17 PATENTERBARHETSVILLKOREN VID ÄNDRING AV PATENTKRAV UNDER INVÄNDNINGSFÖRFARANDET? => Alla villkor enligt EPC måste vara uppfyllda, även villkoret i Art. 84 om klara och koncisa patentkrav. Undantag ﬁnns: -‐ Ändrade patentkrav måste inte uppfylla enhetlighetskravet (G1/91). -‐ Administra>va bestämmelser ”may not be requirements” (T263/05) 2015-‐04-‐17 PATENTERBARHETSVILLKOREN VID ÄNDRING AV PATENTKRAV UNDER INVÄNDNINGSFÖRFARANDET? T301/87 Invändningar baserade på andra ar>klar än Art. 100 (invändningsgrunderna) är inte >llåtna såvida inte invändningarna har uppstå) på grund av de ändringar som gjorts i patentkravet. En invändning avseende t.ex. Art. 84 måste således grunda sig på en gjord ändring i patentkravet (jfr även T853/02 och T472/88). 2015-‐04-‐17 PATENTERBARHETSVILLKOREN VID ÄNDRING AV PATENTKRAV UNDER INVÄNDNINGSFÖRFARANDET? Patentlagsutredningen har föreslagit… …en ny förtydligad paragraf som innebär a) ändrade patentkrav -‐  inte får strida mot invändningsgrunderna, -‐  inte får medföra en utvidgning av skyddsomfånget och -‐  inte får bli oklara p.g.a. gjorda ändringar. 2015-‐04-‐17 PATENTBEGRÄNSNING I ADMINISTRATIV ORDNING EPC ArWkel 105 b (1)  The European Patent Oﬃce shall examine whether the requirements laid down in the Implemen>ng Regula>ons for limi>ng or revoking the European patent have been met. (2) If the European Patent Oﬃce considers that the request for limita>on or revoca>on of the European patent meets these requirements, it shall decide to limit or revoke the European patent in accordance with the Implemen>ng Regula>ons. Otherwise, it shall reject the request. 2015-‐04-‐17 PATENTBEGRÄNSNING I ADMINISTRATIV ORDNING Regel 95 (2) If a request for limita>on is admissible, the Examining Division shall examine whether the amended claims cons>tute a limita>on vis-‐á-‐vis the claims as granted or amended in opposi>on or limita>on proceedings and comply with Ar>cle 84 and Ar>cle 123, paragraphs 2 and 3. If the request does not comply with these requirements /…/. 2015-‐04-‐17 PATENTBEGRÄNSNING I ADMINISTRATIV ORDNING ArWkel 84 The claims shall deﬁne the ma)er for which protec>on is sought. They shall be clear and concise and be supported by the descrip>on. ArWkel 123 (2) The European patent applica>on or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-‐ ma)er which extends the content of the applica>on as ﬁled. (3) The European patent may not be amended in such a way as to extend the protec>on it confers. 2015-‐04-‐17 PATENTBEGRÄNSNING I ADMINISTRATIV ORDNING EPO: Ingen materiell prövning. Prövar endast om den begärda ändringen av patentkraven innebär en begränsning och a) ändringen inte strider mot villkoren i arWklarna: -‐ 84 [klara och koncisa patentkrav], -‐ 123(2) [motsvarighet i ansökan ”as ﬁled”] och -‐ 123(3) [förbud mot utvidgning av skyddsomfånget]. 2015-‐04-‐17 PATENTBEGRÄNSNING I ADMINISTRATIV ORDNING Patentlagen Prop. 2006/07:56, Harmoniserad patenträ) S.60 ”Regeringens förslag: Det införs en möjlighet för patenthavare a) genom en prövning av Patent-‐ och registreringsverket begränsa skyddsomfånget för na>onella och europeiska patent eller upphäva sådana patent.” s.64 ”Prövningen av en begränsningsbegäran som PRV skall göra bör av rä7ssäkerhets-‐ och eﬀekEvitetsskäl så långt som möjligt spegla motsvarande prövning hos EPO /…/. I likhet med vad som anges i EPC 2000 bör prövningen avse a7 den begärda omformuleringen fakEskt innebär en begränsning av de ursprungliga eller Edigare ändrade patentkraven samt a7 de ändrade kraven är tydliga och har stöd i grundhandlingarna (dvs. en prövning av de ogilEghetsgrunder som ﬁnns i 52 § första stycket 2-‐4 patentlagen). Rent redak>onella ändringar av patentkraven som inte innebär en fak>sk begränsning bör inte >llåtas. Det bör heller inte >llåtas a) endast beskrivningen (inklusive eventuella ritningar) ändras. Däremot bör, i likhet med vad som gäller enligt nya regel 92(2)(d) i EPC 2000, det >llåtas a) beskrivningen (inklusive ritningar) ändras om det behövs >ll följd av de ändrade kraven.” 2015-‐04-‐17 PATENTBEGRÄNSNING I ADMINISTRATIV ORDNING 40 a § (första stycket) En patenthavare får hos patentmyndigheten begära (1)  a) e) eller ﬂera patentkrav och, om det behövs, beskrivningen ändras så a) patentskyddets omfa)ning begränsas (patentbegränsning), eller (2)  a) patentet upphävs. 40 b § (första stycket) Om patenthavaren inte har följt bestämmelserna i 40 a § eller om en begäran om patentbegränsning inte är förenlig med bestämmelserna i 52 § första stycket 2-‐4 om ogil>ghet, skall patenthavaren föreläggas a) inom viss >d vidta rä)else. 2015-‐04-‐17 PATENTBEGRÄNSNING I ADMINISTRATIV ORDNING 52 § (första stycket, 2-‐4) Om det yrkas skall rä)en förklara patentet ogil>gt, om (1) … (2) det avser en uppﬁnning som inte är så tydligt beskriven a) en fackman med ledning av beskrivningen kan utöva uppﬁnningen, (3) det omfa)ar något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen, eller (4) patentskyddets omfa)ning har utvidgats eHer det a) patentet meddelats. 2015-‐04-‐17 PATENTBEGRÄNSNING I ADMINISTRATIV ORDNING Slutsatser Patentlagens villkor ≠ EPC:s villkor ty ”Beskrivningens tydlighet” ≠ ”klara och koncisa patentkrav” 2015-‐04-‐17 PATENTBEGRÄNSNING I ADMINISTRATIV ORDNING Patentlagsutredningen har föreslagit en ny paragraf… … vars villkor stämmer överens med EPC:s villkor för patentbegränsning. 2015-‐04-‐17 PATENTBEGRÄNSNING I MÅL OM OGILTIGHET EPC ArWkel 138 (3) In proceedings before the competent court or authority rela>ng to the validity of the European patent, the proprietor of the patent shall have the right to limit the patent by amending the claims. The patent as thus limited shall form the basis for the proceedings. => En patenthavare garanteras rä)en a) i en process om ogil>ghet av e) europeiskt patent begränsa patentet genom a) ändra patentkraven. 2015-‐04-‐17 PATENTBEGRÄNSNING I MÅL OM OGILTIGHET Patentlagen Prop. 2006/07:56, Harmoniserad patenträ) S. 72 ”UVormningen av arEkel 138(3) ger inte stöd för a7 möjligheterna a7 ändra patentkraven i e7 ogilEghetsmål skulle vara mindre än möjligheterna Ell de7a inom ramen för det administraEva förfarandet enligt arEklarna 105 a – 105 c. Det krav som uppställs på konvenEonsstaterna i arEkel 138(3) betyder a7 möjligheterna a7 ändra patentkraven i e7 ogilEghetsmål angående e7 europeiskt patent måste bli större än vad som Edigare varit fallet i svensk rä7. Det ﬁnns ingen anledning a7 ge mindre möjlighet a7 begränsa e7 naEonellt patent än e7 europeiskt patent. A) hålla fast vid e) synsä) som är mer restrik>vt än i ﬂertalet länder i Europa missgynnar också svenska patenthavare. /…/” S. 73 ”Domstolen bör pröva om begränsningen skall Ellåtas enligt i huvudsak samma förutsä7ningar som gäller vid det administraEva förfarandet. Det bör krävas a7 den begärda omformuleringen av patentkraven fakEskt innebär en begränsning av patentskyddets omfa7ning. Det bör även ske en prövning enligt 52 § 2-‐4, dvs. a7 den begärda omformuleringen inte innebär annat eller mer än en inskränkning av patentets skyddsomfång samt a7 de ändrade kraven är tydliga och har stöd i grundhandlingarna. Om dessa villkor är uppfyllda ska skall den yrkade begränsningen Ellåtas.” 2015-‐04-‐17 PATENTBEGRÄNSNING I MÅL OM OGILTIGHET Prop. 2006/07:56, Harmoniserad patenträ) (…forts) S. 73 ”Någon möjlighet a) inom ramen för en ogil>ghetsprocess också omformulera beskrivningen bör dock inte införas. En sådan möjlighet skulle riskera a) belasta domstolsprocessen i en omfa)ning som inte kan anses mo>verad. Av samma skäl bör det krävas a) den begärda omformuleringen överensstämmer med den av motparten påstådda ogil>gheten. /…/” 2015-‐04-‐17 PATENTBEGRÄNSNING I MÅL OM OGILTIGHET 52 § (första och andra stycket) Om det yrkas skall rä)en förklara patentet ogil>gt, om 1. det har meddelats trots a) villkoren i 1-‐2 §§ inte är uppfyllda, 2. det avser en uppﬁnning som inte är så tydligt beskriven a) en fackman med ledning av beskrivningen kan utöva uppﬁnningen, 3.  det omfa)ar något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen, eller 4.  patentskyddets omfa)ning har utvidgats eHer det a) patentet meddelats. Om patentet är ogilEgt endast Ell viss del, skall patentskyddets omfa7ning begränsas i motsvarande utsträckning genom en ändring av patentkraven, om 1. patenthavaren yrkar det och 2. det är förenligt med första stycket 2-‐4. 2015-‐04-‐17 PATENTBEGRÄNSNING I MÅL OM OGILTIGHET Slutsatser Patentlagens villkor ≠ EPC:s villkor ty ”Beskrivningens tydlighet” ≠ ”klara och koncisa patentkrav” 2015-‐04-‐17 PATENTBEGRÄNSNING I MÅL OM OGILTIGHET Patentlagsutredningen har föreslagit… … en ny paragraf vars villkor stämmer överens med de föreslagna villkoren för patentbegränsning i administra>v ordning. 2015-‐04-‐17 Tack! 2015-‐04-‐17