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제91호 >>> 2014년 8월 20일 발행
특허해설 Alice Corporation v. CLS Bank International 미국 대법
원 판결이 향후 미국 내 소프트웨어 특허에 미칠 영향에 관한 고찰・1
해외단신 강화된 기재불비(Indefiniteness) 판결의 새로운 기준・4
지식재산권 관련 정보
유럽 현지에서도 지재권 분쟁해결 도움 받을 수 있어・11
한국출원인, 일본에서 수수료 없이 도로명주소로 변경 가능・12
YOU ME 소식 2014년 한국 라이센싱협회 컨퍼런스 개최 (LES Asia
Pacific 2014 Conference in Seoul)・13
법률 동향 개정상표법 및 전부개정 디자인보호법 주요내용・5
YOU ME 변리사 동정
정지은 변리사, 김나리 변리사 입사・7
이달의판례
대법원 2014.4.30. 선고 2011후767 판결【등록무효(특)】
・14
대법원 2013.5.9. 선고 2011후3896 판결【등록무효(상)】
・15
승소사례 지적재산권 분쟁과 중재・8
특허해설
Alice Corporation v. CLS Bank International 미국 대법원 판결이
향후 미국 내 소프트웨어 특허에 미칠 영향에 관한 고찰1
유미특허법인 미국변호사 송인순
지난 6월 19일에 미국 대법원은 금융 거래 소프트웨어 특
을 시작했다. 미국 컬럼비아 특별구 지방법원에서의 1심 판
허권을 주장하던 Alice社(Alice Corporation Pty Ltd)와 이 특
결에 이어, 미국 연방순회항소법원에서도 CLS 은행의 입장
허의 무효를 주장하던 CLS 은행(CLS Bank International)
과 의견이 수용되어 CLS 은행의 특허 비침해 결정이 내려
사이의 분쟁에서 CLS 은행 측 주장에 동의하는 판결을 내렸
졌으나, Alice社는 이에 불복하여 대법원에 상고하였다. 이
다. 본 판결은 2010년 소프트웨어 특허에 관련해 내려졌던
에 대법원은 본 판결을 통해 하부 법원인 지방법원과 연방
Bilski v. Kappos 판결에 이어 소프트웨어 특허에 있어 중
순회항소법원의 CLS 은행의 승소 판결을 최종적으로 확정
요한 선례가 될 듯 하다. 이에 따라, 본문을 통해 사건의 개
하였다.
요와 본 판결의 배경이 되는 미국 특허법과 판례를 알아보고,
현재까지 발전해 온 소프트웨어 특허 흐름과 향후 미국 내 소
2. 법률적 배경
프트웨어 특허에 미칠 영향에 대해 고찰해 보고자 한다.
1) 미국 특허법 35 USC §1014
미국 특허법의 제정권한은 미국 헌법 Art. I, Sec. 8,
1. 사건의 개요2
Clause 85에 바탕을 두고 있으며, United States Code
Alice社는 금융 거래를 용이하게 하는 컴퓨터 시스템소프
3
Title 35에 특허법이 제정되어 있다. 이 중 널리 알려진 주
트웨어 사용에 관련된 특허들을 다수 보유하고 있었고 , 이
요 조항으로는 특허의 대상과 관련된 35 USC §101, 신규
와는 별도로 CLS 은행은 Alice社의 특허 내용과 유사한 거
성과 관련된 35 USC §102, 진보성과 관련된 35 USC §
래에 사용되는 소프트웨어를 개발해서 사용하고 있었다. 그
103, 기재불비와 관련된 35 USC §112, 특허침해와 관련된
러던 중, CLS 은행은 Alice社로부터 자사의 특허를 침해하
35 USC §
271 등이 있다.
고 있다는 통지를 받고, Alice社를 상대로 비침해 확인소송
1
2
3
이 중, 본 Alice Corporation v. CLS Bank Inter-
본 특허해설은 http://www.etnews.com/20140620000205에 게재된 기사내용을 기초로 작성됨.
http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf
US patent 5,970,479 filed 1992, issued 1999 / US patent 6,912,501 filed 2000, issued 2005
US patent 7,149,720 filed 2002, issued 2006 / US patent 7,725,375 filed 2005, issued 2010
http://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Corp._v._CLS_Bank_International
4
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf; http://en.wikipedia.org/wiki/Title_35_of_the_United_States_Code
YOU ME NEWS
1
특허해설
national 판결과 밀접한 관계가 있는 조항은 특히 특허의
라서 단순한 수학적 계산이나 정신작용에 지나지 않기 때
대상과 관련된 35 USC §101로 원문은 다음과 같다:
문에 불특허 대상으로 간주된다는 판결을 내렸다. 따라서,
본 판례를 통해 단순한 수학적 알고리즘은 특허 대상에서
제외되게 되었다.
35 USC §101 - Inventions patentable
Whoever invents or discovers any new and useful
process, machine, manufacture, or composition of matter,
Parker v. Flook
or any new and useful improvement thereof, may obtain
1978년 미국 대법원은 Parker v. Flook을 통해 다시
a patent therefor, subject to the conditions and require-
한번 수학적 알고리즘에 관련된 판결을 내렸다. 본 판례에
ments of this title.
서는 효소 전환 방법에 있어 수학적 알고리즘을 사용하여
알람 한도를 갱신하는 방법이 특허의 대상이 될 수 있는지
위와 같이, 35 USC §101은 특허의 대상을 새롭고 유용
가 쟁점 사안 이였으며, 미국 대법원은 이러한 알람 한도
한 방법(process), 기계(machine), 물건(manufacture) 또는
를 갱신하는 방법이 단순한 수학적 계산에 지나지 않음을
조성물(composition of matter)의 4가지 범주로 제시하고
이유로 특허성이 없다고 판결하였다. 본 판례를 통해, 대
있다. 반면, 자연법칙(laws of nature), 물리적 현상(phy-
법원은 앞선 Gottschalk v. Benson에 이어 다시 한번 수
sical phenomena) 및 추상적 발상(abstract idea) 등은 법적
학적 알고리즘이 불특허 대상임을 분명히 하였다.
불특허 대상으로 간주하고 있다. 본 Alice Corporation
v. CLS Bank International 판결에서 주요 쟁점이 된 사
Diamond v. Diehr
안은 바로 Alice社가 보유하고 있던 금융 거래 관련 컴퓨
1980년대에 들어서면서, 미국 대법원은 Diamond v.
터 시스템 소프트웨어 특허가 금융 거래 절차에 따른 개념
Diehr를 통해 컴퓨터 소프트웨어 발명의 특허성을 인정하
이 특허성을 인정받을 수 있는 특허의 대상으로 구체화시
는 내용을 요지로 하는, 소프트웨어 특허 역사에 중요한
켰는지 여부였으며, 이에 대해 미국 대법원은 Alice社의
판결을 내렸다. 본 건에서 쟁점이 된 발명의 내용은 고무
특허들은 불특허 대상인 추상적 발상에 지나지 않기 때문
를 큐어링하는데 있어 고무 가열 온도를 계산하고 제어하
에 특허로서 무효하다는 결정을 내린 것이다.
는데 컴퓨터를 사용하는 방법에 대해서였다. 이전 판례들
에서의 발명과는 다르게, 본 발명은 컴퓨터 프로그램뿐만
6
2) 컴퓨터 소프트웨어 관련 판례의 변천사
아니라 고무를 가열하고 가열된 고무를 냉각하는 단계를
1970년대부터 본격적으로 발전한 소프트웨어 기술에 대
포함하고 있었으며, 이를 근거로 미국 대법원은 상기 발명
응하여 소프트웨어 관련 미국 특허 판례도 다양하게 변화
의 내용이 단순한 수학적 알고리즘이 아니라 고무 주조에
해왔다. 따라서, 본문을 통해 소프트웨어 특허에 따른 이전
관한 방법으로 간주되어 특허성이 있다고 판단을 내렸다.
미국 주요 판례들을 짚어보고 이전 판례들에 비추어 Alice
이와 같이, Diamond v. Diehr는 소프트웨어도 특허를
Corporation v. CLS Bank International 판결이 소프
받을 수 있다는 근거를 마련해 준 중요한 판례가 되었으
트웨어 특허에 미칠 영향에 대해서도 생각해 보고자 한다.
나, 동시에 소프트웨어의 특허에서 단순한 수학적 알고리
즘과 특허성이 있는 소프트웨어의 판단 기준에 대한 의문
Gottschalk v. Benson
을 남기기도 하였다.
본 건은 1972년에 미국 대법원에 의해서 내려진 판결로
주요 쟁점은 디지털 컴퓨터 프로그램을 사용하기 위해 2
진화 10진수(binary-coded decimal)를 2진수(binary
State Street Bank & Trust v. Signature
Financial Group
number)로 전환하는 방법이 특허성을 인정받을 수 있는
1990년대에 들어서면서, 컴퓨터 소프트웨어의 특허성에
방법으로 간주될 수 있는지 여부에 관해서였다. 미국 대법
대한 기준이 State Street Bank & Trust v. Signature
원은 위에 서술된 2진수 전환 방법이 추상적 발상이며, 따
Financial Group 판례를 통해 좀 더 명확해졌다. State
5
The Congress shall have power to lay and collect taxes, duties, imposts and excises, to pay the debts and provide for the
common defense and general welfare of the United States; but all duties, imposts and excises shall be uniform throughout the
United States;…. To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the
exclusive right to their respective writings and discoveries.
6
http://www.bitlaw.com/software-patent/history.html
2
YOU ME NEWS
특허
해설
특허해설
Street Bank & Trust v. Signature Financial Group
에서는 뮤추얼 펀드를 운용하는“Hub and Spoke”방법
3. Alice Corporation v. CLS Bank Interna-
tional 판결이 갖는 의의와 전망7
에 있어, 다수의 뮤추얼 펀드“spoke”
(
)를 단일 투자 포트폴
위에서 기술한 바와 같이, 1970년대부터 본격적으로 시
리오“hub”
(
)로 묶어 소프트웨어를 사용하여 각각의 자산에
작된 소프트웨어의 기술발전에 따라 발전된 기술에 특허
대한 소유권 퍼센트에 기초해 펀드의 가치를 결정하는 비
를 부여하는데 있어 미국 대법원 및 미국 연방순회항소법
즈니스 방법 발명이 특허성이 있는지의 여부가 쟁점이었
원은 때로는 소프트웨어 특허에 관용적인 입장으로, 때로
다. 이에 대해, 미국 연방순회항소법원은 비즈니스 방법도
는 이에 보수적인 입장으로 다양한 입장을 보여왔다. 그러
특허의 대상이 될 수 있으며, 특히 유용하고, 구체적이며,
나, 여러 판례에서도 볼 수 있듯이 여전히 추상적 발상과
유형적인 결과를 산출할 수 있는 소프트웨어 발명 또는 비
특허성을 지닌 소프트웨어를 구별할 수 있는 기준이 불분
즈니스 방법은 특허성이 있다는 판결을 내렸다.
명한 문제로 남아있다. 2000년대 초반부터 부각된 특허괴
물에 의하여 제기되는 소송과 이에 대한 기업들의 소송 방
In re Bilski
어로 인해, 이러한 추상적 발상과 특허성이 있는 소프트웨
2008년에 미국 연방순회항소법원은 State Street Bank
어를 판단할 수 있는 기준을 명확히 할 필요가 있다는 목
& Trust v. Signature Financial Group에서 언급된 유
소리가 높아져 왔다.
용하고, 구체적이며, 유형적인 결과를 산출할 수 있는 소프
이런 분위기 속에서, 미국 대법원은 Alice Corpora-
트웨어 또는 비즈니스 방법이 특허성이 있다는 판결에 반
tion v. CLS Bank International 판결을 통해 컴퓨터
하여, 방법 특허의 특허성을 결정하는 테스트 방법을 새로
소프트웨어 관련 특허를 취득하는 기준을 높였으며, 이는
이 제시하였다. 본 건에서는 물품 거래시 확정된 어음 시스
더 나아가 특허괴물과 같이 기반이 약한 특허를 소유한 특
템을 통해 손실을 대비하는 비즈니스 방법 특허가 특허성
허 소유자들에 의해 제기되는 소송들이 감소될 수 있는 효
이 있는지 여부가 관건이 되었으며, 이에 미국 연방순회항
과를 보일 것으로 전망되고 있다. 또한, 본 판결은 특허의
소법원은 본 방법 특허가 특허성이 없다고 판단하면서, 이
기준을 엄격하게 함으로써, 특허의 품질을 향상시킬 것으
특허성을 판단하는 기준으로 1) 특정 기계나 장비에 연관
로 기대되고 있다.
되거나, 또는 2) 특정 물품을 다른 상태나 사물로 전환시키
그러나, 본 Alice Corporation v. CLS Bank Inter-
는지 여부에 따라 결정하는 기계-또는-전환 테스트(ma-
national 판례 역시 이전의 판례들과 마찬가지로 추상적
chine-or-transformation test)를 제시하였다.
발상과 특허성이 있는 소프트웨어를 판단할 수 있는 명확
한 기준을 제시하지 못했다는 평가를 받고 있다. 일각에서
Bilski v. Kappos
는 Alice Corporation v. CLS Bank International 판
2010년 미국 대법원은 Bilski v. Kappos 판결을 통해,
례에서 추상적 발상의 범위를 넓게 해석함으로써, 향후 소
앞서 In re Bilski 판결을 통해 미국 연방순회항소법원에
송 건들에 있어 특허를 침해한 측에서 분쟁대상의 특허를
의해 정리된 기계-또는-전환 테스트가 특정 방법이 특허
추상적 발상으로 몰아가는 일이 발생할 수 있음을 우려하
성이 있는지 여부를 결정하는 단독 테스트가 될 수 없다는
고 있다.
입장을 드러냈다. Bilski v. Kappos 건에서는 에너지 관
특정 비즈니스 방법 또는 소프트웨어 발명이 35 USC §
련 물품 생산자와 판매자가 가격 변화에 따른 손실을 방지
101에 따른 추상적 발상인지 특허성이 있는 발명인지를 판
하거나 이에 대비하는지가 특허성이 있는 발명인지 여부
단하는데 있어서는 정형화된 기준을 마련하기가 용이치
가 쟁점이었으며, 이에 미국 대법원은 이러한 발명은 특허
않고 여러 가지 다른 해석들이 가능한 만큼, 앞으로도 추
성이 있는 발명이라기 보다는 추상적 발상을 선점하려는
가적인 소송 및 판결 등이 불가피 할 듯하다. 그러나, 본
의도로 판단되어 특허성이 있는 발명으로 인정할 수 없다
판결이 추상적 발상을 단지 컴퓨터와 연결하는 것만으로
는 입장을 보였다. 또한, In re Bilski 판결에서 제시한 기
는 특허를 취득할 수 없다는 분명한 메시지를 담고 있는
계-또는-전환 테스트는 방법이 추상적 발상을 선점하려
만큼, 현 소프트웨어 특허에 있어 일부 불확실성을 제거한
는지 여부를 판단하는 여러 척도 중 하나일 뿐 절대적인
데 그 의의가 있다고 하겠다.
테스트 방법이 될 수 없다는 입장을 표명하였다.
7
http://www.ipwatchdog.com/tag/cls-bank-v-alice-corp/
http://www.itworld.co.kr/news/88095
YOU ME NEWS
3
해외단신
강화된 기재불비(Indefiniteness) 판결의 새로운 기준
유미특허법인 미국변호사 최동순
Biosig가 2004년 Nautilus를 상대로 Biosig가 소유
을 제기하였다. 다시 재개된 소송에서 Nautilus는‘753
하는 특허 관련 침해 소송을 제기하였다. 이에 대응하
특허의 기재불비(Indefiniteness)에 의한 무효성을 주
여, Nautilus는 Biosig의 특허의 기재불비(Indefi-
장하였고 미국 지방 법원은 Nautilus의 손을 들어주었
niteness)에 의한 무효성을 주장하였다.
다. Biosig는 미국 지방 법원의 판결을 미국 연방 항소
법원에 항소하였고 연방 항소법원은 not amenable to
기재불비 관련 해당 특허법 35 U.S.C. §
112(b)는 다음
construction 내지는 insolubly ambiguous 기재불비
과 같다:
판결 기준을 적용하면서 지방 법원의 판결을 파기 환송
“The specification shall conclude with one or more
하였다. 이에 Nautilus는 연방 항소법원의 판결에 불복
claims particularly pointing out and distinctly
하고 미국 연방 대법원에 항소하였다.
claiming the subject matter which the applicant
regards as his invention.
“
Nautilus는 연방 항소법원의 not amenable to construction 내지는 insolubly ambiguous 기재불비 판
즉, 명세서는 출원인이 자기의 발명이라고 여기는 대
결 기준은 특허법 35 U.S.C. §
112(b) 요건을 충족하지
상(subject matter)을 특별히 지정하여 명확하게 청구하
못하는 지나치게 관대한 판결 기준이어서 모호한 청구항
는 하나 이상의 청구항으로 종결하여야 한다. 본 판례를
의 등록을 초래한다고 주장하면서 연방 항소법원의 판결
통하여 미국 연방 대법원은 특허의 청구항이 합리적인
기준을 대체하는 청구항의 두 가지 이상의 합리적인 해
해석이 불가능(not amenable to construction) 내지는
석이 가능하면 청구항은 indefinite 한 것으로 판결하는
설명할 수 없이 모호(insolubly ambiguous)한 경우 청구
강화된 기준을 제안하였다.
항이 불명료(indefinite)한 것이라는 미국 연방 항소법원
의 지금까지의 특허법 35 U.S.C. §
112(b) 판결 기준을,
연방 대법원의 판결
청구항이 합리적으로 확실(reasonable certainty)하게
연방 대법원은 Nautilus의 주장에 대체로 동의하였
해석되지 않을 경우 indefinite 하다는 보다 강화된 새
다. 연방 대법원은 언어 자체에 내재하는 한계성으로 인
로운 판결 기준으로 대체하였다. 본 판결로 인하여 특허
해 절대적인 명확성을 달성할 수는 없으나, 특허법 35
출원명세서 작성에 관해 강화된 명확성 요건에 대해 주
U.S.C. §
112(b) 요건은 명확성을 요한다고 지적하였다.
의해야 할 것이고, 또한 특허 등록 후에도 기재불비에
그러면서, 연방 대법원은 연방 항소법원의 not amen-
의한 특허 무효 위험성 증가에 대해서도 주의해야 할 것
able to construction 내지는 insolubly ambiguous
이다.
기재불비 판결 기준은 특허가 언어적으로 이해가 되더
라도 발명의 범위를 대중에게 명확하게 고지하지 못하
사건의 배경 및 개요
는 결과를 초래한다고 지적하였다.
본 판례의 쟁의 대상인 Biosig가 소유하는 미국 특허
5,337,753(이하
‘753 특허)은 운동 중 사용되는 심박수
따라서, 연방 대법원은 연방 항소법원의 not amen-
측정기 관련 특허이며, 2004년도에 Nautilus가 판매하
able to construction 내지는 insolubly ambiguous
는 제품이‘753 특허를 침해한다는 주장을 근거로 Na-
판결 기준은 특허법 35 U.S.C. §
112(b)가 요하는 명확
utilus를 상대로 특허 침해 소송을 제기하였다. 이에 대
성(clarity) 기준을 충족 못한다고 판결하면서 명세서와
응하여, Nautilus는 미국특허청에‘753 특허 재심사를
출원경과심사기록을 고려하여 청구항이 reasonable
요청하였으며, 재심사 판결이 선도될 때까지 당사자들은
certainty 수준으로 발명의 범위를 당업자에게 고지하
자발적으로 소송을 취하하였다. 미국 특허청은‘753 특
지 못하면 청구항은 indefinite 하다는 강화된 새로운
허 재심사 관련‘753 특허의 특허성을 인정하였으며,
기재불비 판결 기준을 제시하면서 연방 항소법원의 판
Biosig는 미국특허청의 재심사 판결 후 다시 침해 소송
결을 파기하여 연방 대법원이 제시한 새로운 판결 기준
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YOU ME NEWS
해외단신
을 적용하도록연방 항소법원에 환송하였다.
+inc.&hl=en&as_sdt=2006&as_vis=1
•http://www.schnader.com/files/Uploads/Documents/SH
특허 종사자들의 대부분은 연방 대법원이 35 U.S.C.
644%20IP%20ALERT%20SCOTUS%20Reasonable%20Cert
§
112(b) 충족 조건을 더 강화한 것으로 간주하고 있다.
ainty.pdf
그러나, 연방 대법원은 판결문에 어떻게 새로운 기준을
•http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1d3c22a
적용해야 하는지를 제시하지 않았으며 연방 항소법원이
4-5df8-4d66-a7df-b071440050fd
새로운 기준을 어떻게 적용하느냐에 따라 새로운 기준의
•http://www.dilworthip.com/supreme-court-exercises-
충족 조건에 대해서 구체적으로 밝혀질 것 같다.
its-muscle-on-patent-clarity-nautilus-v-biosig-instrume
nts/
REFERENCES
•http://scholar.google.co.kr/scholar_case?case=133408
•http://deepxix.blogspot.kr/2014/06/us-supreme-courtadopts-reasonable.html
31152650148130&q=nautilus,+inc.+v.+biosig+instruments,
법률 동향
개정상표법 및 전부개정 디자인보호법 주요내용
유미특허법인 변리사 김진희
2014년 6월 11일 기준으로 개정 상표법이 시행되었으며 2014년 7월 1일 기준으로 전부 개정 디자인보호법이 시행
되었습니다. 상표법의 경우 2015년 전부 개정에 앞선 본 개정을 통해 사용주의적 요소를 차츰 강화하고 있는 점이 이
목을 끕니다. 디자인보호법의 경우 창작자의 권리보호, 출원의 편의증진 및 헤이그협정의 도입에 따른 조문을 보강하
고 있으며, 조문 번호도 새로 정리한 점을 확인할 수 있습니다. 개정 상표법 및 전부 개정 디자인보호법의 구체적인
내용은 다음과 같습니다.
개정상표법 주요내용(2014. 6. 11 시행)
하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과‘혼동을 일
으키거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려’
가 있는
1. 사용에 의한 식별력 취득 기준의 완화(제6조 제2항)
상표의 경우 등록을 거절하도록 규정함으로써, 저명상
2014. 6. 11 시행 상표법(이하‘개정법’
이라 함) 이전의
표와 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표 외에도 저명
상표법(이하‘구법’
이라 함)에서는 식별력 없는 상표가 사
상표의 식별력 또는 명성 손상을 일으키는 경우에도 등
용에 의한 식별력 취득을 인정받기 위해서는 상표등록
록을 거절하도록 명문화하였습니다.
출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 간에 그 상표가
누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지‘현저하
3. 부정경쟁방지 규정의 도입(제7조 제1항 제18호)
게’인식되어 있을 것을 요구하였으나, 개정법에서는 수
1) 개정법은‘동업・고용 등 계약관계나 업무상 거래
요자 간에‘특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으
관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사
로 식별할 수 있게 된 경우’
라고 규정하여 사용에 의한
용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일・유사
식별력 취득 기준을 완화하였습니다.
한 상품에 등록출원한 상표’
를 거절사유로 신설하였습
니다. 즉 개정법은 상표법 제7조 제1항 제4호 규정에 해
2. 저명상표의 보호 규정의 명확화(제7조 제1항 제10호)
당한다고 보기는 어려우나 공정한 거래질서에 반하는
구법은 저명상표의 보호규정으로써, 수요자간에 현저
경우 위 규정을 근거로 하여 등록을 거절 또는 무효화할
하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과‘혼동을 일
수 있도록 하였습니다.
으키게 할 염려’
가 있는 상표의 경우 등록을 거절하도록
규정하고 있었습니다. 개정법에서는 수요자 간에 현저
2) 한편, 2014. 1. 31 시행 부정경쟁방지 및 영업비밀
YOU ME NEWS
5
법률 동향
보호에 관한 법률(이하‘부정경쟁방지법’
이라 함)은 제2조
습니다.
제1호차목에서‘그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으
로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질
3) 관련디자인제도 (제35조)
서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로
개정법에 의해 유사디자인제도가 관련디자인제도로
사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위’
도
대체됩니다. 구법에 따르면, 디자인권자 또는 디자인등
부정경쟁행위로 규정하였습니다. 이러한 규정과 같은
록출원인은 자기의 등록디자인 또는 디자인등록출원한
취지로 개정법은 상표권자・전용사용권자 또는 통상사
디자인(이하‘기본디자인’
이라 함)에만 유사한 디자인
용권자에 의한 등록상표의 사용이 부정경쟁방지법 차목
(이하‘유사디자인’
이라 함)에 대하여는 유사디자인으
규정에 해당할 경우에는 동 규정에서 규정하는 타인의
로만 디자인등록을 받을 수 있었습니다. 또 유사디자인
동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없도
의 존속기간은 기본디자인을 따르도록 규정되어 있었으
록 규정하였으며, 또한 이러한 등록상표는 취소심판 대
며, 유사디자인은 기본디자인에 합체된 종속된 권리로,
상이 되도록 규정하였습니다.
기본디자인이 포기, 취소, 무효심결 확정 등에 의해 소
멸할 경우, 유사디자인도 함께 소멸하도록 규정되어 있
전부개정 디자인보호법 주요내용(2014. 7. 1 시행)
었습니다.
개정법에 따르면 디자인권자 또는 디자인등록출원인
1. 디자인 창작자의 권리보호를 위한 제도 개선
은 기본디자인에만 유사한 디자인을 관련디자인으로 출
원하도록 하고 있습니다. 유사디자인과의 차이점은, 기
1) 디자인 창작성 요건의 강화 (제33조 제2항 제2호)
본디자인이 포기, 취소, 무효심결 확정 등에 의해 소멸
2014. 7. 1 시행 디자인보호법(이하‘개정법’
이라 함) 이
하더라도, 관련디자인은 기본디자인과 독립된 권리로서
전의 디자인보호법(이하‘구법’
이라 함) 제5조 제2항에 따
존속한다는 점입니다. 그러나 관련디자인의 존속기간은
르면 디자인등록출원전에 그 디자인이 속하는 분야에서
유사디자인과 마찬가지로 기본디자인의 존속기간을 따
통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상・
릅니다.
모양・색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작
관련디자인이 등록되기 위해서는 그 기본디자인의 디
할 수 있는 디자인에 대하여는 디자인등록을 받을 수 없
자인등록출원일부터 1년 이내에 출원되어야 합니다. 또
다고 규정하고 있었습니다.
기본디자인에 전용실시권이 설정되어 있다면 관련디자
그러나 개정법은 제33조 제2항 제2호에 의해 디자인
인은 등록받을 수 없습니다. 마지막으로 관련디자인에
등록출원 전에 국내뿐만 아니라 국외에서 널리 알려진
만 유사하고 기본디자인과는 유사하지 않은 디자인은
형상・모양・색채 또는 이들의 결합에 의하여 쉽게 창
기본디자인에 대한 관련디자인으로 등록 받을 수 없습
작할 수 있는 디자인도 창작성이 없는 것으로 보아 디자
니다.
인등록을 받을 수 없도록 하여 창작성 요건을 강화하였
습니다.
4) 디자인권의 존속기간 연장 (제91조)
디자인권의 존속기간이 연장되는 국제적인 추세를 반
2) 확대된 선출원주의 적용의 자기 출원 예외 인정 (제33
조 제3항)
구법 제5조 3항에 의하면 선출원의 출원인이 선출원
디자인의 일부와 동일하거나 유사한 디자인을 선출원의
영하고,「산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그협정」
과
의 조화를 도모하기 위하여 디자인권의 존속기간은 설정
등록일부터 15년까지이던 것을 설정등록일부터 디자인
등록출원일 후 20년이 되는 날까지로 개정되었습니다.
공지 전에 출원한 경우 확대된 선출원주의가 적용되어
등록이 거절되었으나, 개정법은 제33조 제3항 단서를
2. 디자인등록출원인의 편의증진을 위한 제도 개선
통해 선출원과 후출원의 출원인이 동일인인 경우 확대
된 선출원주의의 예외를 인정하고 있습니다. 따라서 개
1) 신규성 상실의 예외 주장 절차의 개선 (제36조 제2항)
정법에 따르면 선출원과 후출원이 동일인에 의해 이루
구법 제8조 제2항에 따르면 신규성 상실의 예외를 인
어지고, 후출원이 선출원의 일부와 동일하거나 유사한
정받기 위해서는 디자인등록출원서를 제출할 때 그 예
디자인이라면 다른 거절이유가 없는 한 등록 받을 수 있
외 사유를 주장하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 디자
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특허 동향
해설
법률
인등록출원일로부터 30일 이내 제출하여야 한다고 규정
답변서를 제출할 때, ④ 디자인등록무효심판이 청구되
되어 있었습니다.
어 이에 대한 답변서를 제출할 때, 신규성 상실의 예외
그러나 개정법 제36조 제2항에 따르면, 디자인등록출
를 인정받기 위한 예외 사유를 주장할 수 있도록 규정하
원인 또는 디자인권자는 ① 디자인등록출원서를 제출할
고 있습니다. 따라서 디자인등록출원인은출원시에 반드
때(이 경우 증명할 수 있는 서류는 디자인등록출원일부
시 신규성 상실의 예외 주장을 하여야 할 필요가 없게
터 30일 이내에 제출), ② 거절이유통지에 대한 의견서
되었습니다.
를 제출할 때, ③ 디자인일부심사등록 이의신청에 대한
2) 복수디자인등록출원 제도의 개선 (제 41조, 제 65조 등)
개정 전
복수디자인으로 허용되는 물품의 개수
복수디자인으로 출원 가능한 물품
심사단계에서의 취급
(출원일체의 원칙을 따르는지 여부)
개정 후
최대 20 물품
최대 100 물품
무심사디자인(개정법에서는 일부심사디자인으
동일 물품류 내에서라면 심사디자인이든 일
로 지칭) 물품에 대해서만 복수디자인 출원이
부심사디자인이든 관계없이 복수디자인 출
가능함.
원이 가능함.
복수디자인 출원이라 하더라도 출원일체의 원
복수디자인 출원은 출원일체의 원칙이 적용
칙을 따르고 있었음.
되지 않음.
이에 따라, 비밀디자인 신청, 출원공개 신청,
이에 따라, 비밀디자인 신청, 출원공개 신
등록결정 및 거절결정은 복수디자인 전체에
청, 등록결정 및 거절결정은 복수디자인의
대해서만 이루어질 수 있었음.
디자인의 일부 또는 전체에 대해서 이루어
질 수 있음.
3. 산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그협정(이하‘헤이
그협정’
이라 함)의 도입
2) 디자인등록출원 후 1개월 이내에 그 출원을 취하・
포기하는 경우 디자인등록출원료만 반환하던 것을 디자
인등록출원의 우선권 주장 신청료도 반환하도록 개정되
한국이 헤이그협정에 가입함에 따라, 헤이그협정에 따
었습니다. (제 87조 제1항 제3호).
른 국제출원 및 국제디자인등록출원이 2014년 7월 1일
부터 가능해졌습니다.
이에 따라, 헤이그협정 가입국의 국민 또는 가입국에
주소를 가진 자는 국제출원을 통해 대한민국을 지정국
으로 지정하여 디자인등록을 출원을 할 수 있으며, 대한
민국 국민 또는 대한민국에 주소를 가진 자는 국제출원
을 통해 협정 가입국 중 일부 또는 전체를 지정국으로
하여 국제등록출원을 할 수 있게 되었습니다.
4. 기타 개정사항
1) 개정법은 로카르노 협정에 따른 물품류구분을 따르
고 있습니다. 이에 따라, 디자인등록출원인은 출원시에
로카르노 협정에서 정하는 디자인의 대상이 되는 물품
의 물품류를 기재하여야 합니다 (제37조).
YOU ME 변리사 동정
정지은 변리사, 김나리 변리사 입사
정지은 변리사가 2014년 7월 1일부터, 김나리 변리
사가 7월 14일부터 유미특허법인에 합류하여 업무를
시작하였습니다.
정지은 변리사 프로필
학력: 서울대학교 토목공학과 (1998)
서울대학교 대학원 석사과정 수료 (2002)
서울대학교 전기공학부 (2004)
경력: 변리사시험합격 (2001)
인텔렉추얼벤처스 코리아 (2008~2010)
삼성전자 IP센터 (2011~2013)
김나리 변호사 프로필
학력: 서울여자대학교 화학과 (2008)
경력: 변리사 시험 합격 (2010)
YOU ME NEWS
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승소사례
지적재산권 분쟁과 중재
유미IP법률사무소 변호사 전응준, 신동환
I. 서론
상의 권리와 같이 순수한 공법상의 분쟁 또는 재산과 무
중재란 당사자 간의 합의로 사법상의 분쟁을 법원의
관한 친족법상의 법률관계에 관한 분쟁은 중재합의의
재판에 의하지 아니하고 중재인의 판정에 의하여 해결
대상이 될 수 없어 중재가능성이 없다고 보는 것이 일반
하는 절차이다(중재법 제3조 제1호). 즉, 중재는 분쟁을 법
적인 견해이다.
원의 재판이 아닌 사인인 중재인의 판정에 따라 해결하
지적재산권과 관련된 분쟁의 중재가능성에 관하여는
는 분쟁해결절차로서 중재판정부는 법원칙에 따라 판단
논란이 있으나 적어도 지적재산권 침해에 관한 분쟁이
을 내리고 당사자들은 그 판단에 구속되는‘사적인 재
나 지적재산권 계약에 관한 분쟁은 중재가능성이 있고,
판’절차라는 점에서 서로간의 양보를 통해 합의점을 찾
나아가 지적재산권 침해의 선결문제로 해당 권리(특허권
는 조정과는 전혀 다른 절차이다.
등)에 대한 무효 항변이 제기되는 경우 중재판정부가 그
중재는 소송에 비해 상대적으로 결과에 대한 예측가능
무효 여부를 판단할 수 있다는 것이 일반적인 학설의 태
성이 떨어지는 불확실성이 단점으로 지적되곤 하지만,
도인 것으로 보인다(다만 무효를 선언한 중재판정의 대세적
신속하고 경제적인 분쟁해결 가능성, 해당 분야에 대한
효력에 대한 논란은 있다). 과거 하급심 판결 중에는“종래
전문성을 보유한 중재인에 의한 판단 가능성, 국제분쟁
중재에 의하여 해결할 수 없는 사항으로 논의되어 온 것
에 있어서의 중립성 등의 장점을 가지고 있다. 이 때문
이 불공정거래행위(독점규제법)에 관한 분쟁, 특허권 등
에 근래 우리나라 기업들은 외국 기업과의 계약 체결에
지적소유권의 효력에 관한 분쟁 등을 들 수 있으나, 우
있어서 분쟁해결방법으로 중재를 선택하는 경우가 많
리나라의 경우 법률상 공업소유권(특허권, 상표권, 저작권
고, 실제로 국제적인 법적 분쟁이 중재를 통해 해결되는
등)에 대한 분쟁을 중재의 대상에서 제외하는 아무런 근
사례가 증가하고 있는 실정이다.
거가 없으므로 공업소유권에 관한 분쟁이 당연히 중대
나아가 최근 국내외적으로 지적재산권에 관한 분쟁이
대상에서 제외된다고 할 수 없으며”
라고 하여 지적재산
빈발함에 따라 이와 같은 지적재산권 분쟁도 중재로 해
권 관련 계약에 관한 분쟁의 중재 가능성을 인정한 사례
결하려는 시도가 이루어지고 있다. 이러한 지적재산권
가 있다(서울고등법원 1993. 8. 17. 선고 92나34829 판결).
에 관한 분쟁, 특히 금지청구가 포함된 경우에 있어서
당사자와 소송대리인이 특히 주의를 기울여야 하는 사
2. 중재판정 및 이에 따른 집행절차
항이 있는데 바로 금지 대상의 특정에 관한 문제이다.
중재판정은 그 자체로는 집행권원이 될 수 없다. 중재
금지청구 사건에 대해 중재판정부는 법원과 같은 전문
판정에 기하여 강제집행으로 나아가기 위해서는 중재판
성을 보유하고 있지 못한 경우가 많기 때문에 지적재산
정에 대한 승인 및 집행 절차를 거쳐야 하는데, 중재판
권 관련 중재 사건에서는 금지청구 사건의 경험이 많은
정의 승인 또는 집행은 법원의 승인 또는 집행판결에 의
소송대리인의 역할이 중요하다.
한다(중재법 제37조 제1항). 우리 중재법은 대한민국에서
아래에서는 지적재산권 소송에 있어서 금지 대상 특정
내려진 중재판정은 중재법 제36조 제2항의 중재취소 사
에 관한 일반론 및 중재판정에서 금지 대상 특정의 중요
유가 없으면 승인되거나 집행되어야 한다고 규정하고
성에 대해 설명하고, 중재판정의 특정이 문제된 사례를
있고(중재법 제38조), 외국 중재판정의 승인 및 집행에 관
소개하고자 한다.
한 협약 제5조에서도 중재법 제36조 제2항의 중재취소
사유와 동일한 사유를 열거하며 중재판정의 승인 및 집
II. 지적재산권 분쟁에 대한 중재
행을 요구받은 국가의 권한 있는 기관은 그와 같이 열거
1. 지적재산권 분쟁의 중재가능성
된 사유에 의해서만 승인과 집행을 거부할 수 있는 것으
어떠한 분쟁이 중재에 의해 해결될 성질의 분쟁인지
로 규정하고 있다.
여부를 분쟁대상의 중재가능성(Arbitrability)이라고 한
그런데, 지적재산권 관련 금지명령이 포함된 중재판정
다. 우리 중재법은 중재합의의 대상을‘사법상의 분쟁’
의 집행과 관련하여 금지 대상의 특정은 매우 주의를 기
으로 한정하고 있고, 헌법, 형사소송법이나 행정소송법
울어야 하는 문제다. 중재판정에 대한 집행판결을 받아
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특허
승소사례
해설
강제집행을 실행하기 위해서는 법원으로부터 집행문을
미국 CAFC 판결 중에는“OOO특허 중 청구항 X를
부여받아야 하는데, 판결의 주문이 집행가능할 정도로
위반한 제품Y 또는 Y와 실질적으로 다르지 않은 제품의
특정되지 않으면 그 집행권원의 내용은 집행가능하지
생산, 양도의 청약, 양도, 미국 내 수입을 금지한다”
는
않으므로 집행문을 받을 수 없기 때문이다. 나아가 후술
형태로 된 주문의 적법성을 인정한 사례가 있다.8 여기
하는 사례에서 보듯이, 중재판정의 주문이 집행가능할
서‘실질적으로 다르지 않은’
이라는 것은 규범적 개념
정도로 특정되지 않은 경우 해당 중재판정에 대한 집행
이므로 대상의 특정을 위해서는 추가적인 판단이 필요
판결 청구는 권리보호의 이익이 없다는 견해도 존재한
한데, 이와 같은 실질적 동일성에 대한 판단은 법정모욕
다. 즉, 중재판정에 있어서 금지 대상을 제대로 특정하
(contempt)에 기초한 민사집행절차에서 이루어진다고
지 못하면 중재판정에서 승소하더라도 해당 중재판정은
한다. 하지만 우리나라의 실무에서는‘유사’
,‘기타’등
무용지물이 될 수도 있는 것이다.
의 추상적인 용어를 사용한 청구취지는 특정되지 아니
하여 부적법한 것으로 보아 해당 부분의 청구를 배척한
3. 지적재산권 분쟁에 있어서 금지청구 대상의 특정
하급심 사례가 다수 존재한다. 전술한 CAFC 판결 주문
지적재산권 관련 소송에서 원고는 청구취지에서 금지
이 허용하는‘침해제품 Y와 실질적으로 다르지 않은 제
나 예방을 구하는 피고의 실제 침해행위를 구체적, 개별
품’
이라는 금지대상물의 특정방식은 우리나라 실무에서
적, 사실적으로 특정하여 한다. 금지명령에서 금지되는
는 허용되기 어렵다. 따라서 금지대상에 대한 엄격한 특
것은 피고의 현재 또는 임박한 실제 침해행위이기 때문
정을 요하지 않는 외국의 경우와 달리 우리나라의 소송
이다. 나아가 침해금지명령에 있어서 금지대상의 특정
에서는 금지대상의 특정에 주의를 기울어야 한다.
은 판결 주문의 특정에 해당하므로 피고 제품 등 금지대
이와 같은 금지 대상의 특정은 지적재산권에 관한 중
상은 원칙적으로 집행기관이 별도의 판단 없이 그 식별
재에서도 매우 중요한 문제다. 전술하였듯이 중재판정
에 지장이 없도록 특정되어야 한다. 따라서 추후 법적
에 기하여 강제집행을 하기 위해서는 집행판결이 인용
판단을 해야 하는 법률용어나 기능적 용어, 추상적 용어
되어야 할 뿐만 아니라 집행문을 부여받아야 하기 때문
등을 사용하여 추상적, 규범적, 포괄적으로 특정하여서
이다. 중재지가 외국이고 중재인들이 국내법에 익숙하
는 아니 되고, 가능한 한 사실적 용어를 사용하여 특정
지 않은 외국인들인 경우 또는 국내 중재의 대리인 또는
하여야 한다. 이와 관련하여 대법원은“민사소송에서 있
중재인들이 지적재산권의 금지청구에 대한 경험이 부족
어서 청구의 취지는 그 내용 및 범위를 명확히 알아볼
한 경우에는 위와 같은 금지 대상 특정의 문제를 소홀히
수 있도록 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 특허권
다루기 쉽다. 다음에 소개하는 판결이 바로 중재판정에
에 대한 침해의 금지를 청구함에 있어 청구의 대상이 되
서는 승소하였으나 금지 대상 특정의 문제로 인해 강제
는 제품이나 방법은 사회통념상 침해의 금지를 구하는
집행이 불가능하게 된 사건에 관한 사례이다.
대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으
로 특정되어야 한다”
라고 판시한 바 있다(대법원 2011.9.
III. 중재판정문에서 금지 대상의 특정이 문제된 사례
8. 선고 2011다17090 판결).
1. 사안의 개요
다만, 현재 실무에서 영업비밀 침해금지청구의 청구취
원고는 디지털유료방송 사업자들에게 방송서비스를
지에 원고의 영업비밀을 특정하는 것이 일반적인데, 영
위한 통합솔루션을 제공하는 기업이고, 피고는 국내에
업비밀이라는 특수성으로 인해 집행상 의문을 남기지 아
서 디지털위성방송사업을 하는 사업자이다. 원고는
니하는 범위 내에서 개괄적으로 특정하는 것이 불가피하
2001. 6. 14. 피고와 사이에, 원고가 피고에게 디지털위
다고 한다. 영업비밀 특정을 지나치게 요구할 경우 이로
성방송사업을 하는 데 필요한 수신제한시스템(Conditi-
인하여 원고의 영업비밀이 비밀성을 상실할 우려가 있기
onal Access System, CAS)을 제공하는 것을 주된 내용
때문이다. 영업비밀 침해의 경우, 부정경쟁방지 및 영업
으로 하는 계약(이하‘이 사건 계약’
이라 한다)을 체결하
비밀보호에 관한 법률에서 사용하고 있는 취득, 사용,
고, 2004. 12. 30. 이 사건 계약에 대한 수정계약을 체
공개 등의 용어는 규범적, 추상적, 포괄적 개념이기는
결하였다. 이 사건 계약 제16.1조는 대한민국법을 이 사
하나, 실무적으로 그러한 용어를 사용하는 예가 많다.
건 계약의 준거법으로 하며, 제16.3조는 이 사건 계약과
8
설민수,“특허침해 구제조치로서 금지명령의 적절성과 그 개선방향에 대한 비교법적 접근”
, 저스티스 113호(2012. 12.)
YOU ME NEWS
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승소사례
관련하여 발생하는 모든 법적 분쟁은 국제연합 국제거
1심 법원은“중재법 제35조에 의하면, 중재판정은 양쪽
래법 위원회(United Nations Commission on Interna-
당사자 간에 법원의 확정판결과 동일한 효력을 가지고,
tional Trade Law)의 상업규칙(중재규칙의 오기로 보인다)
중재법 제37조 제1항에 의하면 중재판정의 승인 또는 집
에 따라 3인의 중재위원들에 의한 중재로 해결하되 중
행은 법원의 승인 또는 집행판결에 따라 한다. 즉, 중재
재지는 서울, 언어는 영어를 사용하도록 정하고 있다.
판정에 대하여 법원이 집행판결로써 집행력을 부여하는
피고는, 2010. 8. 6.‘이 사건 계약이 계속 유효하고,
경우 중재판정과 집행판결이 일체로서 집행권원이 되는
피고가 원고의 수신제한시스템 소프트웨어를 영구히 사
것이다. 이러한 집행권원은 일정 사법상의 이행청구권의
용할 수 있는 권리가 있으며, 원고가 이 사건 계약상의
존재 및 범위를 표시하고 그 청구권에 집행력을 인정한
의무를 위반하였으므로 피고에게 손해배상금을 지급하
공증의 문서로서 강제집행에 의하여 실현되어야 할 급부
라’
는 취지의 중재신청을 하였다. 이에 대하여 원고는
의 종류, 내용, 범위 등이 직접, 구체적으로 표시되어야
2011. 4. 1. 피고를 상대로, 이 사건 계약의 효력이 상실
하므로, 당연히 집행판결의 대상이 되는 중재판정도 구
되었다는 확인을 구함과 아울러 피고가 이 사건 계약 제
체적 급부의 이행 등 그 강제적 실현이 가능할 정도의 특
14.2조에 따른 의무를 이행할 것을 명하는 반대중재신
정성을 갖출 것을 요한다 할 것이다”
라고 하면서“그렇다
청을 하였다. 이에 중재판정부가 구성되어 서울에서 중
면, 원고가 집행허가를 구하는 이 사건 중재판정 주문 제
재절차를 거친 후 중재판정(이하‘이 사건 중재판정’
이라
3항 부분이 집행이 가능할 정도로 특정되어 있는지 여부
한다)을 하였는데, 원고가 집행판결을 청구하는 이 사건
를 살피건대, 앞서 본 사실 및 을1, 2호증의 각 기재에 변
중재판정 주문 제3항에서 이행을 명하고 있는 이 사건
론 전체의 취지를 더하여 인정되는 사실에서 도출되는
계약 제14.2조의 내용은 다음과 같다.
아래와 같은 점들을 종합해 보면 이 사건 중재판정 주문
제3항 부분은 강제집행에 의하여 실현되어야 할 급부의
14.2. 해지의 효과
종류, 내용, 범위 등이 직접, 구체적으로 표시되지 않아
제14편에서 정하는 바에 따라 계약이 종료되더라도 일방
집행권원으로서의 적격을 갖추었다고 볼 수 없고, 나아
당사자가 이 사건 계약 또는 법률에 따라 가지는 다른 권리
가 집행판결이 내려지더라도 현실적으로 이 사건 중재판
또는 구제수단에는 영향을 미치지 아니하고 또한 이미 발생
정을 근거로 강제집행을 할 수 없어 권리보호의 이익도
한 일방 당사자의 권리 또는 의무에도 영향을 미치지 않는
없다”
라고 하여 원고의 집행판결 청구를 기각하였다.
다. 이 사건 계약이 종료되면 사용인가받은 소프트웨어에 대
한 사용인가(License)가 종료되고, 피고는 계약 종료 즉시
이 사건 계약에 따라 사용이 인가되었던 원고의 소프트웨어,
3. 2심고등법원의 판단 - 서울고등법원 2013나13506
판결
지적재산권 및 기밀정보의 사용을 중단하여야 하고, 피고가
고등법원은“중재판정에 대하여 법원이 집행판결로써
소지하고 있거나 통제하고 있는 (시청카드를 포함한) 모든
집행력을 부여하는 경우 중재판정과 집행판결이 일체로
사용인가된 소프트웨어와 관련 서류의 원본 및 모든 사본(물
서 집행권원이 되는 것이므로 원칙적으로 집행판결의
리적 형태로 되어있는 것)을 반환하여야 하며, 기계적으로
대상이 된 중재판정도 구체적 급부의 이행 등 그 강제적
판독이 가능한 형태로 되어 있는 것을 포함하여 원고의 기
실현이 가능할 정도의 특정성을 갖출 것이 요구된다”
하
밀 정보를 담고 있는 모든 기록을 폐기하여야 한다.
고,“이 사건 중재판정 제3항은 집행이 가능할 정도로
특정되었다고 볼 수 없다”
라고 하는 판단까지는 1심 판
원고가 이 사건 중재판정 제3항의 집행판결을 구함에
결과 결론을 같이 하였다.
대하여, 피고는 이 사건 중재판정 주문 제3항은 집행이
그러나 고등법원은“중재는 당사자 간의 합의로 그들
가능할 정도로 특정되지 않아 집행판결을 구할 권리보
간의 분쟁을 법원의 재판에 의하지 아니하고 중재인의
호의 이익이 없으므로 이 사건 중재판정에 대한 집행판
판정에 의하여 해결하는 사적 분쟁해결수단이므로 중재
결 청구의 소는 권리보호의 이익이 없거나 집행판결의
판정의 당사자들은 당사자 사이에 합의한 분쟁해결의 방
거부사유가 존재한다고 주장하였다.
식에 따라 도출된 중재판정에 따를 의무가 있는데 그 중
재판정에 법에서 정한 중재취소사유가 있어 법원이 그
2. 1심 지방법원의 판단 - 서울남부지방법원 2012가합
15979 판결
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YOU ME NEWS
승인・집행을 거부하게 되면 당사자는 그 중재판정이 국
내에서 강제집행될 위험을 벗어나게 된다. 반면 민사집
특허
해설
승소사례
행법상의 엄격한 강제집행절차에 따른다면 중재판정이
IV. 마무리
집행불능한 경우에 해당한다고 하더라도 중재판정을 당
지적재산권 소송의 주된 목적 중의 하나는 침해자의
연무효라고 할 수 없으므로 이와 같은 집행불능의 중재
침해행위를 종료시킴으로써 권리자가 계속해서 독점적
판정이라도 집행판결이 있으면, 이는 그 중재판정에 하
권리를 행사하여 이익을 얻고자 하는데 있고, 이는 지적
자가 없으며 승인요건을 갖추었다는 점을 법원이 확인한
재산권 관련 중재의 경우에도 다를 것이 없다. 소송 또
것이어서 중재판정의 당사자로서는 법원의 승인・집행
는 중재는 그 승패도 중요하지만, 승소가 집행으로 이어
판결로 유효성이 확인된 중재판정을 준수할 의무를 강제
질 수 없다면 그것은 아무런 의미가 없다. 보통 법원에
받게 된다. 이러한 의무의 준수 여부는 당사자의 명성,
서 이루어지는 소송에서는 재판부가 주문의 특정을 세
신뢰성에 큰 영향을 미치는 것이므로 당사자에게 자발적
심하게 살피므로 집행불능한 주문의 판결이 나오는 경
으로 중재판정에서 정한 의무를 이행할 것을 간접적으로
우는 드물다. 그러나 중재의 경우, 중재판정부가 지적재
강제하여 결국 당사자 사이의 분쟁해결을 더 용이하게
산권 관련 금지청구에 경험이 부족한 경우가 드물지 않
한다. 결국, 현실적으로 강제집행불능인 중재판정에 대
기 때문에 관련 사건의 경험이 많은 대리인의 역할이 어
하여도 집행판결을 할 필요성도 있다”
라고 하면서,“따
느 사건보다 중요하다.
라서 중재판정의 주문이 집행불능할 정도로 특정되지 않
최근 본 법률사무소에서는 집행판결청구 사건의 피고
았다고 하더라도 집행가능 여부와는 무관하게 중재판정
를 대리하였는데(중재사건 자체는 다른 대리인이 대리하
에 관한 집행판결을 청구할 법률상 이익이 인정된다고
였다), 중재판정의 주문에서 사용금지, 인도, 폐기를 명
할 것이다”
라고 하여 1심 판결을 취소하였다.
한 대상이 특정되었다고 보기도 어려울 뿐만 아니라 일
피고가 위 2심 판결에 불복하여 상고함으로써 위 사건
은 현재 대법원에 계속 중이다.
부 중재판정 대상 중에는 그것이 존재하는지 여부도 밝
혀지지 않은 것들까지 포함되어 있었으나, 중재판정부와
양 대리인들이 모두 이를 간과함으로써 그 피해를 당사
4. 사건의 의의
자들 본인이 고스란히 떠안아야 하는 사례를 경험하였
중재판정도 구체적 급부의 이행 등 그 강제적 실현이
다. 중재판정은 일정한 기간 내에 취소 내지 경정 신청이
가능할 정도의 특정성을 갖출 것이 요구된다는 원칙이
가능하지만, 해당 기간을 넘기면 잘못된 중재판정을 바
제시되었고, 나아가 중재판정의 주문이 집행불능할 정
로잡을 수 있는 길이 거의 없다. 지적재산권 관련 중재
도로 특정되지 않은 경우에 집행판결을 청구할 법률상
사건의 중재판정부 및 대리인 선임에 있어서 일반 소송
이익이 있는지 여부에 대한 대법원의 판단을 받아 볼 수
에 비해 더욱더 신중을 기해야 할 필요가 있다.
있게 된 사안이라는 점에 의의가 있는 사건이라 하겠다.
지식재산권 관련 정보
특허 해설
유럽 현지에서도 지재권 분쟁해결 도움 받을 수 있어
- 특허청, 유럽 교통∙금융 중심지인 프랑크푸르트에 IP-DESK 개소 특허청은 대한무역투자진흥공사(이하 KOTRA)와 공
IP-DESK가 설치되는 프랑크푸르트는 유럽의 교통・
동으로 독일 프랑크푸르트에서 현지 시각 7.10(목) 해외
금융 중심지로서 유럽에서 우리 기업이 가장 많이 진출
지식재산센터(이하 IP-DESK)개소식을 했다.
한 지역으로, 한-EU FTA 시대를 맞아 유럽 수출 및 기
한・EU FTA 발효 3년 차를 맞이하면서 우리 기업 진
출이 많아지고 교역량이 증가하면서 지식재산권을 둘러
업 활동에서 겪는 지재권 애로를 해소하는 거점 역할을
수행하게 됐다.
싼 분쟁도 잦아져 최근 5년간 유럽에서 우리 기업에 대
프랑크푸르트 IP-DESK는 우리 기업들의 상표・디자
한 지재권 소송은 149건으로 미국 다음으로 많이 발생
인 출원 등 권리확보 지원사업, 지재권 정보제공, 전문
하고 있다.
가 상담 등 다양한 지원 서비스를 통해 현지에서 우리
YOU ME NEWS
11
지식재산권 관련 정보
기업의 지재권 분쟁 예방과 대응을 위한 종합지원 서비
스를 유럽지역에 제공할 예정이다.
IP-DESK의 역할이 더욱 중요하다.”
고 강조하였다.
한편, 특허청장은 IP-DESK 개소에 이어 총영사관 관
중국, 태국, 베트남에 설치된 IP-DESK는 우리 기업
계자를 비롯한 현지 기업인, 법률전문가, 관련 상공인
의 지재권 피침해를 방지하기 위해 침해조사나 단속활
단체 회원과 간담회를 가져 현지의 지재권 애로사항을
동 중심으로 활동하였다면, 독일에 설치된 IP-DESK는
청취하고, 11일에는 독일 특허청도 방문하여 독일 진출
선진국에 진출하면서 소송을 당해 어려움을 겪는 우리
우리 기업의 지재권 보호 등 양국의 지재권 협력에 관해
기업을 위해 지재권 분쟁 예방과 분쟁대응 컨설팅에 중
서도 논의할 예정이다.
점을 두어 운영할 예정이다.
특허청은 이번에 개소한 독일(프랑크푸르트)을 포함하
특허청장은“우리 기업이 한・EU FTA를 충분히 활용
여 미국(LA・뉴욕), 중국(북경・상해・광주・청도・심양),
하기 위해서는 유럽시장을 겨냥한 지재권의 신속한 선점
베트남(호찌민), 태국(방콕) 등 10곳에서 IP-DESK를
과 분쟁예방 조치가 필요하다.”
고 밝혔다. 또한,“2015
KOTRA와 공동으로 설치・운영해오고 있다.
년 이후에는 유럽 단일특허제도 실시로 유럽 지재권 제
--- 2014년 7월 15일자 특허청 보도자료에서 인용
도에 큰 변화가 예상되는 만큼 우리 기업의 대응에 대한
한국출원인, 일본에서 수수료 없이 도로명주소로 변경 가능
- 도로명주소 관련 국제협력 강화로 국내출원인 부담 완화 특허청은 한국출원인이 일본에 등록된 산업재산권의
과 2014년 4월 한일 특허청장 전화회담을 통해 협조를
지번주소를 한국특허청에서 발행한‘주소 동일성 증명’
요청하였고, 이에 대하여 일본특허청이 일본 국세청에
을 첨부하여 도로명주소로 변경할 경우 일본특허청이
변경된 한국의 주소정책을 설명하고, 산업재산권의 등
관련 수수료를 면제하기로 했다고 밝혔다.
록명의인 주소 변경 시 부과되는 등록면허세(건당 1,000
※ 주소 동일성 증명: 도로명주소의 전면사용에 따라 지번주소
와 도로명주소의 관계를 확인할 수 있도록 영어로 발급하는 서류
엔)를 면제할 수 있도록 적극적으로 협조해 준 노력의
결과이다.
이에 따라, 한국출원인이 일본특허청에 지번주소로 등
한편, 일본특허청 이외에 유럽상표디자인청은 수수료
록된 산업재산권의 등록명의인의 주소를 도로명주소로
없이 해당 웹사이트(https://oami.europa.eu)를 통하여
변경 시 건당 1,000엔(약 10,000원)의 등록면허세를 면
출원인이 직접 주소 변경을 할 수 있다고 하며, 미국특
제받을 수 있게 되었다.
허상표청은 출원인의 성명이 선등록 상표권자와 같은
그동안 특허청은 2014년 1월 1일부터 도로명주소가
경우 주소 불일치로 인해 등록이 거절되지 않는다는 입
전면사용 됨에 따라 해외 특허청에 상표권 등을 보유한
장이고, 중국상표국은‘주소 동일성 증명’제출 시 해당
국내출원인이 해외출원 시 출원인 동일성 증명에 대한
지번주소를 도로명주소로 변경할 때까지 심사를 보류할
불편과 비용부담을 덜어주기 위하여‘주소 동일성 증
예정임을 밝혔다.
명’
을 영어로 발급해 주고 있으며, 작년 12월에는 95개
국 101개 기관에 협조문도 발송하여‘주소 동일성 증명
※ 특허로 (http://www.patent.go.kr) 홈페이지‘공지사항’중
‘주소 동일성 증명 활용 및 주소변경 절차 안내’
참조
‘을 주소 불일치로 인한 출원인 동일성을 확인하는 증빙
자료로 적극 활용해줄 것을 요청하였다.
특허청 정보고객정책과장은“해외 특허청에서‘주소
※ 주소 동일성 증명 신청 및 발급 현황(1.1.~5.31.): (신청) 116
동일성 증명’
을 활용하는 사례가 증가하고 있어 이에 대
건, (발급) 65건, (심사 중) 2건 (반려) 49건(이유: 주소 불일치, 첨
한 발급도 증가될 것으로 예상되며, 앞으로도 도로명주
부서류 미첨부 등)
소 관련 민원 및 의견수렴을 통해 고객의 불편을 줄이는
금번, 일본특허청의 수수료 면제는 한국특허청이 협조
문 발송뿐만 아니라 2013년 11월 한중일 특허청장 회담
12
YOU ME NEWS
노력을 계속할 것”
이라고 말했다.
--- 2014년 6월 20일자 특허청 보도자료에서 인용
해설
YOU 특허
ME 소식
2014년 한국 라이센싱협회 컨퍼런스 개최
(LES Asia Pacific 2014 Conference in Seoul)
한국 라이센싱협회에서 LES Asia-Pacific 2014 컨퍼런스를 개최합니다.
많은 관심과 참여를 부탁드립니다. 자세한 내용은 아래와 같습니다.
1. 주최 한국 라이센싱 협회 (LES Korea)
2. 일시 2014년 11월 5일(수) ~ 11월 6일(목)
3. 장소 프리마 호텔 (서울시 강남구 도산대로 536 / 구주소: 서울시 강남구 청담동 52-3)
4. 비용 2014년 8월 31일까지 등록하는 경우 1인 당 60만원(LES 회원), 70만원(비회원)
5. 참가신청 컨퍼런스 홈페이지(www.lesap2014.org)에서 등록
6. 목적 아시아 태평양 지역의 지재권거래 활성화를 위한 컨퍼런스
7. 프로그램 컨퍼런스 홈페이지(www.lesap2014.org) 참조
8. 컨퍼런스 사용언어 영어
9. 예상 참석자 수 외국참석자 150명, 국내참석자 200명
10. 참석자 예상 분포도 기업 25%, NPE 15%, 학회 10%, 기타서비스업 종사자 15%,대리인 35%
11. 현재(‘14.8) 확정된 스피커 하기 첨부된 스피커 리스트 참고
12. 기타사항 컨퍼런스 첫째 날 5일 저녁 9시부터 자정까지 지재권거래 장터 및 Exposition 진행
List of Confirmed Speaker for LES Asia-Pacific 2014 Conference
•Heinz Goddar, Boehmert & Boehmert (Munich and Shanghai), Partner
•Fiona Nicolson, Bristows LLP, Partner
•Ningling Wang, Finnegan Henderson (Shanghai), Partner
•Michael J. McKeon, Fish & Richardson, Principal
•Andre Lee, Technology Reserve, Founder
•Joo Sup Kim, LG Electronics Co Ltd., Vice President of Intellectual Property
•Mi-Chung Ahn, Intellectual Discovery, Vice President
•Arvin Patel, Rovi Corporation, Senior Vice President of Intellectual Property
•Kwang Jun Kim, Samsung Display Co Ltd., Senior Vice President and Chief Intellectual Property Officer
•Youngtack Shim, Seoul National University, Invited Professor of IP Law, Former CEO of Intellectual Venture Korea
•David Smith, Tynax, President & Chairman
•Takashi Suzuki, Hitachi, Deputy Gen. Manager
•Josh Becker, LexMachina, CEO
•Colin Hunsley, ClearView IP, Commercialization Director
•Ron Epstein, Epicenter IP Group LLC, CEO
•John Walker, Managing Dir., Licensing & Technology Management Pty Ltd (Australia)
•Hawkins Cui, Director, Honeywell China (China)
•YT Shim, Prof., Seoul National University (Korea)
•Art Nutter, Chairman, TAEUS (USA)
•Scott Mckeown, Partner, OblonSpivak (USA)
•Karen Dow, Partner, SughrueMion (USA)
•Marcus Woo, VP, Chunghwa Picture Tube (Taiwan)
•Kenichi Nagasawa, Group Executive of IP, Canon Inc. (Japan)
•Lloyd Sadler, Managing Dir., HP (USA)
•Vincent Zhong, VP, Sinofaith-ip.com (China)
•Ichiro Nakatomi, LES JP President (Biotech), CEO, Nano Carrier (Japan)
•Gary Keller, CEO, Xomix (USA)
•Tilman Mueller-Stoy, Partner, Bardehle Pagenberg(Germany)
•Jean-Charles Hourcade, Director General, France Brevets (France)
•Mei-Hsin Wang, CEO, China Bio-Medical & Tech Application Association (Taiwan)
Plus, many more, including high profile officials from the Korean Government, NPEs, and Asian companies.
✽ 한국라이센싱협회는 명실상부한 국내 최고의 기술이전 및 사업화 전문가들의 모임으로 국내 기업 및 연구소 등의 기술이전
및 사업화에 실질적으로 기여하는 선도적인 그룹입니다.
YOU ME NEWS
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이달의 판례
대법원 2014.4.30. 선고 2011후767 판결【등록무효(특)】
유미특허법인 변리사 김성호
[판시사항]
있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다
[1] 구 특허법 제157조의20의 규정 취지 및 국제특허
(대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결 참조).
출원의 특허에 대한 무효사유인‘국제출원일에 제출된
따라서 구 특허법 제157조의20에서 정하는 국제특허출
국제출원의 명세서・청구의 범위 또는 도면과 그 출원번
원의 특허에 대한 무효사유는‘출원번역문에 기재된 사
역문에 다 같이 기재되어 있는 발명 외의 발명에 관하여
항이 국제출원명세서 등에 기재된 사항의 범위 내에 없는
특허된 경우’
의 의미와‘국제출원의 명세서・청구의 범
경우’
를 의미한다. 또한 여기서 국제출원명세서 등에 기
위 또는 도면에 기재된 사항’
의 의미
재된 사항이란, 국제출원명세서 등에 명시적으로 기재되
[2] 명칭을‘의자등받이’
로 하는 甲주식회사의 특허발
어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 발명
명에 대해 乙이 위 발명이 구 특허법 제157조의20 등에
이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 출원
해당한다는 이유로 특허무효심판을 청구하였으나 특허심
시의 기술상식에 비추어 보아 출원번역문에 기재되어 있
판원이 기각 심결을 한 사안에서, 위 발명에 무효사유가
는 사항이 국제출원명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬
없다고 본 원심판단이 정당하다고 한 사례
가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다.
[2] 명칭을‘의자등받이’
로 하는 甲주식회사의 특허발
[판결요지]
명에 대해 乙이 위 발명이 구 특허법(1990. 1. 13. 법률
[1] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부 개정되
제4207호로 전부 개정되기 전의 것, 이하‘구 특허법’
이
기 전의 것, 이하‘구 특허법’
이라 한다) 제157조의20은‘국
라 한다) 제157조의20 등에 해당한다는 이유로 특허무효
제출원일에 제출된 국제출원의 명세서・청구의 범위 또
심판을 청구하였으나 특허심판원이 기각 심결을 한 사안
는 도면(이하‘국제출원명세서 등’이라 한다)과 그 출원번역
에서, 위 발명의 국제출원명세서의‘ganz nach hinten’
문에 다 같이 기재되어 있는 발명 외의 발명에 관하여 특
이 출원번역문에는 본래의 뜻인‘완전히 뒤로’
가 아니라
허된 경우’
를 국제특허출원의 특허에 대한 무효사유로
‘오른쪽 뒤로’
로 잘못 번역되어 있기는 하지만, 출원번역
정하고 있다. 이 규정은‘국제출원의 오역’
이라는 제목
문의‘오른쪽 뒤’
도‘뒤’
임은 국제출원명세서의‘완전히
아래‘국제출원이 정확히 번역되지 아니하였기 때문에
뒤’
와 마찬가지이고, 그로 인하여 이와 한 문장을 이루고
해당 국제출원에 의하여 허여된 특허의 범위가 원어의 국
있는‘등받이외판이 수평축을 중심으로 회전할 수 있다’
제출원의 범위를 초과하는 경우에는 당해 당사국의 권한
라는 부분의 의미가 달라지는 것은 아니므로, 위 오역에
있는 당국은 이에 대하여 특허의 범위를 소급하여 한정할
도 불구하고 출원번역문에 기초하여 특허된 발명이 국제
수 있으며 특허의 범위가 원어의 국제출원의 범위를 초과
출원의 명세서・청구의 범위 또는 도면에 기재되어 있지
하는 부분에 대하여 특허가 무효라는 것을 선언할 수 있
않은 새로운 것이 된다고 볼 수 없어, 위 발명에 구 특허
다.’
라고 규정한 특허협력조약(Patent Cooperation Tr-
법 제157조의20의 무효사유가 없다고 본 원심판단이 정
eaty, PCT) 제46조에 근거를 두고 입법된 것으로서, 출원
당하다고 한 사례.
인이 국제출원명세서 등에 충실하게 출원번역문을 작성
하게 하여, 국제출원일에 제출된 국제특허출원에 없는 새
[본 판결의 의의]
로운 내용을 출원번역문에 삽입하지 못하도록 방지하고
구 특허법 제157조의20에 대응하는 규정인 특허법 제
자 하는 데 취지가 있다.
213조는 외국어로 출원된 국제특허출원의 특허에 대해
또한 여기서 국제출원명세서 등에 기재된 사항이란, 국
국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또
제출원명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거
는 도면과 그 출원번역문에 다같이 기재되어 있지 않은
나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기
발명에 대해서는 무효심판을 청구할 수 있다는 규정으로
술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하‘통상의 기술자’라
서, 외국어로 출원된 국제특허출원의 특허에 대한 무효심
한다)라면 출원 시의 기술상식에 비추어 보아 출원번역문
판의 특례 규정에 해당하였다. 본 판결은 이러한 특허법
에 기재되어 있는 사항이 국제출원명세서 등에 기재되어
제213조의 적용범위에 대해 구체적으로 판시한 것으로
14
YOU ME NEWS
이달의
특허 판례
해설
서, 특히 출원번역문에 오역이 존재하더라도 그러한 오역
특허법 제208조 제3항 및 제4항), 국제출원에 대해 제출
에 의해 이와 관련된 기술적 구성의 의미가 변경되지 않
된 번역문 상의 잘못된 번역으로 인하여 발생하는 문제를
는 이상 이를 국제출원의 명세서・청구의 범위 또는 도면
사후적으로 해소할 수 있는 기회를 제공하게 되었다.
에 기재되어 있지 않은 새로운 것으로 볼 수 없는 것임을
명확히 하였음에 그 의의가 있다.
[참조판례]
[1] 대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결(공
[2014년 개정 특허법(2015.1.1. 시행)]
2007상, 513)
한편, 2015년 1월 1일자로 시행되는 개정 특허법에 따
르면, 국제특허출원 특유의 무효사유를 규정하던 특허법
[참조법령]
제213조를 삭제하면서, 국제특허출원의 번역문의 잘못된
[1] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부 개정
번역을 정정할 수 있는 오기정정제도를 새로이 도입하고
(개정 특허법 제201조 제6항), 국제특허출원에 대한 국내
단계에서의 보정의 범위를 원문의 범위로 확대하여(개정
되기 전의 것) 제157조의20(현행 제213조 참조)
[2] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부 개정
되기 전의 것) 제157조의20(현행 제213조 참조)
대법원 2013.5.9. 선고 2011후3896 판결【등록무효(상)】
유미특허법인 변리사 박소연
1. 사안의 개요
이 상표법 제7조 제1항 제12호 판단에 관한 법리를 오해
원고의 전신인 ○○산업은 1973년부터 1991년 2월까
한 위법이 있다고 하여 상고를 제기하게 되었으며, 아래
지 선사용상표“
“
”
,“
”및
”
를 책상 등의 가구류에 사용해 왔다.
또한, 1991년부터 2005년 1월까지는 원고가 자신의 상표
와 함께 선사용상표를 계속 같이 표시하여 사용해 왔다.
와 같은 판결을 받게 되었다.
2. 대법원의 판단
[1] 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수
요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되
어 있는 상표(이하‘모방대상상표’라고 한다)가 국내에 등록
한편, 피고는 이 사건 등록상표“
”
를
되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등
2007년 10월 5일에 출원하여 2008년 8월 9일에 책상
록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신
등의 가구에 등록 받았다.
용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대
2010년에 원고는 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제
상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의
1항 제12호에 해당한다는 이유로 무효심판을 청구하였
국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권
다.
리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등
특허심판원은 이 사건 등록상표의 출원일 당시에 선사
록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이
용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있
규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수
다고 볼 수 없다고 판단하여 청구를 기각하였다. 이에 원
요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상
고가 제기한 심결취소소송에서 특허법원은 상표법 제7조
표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를
제1항 제12호는 특정인이 등록상표의 출원일 당시 당해
부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, (1) 모방대상
상표를 사용하고 있거나 적어도 상표로 계속 사용하려고
상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로
하는 경우에만 적용되는 것으로, 선사용상표들은 출원일
인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및
당시에 상표로서 사용하고 있거나 또는 사용하려고 하는
이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상
상표가 아니므로, 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하
당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고,
지 않는다고 판단하였다. 원고는 이러한 특허법원의 심결
(2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의
YOU ME NEWS
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이달의 판례
인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동
즉, 대법원은 등록상표의 출원일 당시에 선사용상표가
일・유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권
실제 상표로 사용되고 있지 아니하거나 선사용상표의 권
리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용,
리자가 이를 상표로 계속 사용하려고 하는 의사가 명백하
기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를
지 아니하다고 하더라도 선사용상표가 과거의 사용실적
이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표
등으로 인하여 여전히 국내 또는 외국의 수요자 사이에
와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일・유사 내지 경제
특정인의 상표로 인식되어 있고, 등록상표의 출원인이 선
적 관련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야
사용상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이
하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으
익을 얻으려 하거나, 선사용상표의 가치에 손상을 주거나
로 하여야 한다.
선사용상표의 권리자가 이후 다시 위 상표를 사용하려고
하는 것을 방해하는 등의 방법으로 선사용상표의 권리자
[2] 등록상표의 출원인이 그 출원 시를 기준으로 국내
에게 손해를 끼치려는 목적을 가지고 선사용상표와 동
또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있
일・유사한 상표를 사용하는 경우에는 상표법 제7조 제1
는 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적
항 제12호에 해당될 수 있다고 판시하였다.
을 가지고 사용하면 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당
하는 것이므로, 등록상표의 출원일 당시에 모방대상상표
3. 본 판결의 의의
가 실제 상표로 사용되고 있지 아니하거나 모방대상상표
본 사건은 상표법 제7조 제1항 제12호의 적용 요건 중
의 권리자가 이를 상표로 계속 사용하려고 하는 의사가
선사용상표가 특정인의 상표로 인식되어 있는지 여부와
명백하지 아니하다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제
관련하여, 이 사건 원심은 출원 당시를 기준으로 선사용
되는 것은 아니다. 즉 등록상표의 출원일 당시에 모방대
상표가 사용되고 있지 않고, 사용하려고 하는 의사가 명
상상표가 실제 상표로 사용되고 있지 아니하거나 모방대
백하지 않은 점을 근거로 이 사건 등록상표가 위 규정에
상상표의 권리자가 이를 상표로 계속 사용하려고 하는 의
해당하지 아니한다고 판단하였으나, 대법원은 그러한 사
사가 명백하지 아니한 경우에도, 모방대상상표가 과거의
정이 있다 하더라도 이는 본호 규정 요건의 충족 여부를
사용실적 등으로 인하여 여전히 국내 또는 외국의 수요자
판단하기 위한 고려요소 중 하나일 뿐이라 하여 과거의
사이에 특정인의 상표로 인식되어 있고, 등록상표의 출원
사용실적 등으로 인하여 여전히 국내 또는 외국의 수요자
인이 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여
사이에 특정인의 상표로 인식되어 있고, 등록상표의 출원
부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손
인이 부정한 목적을 가지고 사용하는 경우에는 위 규정에
상을 주거나 모방대상상표의 권리자가 이후 다시 위 상표
해당한다고 판단하였다.
를 사용하려고 하는 것을 방해하는 등의 방법으로 모방대
이 판결은 본 규정에 대한 적용기준과 요건에 대한 기
상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적을 가지고 모
존의 판례를 바탕으로 하여 등록상표의 출원일 당시에 선
방대상상표와 동일・유사한 상표를 사용하는 경우에는
사용상표가 실제 상표로 사용되고 있지 아니하거나 선사
위 규정에 해당한다고 할 수 있고, 모방대상상표가 상표
용상표의 권리자가 이를 상표로 계속 사용하려고 하는 의
로 사용되고 있는지 여부, 모방대상상표의 권리자가 이를
사가 명백하지 않다고 하더라도, 등록상표의 출원일 당시
상표로 계속 사용하려고 하는 의사가 있는지 여부는 모방
에 선사용상표에 체화된 영업상 신용이 있으며, 부정한
대상상표가 특정인의 상표로 인식되어 있는지 여부와 등
목적을 가지고 선사용상표와 동일, 유사사한 상표를 출원
록상표 출원인의 부정한 목적 여부 등 위 규정에서 정한
한 경우에는 여전히 적용될 수 있다고 판단한 점에서 그
요건의 충족 여부를 판단하기 위한 고려요소 중 하나가
의의가 있다고 판단된다.
되는 것에 불과하다.
제호
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