AVGJØRELSE
24. april 2014
Sak VM 13/135
Klager: Regatta AS
Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS
Innklagede: Reebok International Ltd
Representert ved: Acapo AS
Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Lill Anita Grimstad, Kari Anne Lang-Ree og Tore Lunde
Utreder:
Margrethe Lunde
har kommet frem til følgende
Avgjørelse
1
Kort fremstilling av saken
2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. mai 2013, hvor det
kombinerte merket R, registrering nr. 261369, ble registrert for “klær, fottøy,
hodeplagg” i klasse 25.
3 Under henvisning til varemerkeloven § 14 og § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd,
innleverte klager, Regatta AS, innsigelse basert på sitt eldre varemerke,
kombinert merke REGATTA NORWEGIAN LIFEGUARD, registrering nr.
261028, registrert for “ klær, fottøy, hodeplagg” i klasse 25.
4 Klagen innkom 29. juli 2013 og Patentstyret har den 8. august 2013 vurdert
klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter
oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 annet
ledd.
5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:
Varemerkeloven § 14 - særpreg.
-
Det søkte merket består av en figur som har klare likhetstrekk med
bokstaven R. Figuren skiller seg fra en vanlig utforming av bokstaven ved at
det venstre ”benet” er avkortet og at det er et mellomrom mellom denne
streken og den streken som horisontalt avslutter den buete delen av
figuren.
-
Spørsmålet i denne saken er om den registrerte figuren skiller seg
tilstrekkelig fra en vanlig utforming av bokstaven R, slik at figuren innehar
det nødvendige særpreg.
-
Patentstyret har under tvil kommet til at utforming av det venstre og høyre
”benet” og mellomrommet til sammen skaper et uttrykk som er egnet til å
feste seg i bevisstheten hos gjennomsnittsforbrukeren.
Varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b
-
Begge merkene er registrert for ”klær, fottøy, hodeplagg” i klasse 25 og det
foreligger dermed vareidentitet. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt
graden av denne, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
-
Patentstyret legger til grunn at enkeltbokstaver som hovedregel vil mangle
særpreg, da enkeltbokstavers evne til å utrykke kommersiell forbindelse må
anses om begrenset.
-
I EU-domstolen sak C-265/09 P, α fremgår det at man ikke kan legge til
grunn at enkeltbokstaver mangler særpreg per se.
2
-
Figurelementet ”R” i de to merkene er utformet forskjellig og disse
forskjellene er så markante at Patentstyret etter en helhetsvurdering har
kommet til at merkene ikke er forvekselbare.
Varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a
-
Som det fremgår av vurderingen ovenfor er det Patentstyrets vurdering at
det foreligger tilstrekkelige forskjeller mellom merkene til at det ikke
foreligger risiko for forveksling. Det vil ut fra en slik vurdering være klart at
merkene ikke er identiske eller at forskjellene er så ubetydelig at de vil bli
oversett.
-
Patentstyret har kommet til at det registrerte merket har særpreg, jf.
varemerkeloven § 14. Merket er heller ikke egnet til å forveksles med
innsigers registrering, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf § 4 første ledd
bokstav b. De to merkene anses ikke som identiske, jf. varemerkeloven § 16
bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav a.
6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:
Varemerkeloven § 14 - særpreg
-
Det essensielle er inntrykket merket etterlater forbrukeren som helhet,
herunder om forbrukeren vil oppfatte bokstaven som et varemerke knyttet
til Reebok for de aktuelle varer. Forbrukeren vil i en typisk kjøpssituasjon
ikke ha anledning til å differensiere mellom ulike skrifttyper.
-
Patentstyrets Annen avdeling nektet varemerket C, da merket ikke var
“egnet til å angi varens kommersielle forbindelse”. Dette underbygger at
det er helheten og ikke merkets font, eller de enkelte mindre forskjeller
mellom merket og de ulike skrifttyper, som er avgjørende for vurderingen.
-
EU-domstolens sak “a” (C-265/709 P) bekrefter at det skal være vanskelig
å etablere nødvendig distinktivitet ved merker som kun omfatter en
bokstav.
-
Patentstyrets påpekte forskjeller er uvesentlige og kan verken hver for seg
eller sammen anses tilstrekkelige for å oppfylle lovens krav til distinktivitet.
-
Det vises til Annen avdelings avgjørelse “G” (PS-2012-8085). Annen
Avdeling kom til at merket manglet særpreg og uttalte videre angående
friholdelsesbehovet: “ettersom forbrukerne ikke er vant til å oppfatte
enkeltbokstaver som angivelser av kommersiell opprinnelse”. Det
foreligger derfor “…et ganske sterkt friholdelsesbehov”.
Varemerkeloven § 16 bokstav a - forvekslingsfare
-
Det foreligger både vare- og bransjelikhet, som medfører at det må legges
til grunn en streng vurdering.
3
-
Reeboks “R” har en generell og nøytral fremtoning som medfører
forvekslingsfare med Regattas “R”, da det kun er bokstaven R som kommer
i fokus. Det vises til at det er både visuell og fonetisk likhet mellom
merkene.
-
Varemerkene er så like at eventuelle tekniske ulikheter vil bli oversett av en
gjennomsnittsforbruker.
7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldene:
Varemerkeloven § 14-særpreg
-
De karakteristiske trekkene ved den grafiske utformingen av Reeboks “R”
er vesentlig mer enn kun “uvesentlige endringer eller tillegg”.
-
Til sammen skaper forskjellene som eksisterer mellom en ordinær bokstav
R og Reeboks merke “R”, herunder utformingen av det høyre og venstre
“benet” og mellomrom mellom venstre “ben” og den høyre delen av merket,
et uttrykk som er egnet til å feste seg i bevisstheten hos
gjennomsnittsforbrukeren.
-
Registreringen er ikke til hinder for at andre næringsdrivende benytter en
ordinær R eller en annen utforming av bokstaven R i sin markedsføring av
klær, fottøy og hodeplagg. Registreringen av merket gir kun enerett til å
benytte den gjengitte utformede figuren som likner bokstaven “R”.
Varemerkeloven § 16 bokstav a
-
Klagers merke gir ikke vern for enhver utforming av bokstaven R som
varemerke.
-
Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merkene som svært forskjellige.
-
Det må antas at forbrukere innen varegruppene klær, fottøy og hodeplagg
normalt har et relativt høyt oppmerksomhetsnivå.
-
Teksten REGATTA NORWEGIAN LIFEGUARD i klagers merke og det
norske flagget utformet som et utsnitt av en vimpel, er med på å skape en
visuell avstand mellom merkene. Figuren “R” vil kunne oppfattes å ha et
betydningsinnhold, nemlig som en logoutforming av den første bokstaven i
ordet REGATTA.
-
Reeboks varemerke “R” har vært brukt alene i stor utstrekning, i tillegg til
bruk som en del av/den første bokstaven i det svært velkjente kjennetegnet
REEBOK. Det innleverte materialet gir en klar indikasjon på at Reeboks
“R”-logo har funksjon som kjennetegn for Reeboks varer i klasse 25 i det
praktiske liv, og at merket “R” av omsetningskretsen oppfattes som et
særskilt kjennetegn på de aktuelle varer, og ikke som en ordinær bokstav R.
4
8 Klagenemnda skal uttale:
9 Klagenemnda har kommet til et annet resultat enn Patentstyret.
10 Det er to nektelsesgrunnlag som reises i klagen, nemlig om det innklagede
merket har særpreg etter varemerkeloven § 14 og om det foreligger forveksling
mellom klagers merke og det innklagede merke, jf. varemerkeloven § 16
bokstav a.
Varemerkeloven § 14 - særpreg
15 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av en R.
16 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de
alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt.
Etter varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a, kan et varemerke ikke
registreres dersom det utelukkende eller med vesentlige endringer/tillegg
består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket
oppfylle kravet til særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
17 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av
varemerkelovens § 14 første og annet ledd skal det legges vekt på
varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EUorganene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i
varemerkeforordningen (207/2009).
18 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 10, at formålet med den
rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre
varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse.
EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være en garantist for
de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne
(garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan se
forskjell mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens
avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington.
19 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal
vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf.
EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av
hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte
merket.
20 Den aktuelle omsetningskretsen for varene og tjenestene i klasse 25 vil være
både private sluttbrukere og profesjonelle aktører innenfor klesbransjen.
Gjennomsnittsforbrukeren vil således anses å være alminnelig opplyst, rimelig
oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
5
21 Ved vurderingen av om varemerker bestående av en bokstav har særpreg, må
det alltid foretas en konkret vurdering, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C265/09 P, BORCO.
22 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om innklagedes merke fremstår
som en vanlig utforming av bokstaven R eller om merket innehar tilstrekkelig
særpreg.
23 Når det gjelder den figurative utformingen av merket, finner ikke
Klagenemnda at den tilfredsstiller det minimum av særpreg som kreves for at
merket skal kunne aksepteres. For Klagenemnda fremstår utformingen som
ordinær, og merket mangler den nødvendige grad av særpreg som gjør det
egnet til å oppfattes som noe annet enn bokstaven R. Det vises til Annen
avdelings avgjørelse nr. 8085 der det kombinerte merket “G” ble nektet
grunnet manglende særpreg. Her ble det uttalt at “For merker som består av
kun en bokstav eller et tegn vil det i praksis likevel kunne være vanskeligere å
påvise ordinært særpreg, ettersom forbrukerne ikke er vant til å oppfatte
enkeltbokstaver som angivelser av kommersiell opprinnelse”.
24 Innklagede viser til at det kombinerte merket R har vært brukt alene i stor
utstrekning. Dokumentasjonen som er fremlagt for Klagenemnda består av
produktkataloger samt utskrift fra Google-søk på “Reebok dropped R logo”.
Det er for Klagenemnda uklart hvorvidt produktkatalogene retter seg mot den
norske omsetningskrets. Det er heller ikke oppgitt salgstall eller forholdstall
som viser markedsandel. Den innleverte dokumentasjon gir derfor ingen
indikasjon på at klagers merke er innarbeidet, jf. varemerkeloven § 3 tredje
ledd.
25 Mot denne bakgrunn har Klagenemda kommet til at Patentstyrets avgjørelse
må oppheves, slik at det kombinerte merket R nektes registrert i henhold til
varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum. Merket kan heller ikke sies å
ha oppnådd beskyttelse etter reglene om innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 3.
26 Klagenemnda vil etter dette ikke vurdere om det foreligger fare for forveksling
etter varemerkeloven § 16 bokstav a.
På dette grunnlag stemmer vi for følgende
6
Slutning
Patentstyrets avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til Patentstyret hvor
registrering nr. 261369 ved kunngjøring og anmerkning i varemerkeregisteret
oppheves.
Lill Anita Grimstad
(sign.)
Kari Anne Lang-Ree
(sign.)
Tore Lunde
(sign.)
7