1. No category

AVGJØRELSE
5. november 2015
Sak VM 15/068
Klager: Danske Familierestauranter A/S
Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA
Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Thomas Strand-Utne
Utreder: Morten Smedal Nadheim
har kommet frem til følgende
Avgjørelse
1
Kort fremstilling av saken:
2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. f 2015, hvor
søknadsnummer 201205599, ordmerket JENSEN'S KØKKEN, delvis ble nektet
for følgende varer:
Klasse 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; Kjøttekstrakter, ferdiglagede kjøttprodukter, spare ribs,
ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt; konserverte og syltede frukter og grønnsaker,
grønnsakssalater, tzatziki, coleslaw, kompotter, tilberedte poteter til konsum, herunder
pommes frites og potetchips, ost, spiselige oljer og fettstoffer.
Klasse 30: Kaffe, te, kakao og drikke på basis av dette, brød, kaker, mousser, sandwicher,
sauser, herunder bearnaisesaus, whiskysaus, peppersaus og brun saus, kryddersauser,
marinader, dressinger, herunder salatdressinger, krydder, spiseis, maischips.
Klasse 35: Forretningsledelse og organisasjon i forbindelse med drift av restauranter og annen
virksomhet, herunder i forbindelse med tilveiebringelse av ferdiglaget mat og drikke og i
forbindelse med tilberedning og salg av takeaway mat og drikke; detalj- og engroshandel med
kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, ferdiglagede kjøttprodukter, spare ribs, ferdigretter
hovedsakelig bestående av kjøtt, konserverte og syltede frukter og grønnsaker,
grønnsakssalater, tzatziki, coleslaw, kompotter, tilberedte poteter til fortæring, herunder
pommes frites og potetchips, ost, spiselige oljer og fettstoffer, kaffe, te, kakao og drikke på
basis av dette, brød, kaker, mousser, sandwicher, sauser, herunder bearnaisesaus, whiskysaus,
peppersaus og brun saus, kryddersauser, marinader, dressinger, herunder salatdressinger,
krydderier, spiseis, maischips.
Klasse 43: Tilveiebringelse av mat og drikke, restauranter, restaurasjonsytelser, kafeer og
barer, catering, levering av mat og drikke, takeaway av mat og drikke, ytelser i forbindelse med
selvbetjeningsrestauranter.
3 Varemerket ble nektet registrert under henvisning til varemerkeloven § 16 bokstav
a jf. § 4 første ledd bokstav b, som følge av at merket ble ansett forvekselbart med
følgende merker:
-
Registreringsnummer 59074, for det kombinerte merket JENSEN’S, registrert
for følgende varer etter eldre klassifikasjonspraksis:
Klasse 29: Tilberedt, kokt og hermetisert kjøtt, kjøttprodukter, fisk, fjærkre og vilt;
kjøttekstrakter; konserverte, tørrete, kokte og hermetiserte frukter og grønnsaker; frukt- og
grønnsakshermetikk; pickles og supper. Sauser, kornnæringsmidler. Drikker og preparater til
fremstilling av drikker.
Klasse 30: Tilberedt, kokt og hermetisert kjøtt, kjøttprodukter, fisk, fjærkre og vilt;
kjøttekstrakter; konserverte, tørrete, kokte og hermetiserte frukter og grønnsaker; frukt- og
grønnsakshermetikk; pickles og supper. Sauser, kornnæringsmidler. Drikker og preparater til
fremstilling av drikker.
Klasse 32: Tilberedt, kokt og hermetisert kjøtt, kjøttprodukter, fisk, fjærkre og vilt;
kjøttekstrakter; konserverte, tørrete, kokte og hermetiserte frukter og grønnsaker; frukt- og
grønnsakshermetikk; pickles og supper. Sauser, kornnæringsmidler. Drikker og preparater til
fremstilling av drikker.
2
-
Internasjonalt registreringsnummer 1047899,
JENSEN’S, registrert for følgende varer:
det
kombinerte
merket
Klasse 29: Meat products and charcuterie; prepared and semi-prepared meals (also being
deep-frozen) and snacks, mainly consisting of meat, sausage, poultry game and/or vegetables;
meat, poultry and game; meat, sausage, poultry and game preserves; meat extracts; prepared
soups and soup extracts; all the aforementioned goods also frozen and/or preserved; dietetic
foodstuffs not adapted for medical use, with a base of fats, fatty acids and proteins; meat, fish,
fruit and vegetable jellies.
Klasse 30: Pastry and confectionery, in particular products made of flaky pastry; spices, sauces
(condiments) and salad dressings, mustard, vinegar.
Klasse 35: Retail services related to foodstuffs.
-
Registreringsnummer 204675, det kombinerte merket JENSENS BIFFHUS,
registrert for følgende varer:
Klasse 42: Restaurant- og serveringsvirksomhet.
4 Rettigheten til sistnevnte merke er i etterkant av Patentstyrets avgjørelse blitt
overdratt til klager og er dermed ikke et aktuelt mothold under Klagenemndas
behandling av saken.
5 Patentstyret tilbød en registrering med følgende begrensede varefortegnelse:
Klasse 35: Forretningsledelse og organisasjon i forbindelse med drift av restauranter og annen
virksomhet, herunder i forbindelse med tilveiebringelse av ferdiglaget mat og drikke og i
forbindelse med tilberedning og salg av takeaway mat og drikke.
6 Tilbudet ble ikke akseptert av søker og Patentstyrets avgjørelse ble påklaget. Klage
innkom den 17. april 2015. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart
at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre
behandling den 18. mai 2015, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.
7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:
 De aktuelle varene retter seg mot både profesjonelle næringsdrivende så vel som
den private sluttbruker.
 Det foreligger vareidentitet mellom varene til det søkte og de registrerte merkene.
 Jensen er et vanlig etternavn, men omsetningskretsen er vant til å oppfatte
etternavn som særpregede varemerker.
 Dansk Høyesterett har etter en tolkning av praksis fra EU-domstolen kommet
frem til at «Jensen» i seg selv var tilstrekkelig særpreget til at det kunne oppnå
beskyttelse. Patentstyret er enig i at etternavnet «Jensen» har iboende særpreg
for restaurantvirksomhet og matvarer, men siden etternavnet er så vanlig vil
graden av særpreg være relativ lav.
 I de motholdte merkene er det tekstelementet «JENSEN’S» som fester seg i
erindringen hos omsetningskretsen og er det mest distinktive i de eldre
registreringene.
3
 Ordelementet «køkken» må tillegges mindre vekt enn «Jensen’s» da de er
beskrivende for virksomhetens art.
 Figurelementene tilfører ikke noe som skaper den nødvendige avstand til det
søkte merket.
 Merkene gir et relativt likt helhetsinntrykk både visuelt, fonetisk og konseptuelt.
Gjennomsnittsforbrukeren vil lett kunne tro at «Jensen’s» alene er det samme
som «Jensen’s køkken».
 Søkers merke er på dette grunnlag egnet til å forveksles med de motholdte
merkene.
8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:
 Det gjøres gjeldende at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom det søkte og
de anførte mothold.
 Klager har ervervet den motholdte registrering nummer 204675 og denne
registreringen utgjør ikke lenger en del av sakskomplekset.
 «Jensen» er et vanlig etternavn i Norge og anvendelse av etternavn som
varemerke er ikke uvanlig for varer og tjenester som omfattes av den aktuelle
søknaden. «Jensen» kan derfor ikke anses som et særpreget og dominerende
element i de eldre varemerkeregistreringene.
 I de motholdte merkene er det den figurative presentasjonen av «Jensen» som er
det dominerende og særpregstilførende elementet. Dette er trekk som ikke
gjenfinnes i det søkte merket.
 I tillegg inneholder det søkte merket merkeelementet «køkken» som ikke
gjenfinnes i de registrerte merkene.
 Patentstyret har lagt for mye vekt på merkeelementet «Jensen’s», og
merkeelementet «køkken» er nærmest blitt ignorert.
 Klager er av den oppfatning at merkeelementet «køkken» i det søkte merket
utgjør en integrert helhet sammen med merkeelementet «Jensen’s» og at det er
denne helheten som må legges til grunn som utgangspunkt for
forvekselbarhetsvurderingen.
 Patentstyret har ansett den utbredte forekomsten av etternavn, herunder vanlige
etternavn, som en bekreftelse på distinktivitet og særpreg, klager mener
imidlertid at det samme fenomenet bidrar til å underminere særpreg.
 I en bransje hvor gjennomsnittsforbrukeren er vant til å bli nærmest bombardert
med etternavn, så er det etter klagers oppfatning liten grunn til å tro at det er alle
disse som vil feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet, med mindre de er
uvanlige.
 Det er et betydelig friholdelsesbehov knyttet til vanlige etternavn som «Jensen».
4
 Klagenemnda bør ikke anse seg bundet av den danske Høyesterettsdommen som
Patentstyret viser til. Det er den generelle distinktivitetsnormen som skal
praktiseres i harmoni med europeisk praksis, og ikke det konkrete skjønnet.
9 Klagenemnda skal uttale:
10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.
11 Klagenemnda skal ta stilling til om ordmerket JENSEN’S KØKKEN er egnet til å
forveksles med registreringsnummer 59074, det kombinerte merket JENSEN’S og
internasjonalt registreringsnummer 1047899, det kombinerte merket JENSEN’S.
12 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal
avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og
kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første
ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i Rt-19981988 COSMEA side 1991, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS,
samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, premiss 18 og C39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 17.
13 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning
av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen
for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte
forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse
mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt-2008-1268
SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
14 Klagenemnda er av den oppfatning av det foreligger vareidentitet for varene i
klasse 29, og 30, noe som heller ikke synes bestridt av klager. Klagenemnda tar
først stilling til om det foreligger forvekslingsfare mellom kjennetegnene for varer
i klasse 29 og 30. Ettersom det foreligger vareidentitet, må det som utgangspunkt
foretas en relativt streng vurdering av kjennetegnslikheten. Med andre ord må det
kreves en større grad av forskjell mellom de to varemerkene enn om
vareslagslikheten var av mer perifer karakter.
15 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å
undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å
være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens
uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, premiss 31. Det må imidlertid tas
hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å
sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av
dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, premiss
35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, premiss 25.
16 Gjennomsnittsforbrukeren for denne sakens varer og tjenester i klasse 29, 30, 35
og 43 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende
17 Kjennetegnene som skal vurderes er følgende:
5
Klagers ordmerke:
Registreringsnummer 59074:
JENSEN’S KØKKEN
IR nummer 1047899:
18 Når det gjelder forvekselbarhetsvurderingen må det blant annet legges vekt på
graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet, jf. C-251/95 Sabèl/Puma,
premiss 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, premiss 27. Det må også tas hensyn til at
omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier
av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
19 Klagenemnda finner at oppmerksomhetsnivået hos gjennomsnittsforbrukeren for
varer i klasse 29 og 30 vil variere fra liten til normal grad av oppmerksomhet.
20 Klagenemnda finner det hensiktsmessig først å ta stilling til de registrerte
merkene sin grad av særpreg, da graden av særpreg vil få stor betydning ved den
konkrete forvekselbarhetsvurderingen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-39/97
Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18.
21 Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er 23 079 personer i Norge som heter
Jensen til etternavn. Jensen må således betraktes som et vanlig etternavn. Etter
praksis fra EU-domstolen kan også et vanlig etternavn oppfylle garantifunksjonen
og det skal ikke oppstilles strengere krav til særpreg for vanlige etternavn enn
vanlige ord ellers, jf. C-404/02, Nichols, avsnitt 25-30, fulgt opp i blant annet T30/09 Peter Storm V Peerstorm avsnitt 76. Et sjeldent etternavn vil imidlertid
være mer særpreget enn et vanlig etternavn og i så måte ha et videre vern, jf. C404/02 Nichols og Lassen/Stenvik 2010 side 299. Tekstelementet i de kombinerte
merkene er imidlertid ikke etternavnet Jensen alene, men «Jensen’s». Det er
brukt en apostrof før s-genetiv, noe som er grammatikalsk ukorrekt på norsk.
Etter Klagenemndas syn vil «Jensen’s» være mer særpreget enn «Jensen» eller
endog «Jensens» og apostrofen tilfører tekstelementet noe mer særpreg.
22 Det som skiller merkene fra hverandre, er at klagers merke innehar ordet
«køkken» samt at de registrerte merkene innehar visse figurative elementer,
herunder en krone og en ramme rundt tekstelementet. Elementet «køkken» vil av
6
den norske gjennomsnittsforbrukeren bli forstått som det norske ordet
«kjøkken». Det innehar et bestemt meningsinnhold og ordet oppfattes som det
rommet i hjemmet eller serveringsstedet hvor mat tilberedes. Ordet er følgelig
beskrivende for de søkte varene og tjenestene og kan ikke anses som særpreget.
Man kan likevel ikke se helt bort fra merkeelementer med manglende eller liten
grad av særpreg i helhetsvurderingen av forvekselbarhet. Merkeelementer med
lite grad av særpreg, eller manglende særpreg, er ikke uten innvirkning på
helhetsinntrykket, jf. VM 15/036 og VM 13/066.
23 Ved vurderingen av visuell likhet mellom ordmerker og kombinerte merker
fremgår det av EU-rettspraksis at det må ses hen til om det er tekstelementet eller
den grafiske utformingen som er det dominerende i merket. Dersom det er
tekstelementet som fremstår som det dominerende merkeelement, vil et
ordmerke og et kombinert merke med lik eller lignende tekst fremstå og oppfattes
som like visuelt sett, jf. blant annet T-359/02, STAR TV, avsnitt 43-47.
24 I de aktuelle kombinerte merkene medfører de figurative utformingene at
merkene fremstår som skilt eller etiketter hvor tekstelementet nærmest rammes
inn og fremheves.
Klagenemnda er av den oppfatning at de figurative
utformingene spiller en beskjeden rolle i de registrerte merkene og at det er
tekstelementet som er det mest dominerende. Det søkte merket opptar
tekstelementet i de eldre registreringene i sin helhet. Tillegget av merkeelementet
«køkken» medfører imidlertid en viss visuell ulikhet selv om det anses
beskrivende og uten særpreg. Når de særpregete elementene i merkene er
identiske, finner Klagenemnda at merkene visuelt sett fremstår som like.
25 Sett hen til at det søkte merket opptar de kombinerte merkene sitt tekstelement i
sin helhet, er merkene også like rent fonetisk. Ordet «køkken» tilfører en viss,
men ikke tilstrekkelig, fonetisk og konseptuell forskjell.
26 Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at det foreligger fare for
forveksling. For varer i klasse 29 og 30 vil gjennomsnittsforbrukeren kunne ta feil
av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell
forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Det er særlig lagt vekt på at
det merkeelementet med mest særpreg, «Jensen’s», er identisk samt at øvrige
merkeelementer mangler eller innehar lite særpreg og således er mindre
iøynefallende. Klagenemnda mener at gjennomsnittsforbrukeren i et flyktig
omsetningsøyeblikk vil kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse
mellom de kombinerte merkene med tekstelementet «Jensen’s» og klagers merke,
når de benyttes for de aktuelle varene i klasse 29 og 30.
27 Det samme gjøres gjeldende for tjenester i klasse 35 som relaterer seg til detalj og
engroshandel med de aktuelle varene i klasse 29 og 30. På denne bakgrunn finner
Klagenemnda at ordmerket JENSEN’S KØKKEN, søknadsnummer 201205599 er
egnet til å forveksles med de motholdte merkene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav
a, jf. § 4 første ledd for varer i klasse 29 og 30 samt de nevnte tjenestene i klasse
35.
28 Spørsmålet blir så om det foreligger likeartethet mellom varene i klasse 29 og 30
og de aktuelle tjenestene i klasse 43.
7
29 Samtlige relevante faktorer tilknyttet varene som klagers merke er søkt registrert
for, og tjenestene de motholdte merkene er registrert for, må tas med i
betraktningen. Relevante momenter kan blant annet være likhet ved varenes
natur, den relevante gjennomsnittsforbrukeren, bruksområde, eller hvorvidt det
foreligger et konkurranseforhold mellom de forskjellige varene og tjenestene, og
om disse er komplementære, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-39/97
Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 23.
30 Varene og tjenestene har visse likhetstrekk siden det i begge tilfeller er tale om
salg av matvarer. Til dette kommer det at det ikke er uvanlig at restauranter
produserer egne produkter som selges i dagligvaren eller til andre aktører som de
aktuelle varene retter seg mot. Klagenemnda finner derfor at det foreligger en viss
likhet mellom varene og tjenestene, og det avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen vil da være om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet til at det
foreligger fare for forveksling.
31 Klagenemnda har tidligere kommet til at merkene har klare visuelle, fonetiske og
konseptuelle likheter samt at det merkeelementet med mest særpreg opptas i sin
helhet i de motholdte merkene. Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda
derfor kommet til at det er likeartethet mellom varene i klasse 29 og 30, og
tjenestene i klasse 43. Etter Klagenemndas syn vil gjennomsnittsforbrukeren
kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de kombinerte
merkene med tekstelementet «Jensen’s» og klagers merke, når de benyttes for de
aktuelle tjenestene i klasse 43.
32 Klagenemnda er imidlertid av den oppfatning av at det ikke vil foreligge
vareslagslikhet mellom de aktuelle varer og tjenester i klasse 35 som relaterer seg
til følgende: «forretningsledelse og organisasjon i forbindelse med drift av
restauranter og annen virksomhet, herunder i forbindelse med tilveiebringelse av
ferdiglaget mat og drikke og i forbindelse med tilberedning og salg av takeaway
mat og drikke». Siden det ikke foreligger vareslagslikhet mellom klagers
ordmerke og den motholdte internasjonale registreringen, vil ikke grunnvilkåret i
varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b være oppfylt. Det foreligger dermed
ingen risiko for forveksling mellom merkene.
33 Etter en helhetsvurdering finner derfor Klagenemnda at merket JENSEN’S
KØKKEN er egnet til å forveksles med de kombinerte merkene JENSEN’S for de
aktuelle varer og tjenester i klasse 29, 30 og 43, samt for følgende tjenester i
klasse 35: «detalj- og engroshandel med kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter,
ferdiglagede kjøttprodukter, spare ribs, ferdigretter hovedsakelig bestående av
kjøtt, konserverte og syltede frukter og grønnsaker, grønnsakssalater, tzatziki,
coleslaw, kompotter, tilberedte poteter til fortæring, herunder pommes frites og
potetchips, ost, spiselige oljer og fettstoffer, kaffe, te, kakao og drikke på basis av
dette, brød, kaker, mousser, sandwicher, sauser, herunder bearnaisesaus,
whiskysaus, peppersaus og brun saus, kryddersauser, marinader, dressinger,
herunder salatdressinger, krydderier, spiseis, maischips.», jf. varemerkeloven § 16
bokstav a.
34 Klagenemnda finner videre at det ikke foreligger forvekslingsfare for øvrige
tjenester i klasse 35, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, og merket må dermed
registreres for følgende tjenester: «forretningsledelse og organisasjon i
forbindelse med drift av restauranter og annen virksomhet, herunder i forbindelse
8
med tilveiebringelse av ferdiglaget mat og drikke og i forbindelse med
tilberedning og salg av takeaway mat og drikke».
På dette grunnlag stemmer vi for følgende
9
Slutning
1. Klagen forkastes.
2. Varemerkesøknad nummer 201205599, registreres for
følgende tjenester i klasse 35: «forretningsledelse og
organisasjon i forbindelse med drift av restauranter og annen
virksomhet, herunder i forbindelse med tilveiebringelse av
ferdiglaget mat og drikke og i forbindelse med tilberedning og
salg av takeaway mat og drikke».
Elisabeth Ohm
(sign)
Amund Grimstad
(sign)
Thomas Strand-Utne
(sign)
10