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 Año XXXII – Número 2496
Lima, 11 de mayo de 2015
FE DE ERRATAS
DE LA GACETA OFICIAL No. 2474
En la Gaceta Oficial N° 2474, publicada en fecha 10 de abril de 2015, de acuerdo al
sumario, constan las Interpretaciones prejudiciales de los siguientes Procesos:
145-IP-2014, 146-IP-2014 y 148-IP-2014, sin embargo, por error material involuntario
se repitió el contenido del 146-IP-2014 en lugar del 148-IP-2014, por tanto,
procédase a su corrección y publicación.
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
Proceso 145-IP-2014
Interpretación prejudicial de los artículos 137 y 146 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de
oficio, de los artículos 224 y 228 de la misma normativa.
Marca: COLA POP´S (denominativa). Consultante: Sala
Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado
Plurinacional de Bolivia. Expediente interno: 516-2012........ ............. 1
Proceso 146-IP-2014
Interpretación prejudicial, a petición del juez consultante, de
los artículos 30 de la Decisión 462 de la Comisión de la
Comunidad Andina, y 18 y 20 de la Resolución 432 de la
Secretaría General de la Comunidad Andina y, de oficio, de
los artículos 1, 2, 3, 4, 29 y 32 de la Decisión 462 de la
Comisión de la Comunidad Andina, y 16, 17, 19, 21, 32 y 35
de la Resolución 432 de la Secretaría General de la
Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada
por el Tribunal Arbitral conformado para dirimir las
controversias entre COMUNICACIÓN CELULAR S.A.
(COMCEL
S.A.)
vs.
EMPRESA
DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S.A. (ETB)
Actor: COMCEL S.A............................................................................ 18
Proceso 148-IP-2014
Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 71 y 73
literal a) y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con
fundamento en lo solicitado por el Tribunal Distrital No. 1 de
lo Contencioso Administrativo de Quito, República del
Ecuador. Marca: CORONA Y DISEÑO DE CORONA.
Actor: sociedad NABISCO INC. Proceso interno Nº. 178112013-2843....... .................................................................................... 50
Para nosotros la Patria es América
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PROCESO 145-IP-2014
Interpretación prejudicial de los artículos 137 y 146 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 224 y 228 de la
misma normativa. Marca: COLA POP´S (denominativa). Consultante: Sala Plena del
Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente
interno: 516-2012
Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núnez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de
Quito, a los 26 días del mes de febrero del año dos mil quince, reunido en Sesión
Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo
previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. La señora
Magistrada Leonor Perdomo Perdomo disiente de la posición mayoritaria y, en
consecuencia, no participa de su adopción.1
VISTOS:
Mediante Oficio 124/2014 de 8 de septiembre de 2014, recibido en este Tribunal vía
courier el 25 de septiembre de 2014, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del
Estado Plurinacional de Bolivia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de
resolver el proceso interno 516-2012.
El 30 de octubre de 2014 se recibió vía correo electrónico el informe sucinto de los
hechos dentro del proceso interno 516-2012, suscrito por la Secretaria de la Sala Plena
del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, como complemento
de la solicitud de interpretación prejudicial remitida al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.
De la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que fueron
cumplidas las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos previstos en el artículo 125
de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente mediante
auto de 22 de enero de 2015.
A. ANTECEDENTES:
Demandante:
Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda.
Demandado:
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante,
SENAPI), del Estado Plurinacional de Bolivia
Tercera interesada:
Fábrica La Estrella S.R.L.
a.
Hechos:
1.
El 12 de marzo de 2009, Fábrica La Estrella S.R.L. solicitó el registro de la marca
“COLA POP’S” (denominativa) en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas
(en adelante, la Clasificación de Niza).
1
Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 6-J-TJCA-2015
de 26 de febrero de 2015.
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2.
El 6 de julio de 2009, la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad
Industrial.
3. El 18 de agosto de 2009, Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda.
presentó oposición, puesto que desde 1990 utiliza en el mercado la denominación
COLA POP. Presenta facturas para probar el uso de la denominación COLA POP.
Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el
público consumidor. Por su parte, Kellog Company presentó oposición en contra del
signo solicitado a registro.
4. Mediante Resolución Administrativa 194/2011 de 21 de julio de 2011, se declararon
infundadas las oposiciones presentadas por Fábrica de Mermeladas y Caramelos
Watt´s Casal Ltda. y Kellog Company y, en consecuencia, se otorgó el registro del
signo solicitado.
5. Mediante escrito de 13 de septiembre de 2011, Fábrica de Mermeladas y Caramelos
Watt´s Casal Ltda. presenta recurso de revocatoria en contra de la Resolución
Administrativa 194/2011 de 21 de julio de 2011.
6. Mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV-81/2011 de 11 de octubre de 2011,
se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la Fábrica de Mermeladas y
Caramelos Watt’s Casal Ltda.
7. Mediante escrito de 3 de noviembre de 2011, Fábrica de Mermeladas y Caramelos
Watt´s Casal Ltda. presentó recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa
DPI/OP/REV-81/2011 de 11 de octubre de 2011.
8. Mediante Resolución Administrativa DGE/OPO/J-0104/2012 de 16 de marzo de
2012, el SENAPI rechazó el recurso jerárquico interpuesto por la Fábrica de
Mermeladas y Caramelos Watt´s Casal Ltda.
9. El 30 de agosto de 2012, Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda.
presentó demanda contencioso administrativa contra el SENAPI ante el Tribunal
Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de solicitar la nulidad
de la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-0104/2012 de 16 de marzo de 2012.
10. Mediante Oficio 124/2014 de 8 de septiembre de 2014, recibido en este Tribunal vía
courier el 25 de septiembre de 2014, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia
del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de resolver el proceso interno 516-2012,
solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial.
b.
Argumentos de la demanda:
11. La demandante Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda. ha señalado
lo siguiente:
− Desde 1990 utiliza en el mercado la denominación COLA POP y presenta facturas
para probar su uso. Los signos confrontados son similares al grado de causar
riesgo de confusión en el público consumidor.
− “Si bien es cierto que la denominación COLA POP no ha sido registrada todavía
por la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda., este argumento es
insuficiente para permitir que otra empresa se aproveche del esfuerzo realizado
(…). Cuando un tercero pretende inscribir una marca que es usada intensamente
por quien no la ha registrado, debe salvaguardarse el uso de una marca que no
ha sido registrada”.
− Alega que el signo solicitado a registro incurre en la causal del artículo 136 literal
h) de la Decisión 486 relativo a los signos notorios.
− Se pretende “aprovecharse del renombre ajeno, excluyendo deslealmente a otra
empresa de la competencia comercial”.
− Alega la aplicación del artículo 135 literal p) de la Decisión 486, ya que “no podrán
registrarse como marcas los signos que sean contrarios a la ley, a la moral, al
orden público o a las buenas costumbres (…). La inmoralidad es manifiesta, lucrar
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indebidamente del trabajo ajeno es un hecho que debe ser sancionado. (…) se
evidencia una mala fe y competencia desleal (…) al tratarse de un acto inmoral
(…) la solicitud desconoce las buenas costumbres”.
− Alega la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, puesto que existen indicios
razonables que permiten inferir que el registro se ha solicitado para perpetrar,
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
− Solicita que se deje sin efecto la Resolución Administrativa DGE/OPO/J0104/2012 que confirmó la Resolución Administrativa DPI/OP/REV- 81/2011, la
misma que rechaza el Recurso de Revocatoria interpuesto por la Fábrica de
Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda. y confirmó la Resolución
Administrativa 194/2011 que declaró improbada la oposición interpuesta y que
concedió la solicitud de registro de la marca “COLA POP’S” (denominativa) en la
Clase 30 de la Clasificación de Niza solicitada por la Fábrica La Estrella S.R.L.
−
−
−
c.
Alega la aplicación del literal p) del artículo 135 y del artículo 137 de la Decisión
486, en contraposición a la normativa alegada por la autoridad demandada de los
artículos 136, 146, 154, 258 y 259 de la referida Decisión 486.
El SENAPI no ha motivado debidamente la resolución administrativa.
“Presentamos un memorial al SENAPI acompañando una factura original de la
compra de 750 kg. de papel para envoltura de caramelos con la marca COLA
POP WATT´S (…). La factura en cuestión estaba emitida en fecha 27 de
noviembre de 1991. Es decir, tres años antes a la primera factura de
comercialización expedida por CARAMELOS WATTS y también anterior a la
primera factura de venta de COLA POP´S de la Fábrica La Estrella S.R.L.
Lamentablemente dicho documento fue extraviado por el SENAPI y nunca se
agregó al expediente administrativo, lo cual ha sido objeto de denuncia”.
Argumentos de la contestación de la demanda:
12. El SENAPI contesta la demanda alegando lo siguiente:
− Alega la preeminencia del Derecho comunitario sobre la normativa nacional, “por
cuanto para el caso de reconocimiento de legitimidad para la interposición de la
oposición a una solicitud de marca se debe estar a los dispuesto por el artículo
146 de la Decisión 486, la cual bien lo determinó la Resolución recurrida (…)
están provistos de interés legítimo el titular de una marca ya registrada o de una
solicitada con anterioridad dentro del territorio nacional, lo cual conforme a la
lectura de la demanda de oposición la demandante no es titular de solicitud o
registro de marca anterior (…) por cuanto la oposición presentada es por demás
improcedente”.
− “La figura de la coexistencia argumentada por la parte recurrente resulta
inaplicable al presente trámite dado que la figura de la coexistencia bajo la norma
comunitaria, únicamente aplica a registros de marca legalmente inscritos en el
SENAPI, no siendo aplicable a signos no registrados (…) teniendo en cuenta que
tanto el solicitante como el opositor a la fecha no son titulares de la denominación
COLA POP´S resultando inoportuno verter mayores juicios respecto al uso que las
partes pudieron desarrollar en el mercado con anterioridad a la solicitud”.
− Sobre las facturas presentadas por la demandante, “se tiene que las mismas
únicamente podrían probar el uso anterior del signo COLA POP´S, sin embargo,
se debe estar a lo dispuesto por el artículo 154 de la Decisión 486, en cuanto al
derecho de uso exclusivo de un signo se lo adquiere únicamente a través del
registro”.
− “En el presente caso, se ha podido verificar que la opositora no ha brindado
indicios que permitan inferir que con el registro la solicitante pretenda perpetrar,
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facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (…) en especial cuando el
opositor no es titular dentro del territorio nacional de la marca COLA POP´S
(denominativa), no existiendo por ello transgresión de un derecho ajeno, no
resultando entonces justificable la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486”.
13. La tercera interesada Fábrica La Estrella S.R.L. ha señalado lo siguiente:
− La demandante no tiene legitimación activa ni interés legítimo para oponerse al
registro solicitado al no contar con una marca registrada. Los derechos de marca
son adquiridos única y exclusivamente por medio del registro de la marca, de
conformidad con el artículo 154 de la Decisión 486.
− Fábrica La Estrella S.R.L. ingresó en el comercio la marca COLA POP´S con
anterioridad, lo cual desvirtúa cualquier acusación por parte de la demandante
respecto a la supuesta mala fe.
− La demandante ha comercializado sus productos “bajo la denominación COLA
POP desde el 2 de septiembre de 1993, y las facturas que adjuntamos al presente
memorial prueban que La Estrella ya comercializaba productos bajo la
denominación COLA POP´S desde el 4 de enero de 1993 (…). Fábrica La Estrella
S.R.L. tendría prioridad sobre los mismos al haber sido el pionero en el uso de la
marca COLA POP´S (denominativa). (…) se encuentra utilizando la marca por
más de 16 años y con anterioridad a todo acto de comercialización por parte de
Watt´s”.
− Presenta facturas a fin de probar el uso anterior del signo.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:
14. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal p),
136, 137, 146, 154, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina. No procede la interpretación de los artículos 135 literal p), 136, 154, 258 y
259 de la Decisión 486, por no ser pertinentes para la resolución del presente caso.
15. Por lo tanto, el Tribunal considera procedente la interpretación de los artículos 1372 y
1463 de la Decisión 486. De oficio, se interpretarán los artículos 2244 y 2285 de la
Decisión 486.
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5
Artículo 137.- Cuando la Oficina Nacional Competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un
registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar
dicho registro.
Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés,
podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.
A solicitud de parte, la Oficina Nacional Competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para
presentar las pruebas que sustenten la oposición.
Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.
No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del
plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con
la solicitada.
Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier
País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido.
Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los
siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro,
incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios,
del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o
servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto
en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
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C. CUESTIONES A INTERPRETARSE:
I. Legítimo interés para presentar oposición sobre la base de una marca no
registrada.
II. La notoriedad alegada por el signo distintivo opositor (no registrado).
III. Cuando un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un
acto de competencia desleal.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE:
I.
Legítimo interés para presentar oposición sobre la base de una marca no
registrada.
16. En el presente caso, Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda.
presentó oposición, puesto que desde 1990 utiliza en el mercado la denominación
COLA POP. Presenta facturas para probar el uso de la denominación COLA POP y
agrega que los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de
confusión en el público consumidor.
17. Sobre el presente tema, el artículo 146 de la Decisión 486 regula lo siguiente:
“Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien
tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición
fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte,
la Oficina Nacional Competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de
treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las
oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas
nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de
los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el
artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido
con la solicitada” (lo subrayado es nuestro).
18. En efecto, el artículo 146 de la Decisión 486 señala que, dentro de los treinta días
hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés,
podrá presentar oposiciones a la concesión de la marca solicitada. La persona que
tiene legítimo interés lo acreditará ante la Oficina Nacional Competente que es la
encargada de calificar dicha condición.
19. La Decisión 486 establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial quiénes
son los interesados legítimos y quiénes, en consecuencia, pueden formular
“oposiciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al
procedimiento determinado en los artículos 146 y 150 de la Decisión en referencia.
20. El legítimo interés para interponer oposiciones al registro de un signo solicitado debe
entenderse sobre la base del artículo 136 de la Decisión 486. En efecto, no podrán
registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado
territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el
País Miembro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en
el extranjero.
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“a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusión o de asociación;
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el
caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso
pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado,
siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de
confusión o de asociación;
d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que
dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de
asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un
distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo
protegido en el País Miembro o en el extranjero;
e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas
con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del
nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o
caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector
pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se
acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes
fueran declarados sus herederos;
f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el
derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o
locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados
para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que
constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea
presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o
transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo
titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que
se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de
confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza
distintiva o de su valor comercial o publicitario” (lo subrayado es nuestro).
21. El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan
presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente notificará el hecho al
solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus
argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La Oficina Nacional
Competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar
pruebas que sustenten la contestación.
22. El artículo 150 de la Decisión 486 establece que vencidos los 30 días otorgados por
el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional
Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que
el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran
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presentado oposiciones. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente en
ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar
el registro. En el caso que se hayan presentado oposiciones, la Oficina Nacional
Competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o
denegatoria del registro de la marca.
23. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en
el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que
contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la
Decisión 486.
24. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega
el registro solicitado debe estar debidamente motivada. Es decir, se deben expresar
las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la Oficina Nacional Competente
a pronunciarse en uno u otro sentido. Para ello deberá tomar en consideración las
normas jurídicas aplicables y las situaciones de hecho constitutivas del acto, a
efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.
25. En el presente caso, Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda.
presentó oposición, puesto que desde 1990 utiliza en el mercado la denominación
COLA POP. Presenta facturas para probar el uso de la denominación COLA POP y
agrega que los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de
confusión en el público consumidor.
26. Sin embargo, este Tribunal precisa que la oposición debe basarse sobre “una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero”. En efecto, en el
presente caso la oposición se encuentra basada sobre “una marca no registrada”,
por lo que no existe legítimo interés para interponer la oposición.
27. Por otro lado, si bien la opositora ha presentado facturas para probar el uso de la
denominación COLA POP, no ha alegado de manera expresa la titularidad de
nombre comercial alguno.
28. Por lo tanto, en el presente caso no existe legítimo interés para interponer oposición,
ya que ésta última debe darse sobre la base de “una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero” o sobre un nombre comercial protegido y
alegado de manera expresa en el escrito de oposición. Si bien en principio las
marcas no registradas no tienen fuerza de oposición, existen fenómenos como el de
la marca notoriamente conocida, donde se dan efectos a la marca no registrada.
Sobre la protección de la marca notoriamente conocida no registrada se tratará en el
siguiente acápite.
29. No obstante, dentro del Proceso 80-IP-2008, este Tribunal aclaró lo siguiente:
“En el sistema atributivo los derechos sobre un registro de marca se obtienen por
el registro y no en virtud de su uso. Es decir, el derecho exclusivo sobre una
marca se adquirirá en virtud del registro que se obtuvo ante la respectiva oficina
nacional competente (artículo 102) y, por lo tanto, la facultad de actuar contra
terceros que traten de utilizar o sacar provecho de la marca registrada se
encuentra soportada en el hecho del registro (artículo 104). En consecuencia con
lo anterior, los signos que no hayan sido registrados, en principio, no poseen
protección como marcas en el ordenamiento jurídico comunitario, a menos que
se solicite la protección como marca notoria o renombrada y sin desconocer, que
su uso, conforme a lo previsto en el artículo 135 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, puede hacer distintivo un signo antes de su
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registro, aspecto que deberá probarse ante la Oficina Nacional a efectos del
examen de registrbilidad”.
30. En consecuencia, el titular de una marca notoria no registrada tiene derecho de
oposición, como veremos a continuación.
II.
La notoriedad alegada por el signo distintivo opositor (no registrado).
31. En el presente caso, la demandante alega que el signo solicitado a registro incurre
en la causal del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 relativa a los signos notorios.
Agrega que, pretende “aprovecharse del renombre ajeno, excluyendo deslealmente a
otra empresa de la competencia comercial”.
32. El artículo 154 de la Decisión 486 establece que: “El derecho al uso exclusivo de una
marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional
Competente”.
31. Sobre la base del sistema constitutivo que es el establecido en la Decisión 486, los
derechos sobre una marca se obtienen por el registro y no en virtud de su uso. Por lo
tanto, la facultad para actuar en contra de terceros que traten de utilizar o sacar
provecho de la marca se sustenta en el registro. Según el artículo 155 de la Decisión
486, el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier
tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
“a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre
productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados
a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases,
envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se
hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado
la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se
ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos
de tales productos;
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales
materiales;
d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o
un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo
idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de
confusión;
e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese
causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de
una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la
marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de
su titular;
f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una
dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o
un aprovechamiento injusto de su prestigio”.
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32. En consecuencia, los signos que no hayan sido registrados, en principio, no poseen
protección como marcas en el ordenamiento jurídico comunitario, a menos que se
registre o, por excepción, se le brinde protección en la medida que se la reconozca
como marca notoria.
33. En el presente caso, se alega la notoriedad del signo opositor no registrado.
34. Dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, este Tribunal señaló lo
siguiente: “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al
tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el
Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente
conocidos”.
35. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido,
definición normativa que precisa las siguientes características:
36. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector
pertinente. El artículo 230 de la Decisión 486 establece qué se debe entender por
sector pertinente:
− Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.
− La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.
37. La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de
especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión
486, la protección de los signos notoriamente conocidos se brinda de una manera
aún más ampliada.
38. De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a) de la Decisión 486, no
se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se
encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre
registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a
los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados
en el territorio determinado.
39. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado
por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional
Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde
otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas
presentadas.
40. Según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca
es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros:
a.
el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro
de cualquier País Miembro;
b.
la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera
de cualquier País Miembro;
c.
la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera
de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en
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d.
e.
ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del
establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al
signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del
País Miembro en el que se pretende la protección;
f.
el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g.
el valor contable del signo como activo empresarial;
h.
el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o
licencia del signo en determinado territorio; o,
i.
la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca
protección;
j.
los aspectos del comercio internacional; o,
k.
la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del
signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
En relación con los diferentes tipos de riesgos:
41. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos
distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a
dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se
ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los
signos distintivos según su grado de notoriedad.
42. En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente
conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de
conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son: el
riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal,
en relación a la marca notoria, dentro del Proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos
que se podrían generar, a saber:
43. “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto
piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto
tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
44. El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie
las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el
productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación
económica.
45. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares
cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente
conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan
ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
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46. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor
parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente
conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan
ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.
47. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el
público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro;
(ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense
que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación.
48. En relación con el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la
protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:
“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las
conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de
perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de
su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.
49. Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido lo siguiente:
“Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el
caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca
renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca
renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica
o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio
de calidad inferior. (…) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a
la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza
distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las
empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la
marca renombrada”.
50. Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de
propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a
efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. Por tal motivo, la
protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la
marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen
contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de
marcas.
51. Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de las marcas notorias,
hace referencia a la sentencia STJCE de 18 de junio de 2009n asunto C-487/07
(L’Oreal), expresa que:
“En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado
igualmente ‘dilución’, ‘menoscabo’ o ‘difuminación’, dicho perjuicio consiste en la
debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de
su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo
idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca
y de su presencia en la mente del público”.
52. Lo anterior ya que “poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para
productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido
su poder distintivo”.
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53. Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo
notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de
terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se
amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se
diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es
únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un
debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.
54. Sobre el tema la doctrina ha manifestado:
“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud
entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar
falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación
intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que
alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la
transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese
a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En
ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular
o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.
55. La marca notoria será protegida si además de probar la notoriedad se demuestra
alguno de los riesgos antes mencionados. De probarse la notoriedad del signo opositor
no registrado, cabe referirse a la causal de irregistrabilidad del artículo 137 de la
Decisión 486, la misma que es de carácter residual.
III. Cuando un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar
un acto de competencia desleal.
56. En el presente caso, la demandante alega la aplicación del artículo 137 de la Decisión
486, puesto que existen indicios razonables que permiten inferir que el registro se ha
solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
57. Dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, este Tribunal señaló lo
siguiente:
Ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia
desleal:
58. Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de los actos de
competencia desleal vinculados con la Propiedad Industrial.
59. Cuando la normativa comunitaria se refiere a la competencia desleal vinculada con
la propiedad industrial, está tratando de regular aquellas actuaciones que se
relacionan con el uso, el goce y la protección de los derechos de propiedad
industrial reconocidos por la normativa comunitaria.
Los actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial. El
concepto de la buena fe vinculado a la competencia desleal:
60. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto
vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea
contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de
los que se pueden considerar como actos de competencia desleal. De manera que
no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino
que, más bien, se da una definición, por oposición, de que es desleal todo acto
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vinculado a la propiedad industrial que, realizado en el ámbito empresarial, sea
contrario a los usos y las prácticas honestas.
61. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones:
−
Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el
empresario dentro del mercado. Es decir, se refiere a que es desleal todo acto
vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la
actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada con el
mercado y la competencia.
−
En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el
Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente,
cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de
situaciones que puedan perjudicar al competidor”, es decir con mala fe.
62. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina “buena fe comercial”:
"Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal
es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe
común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.
En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor
debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie
de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de
buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a
la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad,
lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones"6. “La buena
fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso
solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez
y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios"7.
63. De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a
un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al
interés del público consumidor.
64. En esta línea se puede señalar que la finalidad de la figura de la competencia
desleal se verifica en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de
los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por
el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de
la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca
establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto
son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas
(publicidad engañosa, por ejemplo)”8.
65. El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal
vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista
taxativa. Estos son:
6
7
8
JAECKEL KOVAKS, Jorge. “APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de
Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45.
NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis,
Colombia, 1971, p. 316.
GACHARNÁ, María Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1992, p. 47.
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−
−
−
Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor.
Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor.
Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,
pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de
fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los
productos.
66. El Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para ser
considerado desleal:
“Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y
la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo
la actividad comercial en la misma o análoga forma. Que el acto o la actividad
sea indebido. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli,
un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario
competidor, bastando, por lo tanto, la probabilidad del daño (y no el daño
efectivo) para justificar la calificación y la sanción". (Interpretación Prejudicial de
17 de abril de 2008, expedida dentro del Proceso 26-IP-2008).
67. El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las
siguientes características:
−
−
No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos
distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un
signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público
consumidor. En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en
materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema
regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos
deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión
en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor. Sobre este tema, el
Tribunal ha manifestado: “A propósito de la primera categoría de los actos
citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la
confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los
competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un
régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir
en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la
actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir
debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial
de 13 de enero de 2005. Proceso 116-IP-2004, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005).
La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier
medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de
crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños,
aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos,
envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo
para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una
práctica desleal.
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−
Para catalogar un acto como desleal es necesario que los competidores
concurran en un mismo mercado. Lo anterior es así, ya que si no hay
competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no
se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el
Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los
fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión,
es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o
comercial de los competidores concurran en un mismo mercado (…) “para
que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya
producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a
cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o
pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. (…) para
que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los
empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el
sistema competitivo en sí”. (FLINT BLANCK, Pinkas: ‘Tratado de defensa de
la libre competencia’, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p.
115)”. (Proceso 116-IP-2004. Ibídem).
La solicitud del registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto
de competencia desleal:
68. El artículo 137 de la Decisión 486 establece: “Cuando la Oficina Nacional
Competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se
hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal, podrá denegar dicho registro”.
69. La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el
desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar
que el registro de un signo como marca se emplee para ejecutar un acto de
competencia desleal.
70. La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. El
primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de
competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la
realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas.
Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de
actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de
marca. Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto
de competencia desleal. Esto quiere decir que estamos ante un acto complejo,
compuesto de múltiples acciones que tienen como finalidad realizar un acto de
competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la
solicitud de un determinado registro de marca.
71. En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la
Oficina Nacional Competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar,
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos
de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el
registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad
de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro
competidor, estaremos en frente de la causal anotada.
72. El análisis que haga la Oficina Nacional Competente debe partir de “indicios
razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro,
de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable”
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se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda
generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Sobre la base de los fundamentos expuestos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA emite el siguiente
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO:
El Tribunal precisa que la oposición debe basarse sobre “una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero”. En
efecto, en el presente caso la oposición se encuentra basada sobre
“una marca no registrada”, por lo que no existe legítimo interés para
interponer la oposición.
Por otro lado, si bien la opositora ha presentado facturas para probar el
uso de la denominación COLA POP, no ha alegado de manera expresa
la titularidad de nombre comercial alguno.
Por lo tanto, en el presente caso no existe legítimo interés para
interponer oposición, ya que ésta última debe darse sobre la base de
“una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero” o sobre un nombre comercial protegido y alegado de manera
expresa en el escrito de oposición.
Si bien en principio las marcas no registradas no tienen fuerza de
oposición, existen fenómenos como el de la marca notoriamente
conocida, donde se dan efectos a la marca no registrada. Sobre la
protección de la marca notoriamente conocida no registrada se tratará
en el siguiente acápite.
SEGUNDO:
Los signos que no hayan sido registrados, en principio, no poseen
protección como marcas en el ordenamiento jurídico comunitario, a
menos que se solicite y se pruebe la protección como marca notoria. La
protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de
especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que
establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente
conocidos se da de una manera aún más ampliada.
De conformidad con lo establecido en el artículo 229 de la Decisión 486,
no se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que “no
esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el
extranjero” o “no sea notoriamente conocido en el extranjero”. Por lo
tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre
registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda
protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no
se encuentren registrados en el territorio determinado.
Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad
de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a
través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente,
según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde
otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las
pruebas presentadas.
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De probarse la notoriedad del signo opositor no registrado, cabe
referirse a la causal de irregistrabilidad del artículo 137 de la Decisión
486, la misma que es de carácter residual.
TERCERO:
El juez consultante debe determinar la existencia de “indicios
razonables” que le hagan pensar que se presentó la solicitud del signo
COLA POP´S (denominativo) de la Clase 30 de la Clasificación de
Niza para generar confusión con el signo notorio no registrado COLA
POP. Se deberán analizar los indicios razonables que hagan pensar
que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o
consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena. Para esto se
debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere
aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o
notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la
conducta como desleal, de conformidad con el artículo 137 de la
Decisión 486.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, el Juez Consultante deberá
adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Gustavo García Brito
SECRETARIO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 146-IP-2014
Interpretación prejudicial, a petición del juez consultante, de los artículos 30 de la
Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 18 y 20 de la Resolución
432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 1,
2, 3, 4, 29 y 32 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 16, 17,
19, 21, 32 y 35 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad
Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Arbitral
conformado para dirimir las controversias entre COMUNICACIÓN CELULAR S.A.
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(COMCEL S.A.) vs. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S.A.
(ETB) Actor: COMCEL S.A.
Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte días
del mes de febrero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver por
mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Arbitral
conformado para dirimir las controversias entre COMCEL S.A. y ETB, de conformidad
con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor
Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en
consecuencia, no participa de su adopción9.
VISTOS:
El escrito S/N, de 26 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el 29 de
septiembre de 2014, procedente del Tribunal Arbitral constituido para el asunto
Comunicación Celular S.A. (Comcel S.A) vs. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
DE BOGOTÁ S.A. ESP ETB, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación
prejudicial.
El auto de 28 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal admitió la solicitud de
Interpretación Prejudicial.
I.
ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar
como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
II.
LAS PARTES.
Demandante:
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. (Comcel S.A.
Demandada:
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ
ETB S.A. (ETB)
III.
DATOS RELEVANTES.
A.
HECHOS
Entre los principales hechos narrados por el Tribunal Consultante:
1. La sociedad CELCARIBE S.A., hoy COMUNICACIÓN CELULAR S.A., y la
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB, suscribieron el 11
de noviembre de 1998 un contrato de acceso, uso e interconexión.
2. En el mencionado contrato se estipuló una clausula compromisoria.
9
Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta
Nº 05-J-TJCA-2015.
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3. Se presentó una controversia jurídica entre las partes contratantes y, por lo tanto,
la sociedad COMCEL S.A. radicó una solicitud de convocatoria de un tribunal de
arbitramento ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio
de Bogotá.
4. El Tribunal de Arbitramento expidió un laudo arbitral el 15 de diciembre de 2006,
mediante el cual resolvió el fondo del asunto.
5. La ETB interpuso un recurso extraordinario de anulación ante el Consejo de
Estado. Le solicitó, además, que presentara una interpretación prejudicial ante el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
6. La Sección Tercera del Consejo de Estado emitió fallo, negando la nulidad y la
solicitud de interpretación prejudicial.
7. La ETB presentó acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.
8. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el marco del proceso 3-AI2010, expidió el 26 de agosto de 2011 sentencia de incumplimiento, mediante la
cual declaró el incumplimiento de la República de Colombia a través de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, al no haber solicitado oportunamente la
interpretación prejudicial.
9. Con base en la anterior providencia, la Sección Tercera del Consejo de Estado
dictó sentencia anulando el laudo arbitral. Lo anterior, por cuanto el Tribunal de
Arbitramento debió haber realizado la solicitud de interpretación prejudicial al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
10. La sociedad COMCEL S.A., radicó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá, una solicitud de Integración de Tribunal de
Arbitramento.
11. El Tribunal de Arbitramento, mediante providencia de 26 de septiembre de 2014,
decidió elevar la presente consulta ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.
B.
ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE.
La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:
12. Manifiesta, que en el contrato suscrito por las partes se acordó que la ETB debía
pagar a COMCEL unas sumas por Tráfico de Larga Distancia Internacional
Entrante.
13. Sostiene, que como a la fecha de suscripción del mencionado contrato la CRT no
había fijado los valores por concepto de cargo de acceso para llamadas TPBCLD
a las redes TMC o PCS, las partes acordaron dichos valores.
14. Indica, que en el marco de la Resolución 463 de 2001, expedida por la CRT,
COMCEL solicitó a la ETB que para el tráfico internacional cursado desde enero
de 2002 se aplicaran los valores establecidos en dicho acto administrativo.
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15. Sostiene, que ETB rechazó la solicitud. Como efecto, COMCEL acudió a la CRT
para que dirimiera el conflicto.
16. Afirma, que la CRT se abstuvo de solucionar el conflicto, argumentando que era
competente si la ETB lo hubiera solicitado.
17. Indica, que el Tribunal de Arbitramento puede pronunciarse sobre lo solicitado, ya
que esto no implica analizar la legalidad de las resoluciones de la CRT.
18. Adiciona, que la ETB debe pagar por concepto de “cargos de acceso” los valores
establecidos en la Opción 1 “cargos de acceso por minuto”, establecidos en las
Resoluciones CRT 463 de 2001 y CRT 489 de 2002.
C.
ARGUMENTOS CONTENIDOS CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
19. Manifiesta, que COMCEL se dirigió a la CRT sin agotar el trámite previsto en el
artículo 4.3.13 de la Resolución CRT 087 de 1997.
20. Indica, que la imposición, aprobación, o modificación de las tarifas
interconexión le corresponde a las autoridades de telecomunicaciones,
conformidad con la Resolución CRT 087 de 1997. Esto tiene su razón de ser
los bienes protegidos por la normativa sobre la materia: promoción de
competencia, el equilibrio competitivo, el aseguramiento de la provisión
servicios públicos, y los derechos de los usuarios de telecomunicaciones.
de
de
en
la
de
21. Agrega, que no se pueden someter a un Tribunal Arbitral conflictos que envuelvan
un interés público, como sería el caso de asuntos relacionados con la
interconexión.
22. Sostiene, que nunca manifestó su intención de acogerse a la Resolución CRT
463. Por lo tanto, no se modificaron las condiciones pactadas.
23. Expresa, que las normas nacionales y las andinas prevén que le corresponde a la
CRT resolver las controversias relacionadas con la interconexión.
24. Agrega, que ni siquiera la CRT puede forzar la modificación del precio pactado en
un contrato, salvo que se incumplan los topes establecidos.
IV.
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar
por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la
Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio
de los Países Miembros.
V.
NORMAS DEL ORDENAMIENTO
INTERPRETADAS.
JURÍDICO
COMUNITARIO
A
SER
26. El Tribunal consultante solicita la interpretación de las siguientes normas: artículo
30 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, 18 y 20 de la
Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
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27. El consultante determinó su consulta de la siguiente manera:
Artículo 30 de la Decisión 462
“Sobre esta artículo quisiéramos conocer el alcance del numeral 2) del literal
b), en relación a si un acuerdo de interconexión que sea o se convierta en
inviable económicamente, o no cubra los costos de interconexión, se vuelve
nulo o merece necesariamente una revisión para adecuarse a los principios
establecidos en el precitado artículo.”
Artículo 18 de la Resolución 432
“Sobre este artículo igualmente quisiéramos conocer si un contrato de
interconexión que establezca un cargo que por circunstancias técnicas o
económicas deja de generar un margen razonable de utilidad, vulnera el
citado artículo y en consecuencia debe ser revisado.
Asimismo es importante conocer qué entiende ese honorable Tribunal por
“margen razonable de utilidad más una cuota de costos comunes o
compartidos inherentes a la interconexión.”
Artículo 20 de la Resolución 432
“En relación con este artículo quisiéramos conocer qué se debe entender
por cargos de interconexión orientada a costos y económicamente eficiente”.
Otros asuntos discutidos.
Además de lo anterior, el consultante afirma que el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina expidió providencias contradictorias en relación con la
competencia de la autoridad de telecomunicaciones para resolver los
conflictos de interconexión. Afirmó lo siguiente:
“(…)
En este sentido, se evidencia la contradicción respecto a la citada sentencia
que insta de manera directa a la República de Colombia a retomar el
proceso arbitral, para que asuma competencia sobre el conflicto sometido a
su consideración y el pronunciamiento contenido en las dos Interpretaciones
Prejudiciales antes mencionadas, en las cuales se niega de manera tajante
la competencia de la jurisdicción arbitral respecto a los mismos temas y
materia controvertida.
(…)”.
28. Se realizará la interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán las siguientes
normas: artículos 1, 2, 3, 4, 29 y 32 de la Decisión 462 de la Comisión de la
Comunidad Andina; y los artículos 16, 17, 19, 21, 32 y 35 de la Resolución 432 de
la Secretaría General de la Comunidad Andina
29. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DECISIÓN 462
(…)
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Artículo 1.- Objetivo
“La presente Decisión tiene como objetivo fomentar el proceso de
liberalización progresiva del comercio de los servicios públicos de
telecomunicaciones a fin de alcanzar la creación de un Mercado Común
Andino de servicios, contribuyendo así al proceso de integración de la
Subregión Andina.
Tendrá además los siguientes objetivos específicos:
a) Eliminar las restricciones y obstáculos al libre comercio de los
servicios públicos de telecomunicaciones, de acuerdo al cronograma
establecido en la presente Decisión;
b) Propiciar la armonización de las normas necesarias para la
conformación del Mercado Común Andino de telecomunicaciones;
c) Proponer
definiciones
comunes
de
los
servicios
de
telecomunicaciones en los Países Miembros;
d) Propiciar la inversión en los servicios de telecomunicaciones en los
Países Miembros.”
Artículo 2.- Definiciones
Para los efectos de la presente Decisión, se entiende por:
Homologación de Títulos Habilitantes en la Comunidad Andina:
Acto administrativo por el cual la Autoridad de Telecomunicaciones
competente de un País Miembro faculta a un proveedor de otro País
Miembro para prestar determinados servicios dentro de su territorio en
las condiciones que establece la normativa del País Miembro que otorga
la homologación.
Interconexión: Todo enlace con los proveedores que suministran redes
o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones con objeto que
los usuarios de un proveedor puedan comunicarse con los usuarios de
otro proveedor y tener acceso a los servicios suministrados por otro
proveedor respecto de los que se contraigan compromisos específicos.
Instalaciones esenciales: Toda instalación de una red o servicio
público de transporte de telecomunicaciones que:
a) Sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por un
solo proveedor o por un número limitado de proveedores; y
b) Cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea
factible en lo económico o en lo técnico.
Normativa Nacional: Leyes, Reglamentos, Regulaciones y
Disposiciones dictadas por la Autoridad Nacional Competente de cada
uno de los Países Miembros.
Proveedor Importante: Proveedor que, conforme a lo definido por la
Autoridad Nacional Competente, tiene la capacidad de afectar de
manera importante las condiciones de participación, desde un punto de
vista de los precios y del suministro, en un mercado dado de Servicios
Públicos de Transporte de Telecomunicaciones como resultado de:
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a) El control del acceso a las instalaciones esenciales; o
b) La utilización de su posición en el mercado.
Proveedor, Operador o Prestador de Servicios: Persona natural o
jurídica habilitada por la Autoridad Nacional Competente para el
suministro de servicios de telecomunicaciones ofrecidos al público.
Red Pública de Transporte de Telecomunicaciones: Infraestructura
pública de telecomunicaciones que permite las telecomunicaciones
entre dos o más puntos terminales definidos de una red.
Servicios de Telecomunicaciones: Conjunto de funciones, ofrecidas
por un proveedor, que se soportan en redes de telecomunicaciones con
el fin de satisfacer necesidades de los usuarios.
Servicio Público de Transporte de Telecomunicaciones: Todo
servicio de transporte de telecomunicaciones que un País Miembro
prescriba, expresamente o de hecho, que se ofrezca al público en
general. Tales servicios pueden incluir, entre otros: telégrafo, teléfono,
télex y transmisión de datos caracterizada por la transmisión en tiempo
real de información facilitada por los usuarios entre dos o más puntos
sin ningún cambio de extremo a extremo en la forma o contenido de
dicha información.
Telecomunicaciones: Toda transmisión, emisión o recepción de
signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o información de
cualquier naturaleza por líneas físicas, medios radioeléctricos, medios
ópticos u otros medios electromagnéticos.
Título Habilitante: Acto administrativo por medio del cual la Autoridad
Nacional Competente de un País Miembro faculta a un proveedor para
el suministro de servicios de telecomunicaciones o para la instalación y
operación de redes.
Usuario: Persona natural o jurídica consumidora de servicios de
telecomunicaciones.
Otras definiciones: Para los demás términos y definiciones, esta
Decisión se remitirá a lo contenido en los Reglamentos de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones -UIT- y la Decisión 439.”
Artículo 3.- Alcance
La presente Decisión abarca todos los servicios de telecomunicaciones
y todos los modos de prestación, excepto los servicios de radiodifusión
sonora y televisión.
Artículo 4.- Ámbito de Aplicación
“2. Ninguna disposición de esta Decisión se interpretará en el sentido
de:
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(…)
c) Limitar o restringir la libre competencia, establecida en cada uno de
los Países Miembros;”
(…)
Artículo 29.- Prácticas anticompetitivas
Las prácticas a las que se hace referencia en el artículo anterior
incluirán, en particular, las siguientes:
a) Realizar actividades anticompetitivas de subvención cruzada;
b) Utilizar información obtenida de competidores con fines
anticompetitivos; y,
c) No poner oportunamente a disposición de los demás proveedores de
servicios la información técnica sobre las instalaciones esenciales y la
información comercial-mente pertinente que éstos necesiten para
suministrar servicios.
(…)
Artículo 30.- Condiciones para la Interconexión
“Todos los proveedores de servicios públicos de transporte de
telecomunicaciones interconectarán obligatoriamente sus redes con las
de los proveedores que hayan homologado sus títulos habilitantes, de
acuerdo a la normativa nacional de interconexión de cada País
Miembro.
La interconexión debe proveerse:
a) En términos y condiciones que no sean discriminatorias, incluidas las
normas, especificaciones técnicas y cargos. Con una calidad no menos
favorable que la facilitada a sus propios servicios similares, a servicios
similares suministrados por empresas filiales o asociadas y por
empresas no afiliadas;
b) Con cargos de interconexión que:
1.
2.
3.
Sean transparentes y razonables;
Estén orientados a costos y tengan en cuenta su viabilidad
económica;
Estén suficientemente desagregados para que el proveedor
que solicita la interconexión no tenga que pagar por
componentes o instalaciones de la red que no se requieran
para el suministro del servicio.
c) En forma oportuna;
d) A solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación de la
red, ofrecidos a la mayoría de los usuarios, sujeto a cargos que reflejen
el costo de construcción de las instalaciones adicionales necesarias.
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En caso de negativa de un proveedor a la interconexión, será la
Autoridad Nacional Competente la que determine su procedencia.”
(…)
Artículo 32.- Condiciones entre proveedores
“Si un proveedor que solicita una interconexión considera que es objeto
de actuaciones que violan las normas o los principios de interconexión o
de la libre competencia, recurrirá ante las Autoridades Nacionales
respectivas de la materia que se trate, las cuales resolverán de acuerdo
con su normativa nacional”.
(…)
Resolución 432
(…)
Artículo 16.- Todo acuerdo de interconexión producto de la negociación
entre operadores de redes públicas de telecomunicaciones y toda oferta
básica de interconexión deberá contener información relativa a las
condiciones generales, económicas y técnicas bajo las cuales se
realiza.
Las Autoridades de Telecomunicaciones competentes podrán
establecer los mecanismos idóneos para la verificación del
cumplimiento de las condiciones establecidas por las mismas.
Los acuerdos de interconexión que sean suscritos entre los operadores
de redes públicas de telecomunicaciones y las ofertas básicas de
interconexión contemplarán como mínimo las condiciones establecidas
en este Título. Esta información será de carácter público, salvo aquellos
aspectos confidenciales establecidos por la Autoridad de
Telecomunicaciones
competente.
Las
Autoridades
de
Telecomunicaciones establecerán los mecanismos necesarios para
asegurar la debida difusión de estas condiciones.
Artículo 17.- Los acuerdos de interconexión suscritos entre los
operadores de redes públicas de telecomunicaciones y las ofertas
básicas de interconexión deberán contener cláusulas relativas a los
siguientes aspectos:
a) Los servicios a ser prestados mediante la interconexión.
b) Los procedimientos que serán utilizados para el intercambio de la
información necesaria, para el buen funcionamiento y control de la red
pública de telecomunicaciones o de los servicios de telecomunicaciones
para el mantenimiento de una calidad adecuada en los mismos.
c) Las medidas a tomar por cada una de las partes, para garantizar la
privacidad de las comunicaciones de los usuarios y de la información
manejada en las mismas, cualquiera sea su naturaleza y su forma.
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d) Los procedimientos a seguir para el intercambio de cuentas,
aprobación de facturas, liquidación y pago de las mismas.
e) La duración del contrato y procedimientos para su renovación.
f) Los mecanismos para la resolución de controversias relacionadas
con la interconexión.
g) Las causales para la suspensión o terminación del Contrato de
Interconexión.
Artículo 18.- Los cargos de interconexión deberán estar orientados a
costos, complementados con un margen razonable de utilidad más una
cuota de costos comunes o compartidos inherente a la interconexión y
suficientemente desagregados para que el proveedor que solicita la
interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de
la red que no se requieran para el suministro del servicio.
Se entenderá por costos comunes o compartidos aquellos que
corresponden a instalaciones y equipos o prestaciones compartidos por
varios servicios.
Artículo 19.- Los acuerdos de interconexión y las ofertas básicas de
interconexión contemplarán los cargos de interconexión a pagarse entre
las partes, cuando éstos no sean fijados por la Autoridad de
Telecomunicaciones competente del País Miembro.
Artículo 20.- La interconexión deberá ser económicamente eficiente y
sostenible, atendiendo a cargos de interconexión orientados a costos
que preserven la calidad a costos eficientes.
Artículo 21.- La interconexión se deberá desarrollar bajo el concepto de
desagregación de componentes o instalaciones esenciales de la red y
funciones. Se considerarán instalaciones esenciales a efectos de
interconexión las siguientes:
a) Origen y terminación de comunicaciones a nivel local.
b) Conmutación.
c) Señalización.
d) Transmisión entre Centrales.
e) Servicios de asistencia a los abonados, tales como: emergencia,
información, directorio, operadora y servicios de red inteligente.
f) Acceso a elementos auxiliares y a elementos que sean usados por
ambas partes al mismo tiempo, siempre y cuando sea factible y
económicamente viable, tales como derechos de vía, ductos, postes,
torres, energía e instalaciones físicas en general.
g) La facturación y recaudación, así como toda aquella información
necesaria para poder facturar y cobrar a los usuarios.
La Autoridad de Telecomunicaciones competente está facultada para
establecer una lista mayor de instalaciones consideradas esenciales.
(…)
Artículo 32.- Sin perjuicio de las acciones previstas en el ordenamiento
jurídico andino, cualquier controversia que surja durante la ejecución de
la interconexión se tratará de resolver entre las partes. En el caso que
éstas no logren un entendimiento que ponga fin a la controversia, la
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misma deberá ser sometida a consideración de la Autoridad de
Telecomunicaciones competente del país donde se realiza la
interconexión, por cualquiera de las partes. La Autoridad de
Telecomunicaciones competente deberá decidir dentro de un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la
recepción de la consulta.”
(…)
Artículo 35.- Para efectos de la interconexión, las partes deberán
regirse por las normas comunitarias andinas y, en lo no previsto, por las
disposiciones contenidas en la legislación de cada País Miembro donde
se lleve a cabo la interconexión”.
(…)”.
VI.
CONSIDERACIONES.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se
analizarán los siguientes aspectos:
A. Preeminencia de la norma comunitaria andina.
B. El contrato de interconexión, su naturaleza. La protección a la libre competencia y
los servicios de telecomunicaciones. Los parámetros para establecer los cargos
de interconexión. Límite normativo.
C. La autoridad nacional competente para resolver conflictos de interconexión.
Análisis en relación con las cláusulas compromisorias pactadas en los contratos
de interconexión. La alteración del equilibrio contractual.
D. Coherencia de las providencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.
30. Antes de desarrollar los temas propuestos, el Tribunal llama la atención de que su
competencia para conocer el presente asunto tiene como antecedentes la
sentencia de 26 de agosto de 2011, emitida en el marco del proceso 03-AI-2010, y
la Interpretación Prejudicial de 11 de julio de 2012, dictada dentro del proceso 57IP-2012. Mediante la primera sentencia se hizo una interpretación extensiva del
concepto de juez nacional contenido en los artículos 33 del Tratado de Creación
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 de su Estatuto, en el
sentido de considerar a los árbitros o tribunales de arbitramento como jueces
nacionales, en la cual se determinó que cuando éstos son de única o última
instancia y fallan en derecho, tienen la obligación de solicitar interpretación
prejudicial cuando conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se
controvierta alguna de las normas comunitarias andinas, de conformidad con las
previsiones establecidas en el ordenamiento jurídico comunitario andino. Por su
parte, la interpretación prejudicial mencionada reitero lo dicho y concluyó lo
siguiente:
“(…)
Los árbitros o tribunales de arbitramento que son de única o última
instancia y fallan en derecho, se incluyen dentro del concepto de juez
nacional contenido en los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal
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de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 de su Estatuto y, en
consecuencia, tienen la obligación de solicitar interpretación prejudicial al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando conozcan de un
proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas
que conforman el ordenamiento jurídico andino, de conformidad con las
previsiones consagradas en la normativa comunitaria.
Por lo señalado anteriormente, el concepto de juez nacional, de acuerdo a
las normas comunitarias, alcanza a los árbitros en derecho, que decidirán
el proceso, ateniéndose a la Ley, a los principios universales del derecho,
a la jurisprudencia y a la doctrina.
(…)”.
A. PREEMINENCIA DE LA NORMA COMUNITARIA ANDINA.
31. De conformidad con la naturaleza del asunto planteado, el Tribunal considera
necesario clarificar en qué consiste el principio de preeminencia de la normativa
comunitaria andina. Para lo anterior se reitera lo establecido en la Interpretación
Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el marco del proceso 36-IP2012:
“El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento
Comunitario Andino el de “Preeminencia del Derecho Comunitario
Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del
Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del
Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento
Jurídico Andino”.
32. Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino,
ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los
ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de
Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación
del orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse
antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho interno de los
Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma
situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derecho
internacional.
33. Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable
Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005;
Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001.
Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de
21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de
septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69,
de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de
mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de
26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986,
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publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de
1987, entre otras.
34. Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho
Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía,
el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento
Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y
unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de
él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.
35. El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino,
ha manifestado lo siguiente:
“En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva
del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o
internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por
virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la
Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla
subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos
Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los
Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los
ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin
perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las
relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u
organizaciones internacionales”. (Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de
junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 818, de 23 de julio de 2002).
36. Sin embargo es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de
complemento indispensable, la norma nacional podría regular temas que no se
encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr
una correcta aplicación de ésta última. Sobre este principio el Tribunal ha
manifestado lo siguiente:
“(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo
asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de
aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo
de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177,
de 20 de abril de 1995).
Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir
normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo
que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no
pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer
nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos
en las normas comunitarias.
Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto
cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto,
o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación
Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº
1828, de 30 de abril de 2010).”
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37. De conformidad con lo anterior, la normativa prevalente en temas de interconexión
es la normativa comunitaria andina, lo que quiere decir que cualquier antinomia
entre ésta y la normativa nacional, internacional o contractual, siempre se
resuelve a favor de la primera.
38. La normativa nacional de interconexión puede regular ciertos asuntos no
contemplados en la comunitaria andina, de conformidad con el principio de
complemento indispensable. Los contratos de interconexión se encuentran
previstos en la normativa andina y se encuentran basados en el principio de
autonomía de la voluntad privada, pero al mismo tiempo en los principios de
transparencia, protección al consumidor, libre competencia, y obligatoriedad de la
interconexión, salvaguardando intereses superiores de la colectividad, de
conformidad con lo planteado en los acápites siguientes de la presente
providencia. Por tal motivo, cualquier acuerdo contractual sobre la materia tiene
que permearse y soportarse en la normativa comunitaria, so pena de incurrir en
nulidad.
39. Además de lo anterior, el Tribunal estima necesario recordar que la presente
interpretación prejudicial es de obligatorio cumplimiento por el juez consultante, de
conformidad con los artículos 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, y 127 y 128 de su Estatuto. Su no acatamiento podría
dar lugar a la nulidad procesal e incumplimiento de País Miembro en el escenario
comunitario andino, de conformidad con los artículos 26 a 36 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 107 a 120 de su
Estatuto.
40. Es importante transcribir el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina:
“Artículo 128.- Obligaciones especiales y derechos en relación con la
interpretación prejudicial
Los Países Miembros y la Secretaría General velarán por el cumplimiento y la
observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la
interpretación prejudicial.
Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal
en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a
realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique
interpretación diferente a la dictada por el Tribunal.
En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces nacionales
deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de
interpretación prejudicial”.
B. EL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN, SU NATURALEZA. LA PROTECCIÓN A LA
LIBRE COMPETENCIA Y LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
PARÁMETROS PARA
ESTABLECER LOS CARGOS DE INTERCONEXIÓN.
LÍMITE NORMATIVO.
41. Como quiera que el asunto bajo estudio se presenta en el marco de lo estipulado
en un contrato de interconexión, se abordará el tema propuesto, haciendo
especial énfasis en los parámetros para determinar los cargos de interconexión.
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42. Además de lo anterior, se contestará las siguientes cuestiones que el consultante
planteó sobre los artículos 18 y 20 de la Resolución 432:
“(…) es importante conocer qué entiende ese honorable Tribunal por
margen razonable de utilidad más una cuota de costos comunes o
compartidos inherentes a la interconexión.”
“En relación con este artículo quisiéramos conocer qué se debe
entender por cargos de interconexión orientada a costos y
económicamente eficiente”.
43. Respuesta a la primera pregunta formulada: Por margen razonable de utilidad
más una cuota de costos comunes o compartidos inherentes a la interconexión, el
Tribunal reitera su jurisprudencia10. En este sentido, por margen de utilidad
razonable debe entenderse aquella relación ingreso-costo, mediante la cual los
ingresos percibidos cubren cómodamente los costos. En otras palabras, una
utilidad razonable sólo se obtiene cuando los cargos de interconexión no son de
“lucro” excesivo, sino moderados teniendo en cuenta la función social que gira en
torno a la prestación del servicio de telecomunicaciones; dicha función social se
materializa en el establecimiento de la competencia para alcanzar la calidad,
eficiencia y precios convenientes para los usuarios.
44. Respuesta a la segunda pregunta formulada: por cargos de interconexión
orientados a costos y económicamente eficiente, debe entenderse que dichos
cargos deben tener en cuenta todos los costos específicos, comunes o
compartidos, y además deben reflejar todas las variables que se presenten en el
esquema de interconexión, con el objetivo de brindar continuidad en el servicio,
proyección de mantenimiento, mejoramiento de la calidad, prestación
ininterrumpida del servicio, y viabilizando el acceso a redes, todo dentro del
equilibrio económico de los proveedores y la viabilidad financiera que permita la
integración de las distintas redes entrantes o incumbentes, dentro de un clima de
competencia. Los costos específicos deben analizarse de conformidad con los
servicios prestados: origen, tránsito y terminación de llamada. Los costos
comunes deben ser suficientemente desagregados, sobre la base de que el
proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes o
instalaciones de red que no se requieran para el suministro del servicio, de
conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Resolución 432 de la Secretaría
General.
45. Para un mejor entendimiento del tema: se transcribe lo expresado en la
Interpretación Prejudicial 79-IP-2014, de 25 de agosto de 2014:
“Antes de abordar el tema del contrato de interconexión, el Tribunal considera
extremadamente necesario determinar lo siguiente: 1) la intención del legislador
comunitario andino al expedir la Decisión 462 y sus normas complementarias, y 2)
las bases axiológicas en que descansa la regulación comunitaria del comercio de
servicios de telecomunicaciones.
Lo que se pretendió es que los Países Miembros, mediante la liberalización del
servicio público de telecomunicaciones, alcanzaran un fuerte nivel de
competitividad externa y se insertaran en el esquema de la globalización, pero
propugnando por la protección de la libre competencia, el bienestar social con la
10
Interpretación Prejudicial 79-IP-2014, de 25 de agosto de 2014.
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salvaguardia integral del consumidor final de los servicios públicos de
telecomunicaciones, y un esquema eficiente y transparente en la prestación.
Para esto, la normativa andina buscó generar ciertas bases conceptuales y
operativas para lograr una adecuada armonización de las normativas nacionales
en materia de interconexión.
El Tribunal en una providencia previa, determinó claramente las bases
teleológicas y axiológicas de la normativa bajo estudio. Por esto es conveniente
trascribir algunos apartes de la Interpretación Prejudicial de 13 de mayo de 2014,
expedida en el marco del proceso 181-IP-2013:
“Para lograr una adecuada interpretación de las normas pertinentes, el Tribunal
estima necesario, como parámetro básico e inspirador, determinar claramente
cuál es la finalidad tanto de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad
Andina, como de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad
Andina.
El artículo 1 de la mencionada Decisión, bajo el título “Objetivo”, muestra el
direccionamiento de la misma. Bajo el manto general de la liberalización
progresiva de los servicios públicos de telecomunicaciones, busca dar su
fundamental contribución a la realización del programa andino de liberación. En
adición, abarca ciertos objetivos dirigidos al mercado de las telecomunicaciones
en el ámbito comunitario, a saber:
-
Eliminación de las restricciones y obstáculos al libre comercio de los
servicios públicos de telecomunicaciones.
-
Lograr, mediante la aplicación de los parámetros contenidos en la Decisión
estudiada, que los Países Miembros armonicen su normativa interna en el
campo de las telecomunicaciones.
-
Como efecto de lo anterior, lograr conformar un Mercado Común Andino
de Telecomunicaciones.
-
Generar un escenario propicio para la inversión en el sector de las
telecomunicaciones.
Estos puntos se complementan con el soporte considerativo de la Resolución 432:
“Que la consolidación del proceso de liberalización del Comercio de
Servicios de Telecomunicaciones en la Comunidad Andina contribuye a
incrementar la competitividad, diversificar la capacidad exportadora de estos
servicios y a fortalecer la posición comunitaria, como bloque, para lograr una
inserción efectiva en el mercado global”;
Además de lo anterior, de un análisis conjunto del articulado de la Decisión 462 y
la Resolución 432, se desprenden ciertos principios esenciales que sustentan la
regulación comunitaria:
-
Aplicación de los principios básicos de la Decisión 439 de la Comisión de la
Comunidad Andina: acceso a mercados, trato de nación más favorecida,
trato nacional, transparencia y statu quo. Esto es muy importante, ya que se
enmarca la liberalización del mercado de servicios de telecomunicaciones,
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en el cuadro general axiológico de la liberalización de servicios. (artículo 5
de la Decisión 462).
-
Protección al consumidor final en diferentes aspectos: seguridad y
confidencialidad de la información (artículo 8 numeral 3 / Decisión 462);
acceso a redes o servicios públicos de telecomunicaciones (artículo 25
numeral 5 / Decisión 462); trato no discriminatorio y con libertad de elección
de proveedor (artículo 36 / Decisión 462). La parte considerativa de la
Resolución 432 plasma perfectamente dicho principio: “Que la interconexión
debe garantizar unas comunicaciones satisfactorias para los usuarios (…)”.
-
Protección a la libre competencia en el mercado de telecomunicaciones.
(artículos 28 y 29). Igual en el punto anterior, la Resolución 432 en su parte
considerativa explicita dicho principio: “Que la interconexión debe
garantizar…el fomento y desarrollo justo y adecuado de un mercado
competitivo de telecomunicaciones armonizadas, el establecimiento y
desarrollo de redes, así como la interoperabilidad de los servicios y el
acceso a dichas redes”. Asimismo, se desarrolla en los artículos 4 y 6 de la
mencionada resolución).
-
Obligatoriedad de la interconexión: no discriminatoria, con cargos de
interconexión, oportuna y flexible, y según ciertas condiciones, sobre la
incorporación de puntos adicionales de terminación de la red. (artículos 30
de la Decisión 462, y 7 y 8 de la Resolución 432)”.
Ahora bien, con base en este soporte de objetivos y principios para el comercio de
servicios de telecomunicaciones en el marco comunitario andino, se puede
abordar de una manera idónea cualquier aspecto relacionado con el contrato de
interconexión.
El contrato de interconexión es un acuerdo de voluntades entre proveedores de
servicios de telecomunicaciones, mediante el cual se regulan los asuntos técnicos
y económicos que ambientan y hacen posible el enlace de sus servicios.
El objeto del contrato es la “interconexión”, cuyo marco conceptual se encuentra
establecido en el artículo 2 de la Decisión 462 de la siguiente manera:
“Interconexión: Todo enlace con los proveedores que suministran redes
o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones con objeto que
los usuarios de un proveedor puedan comunicarse con los usuarios de
otro proveedor y tener acceso a los servicios suministrados por otro
proveedor respecto de los que se contraigan compromisos específicos”.
De lo anterior se desprende que para hablar de interconexión deben existir dos o
más proveedores cuyas redes se enlazan para tener acceso reciproco a los
clientes y servicios que ofrecen. La definición de la UIT va por la misma línea: los
arreglos técnicos y comerciales bajo los cuales los proveedores conectan su
equipo, redes y les dan a sus clientes la posibilidad de tener acceso a los clientes,
los servicios y las redes de otros proveedores de servicios”11.
11
El desarrollo de esta definición se pude encontrar en Ramírez, Hernández, Fernando. Interconexión de
Redes
Telefónicas,
Disputas
y
Consensos.
Disponible
parcialmente
en
http://books.google.com.ec/books?id=jlDuNFZY7qgC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
.
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De conformidad con la finalidad y los principios que cobijan la regulación del
comercio de servicios de telecomunicaciones en la ámbito andino, se desprende
de manera obvia que el contrato de interconexión si bien se soporta en el principio
de la autonomía de la voluntad privada, ya que le otorga margen de libertad a los
proveedores para pactar ciertos aspectos técnicos, económicos y operativos, tiene
un objeto de contenido eminentemente público y, en consecuencia, es
estrictamente regulado, vigilado, inspeccionado y monitoreado por los organismos
públicos competentes. Por lo tanto, podríamos decir que los mencionados
acuerdos tienen una naturaleza mixta, por tal razón merece que descansen sobre
una normativa realmente especial para el control de una actividad tan importante
en relación con la protección del consumidor, la competencia y el desarrollo de la
integración andina.
En el derecho comunitario andino es tan palpable la situación, que a lo largo de
las disposiciones que regulan el tema le ponen énfasis a lo “público” en relación
con el servicio de telecomunicaciones. Sólo con trascribir el artículo 1 de la
Decisión 462 evidenciamos el asunto:
“Artículo 1.- Objetivo
La presente Decisión tiene como objetivo fomentar el proceso de
liberalización progresiva del comercio de los servicios públicos de
telecomunicaciones a fin de alcanzar la creación de un Mercado
Común Andino de servicios, contribuyendo así al proceso de
integración de la Subregión Andina.
Tendrá además los siguientes objetivos específicos:
a) Eliminar las restricciones y obstáculos al libre comercio de los
servicios públicos de telecomunicaciones, de acuerdo al cronograma
establecido en la presente Decisión;
b) Propiciar la armonización de las normas necesarias para la
conformación del Mercado Común Andino de telecomunicaciones;
c) Proponer
definiciones
comunes
de
los
servicios
de
telecomunicaciones en los Países Miembros;
d) Propiciar la inversión en los servicios de telecomunicaciones en los
Países Miembros”. Subrayado por fuera del texto.
La Interpretación Prejudicial expedida en el marco del proceso 181-IP-2013,
mencionada anteriormente, caracteriza adecuadamente la normativa comunitaria
pertinente en consonancia con las afirmaciones precedentes:
“La interconexión en el sector de las telecomunicaciones se ha convertido en la
punta de lanza del desarrollo de las condiciones de competencia en el sector.
Regular este fenómeno tiene como consecuencia alcanzar un mercado más
competitivo, trasparente, sin discriminaciones y, por lo tanto, con mayores
beneficios para los usuarios. Además, dicha regulación es una actividad
necesaria, dada el esquema actual de productividad, eficiencia y competividad del
sector de servicios públicos de telecomunicaciones. El aumento, desarrollo,
adecuación y cambio en el campo tecnológico hace que los esquemas de costos,
de eficiencia en la prestación y crecimiento varíen a tiempos relativamente cortos;
esto hace que los proveedores de servicios tengan ciertos problemas a la hora de
fijar los cargos de interconexión, con lo cual la regulación encaja perfectamente
como mecanismo de anclaje en un sistema de desarrollo de la competencia.
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Asimismo, es un asunto básico y de suma importancia contar con un sistema
eficiente y coherente con los postulados de la libre competencia y los derechos
del usuario final, sobre todo porque en mercados dirigidos hacia el desarrollo de la
competencia, como el comunitario andino, la interconexión por lo general se
plantea entre un proveedor ya instalado y preponderante (incumbente) y nuevos
oferentes (entrantes), lo que podría traer problemas de ciertas prácticas
restrictivas del primero hacia el segundo
El legislador comunitario andino, preocupado por esta piedra angular para el
desarrollo de la competencia en el sector, generó ciertos parámetros que
sustentan los esquemas de interconexión en la subregión. La Decisión 462 de la
Comisión de la Comunidad Andina, en su Capítulo VIII estableció los principios
relativos a la interconexión, y dentro de este fijó las condiciones para la misma, de
la siguiente manera (artículo 30):
“Artículo 30.- Condiciones para la Interconexión
Todos los proveedores de servicios públicos de transporte de
telecomunicaciones interconectarán obligatoriamente sus redes con las de
los proveedores que hayan homologado sus títulos habilitantes, de acuerdo
a la normativa nacional de interconexión de cada País Miembro.
La interconexión debe proveerse:
a)
En términos y condiciones que no sean discriminatorias, incluidas las
normas, especificaciones técnicas y cargos. Con una calidad no menos
favorable que la facilitada a sus propios servicios similares, a servicios
similares suministrados por empresas filiales o asociadas y por empresas no
afiliadas;
b)
Con cargos de interconexión que:
1.
Sean transparentes y razonables;
2.
Estén orientados a costos y tengan en cuenta su viabilidad
económica;
3.
Estén suficientemente desagregados para que el proveedor
que solicita la interconexión no tenga que pagar por
componentes o instalaciones de la red que no se requieran
para el suministro del servicio.
c)
En forma oportuna;
d)
A solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación de la
red, ofrecidos a la mayoría de los usuarios, sujeto a cargos que reflejen el
costo de construcción de las instalaciones adicionales necesarias.
En caso de negativa de un proveedor a la interconexión, será la Autoridad
Nacional Competente la que determine su procedencia”.
Los parámetros transcritos fueron desarrollados mediante la Resolución 432 de la
Secretaría General de Comunidad Andina, por medio de la cual se establecen
normas comunes sobre interconexión. Como se dijo anteriormente, su manto
axiológico se extiende en conjunto con la Decisión 462. Es así que en sus
artículos 18 y 20 se prevén las condiciones económicas de los cargos de
interconexión, así:
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“Artículo 18.- Los cargos de interconexión deberán estar orientados a
costos, complementados con un margen razonable de utilidad más una
cuota de costos comunes o compartidos inherente a la interconexión y
suficientemente desagregados para que el proveedor que solicita la
interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de
la red que no se requieran para el suministro del servicio.
Se entenderá por costos comunes o compartidos aquellos que
corresponden a instalaciones y equipos o prestaciones compartidos por
varios servicios.
(…)
Artículo 20.- La interconexión deberá ser económicamente eficiente y
sostenible, atendiendo a cargos de interconexión orientados a costos
que preserven la calidad a costos eficientes.”
Una interpretación conjunta de los artículos transcritos, nos conduce a los
siguientes elementos esenciales de los cargos de interconexión:
- Obligatoriedad en la interconexión. Los proveedores de servicios públicos de
transporte de telecomunicaciones tienen la obligación de interconectarse. Por
lo tanto, el esquema de los cargos de interconexión se da en este ámbito de
apremio en pro de la competencia y el bienestar social. Si un proveedor se
negara a la interconexión, el asunto se ventilará ante la autoridad nacional
competente para que tome una decisión al respecto. De todas formas, la
normativa comunitaria andina se sustenta sobre el principio de autonomía de
la voluntad privada, en el sentido de que las partes pueden acordar las
condiciones de interconexión, siempre y cuando se fijen sobre los parámetros
establecidos. Esto se desprende de un análisis conjunto de los artículos 30 de
la Decisión 462, y 16, 17, 19, 23, 27 y 34 de la Resolución 432, donde se da
un margen de acción contractual a los proveedores que se interconectarán
para fijar las condiciones generales, económicas y técnicas del enlace, pero
todo bajo los parámetros establecidos en la normativa comunitaria y la
regulación de la autoridad nacional de telecomunicaciones pertinente.
- Los cargos de interconexión deben estar orientados a costos. Como se dijo
líneas arribas, la normativa andina no estaba buscando un método específico
para establecer los cargos de interconexión. Una vez consultados todos los
antecedentes de la Decisión 462 y de la Resolución 432, el Tribunal no
encontró un marco de discusión que le permitiera inferir que hubo una
intención plenamente direccionada a escoger un único método sistema para
establecer los cargos de interconexión. Lo que sí es evidente, es que desde
los primeros borradores de proyecto la intención del legislador comunitario era
que los costos fueran un factor determinante para la fijación de los precios de
interconexión. En consecuencia, cualquier metodología o esquema utilizado
debe garantizar que los cargos tengan en cuenta los costos específicos para
la interconexión sobre la base de los servicios prestados: origen, tránsito y
terminación de la llamada. Además, cualquier metodología debe dar razón de
la relación ingreso-costo, permitiendo que la interconexión sea viable
económicamente y, por lo tanto, que sea susceptible de brindar una
continuidad en el servicio, una proyección de mantenimiento y mejoramiento
de la calidad, prestación ininterrumpida del servicio y viabilizando el acceso a
las redes. Es por esto que el artículo 20 de la Resolución 432 prevé que
dichos costos preserven la calidad a costos eficientes, ya que la interconexión
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es una herramienta fundamental para el desarrollo de la industria de las
telecomunicaciones, soportada en el equilibrio económico de los proveedores
y la viabilidad financiera que redunda en la integración de las distintas redes
entrantes o incumbentes, dentro de un clima de competencia.
Por lo tanto, el análisis de costos debe reflejar todas las variables que se
presenten en un esquema de interconexión. Para una red como la TPBCL,
por ejemplo, es esencial el análisis de costos conjuntos y costos exclusivos
involucrados en la interconexión.12 Por esta razón es que el artículo 18 de la
Resolución 432 prevé que dentro del análisis se debe tener en cuenta una
cuota de costos comunes o compartidos inherente a la interconexión y
suficientemente desagregados. Dicha norma define qué se entiende por
costos comunes: “Se entenderá por costos comunes o compartidos aquellos
que corresponden a instalaciones y equipos o prestaciones compartidos por
varios servicios.” Además, para lograr unos costos desagregados con el
objetivo de “que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar
por componentes o instalaciones de la red que no se requieran para el
suministro del servicio”, el artículo 21 advierte que la interconexión se debe
estructurar sobre la base de la desagregación de componentes o
instalaciones esenciales de la red y funciones. Presenta una lista no taxativa,
a saber: origen y terminación de comunicaciones a nivel local; conmutación;
señalización; transmisión entre centrales; servicios de asistencia a los
abonados; acceso a elementos auxiliares y a elementos que sean usados por
ambas partes al mismo tiempo, si son factibles y económicamente viables; y
la facturación y recaudación, así como la información necesaria para poder
facturar y cobrar a los usuarios.
Al analizar si se cubren los costos, la autoridad competente deberá hacer un
estudio integral de todas las variables y elementos que afectan en los costos,
teniendo en cuenta el comportamiento de la interconexión en periodos de
tiempo razonables y considerables con la naturaleza de las redes que se
enlazan; además deberá establecer de manera global si los beneficios del
sistema adoptado disminuye costos, y si la relación costo-ingreso es
razonable para pensar en que hay un desbalanceo que justifique una revisión
del esquema.
- Complementados con un margen de utilidad razonable. El Tribunal llama la
atención en la diferencia existente entre los términos utilizados en la Decisión
y la Resolución. Si bien la Decisión habla de “cargos de interconexión
razonables”, la Resolución filtró esta palabra en “utilidad razonable”. Teniendo
en cuenta que “razonable” en este campo significa moderado en relación con
la situación específica, tenemos que entender que “utilidad razonable” quiere
decir simplemente que los cargos no pueden ser excesivos y tampoco pueden
permitir una actividad pérdida. Significa entonces que para la relación ingresocosto, una utilidad razonable se da cuando los ingresos cubren cómodamente
los costos; de ninguna manera se pude entender a la interconexión como una
actividad eminentemente lucrativa. No nos podemos olvidar que la normativa
estudiada tiene un piso axiológico, un esquema de principios que impone
sobre los hombros de los dueños de redes una función social, es decir, más
allá del simple lucro. Por lo tanto, al hablar de utilidad razonable se debe
entender que la interconexión está destinada a permitir el establecimiento de
12
Sobre esto se puede ver la Propuesta Regulatoria para la Fijación de los Cargos de acceso a redes fijas
y móviles en Colombia.
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la competencia para que redunde en calidad, eficiencia y precios
convenientes para los usuarios.
Es importante aclarar en este punto que la “simple remisión” que la normativa
comunitaria hace de la UIT y OMC, es un mero complemento a la regulación
comunitaria andina en cuanto a la definición de ciertos términos (artículos 1 de la
Decisión 462 y 2 de la Resolución 432). Esto no implica que se deban adoptar
obligatoriamente las definiciones de la UIT, ya que deben ser consecuentes con
las bases axiológicas de la normativa andina sobre la materia. Además, si entran
en contradicción con la normativa comunitaria, sobre la base del principio de
primacía, resultarían ser inaplicables. Por tal motivo, la autoridad competente
deberá analizar si las definiciones o conceptos potencialmente aplicables podrían
reñir con el sistema comunitario andino”.
46. (…) el Tribunal advierte que el contenido de los artículos 16, 17 y 19 de la
Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, prevén un piso
temático mínimo para dichos contratos; es decir, establecen los elementos
necesarios del contrato, sin perjuicio de otros que se desprendan de la naturaleza
del mismo. Estos son:
-
Los servicios que se prestarán mediante la interconexión.
-
Los procedimientos que se emplearán para el cruce de información para
garantizar la calidad de la prestación del servicio.
-
Las obligaciones que asumen las partes para garantizar el derecho fundamental a
la privacidad de todos los usuarios que utilicen las redes interconectadas.
-
Los procedimientos a seguir para facturación, liquidación, intercambio y pago de
cuentas.
-
La duración del contrato y forma de renovación.
-
El mecanismo para la resolución de controversias relacionadas con la
interconexión antes de que se comience a ejecutar el contrato. Una vez se ponga
en práctica el acuerdo, la competencia para la solución de controversias le
corresponderá a la autoridad nacional competente, de conformidad con el acápite
C de la presente providencia.
-
Las causales de suspensión o terminación del contrato de interconexión.
-
Los cargos de interconexión, de conformidad con lo mencionado líneas arriba, si
estos no son fijados por la Autoridad de Telecomunicaciones competente. En
este sentido, la mencionada clausula suple el silencio de la autoridad competente
en la materia. En consecuencia, si la autoridad se pronuncia sobre esto, la
autonomía de la voluntad queda desplazada.
-
La información relativa a las condiciones generales, económicas y técnicas bajo
las cuales se realiza la interconexión.
Es importante resaltar que todas las cláusulas que se pacten en un contrato de
interconexión, deben plasmarse sin contradecir las condiciones de interconexión
establecidas en la normativa comunitaria andina sobre la materia y, sobre todo,
sin vulnerar los principios básicos que sustentan la misma. También es importante
recalcar que el contrato de interconexión al tener un carácter mixto, de
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conformidad con lo ya explicado, está sometido a un estricto control y vigilancia
por las autoridades nacionales competentes, soportadas en los sistemas jurídicos
comunitario andino y nacional con base en el principio de complemento
indispensable explicado supra.
(…) Por el objeto del contrato de interconexión, sus particularidades y
especificidades en cada caso concreto, lo que se puede establecer son las pautas
mínimas temáticas para el acuerdo de las partes, tal como lo hizo la norma
comunitaria en las normas estudiadas, pero bajo el entendido de que por la
naturaleza del asunto la función de regulación estatal está muy presente.
Ahora, no se puede perder de vista que estamos en frente de acuerdos sobre
“instalaciones esenciales”, que en materia de telecomunicaciones se presenta
como la concreción de la teoría de las “facilidades esenciales”13, donde la
regulación para evitar prácticas anticompetitivas es fundamental. La Decisión 462
la realiza en el artículo 2, con los siguientes requisitos:
“Instalaciones esenciales: Toda instalación de una red o servicio público de
transporte de telecomunicaciones que:
a) Sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por un solo
proveedor o por un número limitado de proveedores; y
13
Sobre la teoría de las facilidades se puede ver Petrecolla Diego A. y otro. El MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
Disponible en: www.catedra-piaggi.com.ar/biblio/mercado_telecomunicaciones.doc. En dicho texto se
dice lo siguiente:
“La doctrina de las facilidades esenciales fundamenta la base para la imposición de regulaciones
sobre una firma (o grupo de ellas) que se niega a proveer a una (o a varias firmas) rivales algún
insumo esencial para la producción de un bien en un mercado particular en el cual ambas son
competidoras.
“De esta forma, la doctrina de las facilidades esenciales busca prevenir que una firma con un
control monopólico sobre un insumo esencial excluya actuales o potenciales competidores o que
extienda su monopolio sobre el producto final. Esta limitación se encuentra justificada en el
principio básico de la política antimonopolio el cual indica que el bienestar del consumidor es
incrementado por una vigorosa competencia (Viscusi, Vernon y Harrington, 2000). Con lo cual,
aun cuando hay variaciones en el significado que se otorga al concepto en distintos países, una
de las aplicaciones más generalizadas es la que corresponde a la existencia de dos mercados
verticalmente relacionados, con una firma o grupo de firmas que detenta una posición de dominio
en uno de ellos y compite, o puede competir, con sus clientes o proveedores en el otro mercado.
Sin embargo, a través del tiempo se han determinado tres puntos que han sido enunciados como
lineamientos en el análisis para determinar que situaciones deben ser caracterizadas como una
facilidad esencial. A continuación se realiza un breve análisis de cada uno de los tres puntos que
resumen los criterios al momento de identificar la presencia de una facilidad esencial.
1. a. La facilidad esencial debe ser provista en condiciones monopólicas
(…)
1.b. La facilidad esencial no se encuentra disponible en la actualidad proveniente de otra fuente y
la firma competidora carece de posibilidades de duplicar la misma por motivos económicos.
(…)
1.c. El acceso a la facilidad esencial es necesario para mantener la competencia.
(…)”.
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b) Cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en
lo económico o en lo técnico.”
La regulación de las instalaciones esenciales para garantizar la competencia es
evidentemente necesaria y trasciende la esfera eminentemente privada. Es tan
así que la misma decisión relaciona el concepto de instalación esencial con la
figura del proveedor importante, de la siguiente manera:
“Proveedor Importante: Proveedor que, conforme a lo definido por la
Autoridad Nacional Competente, tiene la capacidad de afectar de manera
importante las condiciones de participación, desde un punto de vista de los
precios y del suministro, en un mercado dado de Servicios Públicos de
Transporte de Telecomunicaciones como resultado de:
a)
El control del acceso a las instalaciones esenciales; o
b)
La utilización de su posición en el mercado.”
En consecuencia, la regulación de la prestación del servicio público de
telecomunicaciones sobre la base de la libre competencia, es tan trascendental
que de ninguna manera se puede dejar en libertad de ejecución a los
particulares”.
C. LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA RESOLVER CONFLICTOS DE
INTERCONEXIÓN. ANÁLISIS EN RELACIÓN CON LAS CLÁUSULAS
COMPROMISORIAS PACTADAS EN LOS CONTRATOS DE INTERCONEXIÓN. LA
ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL.
47. En este acápite el Tribunal resolverá las siguientes cuestiones que presenta el
consultante en relación con los artículos 30 de la Decisión 486 y 18 de la
Resolución 432:
“Sobre esta artículo quisiéramos conocer el alcance del numeral 2) del literal b),
en relación a si un acuerdo de interconexión que sea o se convierta en inviable
económicamente, o no cubra los costos de interconexión, se vuelve nulo o merece
necesariamente una revisión para adecuarse a los principios establecidos en el
precitado artículo.”
“Sobre este artículo igualmente quisiéramos conocer si un contrato de
interconexión que establezca un cargo que por circunstancias técnicas o
económicas deja de generar un margen razonable de utilidad, vulnera el citado
artículo y en consecuencia debe ser revisado.”
Además de lo anterior, y teniendo en cuenta que en el caso particular se discute la
competencia para solucionar conflictos de interconexión, lo primero que aclarará
el Tribunal es la autoridad competente para resolver conflictos de interconexión. Y
como quiera que el asunto en debate tiene que ver con ciertas cláusulas pactadas
en un contrato de interconexión, se hará un análisis de las cláusulas
compromisorias pactadas en los contratos de interconexión.
48. Respuesta a las dos preguntas formuladas por el Tribunal consultante: si un
contrato de interconexión se torna inviable económicamente o no cubre los costos
de interconexión, o por circunstancias técnicas o económicas deja de generar un
margen razonable de utilidad de conformidad con los parámetros establecidos en
el literal b) del artículo 30 de la Decisión 462, podría ser revisado cuando la
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ruptura del equilibrio económico acaezca por circunstancias imprevistas e
imprevisibles.
49. Los contratos de interconexión al ser de tracto sucesivo, y teniendo en cuenta los
elementos de los cargos de interconexión determinados en el acápite B de la
presente providencia, podrían ser revisados para mantener dichos elementos,
cuando por situaciones imprevistas o imprevisibles generen que su ejecución sea
excesivamente onerosa para una de las partes. Una ruptura de los costos
complementados más un margen de utilidad razonable por cuestiones imprevistas
o imprevisibles en el marco de la ejecución del contrato, deben ser atendidos
mediante una revisión ante la autoridad competente, quien determinaría lo que
corresponda para preservar el equilibrio económico.
50. Ahora bien, el Tribunal ve pertinente y necesario ahondar un poco sobre el
equilibrio económico que debe existir en los contratos de interconexión. Las
condiciones económicas de los escenarios donde se presta el servicio de
telecomunicaciones pueden ser volátiles. Existen muchos factores que pueden
afectar la economía, el mercado y los esquemas de precios y transacciones de un
país, que efectivamente pueden perturbar el equilibrio económico de los contratos,
específicamente de aquellos que se conocen como de tracto sucesivo o que
despliegan su ejecución a lo largo del tiempo (principio Rebus sic stantibus).
51. No hay que olvidar que uno de los Principios Generales del Derecho, y que tiene
un fuerte efecto en el sistema jurídico contractual, es el principio de buena fe; los
contratantes deben actuar de manera transparente, leal y adecuada en sus
transacciones. Este principio en materia de contratos ha sido el soporte de figuras
de revisión tanto en el campo público o privado: la teoría de la imprevisión14, o la
ecuación contractual que propugna por el mantenimiento del equilibrio económico
y financiero del contrato estatal15. Se busca, lo por tanto, que una de los
contratantes no resulte altamente perjudicado por situaciones imprevistas que
afecten el equilibrio del contrato en la etapa de su ejecución, proponiendo su
revisión para encauzar la onerosidad, utilidad o eficiencia del contrato, es decir,
preservar las condiciones que se tenían al momento de la celebración del mismo.
52. Las preguntas que necesariamente debe contestar el Tribunal son: ¿quién es la
autoridad competente para resolver conflictos de interconexión? y ¿quién es la
autoridad competente para resolver conflictos de equilibrio económico del contrato
de interconexión?
53. Para lo anterior, se reitera lo expresado en las Interpretaciones Prejudiciales
expedidas en el marco del proceso 181-IP-2013 y 79-Ip-2014, referenciadas
líneas arriba:
“El presente acápite se desarrollará con el objetivo de definir quién es la autoridad
competente para resolver conflictos de interconexión, para lo cual se hará
mención a lo dispuesto en la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad
Andina y a la Resolución 432 de la Secretaría General
La Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 32,
enuncia que en el evento de que un proveedor considere que existen actuaciones
14
15
Sobre la Teoría de la imprevisión se puede ver: Pereira Fredes, Esteban, Sobre la Teoría de la
Imprevisión, Revista Interdisciplinaria de Ciencias Jurídicas. La Razón del Derecho, 1ra edición. Julio a
Diciembre de 2009.
Sobre esto se puede ver Escobar Henríquez, Álvaro. El Contrato Estatal de Obra. Ediciones Jurídicas
Ibañez, Santa fe de Bogotá, 1999.
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atentatorias a las normas o principios de interconexión o libre competencia,
deberá recurrir a la Autoridad Nacional Competente para que resuelva de
acuerdo a la norma nacional.
Existe por tanto, expresa disposición de la norma andina, que remite la
competencia para resolución de conflictos de interconexión, a la autoridad
nacional y bajo los lineamientos de la ley interna.
Por su parte, el artículo 32 de la Resolución 432 de la Secretaría General, de igual
forma le otorga competencia a la Autoridad de Telecomunicaciones del país
donde se realiza la interconexión, para solucionar las controversias que se
susciten por este evento. Esto significa que ninguna otra autoridad nacional tiene
la facultad de dirimir este tipo de controversias; la voluntad del legislador
comunitario es clara: la resolución de conflictos en materia de interconexión estará
a la cabeza de la Autoridad de Telecomunicaciones competente, que en el caso
colombiano es la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), hoy
denominada “Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
Profundizando el estudio del mencionado artículo 32, se prevé que en caso de
controversia durante la ejecución de la interconexión, se seguirán los siguientes
pasos:
-
Arreglo directo entre las partes. La norma propone en primer término un
acercamiento de los involucrados para solucionar el conflicto.
-
Si no se llegare a una solución negociada, a petición de parte se someterá la
controversia a consideración de la Autoridad de Telecomunicaciones
pertinente, para que tome una decisión en el plazo de cuarenta y cinco (45)
días calendario.
(…) Pese a que el artículo 32 de la Resolución 432 de la Secretaría General
direcciona la competencia a la autoridad nacional en el evento de conflictos de
interconexión, el artículo 17 literal f) de la misma Resolución, prevé que en los
acuerdos de interconexión suscritos entre los operadores de redes públicas de
telecomunicaciones y en las ofertas básicas de interconexión, deberán plasmarse
cláusulas sobre los mecanismos para la resolución de controversias relacionadas
con la interconexión.
El Tribunal entiende que en cuestiones de ejecución de la interconexión, estamos
frente a una antinomia en el mismo cuerpo normativo. Esto se resuelve a la luz del
principio de especialidad; el artículo 32 de la Resolución 432 se encuentra en el
capítulo IV, denominado “Solución de Controversias”, mientras que el artículo 17
literal f) se encuentra en el capítulo I, denominado “Generales”. Como el artículo
32 es especial frente al 17 literal f), evidentemente el aplicable es el primero, esto
quiere decir que todo lo relacionado con conflictos que surjan en la “ejecución de
la interconexión”, es de competencia exclusiva de la Autoridad de
Telecomunicaciones respectiva16. Las controversias anteriores a dicha ejecución
pueden solucionarse de conformidad con el mecanismo que las partes adopten.
(…) En conclusión, la normativa comunitaria confiere a la autoridad competente
una línea coherente de regulación en el sector de las telecomunicaciones, lo que
implica armonía en todos los aspectos, inclusive en la solución de conflictos.
16
En este mismo sentido se debe entender el artículo 32 de la Decisión 462 de Comisión de la Comunidad
Andina.
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Refiriéndonos en concreto a la primera frase del artículo 32 de la Resolución 432,
el cual dice: “Sin perjuicio de las acciones previstas en el ordenamiento jurídico
andino”, se entiende que una vez decidido el asunto en la vía administrativa por la
autoridad competente, se puede acudir al mecanismo de solución de
controversias andino; específicamente a la acción de incumplimiento si se
considera que la autoridad competente vulneró el ordenamiento jurídico andino al
resolver el conflicto (artículos 23 a 31 del Tratado de Creación del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, y 49, 107 a 111 de su Estatuto).
De todas formas, el Tribunal advierte que también se puede recurrir a los
mecanismos nacionales de impugnación de actos administrativos, y en este
evento se deberá utilizar, en la instancia pertinente, la figura de la interpretación
prejudicial. Lo anterior, de conformidad con las previsiones del artículo 31 del
Tratado de Creación del Tribunal, claramente delimitado en la Interpretación
Prejudicial expedida en el marco del proceso 207-IP-2013.17
(…)”.
“El Tribunal considera importante ahondar un poco más en la siguiente cuestión:
¿cuándo tiene competencia la Autoridad de Telecomunicaciones para la solución
de controversias en materia de telecomunicaciones?:
- Cuando estemos en frente de cualquier controversia en la “ejecución de la
interconexión”, es decir, cuando se esté poniendo en práctica el contrato de
interconexión. Cuando se habla de cualquier controversia se debe entender en
relación con asuntos o temas incluidos en el contrato, o que aunque no se
incluyan en el mismo se desprendan de él, o se presenten con ocasión de la
ejecución del contrato. Esto quiere decir que la competencia de la autoridad en
17
En esta providencia el Tribunal expresó lo siguiente:
“El artículo 31 del Tratado de Creación del TJCA prevé que el juez nacional, de conformidad con
los mecanismos internos de control de validez y reparación establecidos en su derecho interno,
conozca de las demandas presentadas por los particulares cuando sus derechos resulten
afectados si el respectivo País Miembro no adopta las medidas necesarias para asegurar el
cumplimiento de las normas comunitarias, o cuando adopta o emplea medidas que sean
contrarias a éstas u obstaculicen su aplicación.
El mecanismo previsto en el artículo 31 del Tratado del TJCA tiene las siguientes características:
a. Los sujetos activos son las personas naturales o jurídicas.
b. Los jueces competentes son los jueces nacionales que conozcan las acciones internas
respectivas.
c. El procedimiento utilizado es el correspondiente a la acción interna, de conformidad con las
previsiones procesales del derecho nacional.
d. El objeto: que el juez nacional declare la invalidez de una norma interna por contrariar el
ordenamiento jurídico comunitario andino, o que determine la responsabilidad extracontractual
del país miembro por su incumplimiento.
e. Si el particular escoge la vía del artículo 31 del Tratado, ya no puede acudir simultáneamente
al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante la acción de incumplimiento.
f. El juez de última instancia que conoce un asunto con base en el mecanismo del artículo 31
del Tratado de Creación del TJCA, debe solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad una
interpretación prejudicial, de conformidad con las previsiones del derecho comunitario andino
sobre la materia.”
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telecomunicaciones no se da únicamente en relación con los asuntos contenidos
en los artículos 16, 17 y 19 de la Resolución 432, sino de cualquier otro tema
que se desprenda del contrato al ser ejecutado, o de situaciones que se
presenten o se desprenda de su propia puesta en marcha.
- Cuando las partes en conflicto no hayan podido llegar a un acuerdo directo para
la solución de la controversia. Esto quiere decir que es un requisito de
procedibilidad intentar el arreglo directo antes de acudir a la autoridad
competente. Esto se debe demostrar con cualquier medio de prueba aceptado
por la normativa procesal interna.
Se desprende de lo dicho, que las partes pueden pactar formas de solución de
controversias en relación con conflictos que surjan antes de la ejecución del
contrato. Por ejemplo, si el contrato no se pudo ejecutar por incumplimiento de
alguna de las partes, dicha situación puede ser dirimida mediante el mecanismo
estipulado; pero una vez en ejecución el contrato la competencia es exclusiva y
excluyente de la Autoridad de Telecomunicaciones competente. El efecto de no
respetar lo mencionado es la nulidad por vicio de incompetencia”.
54. Ahora bien, la pregunta obligada, es ¿quién resuelve una controversia en relación
con la restauración de la ecuación contractual?
55. La respuesta se encuentra líneas arriba. La autoridad de telecomunicaciones, que
para el caso colombiano es la “CRC”, es quien tiene la competencia exclusiva y
excluyente para solucionar conflictos en la ejecución de la interconexión, donde
encajaría claramente la ruptura del equilibrio contractual cuando se esté
ejecutando el contrato. El incumplimiento de esta previsión generaría un
incumplimiento de la normativa comunitaria andina, con todas las implicaciones
que esto acarrea.
56. El Tribunal arbitral deberá determinar si la controversia sometida a su
consideración se presentó por asuntos acaecidos en la etapa de ejecución del
contrato de acceso, uso e interconexión entre COMCEL S.A. y la ETB, para así
determinar su competencia para conocer el caso, respetando el ordenamiento
jurídico comunitario andino.
D. COHERENCIA DE LAS PROVIDENCIAS EMITIDAS POR EL TRIBIUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
57. El consultante afirma que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expidió
providencias contradictorias en relación con la competencia de la autoridad de
telecomunicaciones para resolver los conflictos de interconexión. Afirmó lo
siguiente:
“(…)
En este sentido, se evidencia la contradicción respecto a la citada sentencia que
insta de manera directa a la República de Colombia a retomar el proceso arbitral,
para que asuma competencia sobre el conflicto sometido a su consideración y el
pronunciamiento contenido en las dos Interpretaciones Prejudiciales antes
mencionadas, en las cuales se niega de manera tajante la competencia de la
jurisdicción arbitral respecto a los mismos temas y matera controvertida(…)”
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58. El Tribunal considera necesario mostrar la coherencia de sus providencias.
59. En referencia a la supuesta contradicción que argumenta el solicitante en relación
con la jurisprudencia del Tribunal, se advierte que dicha apreciación no tiene
asidero. Entre la sentencia expedida en el marco del proceso 03-AI-2010 y las
posteriores interpretaciones prejudiciales, dentro de las que se encuentra como
providencia hito la expedida el 13 de mayo de 2014 en el marco del proceso 181Ip-2013, seguida en línea jurisprudencial con la expedida el 25 de agosto de 2014
en el marco del proceso 79-IP-2014, no se encuentra ningún problema de
incompatibilidad conceptual o antinómico.
60. Lo primero que observa el Tribunal, es que la sentencia expedida en el marco del
proceso 03-AI-2010 resuelve un asunto de incumplimiento, mientras que las
posteriores providencias interpretan las normas comunitarias aplicables al caso
concreto, dentro de las que se encuentran las normas sobre competencia para
resolver conflictos de interconexión.
61. La sentencia de incumplimiento reseñada abordó el asunto sin inmiscuirse en el
fondo del conflicto de interconexión, ni mucho menos en relación con la
competencia para dirimir asuntos en dicha materia. Resolvió que la República del
Colombia había incurrido en incumplimiento por la omisión del Consejo de Estado
al no solicitar la Interpretación Prejudicial obligatoria, ya que dicho organismo
judicial debió actuar como verdadero juez comunitario y consultar si los
tribunales de arbitramentos tenían la obligación de presentar la consulta
prejudicial cuando conocieran de un caso donde se deba aplicar o se controvierta
la aplicación de una norma comunitaria andina. Para sustentar esto el Tribunal
amplió el concepto de juez nacional para los árbitros cuando son de única o última
instancia y fallan en derecho, y estableció que estos últimos tienen la obligación
de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria en dichos casos. En ningún
momento invistió a los tribunales arbitrales de competencia para conocer de
conflictos de interconexión.
62. En las interpretaciones prejudiciales reseñadas, por el contrario, el Tribunal entró
a interpretar las normas que se debían aplicar para resolver el caso particular. En
este análisis consideró que la Autoridad en Telecomunicaciones, que para el caso
colombiano es la “CRC”, es quien tiene la competencia exclusiva y excluyente
para solucionar conflictos de ejecución de interconexión. El Tribunal simplemente
interpretó las normas sobre competencia, asunto que no se abordó en la
sentencia de incumplimiento porque no era el espacio procesal para ello. Por este
motivo, no existe ninguna clase de contradicción.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:
PRIMERO:
La normativa prevalente en temas de interconexión es la normativa
comunitaria andina, lo que quiere decir que cualquier antinomia entre ésta
y la normativa nacional, internacional o contractual, siempre se resuelve a
favor de la primera.
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La normativa nacional de interconexión puede regular ciertos asuntos no
contemplados en la comunitaria andina, de conformidad con el principio de
complemento indispensable. Los contratos de interconexión se encuentran
previstos en la normativa andina, y se encuentran basados en el principio
de autonomía de la voluntad privada, pero al mismo tiempo en los
principios de transparencia, protección al consumidor, libre competencia, y
obligatoriedad de la interconexión, salvaguardando intereses superiores de
la colectividad, de conformidad con lo planteado en los acápites siguientes
de la presente providencia. Por tal motivo, cualquier acuerdo contractual
sobre la materia tiene que permearse y soportarse en la normativa
comunitaria so pena de incurrir en nulidad.
Además de lo anterior, el Tribunal estima necesario recordar que la
presente interpretación prejudicial es de obligatorio cumplimiento por el
juez consultante, de conformidad con los artículos 35 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 127 y 128 de
su Estatuto. Su no acatamiento podría dar lugar nulidad procesal e
incumplimiento de País Miembro en el escenario comunitario andino, de
conformidad con los artículos 26 a 36 del Tratado de Creación del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, y 107 a 120 de su Estatuto.
SEGUNDO:
Respuesta a la primera pregunta formulada: Por margen razonable de
utilidad más una cuota de costos comunes o compartidos inherentes a la
interconexión, el Tribunal reitera su jurisprudencia18. En este sentido, por
margen de utilidad razonable debe entenderse aquella relación ingresocosto, mediante la cual los ingresos percibidos cubren cómodamente los
costos. En otras palabras, una utilidad razonable sólo se obtiene cuando
los cargos de interconexión no son de “lucro” excesivo, sino moderados
teniendo en cuenta la función social que gira en torno a la prestación del
servicio de telecomunicaciones; dicha función social se materializa en el
establecimiento de la competencia para alcanzar la calidad, eficiencia y
precios convenientes para los usuarios.
Respuesta a la segunda pregunta formulada: por cargos de
interconexión orientados a costos y económicamente eficiente, debe
entenderse que dichos cargos deben tener en cuenta todos los costos
específicos, comunes o compartidos, y además deben reflejar todas las
variables que se presenten en el esquema de interconexión, con el objetivo
de brindar continuidad en el servicio, proyección de mantenimiento,
mejoramiento de la calidad, prestación ininterrumpida del servicio, y
viabilizando el acceso a redes, todo dentro del equilibrio económico de los
proveedores y la viabilidad financiera que permita la integración de las
distintas redes entrantes o incumbentes, dentro de un clima de
competencia. Los costos específicos deben analizarse de conformidad con
los servicios prestados: origen, tránsito y terminación de llamada. Los
costos comunes deben ser suficientemente desagregados, sobre la base
de que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por
componentes o instalaciones de red que no se requieran para el suministro
del servicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la
Resolución 432 de la Secretaría General.
18
Interpretación Prejudicial 79-IP-2014, de 25 de agosto de 2014.
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Lo anterior tiene soporte lo expresado en la Interpretación Prejudicial 79IP-2014, de 25 de agosto de 2014, que se reitera en la presente
providencia.
TERCERO:
Respuesta las dos preguntas formuladas por el Tribunal consultante:
si un contrato de interconexión se torna inviable económicamente o no
cubre los costos de interconexión, o por circunstancias técnicas o
económicas deja de generar un margen razonable de utilidad de
conformidad con los parámetros establecidos en el literal b) del artículo 30
de la Decisión 462, podría ser revisado cuando la ruptura del equilibrio
económico acaezca por circunstancias imprevistas e imprevisibles.
Los contratos de interconexión al ser de tracto sucesivo, y teniendo en
cuenta los elementos de los cargos de interconexión determinados en el
acápite B de la presente providencia, podrían ser revisados para mantener
dichos elementos, cuando por situaciones imprevistas o imprevisibles
generen que su ejecución sea excesivamente onerosa para una de las
partes. Una ruptura de los costos complementados más un margen de
utilidad razonable por cuestiones imprevistas o imprevisibles en el marco
de la ejecución del contrato, deben ser atendidos mediante una revisión
ante la autoridad competente, quien determinaría lo que corresponda para
preservar el equilibrio económico.
Las preguntas que necesariamente debe contestar el Tribunal son: ¿quién
es la autoridad competente para resolver conflictos de interconexión? y
¿quién es la autoridad competente para resolver conflictos de equilibrio
económico del contrato de interconexión?
La Autoridad de Telecomunicaciones tiene competencia para la solución
de controversias en materia de telecomunicaciones cuando:
-
Cuando estemos en frente de cualquier controversia en la
“ejecución de la interconexión”, es decir, cuando se esté poniendo
en práctica el contrato de interconexión. Cuando se habla de
cualquier controversia se debe entender en relación con asuntos o
temas incluidos en el contrato, o que aunque no se incluyan en el
mismo se desprendan de él, o se presenten con ocasión de la
ejecución del contrato. Esto quiere decir que la competencia de la
autoridad en telecomunicaciones no se da únicamente en relación
con los asuntos contenidos en los artículos 16, 17 y 19 de la
Resolución 432, sino de cualquier asunto que se desprenda del
contrato al ser ejecutado o de situaciones que se presenten o se
desprenda de su propia puesta en marcha.
- Cuando las partes en conflicto no hayan podido llegar a un acuerdo
directo para la solución de la controversia. Esto quiere decir que es
un requisito de procedibilidad intentar el arreglo directo antes de
acudir a la autoridad competente. Esto se debe demostrar con
cualquier medio de prueba aceptado por la normativa procesal
interna.
Se desprende de lo dicho, que las partes pueden pactar formas de
solución de controversias en relación con conflictos que surjan antes de la
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ejecución del contrato. Por ejemplo, si el contrato no se pudo ejecutar por
incumplimiento de alguna de las partes, dicha situación puede ser dirimida
mediante el mecanismo estipulado por las partes; pero una vez en
ejecución el contrato la competencia es exclusiva y excluyente de la
Autoridad de Telecomunicaciones competente. El efecto de no respetar lo
mencionado es la nulidad por vicio de incompetencia.
Ahora bien, la pregunta obligada, es ¿quién resuelve una controversia en
relación con la restauración de la ecuación contractual?
La respuesta se encuentra líneas arriba. La autoridad de
telecomunicaciones, que para el caso colombiano es la “CRC”, es quien
tiene la competencia exclusiva y excluyente para solucionar conflictos en la
ejecución de la interconexión, donde encajaría claramente la ruptura del
equilibrio contractual cuando se esté ejecutando el contrato. El
incumplimiento de esta previsión generaría un incumplimiento de la
normativa comunitaria andina, con todas las implicaciones que esto
acarrea.
El Tribunal arbitral deberá determinar si la controversia sometida a su
consideración se presentó por asuntos acaecidos en la etapa de ejecución
del contrato de acceso, uso e interconexión entre COMCEL S.A. y la ETB,
para así determinar su competencia para conocer el caso, respetando el
ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO:
Entre la sentencia expedida en el marco del proceso 03-AI-2010 y las
posteriores interpretaciones prejudiciales, dentro de las que se encuentra
como providencia hito la expedida el 13 de mayo de 2014 en el marco del
proceso 181-IP-2013, seguida en línea jurisprudencial con la expedida el
25 de agosto de 2014 en el marco del proceso 79-IP-2014, no se
encuentra ningún problema de incompatibilidad conceptual o antinómico,
de conformidad con lo establecido en la presente providencia.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el Tribunal arbitral, al emitir el laudo en el proceso conformado para
dirimir las controversias entre la COMCEL S.A. y ETB, debe adoptar la presente
interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el
párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
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Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Gustavo García Brito
SECRETARIO
Notifíquese al Tribunal de Arbitramento mediante copia certificada y remítase copia de la
presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para
su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 148-IP-2014
Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a) y 93 de la
Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición
Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
con fundamento en lo solicitado por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso
Administrativo de Quito, República del Ecuador.
Marca: CORONA Y DISEÑO DE CORONA.
Actor: sociedad NABISCO INC.
Proceso interno Nº. 17811-2013-2843.
Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de
Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince.
VISTOS:
El 6 de octubre de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 01,
remitió a este Órgano Jurisdiccional, solicitud para que proceda a la Interpretación
Prejudicial de los artículos 83 literal e) inciso segundo, 102, 104 y de la Disposición
Transitoria Primera de la Decisión 344, así como de las normas correspondientes de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº
17811-2013-2843 (antes 2120-1995);
El auto de 3 de diciembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a
trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y
33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo
125 del Estatuto; y,
Los hechos relevantes señalados por el consultante.
A. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar
como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
Partes en el proceso.
Demandante
: Sociedad NABISCO INC.
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Demandados : Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director
Nacional de Propiedad Industrial (Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca)
y Procurador General del Estado de la República del Ecuador.
Tercero interesado : Sociedad LOCERÍA COLOMBIANA S.A.
Hechos.
1.
El registro de la marca originaria CORONA Y DISEÑO DE CORONA se efectuó el 02 de
julio de 1964, siendo el titular originario de la marca Landers Frary & Clark. El 10 de junio
de 1966, se realizó el cambio de nombre de la marca, en virtud de la fusión de la referida
sociedad con JB Williams Company de New York. A su vez, esta última sociedad
transfirió el 31 de julio de 1972 la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA a JB
Williams Company de New Jersey, quien el 21 de noviembre de 1983 realizó la
transferencia de marca a favor de NABISCO BRANDS. Finalmente, dicha empresa, con
fecha 25 de abril de 1989, efectuó la transferencia de la marca a la empresa NABISCO
INC.
2.
El 16 de septiembre de 1992, la sociedad NABISCO INC. solicitó el registro de la marca
de fábrica CORONA Y DISEÑO DE CORONA, para proteger “ferrosartenes y
ferroasadores manuales” comprendidos en la Clase 21 de la Clasificación Internacional
de Niza.
3.
El 08 de octubre de 1993, la empresa LOCERÍA COLOMBIANA S.A. presentó
observaciones a la solicitud de registro presentada por NABISCO INC., señalando
fundamentalmente que al tener su empresa previamente solicitado el registro de la marca
CORONA para proteger productos de la Clase 21, el registro de marca solicitada por
NABISCO INC. podría acarrear confusión en el mercado y en el público consumidor al ser
ambos signos distintivos iguales y al pertenecer a la misma clasificación internacional.
4.
Mediante el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 0944858, de 29 de junio de
1995, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias,
Comercio, Integración y Pesca, rechazó la solicitud de registro de la marca CORONA Y
DISEÑO DE CORONA presentada por la sociedad NABISCO INC.
5.
El 15 de agosto de 1995, NABISCO INC. interpuso acción subjetiva o de plena
jurisdicción dirigida a impugnar el acto administrativo de fecha 15 de junio de 1995, en
virtud del cual se rechazó el registro de la marca de fábrica CORONA Y DISEÑO DE
CORONA, que busca distinguir productos comprendidos en la Clase 21.
6.
Por medio de la Providencia de 18 de septiembre de 2014, el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo Nº 01 suspende el proceso a fin de solicitar interpretación
prejudicial.
Argumentos de la demanda.
La sociedad NABISCO INC. presentó demanda bajo los siguientes argumentos:
7.
Señala que es titular de la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA en la Clase 21 de la
Clasificación Internacional de Niza.
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8.
La inscripción original de la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA data del año 1964,
y desde dicha oportunidad dicho signo distinguía productos comprendidos en la actual
Clase 21 de la Clasificación de Niza, no habiéndose tomado en cuenta que la referida
marca se encuentra registrada en diferentes países (Bolivia, Chile, Colombia, Cuba,
Honduras, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Paraguay, Perú, Venezuela), para
distinguir productos de diferentes clases.
9.
El registro solicitado para distinguir productos de la Clase 21 constituye una ratificación
del derecho de NABISCO INC. sobre la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA, quien
ostenta el derecho exclusivo sobre esta marca. No se tomó en cuenta la fama y
notoriedad de la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA.
10.
La marca CORONA, de titularidad de LOCERÍA COLOMBIANA S.A., -empresa que
presentó observación al registro de la marca solicitada por la accionante-, fue solicitada el
02 de diciembre de 1986; y además, a la fecha de interposición de la acción judicial, se
encontraba en curso un juicio de oposición de marcas tramitado en la vía civil, interpuesto
por la accionante contra LOCERÍA COLOMBIANA S.A., por lo que dicha empresa no
ostenta derecho alguno sobre la marca cuestionada.
11.
Se violaron las normas contenidas en la disposición transitoria, así como el artículo 83
literal e) segundo inciso, y los artículos 102 y 104 de la Decisión 344, ya que los referidos
artículos garantizan plenamente el derecho de propiedad que tiene el demandante sobre
la marca CORONA.
Argumentos de la contestación a la demanda.
El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, a través del Director
Nacional de Propiedad Industrial, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:
12.
Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
13.
El acto administrativo impugnado es legal y válido al haber sido expedido de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 95 de la Decisión 344.
14.
Las marcas en conflicto, al ser analizadas en conjunto, presentan semejanzas que
pueden ocasionar confusión en el público consumidor, por lo que la marca CORONA Y
DISEÑO DE CORONA contraviene lo dispuesto en el artículo 83, literal a) de la Decisión
344.
15.
16.
El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, en su escrito de
contestación a la demanda, manifestó lo siguiente:
Ratifica la resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, por guardar
armonía y concordancia con las normas comunitarias.
Señala que de conformidad con lo establecido por el artículo 95 de la Decisión 344
vigente a esa fecha, en concordancia con el artículo 148 de la Decisión 486, la resolución
impugnada es legal y válida.
Argumentos del tercero interesado.
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La Sociedad LOCERÍA COLOMBIANA S.A. tercero interesado en el proceso contestó la
demanda manifestando:
17.
Que la resolución impugnada se encuentra arreglada a derecho por cuanto el artículo 83
de la Decisión 344 protege los derechos de terceros sobre una marca, amparando a
quien tiene una solicitud anterior válidamente presentada.
18.
Ambas marcas son exactamente iguales y protegerían productos de la misma naturaleza,
de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el eventual registro de
la solicitud posterior de NABISCO INC. podría producir confusión tanto en los medios
comerciales como en el público consumidor, al tener una impresión igual tanto a nivel
gráfico o visual, fonético y auditivo.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.
19.
Que, las normas contenidas en los artículos 83 literal e), 102, 104 y Disposición
Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya
interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad
Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
20.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación
uniforme en el territorio de los Países Miembros;
21.
Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo CORONA Y
DISEÑO DE CORONA fue el 16 de septiembre de 1992, en vigencia de la Decisión 313,
los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro
de la citada normativa, por lo que sobre la base de lo solicitado por el consultante se
interpretarán de oficio los artículos 71, 73 literal a) y 93 de la Decisión 313 y la
Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, por ser los aplicables al caso
concreto.
22.
Que, el Tribunal interpretará de oficio los siguientes artículos:
-
1
71, 73 literal a) y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena1.
Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena2.
Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente
distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o
servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o
similares de otra persona”.
(...).
Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con
derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos
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C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:
1. Aplicación de la ley en el tiempo.
2. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos.
Riesgo de confusión.
Similitud gráfica, fonética e ideológica.
Reglas para efectuar el cotejo de marcas.
3.
4.
5.
6.
1.
Clases de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos.
La marca notoriamente conocida solicitada a registro.
De la prioridad de marcas.
Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus Resoluciones.
Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo.
23.
Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria
sustantiva, no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas
concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y
si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones
jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación
inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el
imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.
24.
Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la
solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han
cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de
impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que
exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del
signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del
ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado
el registro de la marca.
25.
La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su
entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en
curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad
procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
26.
Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de
la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra
en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la
o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
inducir al público a error;
2
Artículo 93.- La primera solicitud de un registro de marca válidamente presentada en un País
Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países
Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de
prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud,
para solicitar el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de
Cartagena.
Disposiciones Transitorias
Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la
legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión,
subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones,
licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.
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aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen
para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la
aplicable al procedimiento en curso”. (Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº.
845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC).
27.
En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo CORONA Y DISEÑO
DE CORONA fue presentada el 16 de septiembre de 1992, en vigencia de la Decisión
313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las
normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así
como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser
aplicada al asunto bajo examen.
2.
Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión.
Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos.
28.
En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado a registro CORONA Y
DISEÑO DE CORONA es confundible con el signo CORONA el Tribunal interpretará el
tema.
29.
Las prohibiciones contenidas en el artículo 73 de la Decisión 313 buscan,
fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto el literal a) de dicho artículo
prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros,
sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En consecuencia, no es
necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que
es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.
30.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de
claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores
por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004,
publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).
31.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe
identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los
productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o
usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
32.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos
tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza
induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de
que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también
entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace
que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos
servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.
33.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los
productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista
identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos
por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o
semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza
entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el
Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).
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34.
El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza
presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero
coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la
confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos
encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002,
publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).
35.
La comparación entre los signos, deberá realizarse sobre la base del conjunto de elementos
que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad
de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la
confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es
la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y
simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo
y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las
diferencias entre un signo y otro (…)”. (Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº.
1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98,
publicado en la G.O.A.C. Nº. 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP).
36.
En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al
realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de
confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir
identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno
de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean
idénticos sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de
confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de
mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la
mayor precisión posible.
37.
Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a
una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará
con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos
de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la
semejanza.
38.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes
criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos
ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en
donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor
respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica
sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y
último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o
denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se
tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o
al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 48-IP2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9
de marzo de 1998, marca: DERMALEX).
39.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha
señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario
considerar los siguientes tipos de similitud:
Reglas para efectuar el cotejo de marcas
40.
A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta
confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios
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elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han
sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los
siguientes:
1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir
que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin
descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse
por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos
elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).
2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva
y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados
debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en
atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre
los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos
semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos
distintos que aparezcan en el conjunto marcario.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto,
tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los
signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de
Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
41.
En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en
que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de
similitud o identidad entre ellos.
3.
42.
Comparación entre signos denominativos y mixtos.
En el proceso interno se debe realizar la comparación entre el signo solicitado CORONA
Y DISEÑO DE CORONA mixto y el signo solicitado con anterioridad CORONA
denominativo, para lo cual el Tribunal interpretará el presente tema.
Signos denominativos.
43.
Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones
acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o
conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que
pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en:
sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no
manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones
del producto que va a identificar.
Signos mixtos.
44.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y
un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser
apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le
permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el
cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene
mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
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45.
Sobre el tema la jurisprudencia señala: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha
solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se
otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por
separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002,
diseño industrial: BURBUJA videos 2000).
Comparación entre signos mixtos y denominativos.
46.
Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre un signo
denominativo y un signo mixto, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo
o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha
reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento
denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo
en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son
pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al
elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento
dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando
es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo
abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de
1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).
47.
En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que
fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…)
suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa
dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y
que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los
consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”,
Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).
48.
Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos
elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar
el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En
el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el
denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en
ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de
hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que
evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el
denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos
denominativos, descritas a continuación:
49.
En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal
ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los
elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en
cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en
pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia
diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función.
Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:
1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de
las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.
2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de
las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia
decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la
dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión
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que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y
determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar
en los consumidores.
50.
El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su
caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la
jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
51.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se
solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede
existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos,
etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido
de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el
examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará
especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una
visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
4.
La marca notoriamente conocida solicitada a registro.
52.
Se interpretará el tema en razón a que la sociedad NABISCO INC. al solicitar el registro
de la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA manifestó que tiene el registro de la
marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA que es notoriamente conocida, por este
motivo, el Tribunal interpretará el tema.
53.
Se considera que el signo notoriamente conocido no registrado debe ser objeto de
protección, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente
conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no
quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya
que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo
análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.
54.
Al respecto el Tribunal ha manifestado “Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe
ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria
ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más
distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca
notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público
consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo
en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se
pretende registrar3, etc.”. (Proceso 30-IP-2011, aprobado el 18 de mayo de 2011, marca:
U.S. Polo ASSN SINCE 1890 (mixta)).
55.
Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente
conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente:
“En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria
desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos
casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades
de confusión.” OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo
Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2001. Pág. 195.
56.
3
En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no
registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad
No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo
de marcas.
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en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente. Es decir, la Oficina
Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad,
conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad
con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
5.
De la prioridad de marcas.
En los hechos se narra que la sociedad LOCERÍA COLOMBIANA S.A. presentó
observaciones al registro solicitado fundamentando que, solicitó, previamente el registro
del signo CORONA dentro de la misma Clase 21, por esta razón, el Tribunal interpretará
el tema.
El Tribunal se basará en la interpretación prejudicial recaída en el proceso 25-IP-2010,
marca “HAT IN LIFE. SIMBOLO” (mixta), de 17 de marzo de 2010:
Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la
presentación de oposiciones, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la
institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud
primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho
(Prior tempore, potior iure). Así, quien presente una solicitud posterior de registro de
marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para
productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se
encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza
el primer solicitante, quien puede presentar oposiciones contra la solicitud posterior y
ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.
Se advierte, que el derecho de prioridad de marcas interna o territorial no concede el
derecho exclusivo sobre la marca, ni el derecho a que inexorablemente la marca sea
concedida al solicitante. Simplemente, como se afirmó, en caso de conflicto entre dos o
más solicitudes en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de
una misma clase, se dará prevalencia en cuanto al trámite de registro a la presentada en
primer lugar, todo esto bajo el entendido de que éstas se hayan presentado en el mismo
País Miembro.
Si se llegara a conceder registros por solicitudes allegadas con posterioridad, se caería
en un desorden tal que conduciría a que la administración actuara por conveniencia y en
contravía de derechos de terceros de buena fe.
El Tribunal, en relación al tema, ha manifestado:
“Una de las excepciones de la “prioridad marcaria interna o territorial”, es la
denominada “prioridad andina e internacional”. (…) y consiste en que el solicitante
que anticipadamente ha presentado una solicitud en un País Miembro o en otro
país que concede trato recíproco a las solicitudes de los Países Miembros, tendrá
prioridad por el término de 6 meses, contados a partir de la fecha de su
presentación, para requerir el registro sobre la misma marca en cualquiera de los
Países Miembros de la Comunidad Andina (...). Esto quiere decir, que una solicitud
que goce de prioridad (…) andina e internacional, tendrá prevalencia en el orden
de tramitación sobre la presentada durante el término de prioridad en cualquiera
de los Países Miembros”. (Proceso 82-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1789,
de 14 de diciembre de 2009, marca: SUPER-MAX (denominativa)).
Cuando la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen correspondiente encuentra
irregularidades y ordena subsanarlas, una vez que la solicitud sea admitida, la prioridad
queda determinada desde la fecha de presentación de la solicitud de la marca.
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El derecho de prioridad del titular de la marca previamente registrada, o solicitada con
anterioridad, para efectos de la aplicación del principio “primero en el tiempo mejor en el
derecho”, se medirá en relación a la fecha de presentación de la solicitud de registro del
signo observado.
6.
Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus Resoluciones.
57.
Una de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener
la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones.
58.
Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro marcario que se adoptó
en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e
independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que
aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a
salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 313 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena regula el procedimiento de registro de marcas, e
instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el
respectivo examen de registrabilidad.
59.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras
oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus
propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1676, de 5 de
diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR).
60.
Sobre el primer tema, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las
decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho
marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad
o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera
uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
61.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas
significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin
tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u
otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si
se ha obtenido el registro de una marca en determinado País Miembro esto no significa
que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro (…) en los otros Países. O bien,
si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser
negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el
derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.”
(Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007,
marca: MONARC-M).
62.
Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el
principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente
para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas,
adopte la decisión que considere más adecuada con relación al caso puesto en su
conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y
razonable el criterio adelantado.
63.
Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las
Oficinas Nacionales de Registro de Marcas la obligación de realizar el examen de
registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no
hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en
ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el
registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional
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Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la
denegación del registro solicitado.
64.
Asimismo, es pertinente agregar, lo manifestado por el Tribunal en sentido de que:
“(…) este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación
con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación
con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta
debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir,
estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la
información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis
sobre signos idénticos o similares.
No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y
que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de
registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con
las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en
cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se
encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la
legalidad de los actos administrativos proferidos”. (Proceso 138-IP-2007, publicado en la
G.O.A.C. Nº. 1591, de 25 de febrero de 2008, marca: FRUITELLA denominativa).
D. PRONUNCIAMIENTO.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
PRIMERO: En el caso de autos la solicitud de registro del signo CORONA Y DISEÑO
DE CORONA fue presentada el 16 de septiembre de 1992, en vigencia de la Decisión
313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las
normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así
como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser
aplicada al asunto bajo examen.
SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CORONA Y DISEÑO DE
CORONA, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 71 de la
Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso
dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 72 y 73 de la misma
Decisión.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos
de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo
anteriormente solicitado para registro o a un nombre comercial protegido, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el
signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es
suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de
irregistrabilidad.
CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el
riesgo de confusión sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la
jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren
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básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre
los productos y servicios a distinguir.
QUINTO: Al comparar un signo denominativo y un mixto se determina que si en éste
predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las
reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo
mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar
a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito
comercial.
SEXTO: Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no
registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de
registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente. Es decir,
la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de
registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se
alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
SÉPTIMO: Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes
simultáneas o en la presentación de oposiciones, la doctrina y las normas comunitarias,
han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder
prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el
tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure).
OCTAVO: El sistema de registro de marcas que adoptó la Comunidad Andina se basa en
la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País
Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa
comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional
Competente realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral,
motivado y autónomo.
La Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito,
República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte
sentencia dentro del proceso interno Nº. 17811-2013-2843 de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo
tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de
la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
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Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO (e)
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