1. No category

 Año XXXII – Número 2506
Lima,22 de mayo de 2015
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
Proceso 57-IP-2014
Interpretación prejudicial a petición de la corte consultante
del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina y de oficio del artículo 46 de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano
nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas
de Mercado de la Corte Superior de Lima de la República del
Perú. Apelante: ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY
LTD. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI. Asunto: Patente “Montaje de detonador
inalámbrico y métodos de voladura”. Expediente Interno:
03047-2011-0-1801-JR-CA-07............. .............................................. 1
Proceso 132-IP-2014
Interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de
oficio, del artículo 167 de la misma normativa; solicitada por
la Octava Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la
Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.
Asunto: Cancelación del registro de la marca VICTORIA`S
SECRET (denominativa). Expediente interno: 5033-2011-01801-JR-CA-07............ ....................................................................... 10
Proceso 147-IP-2014
Interpretación prejudicial de los artículos 5, 11, 13, 14, 31 y
57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena; y, de oficio, de los artículos 1, 9 y 56 literal b) de
la misma normativa; con fundamento en la consulta
formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo N° 1 de Quito, República del Ecuador. Asunto:
Infracción de Derechos de Autor. Expediente Interno: 178112013-7140............ ............................................................................... 26
PROCESO 57-IP-2014
Interpretación prejudicial a petición de la corte consultante del artículo 45 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio del artículo 46 de
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional
consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con
Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la
Para nosotros la Patria es América
GACETA OFICIAL
22/05/2015
2 de 43
República del Perú. Apelante: ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD. Parte
contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual -INDECOPI. Asunto: Patente “Montaje de detonador
inalámbrico y métodos de voladura”. Expediente Interno: 03047-2011-0-1801-JRCA-07.
Magistrado Ponente:
Dr. José Vicente Troya Jaramillo
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito,
a los veinte y dos días del mes de enero del año dos mil quince en Sesión Judicial, se
procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada la
Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en
Temas de Mercado de la República del Perú, de conformidad con lo previsto en los
artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis
José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no
participa de su adopción.1
VISTOS:
El Oficio 3047-2011-0/8vaSECA-CSJLI-PJ, de 12 de mayo de 2014, recibido por este
Tribunal vía electrónica el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República
del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso
Interno 03047-2011-0-1801-JR-CA-07.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el primero de octubre
de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.
A. ANTECEDENTES
Partes
Apelante:
ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD.
Parte contraria:
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y
DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –
INDECOPI-, de la República del Perú.
Hechos
Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los
siguientes:
1. El 17 de marzo de 2006, ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD. solicitó la
patente de invención denominada “Montaje de detonador inalámbrico y métodos de
voladura”. Dicha solicitud reivindicaba prioridad en base de la solicitud presentada en
Estados Unidos de 18 de marzo de 2005.
2. El 16 de diciembre de 2006 se publicó en el diario Oficial el Peruano, el extracto de la
solicitud de patente denominada “Montaje de detonador inalámbrico y métodos de
voladura”, sin que terceros hayan presentado oposición.
1
Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta No. 02-J-T-TJCA2015.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
3 de 43
3. El 15 de junio de 2006, el examinador de patentes, emitió el informe técnico LPC 122009 en el cual concluyó que: “Las reivindicaciones 24, 27 a 29 y 33 no cumplen con el
requisito de claridad según lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486. Las
reivindicaciones 30 a 32 al ser de uso, no cumplen con lo establecido en el artículo 14 de
la Decisión 486, las reivindicaciones 1 a 23 y 25 y 26 no cumplen con el requisito de
novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486”.
4. El 27 de octubre de 2009, el solicitante dio respuesta al informe Técnico LPC 12-2009,
presentando sus argumentos de descargo, así como un nuevo pliego de 29
reivindicaciones.
5. El 9 de diciembre de 2008, la examinadora de patente emitió el informe técnico LPC
12-2009/A el cual fue notificado conjuntamente con la Resolución 111-2010/DIN-Indecopi,
en el cual reiteró el informe técnico anterior.
6. Mediante Resolución 111-2010/DIN-Indecopi de 28 de enero de 2010, la Dirección de
Invenciones y Nuevas Tecnologías resolvió denegar la solicitud de patente.
7. A través de escrito de 16 de febrero de 2010, la solicitante radicó escrito de apelación
en contra de la Resolución 111-210/DIN-Indecopi.
8. El 7 de marzo de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual dicta Resolución 504-2011/TPI-Indecopi a través de la cual confirmó la
Resolución 111-210/DIN-Indecopi y rechazó la patente solicitada.
9. El 8 de junio de 2011, Orica Explosives Technology Pty Ltd., interpone demanda
contenciosa administrativa en contra de la Resolución 504-2011/TPI-Indecopi.
10. El 19 de agosto de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi-, contesta la demanda contenciosa
administrativa.
11. Mediante Sentencia Número Siete de 29 de abril de 2013, el Juez Séptimo
Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de
Justicia de Lima, declara infundada en todos los extremos la demanda planteada por
Orica Explosives Technology Pty Ltd.
12. El 13 de mayo de 2013, Orica Explosives Technology Pty Ltd., apela en contra de la
sentencia de 29 de abril de 2013, notificada el 8 de mayo de 2013.
13. Con providencia de 12 de noviembre de 2013, la Octava Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de mercado, suspende el
proceso y dispone solicitar al Tribunal Andino de Justicia, interpretación prejudicial,
solicitando se responda a la siguiente interrogante:
“Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces
que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes
Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativa,
respecto al otorgamiento de patente de invención”.
a. Argumentos de la Demanda Contenciosa Administrativa.
14. La compañía Orica Explosives Technology Pty Ltd., dentro de los argumentos de su
demanda manifestó lo siguiente:
GACETA OFICIAL
22/05/2015
4 de 43
15. Que el Indecopi emitió su Resolución 111-2010/DIN-Indecopi en base al informe
técnico LPC 12-2009/A el cual les fue notificado conjuntamente con la resolución 1112010/DIN-Indecopi, sin permitirles ejercer su derecho a la defensa, ya que la autoridad
conocía que el informe opinaba sobre la denegatoria de la patente y no les permitieron
refutar los argumentos contenidos en el mismo.
16. Afirma que: “El trámite de la solicitud de patente de invención se encuentra regulada
por la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Esta norma establece claramente que
cuando la Oficina Nacional competente encontrara que, de acuerdo al examen
correspondiente, denominado en la práctica informe técnico, la invención no es
patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión notificará tal
hecho al solicitante para que en un plazo de 60 días ejerza su derecho de defensa
absolviendo los cuestionamientos o subsanando los impedimentos a que hubiera lugar.”
17. Nulidad de la Resolución al violarse el principio del debido procedimiento
administrativo, al no haberse notificado el informe técnico LPC 12-2009/A, y al habérselo
adjuntado a la Resolución 111-2010/DIN-Indecopi.
18. Que la claridad no constituye un requisito de patentabilidad sino un deber o
condición.
19. Que la patente solicita reúne los requisitos de novedad y nivel inventivo.
b. Argumentos de la contestación a la demanda Contenciosa Administrativa.
20. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI, al momento de contestar la demanda, presentó por
su parte, los siguientes argumentos:
21. Afirmó que la actora nunca denunció en su recurso de apelación la falta de
notificación del Informe Técnico LPC 12-2009/A, tan solo cuestionó técnicamente las
conclusiones del referido informe, sin embargo, no hizo mención a la lesión a su derecho
a la defensa.
22. Asegura que al no haber efectuado contradicción alguna respecto al informe técnico,
consintió este extremo y no permitió que la Dirección ni el Tribunal se pronuncie sobre él.
23. Enuncia que el Tribunal del Indecopi al resolver la apelación, no podía soslayar el
principio “Tantum Apellatum Quantum Devolutum” y pronunciarse sobre un asunto no
denunciado.
24. Que la interpretación que efectúa la actora, respecto de la falta de notificación del
informe llevaría al absurdo de contar con trámites inacabables que superarían los 10
años al estar obligada la autoridad administrativa a notificar cada informe que aparezca
en el expediente.
25. Que es potestad de la administración notificar una segunda o sucesivas
inconformidades luego de que el solicitante absolvió la primera.
26. Señala que lo que se notifica no son los informes técnicos sino las inconformidades
que considere la autoridad, las mismas que pueden o no sustentarse en una opinión
técnica.
27. Argumenta que: (…) si las reivindicaciones son expresadas de manera oscura e
imprecisa, la determinación del objeto de protección y sus alcances, no será posible. De
GACETA OFICIAL
22/05/2015
5 de 43
hecho, la falta de claridad y concisión, no sólo entorpecerá la determinación inequívoca
del objetivo técnico de la patente, sino que obstaculizará la verificación de su novedad y
la altura inventiva; en suma, negará, al examinador y a los terceros interesados, conocer
de qué trata la invención y saber con certeza sobre qué versa el aporte tecnológico que
se incorpora, claridad y concisión, son con justicia, dos elementos fundamentales en el
derecho de patentes.”
d) Argumentos contenidos en la Sentencia de Primera Instancia.
28. El Séptimo Juzgado de lo Contencioso Administrativo, consideró que:
29. “(…) en cuanto al estado de indefensión alegada por la empresa recurrente en sede
administrativa por no habérsele notificado el Informe Técnico LPC 12-2009/A (fojas 249 a
252 del expediente administrativo), es menester indicar, que la empresa demandante fue
notificada inicialmente con el Informe Técnico LPC 12-2009/A (fojas 207 a 212 del
expediente administrativo) conforme así lo reconoce en su descargo presentado ante la
Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi (fojas 224 del expediente
administrativo), de lo cual se infiere, que la emplazada cumplió con lo glosado en el
primer párrafo del artículo 45 de la Decisión 486.”
30. Que (…) la falta de notificación del Informe Técnico LPC 25-2011 (fojas 278 a 283
del expediente administrativo), resultaba ser solo una facultad discrecional de la
emplazada, pues la omisión de la notificación, en nada enerva la finalidad del
procedimiento administrativo que conduciría a determinar si la invención o creación
ameritaba ser patentada por el Indecopi, lo cual conduce a inferir que no se ha vulnerado
el debido proceso.”
31. Que las reivindicaciones solicitadas no son novedosas y carecen de nivel inventivo,
motivo por el cual la demanda no resulta amparable.
e) Argumentos del Recurso de Apelación.
32. Orica Explosives Technology Pty Ltd., fundamentó su recurso de apelación en los
siguientes argumentos:
33. Errores de hecho y de derecho en la sentencia que le causan agravio.
34. Que: “De acuerdo a la sentencia Indecopi en sus procedimientos sobre licitud de
patentes no está obligada al cumplimiento de principios constitucionales citados, porque
una norma de inferior jerarquía, la Decisión 486 en sus artículos 45 y 46, la exoneraría de
ello pues le otorga la facultad de no notificar al administrado los segundos y siguientes
informes técnicos que solicite a terceros expertos y, que le sirve de base para la
resolución que emite.”
35. Afirma que no se consideraron principios constitucionales como el del debido
proceso y el del derecho a la defensa.
36. Asegura que: “El Tribunal del Indecopi en su Resolución 0504-2011/TPI-Indecopi,
que confirmó la Resolución 000111-2010/DIN-Indecopi, que violó las normas
procedimentales y recortó el derecho de defensa de Orica Explosives Technology Pty
Ltd., y al no notificarle en forma oportuna el Informe Técnico LPC 12-2009/A, impidiendo
así que Orica Explosives Technology Pty Ltd., pueda pronunciarse sobre el mismo y de
ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
6 de 43
37. Enuncia que: “El hecho que el segundo párrafo señale que la Oficina de Patentes
“podrá” notificar al solicitante con las segundas o subsiguientes observaciones, no
significa como mal se interpreta en el octavo considerando de la sentencia materia de
impugnación (argumentos recogidos de Indecopi), que es una “facultad discrecional de la
Oficina de Patentes” el notificar o no estas nuevas observaciones. La correcta lectura es
que la Oficina de Patentes “podrá notificar al solicitante estas segundas y terceras
observaciones cuando estas existan” y “no podrá notificar al solicitante estas segundas
y/o terceras observaciones, cuando estas no existan.” Esta es la interpretación correcta
de la norma, pues concuerda con el mandato constitucional del respeto al debido
proceso.”
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
38. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 45 de la
Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada. Adicionalmente, del análisis
de los antecedentes remitidos, este Tribunal considera pertinente interpretar, de oficio, el
artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2.
C. CUESTION EN DEBATE
39. En armonía con lo expuesto, el tema que debe ser objeto de la presente
interpretación prejudicial es el siguiente:
DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS DE CONFORMIDAD CON LA
DECISIÓN 486.
40. La Corte consultante solicita se responda a la siguiente inquietud: “Cómo debe
interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es
obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que
sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativa, respecto al
otorgamiento de patente de invención?.
41. Para dar respuesta a la inquietud del Juez consultante respecto a: “Como debe
analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina
Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de
2
Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno
de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá
responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo
podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.
Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá
notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.
Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o
tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo,
cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante
proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de
las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:
a) copia de la solicitud extranjera;
b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;
c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;
d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,
e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección
concedido con base en la solicitud extranjera.
La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes
para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.
Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina
nacional competente denegará la patente.
(…)
GACETA OFICIAL
22/05/2015
7 de 43
organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten”. Se absolverá
la duda respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al
número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los
Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades
administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención.
42. Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
43. “La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la
Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos
que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la
invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras
oficinas de propiedad industrial.
44. La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos,
constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que
se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de
la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces,
si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la
solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no
la concesión de la patente.
45. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe
contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del
acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan
informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante,
lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite
administrativo de concesión de la patente.
46. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe
trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites
administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la
Oficina de Patentes.
47. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con
el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para
impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y
contenciosa.” (Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de
2013).
48. Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el
criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45
es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera
se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la
propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces
“si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).
Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe
técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por
la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal
hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se
den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”.
49. En la misma interpretación prejudicial, 236-IP-2013, el Tribunal ha manifestado “De
todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo
informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es
GACETA OFICIAL
22/05/2015
8 de 43
obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o
elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si
se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo o
posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se
incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no
habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los
puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si
no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o
elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”.
50. Se aclara, que el profesional o los profesionales considerados como expertos
técnicos, no son personas con dependencia laboral de la Oficina Nacional Competente,
es decir, son autónomas de la mencionada Oficina.
51. Finalmente se cita la jurisprudencia del Tribunal respecto a la idoneidad de los
expertos u organismos que emiten los informes técnicos:
52. “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de
la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de
expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión
sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud. La norma es muy clara al advertir que
dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en
estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se
desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se
inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y
experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.
Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u
organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente”.
(Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2013).
Sobre la base de estos fundamentos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
PRONUNCIAMIENTO:
El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al
peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de
la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre
que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado
al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de
contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los
informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda
responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí
es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el
examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca
que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u
organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia
que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho
de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes
técnicos deben ser notificados a este último.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
9 de 43
De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un
nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer
informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas,
puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero,
independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir
que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o
anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de
notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque
habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina
respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando
el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los
mencionados informes.
El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la
entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no
tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.
La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe
necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en
los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y
entidades ajenos a la Oficina de Patentes.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno,
deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Gustavo García Brito
SECRETARIO
Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su
publicación
en
la
Gaceta
Oficial
del
Acuerdo
de
Cartagena.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
10 de 43
PROCESO 132-IP-2014
Interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 167 de la misma
normativa; solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de
Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Cancelación del registro de la marca
VICTORIA`S SECRET (denominativa). Expediente interno: 5033-2011-0-1801-JR-CA07
Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de
Quito, a los 22 días del mes de enero del año dos mil quince.
VISTOS:
El Oficio 5033-2011-0/8va SECA-CSJL-PJ de 3 de septiembre de 2014, recibido vía
correo electrónico el 4 de septiembre de 2014, mediante el cual la Octava Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima
suspende el proceso interno 5033-2011-0-1801-JR-CA-07, a fin de solicitar la
interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina.
El Auto de 28 de octubre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite
la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del
Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del
Estatuto.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno:
Demandante y apelante: Carlos Artemio de la Cruz Fabián
Demandado:
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú
Tercero interesado: Victoria`s Secret Stores Brand Management, Inc.
2. Hechos:
1. El 4 de noviembre de 2008, Carlos Artemio de la Cruz Fabián (Perú) solicitó la
cancelación por falta de uso de la marca de producto VICTORIA´S SECRET
(Certificado 87175), inscrita a favor de Victoria’s Secret Stores Brand Managmet, Inc.,
para distinguir productos de la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante,
Clasificación Internacional de Niza).
2. El 3 de marzo de 2009, Victoria’s Secret Stores Brand Managmet, Inc., absolvió el
traslado de la acción señalando que la marca VICTORIA’S SECRET está siendo
utilizada en el mercado andino para distinguir productos de la Clase 25 de la
Clasificación Internacional de Niza.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
11 de 43
3. Mediante Resolución 2596-2009/CSD-INDECOPI de 18 de septiembre de 2009, la
Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación interpuesta.
4. El 13 de octubre de 2009, Victoria’s Secret Stores Brand Managmet, Inc., interpuso
recurso de reconsideración señalando que adjunta nuevas pruebas que demuestran
el uso de la marca VICTORIA’S SECRET.
5. Mediante proveído de 17 de agosto de 2010, la Comisión de Signos Distintivos señaló
que el escrito contiene una nueva prueba, razón por la cual se trataría de un recurso
de apelación.
6. Mediante Resolución 1270-2011/TPI-INDECOPI de 17 de junio de 2011, el Tribunal
del INDECOPI resolvió: i) Confirmar la Resolución 2596-2009/CSD-INDECOPI en el
extremo que canceló el registro de marca respecto de “calzados y sombrerería” de la
Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y, ii) Revocar la Resolución 25962009/CSD-INDECOPI en el extremo que canceló el registro de la marca respecto de
“vestidos” de la Clase 25, manteniéndola vigente respecto de dichos productos.
7. Carlos Artemio de la Cruz Fabián presenta demanda contencioso administrativa, a fin
de anular la Resolución 1270-2011/TPI-INDECOPI.
8. Mediante sentencia de 15 de julio de 2013, el Séptimo Juzgado Permanente
Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de
Lima declara infundada la demanda, por lo que el demandante Carlos Artemio de la
Cruz Fabián presenta recurso de apelación contra dicha sentencia.
9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior
de Justicia de Lima suspende el proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial
de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486. Por tal razón, la misma deberá
pronunciarse por:
“Cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 165 y 166 de la Decisión
486, respecto a la cancelación del registro de una marca; así como el uso de la
marca en la cantidad y modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta
la naturaleza del producto y la modalidad de comercialización en el mercado; así
como la forma de acreditar el uso de la marca”.
2.
Argumentos de la demanda
10. El demandante Carlos Artemio de la Cruz Fabián argumentó lo siguiente:
- El uso de la marca registrada deberá apreciarse con respecto a los productos que
distingue y no a título de nombre comercial en las facturas, dado que dicho uso
sólo acreditaría el uso efectivo de un signo para identificar actividades
económicas, más no el uso de una marca registrada.
- El Indecopi se ampara equivocadamente en catálogos, los cuales contienen la
denominación VICTORIA’S SECRET a título de razón social y que en ningún caso
puede ser a título de marca.
11. El Indecopi debió cancelar totalmente el registro de la marca.
3. Argumentos de la contestación a la demanda
12. El Indecopi contestó la demanda alegando que:
- Las impresiones de archivos correspondientes a órdenes de compra por internet
acreditan que la titular ha vendido sus productos a consumidores peruanos desde
el 2005 al 2008 a través de internet.
- Corresponde cancelar el registro de marca respecto de “calzados y sombrerería”
de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y, mantener vigente el
registro respecto de “vestidos” de la Clase 25, manteniéndola vigente respecto de
dichos productos.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
12 de 43
4. Argumentos de la contestación por parte del tercero interesado
13. Victoria’s Secret Stores Brand Managmet, Inc., contestó la demanda señalando lo
siguiente:
- Defiende la legalidad de la Resolución 1270-2011/TPI-INDECOPI, mediante la
cual se canceló parcialmente el registro de la marca.
- Ha probado de manera fehaciente el uso de la marca VICTORIA’S SECRET.
5.
Fundamentos de la sentencia de primera instancia:
14. El juzgado declaró infundada la demanda por considerar que está acreditado que la
empresa Victoria’s Secret Stores Brand Managment, Inc., ha comercializado las
prendas de vestir identificadas con la marca VICTORIA’S SECRET dentro del
territorio nacional durante los tres años anteriores a la solicitud de cancelación del
registro. En consecuencia, no se presenta el supuesto previsto en el artículo 165 de
la Decisión 486.
6.
Fundamentos del recurso de apelación:
15. El demandante Carlos Artemio de la Cruz Fabián presenta recurso de apelación
reiterando los argumentos esgrimidos en su demanda. Además, señaló que el juez
de primera instancia no debió pronunciarse sobre el supuesto prestigio internacional
de la marca registrada, toda vez que ello no era materia de discusión. Las
denominaciones que aparecen en los comprobantes de pago no pueden ser tomadas
como si se trataran de marcas.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:
16. En el presente caso, la Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los
artículos 1651 y 1662 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
1
2
Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona
interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países
Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años
consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un
registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de
oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de
transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el
procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.
Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los
cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o
servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no
se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a
fuerza mayor o caso fortuito.
Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella
distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en
la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos
o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados
desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o
elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni
disminuirá la protección que corresponda a la marca.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
13 de 43
Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará adicionalmente el
artículo 1673 de la misma normativa.
C.
CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:
1. La cancelación de registro de marca por falta de uso. De la prueba del uso de una
marca.
2. La cancelación parcial del registro.
3. La cancelación de registro de marca notoria por falta de uso.
4. La motivación de los actos administrativos expedidos por la Oficina Nacional
Competente.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:
1.
LA CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO. DE LA
PRUEBA DEL USO DE UNA MARCA.
17. En el presente caso se abordará el tema en virtud de que la parte demandante solicita
la cancelación por falta de uso de la marca de producto VICTORIA´S SECRET
(Certificado 87175), inscrita a favor de Victoria’s Secret Stores Brand Managmet,
Inc., para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de
Niza.
18. Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la
jurisprudencia emitida por este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006:
Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación.
19. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que
para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la
cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina
Nacional Competente. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad
para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha
acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación
de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro
de marca.
Falta de uso de la marca.
20. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan
lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional
competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona
interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al
menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por
cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos
precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
21. Al respecto el Tribunal señaló:
3
Artículo 167.- El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos
contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización
de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
14 de 43
“Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo
justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países
Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona
autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha
de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes
de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución
que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por
otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios
que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca
registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta
de uso de ésta y promoverse su cancelación” (Proceso 116-IP-2004, publicado en
la G.O.A.C. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del
derecho sobre la marca CALCIORAL).
22. De esta manera, el Tribunal ha manifestado:
“Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar
qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos
efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el
principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una
marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se
encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades
pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”.
(Proceso 180-IP-2006, ya citado).
23. Sobre el principio del uso efectivo de la marca, el Tribunal se ha manifestado de la
siguiente manera:
“Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la
misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho
existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de
determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso
acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado
sobre este punto.
El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos
de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se
ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca
deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de
usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el
régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su
uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de
los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por
ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando
los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se
encuentran disponibles en el mercado" (Proceso 22-IP-2005, publicada en la
G.O.A.C. 1207 de 16 de junio de 2005).
24. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio
sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se
ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que
identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar
en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado,
esto es sin que cumpla con su función distintiva (Proceso 125-IP-2007, publicado en
GACETA OFICIAL
22/05/2015
15 de 43
la G.O.A.C. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA
denominativa).
25. El Tribunal ha manifestado: “El principio del uso efectivo de la marca se consagra
positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene
parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios
comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva
y realmente ha sido usada o no:
1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que
normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este
punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades
de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y
efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez
Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de
conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no
demuestran el uso real de la marca.
2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que
normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su
comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe
tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los
supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que
se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc”. (Proceso 180IP-2006, ya citado).
26. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos
análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado:
“Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen
condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes
comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la
jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las
de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento
cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no
puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el
producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que
utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital,
podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se
han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado
precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio
no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz,
por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos
del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso”
(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 199 de 26 de enero de 1996).
27. Finalmente, el Tribunal ha sostenido: “El párrafo segundo de la norma estudiada
establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone
que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos
que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta,
igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con
naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su
comercialización. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que
si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá
GACETA OFICIAL
22/05/2015
16 de 43
ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha
diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter
distintivo de la marca”. (Proceso 50-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. 1992, marca:
RON LIMÓN PALO VIEJO mixta).
Causales de justificación para el no uso de la marca.
28. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se
ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo
justificado. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una
circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del
plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la
correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo
del señalado plazo legal”. (Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. 528 de 26 de
enero de 2000, marca: BELMONT).
Efectos de la cancelación de la marca por no uso.
29. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de
extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que
puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional
competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro
de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del
mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de
cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento
administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse
valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca
no utilizada.
De la prueba del uso de una marca:
30. Como se tiene dicho supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia de
usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166
de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los
productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran
disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda,
según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el
mercado de al menos uno de los Países Miembros. A tenor de la disposición citada, la
presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se
hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países
Miembros.
31. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en
el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca
corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas
comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la
regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A
juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para
presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que
éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este
Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas
internas (…)”. (Proceso 2-AI-96, publicada en la G.O.A.C. 291 de 3 de septiembre de
1997).
GACETA OFICIAL
22/05/2015
17 de 43
32. El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a
solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional
competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular,
del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso, a objeto de prevenir la
cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el
cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado
los bienes o servicios que constituyan su objeto.
2. LA CANCELACIÓN PARCIAL DEL REGISTRO.
33. Mediante Resolución 1270-2011/TPI-INDECOPI, el Tribunal del INDECOPI resolvió:
i) Confirmar la Resolución 2596-2009/CSD-INDECOPI en el extremo que canceló el
registro de marca respecto de “calzados y sombrerería” de la Clase 25 de la
Clasificación Internacional de Niza; y, ii) Revocar la Resolución 2596-2009/CSDINDECOPI en el extremo que canceló el registro de la marca respecto de “vestidos”
de la Clase 25, manteniéndola vigente respecto de dichos productos.
34. Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la
jurisprudencia emitida por este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006.
35. El artículo 165 de la mencionada Decisión 486 prevé la cancelación parcial de un
registro, es decir cuando no se esté usando la marca en algunos de los productos o
servicios para los que fue registrada, la oficina nacional competente, ordenará una
reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos
respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta
la identidad o similitud de los productos o servicios.
36. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los
productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual
la oficina nacional competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios,
previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.
37. De lo anterior y siguiendo los criterios emitidos por el Tribunal, se desprenden los
siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso:
1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o
servicios para los cuales se hubiese registrado.
2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o
similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en
substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso,
ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el
público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado
parcialmente.
38. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza
o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean
conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el
mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la
norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados,
no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o
relacionados” (Proceso 180-IP-2006).
GACETA OFICIAL
22/05/2015
18 de 43
3.
LA CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA NOTORIA POR FALTA DE USO.
39. En el presente caso, el juez de primera instancia se pronunció sobre el supuesto
prestigio internacional de la marca registrada, por lo que este Tribunal considera
pertinente desarrollar el tema de la cancelación de registro de marca notoria por falta
de uso.
40. Se tomará como referencia el Proceso 105-IP-2013 de 16 de octubre de 2013, donde
este Tribunal señaló lo siguiente:
Uno de los postulados básicos del derecho de propiedad industrial es la realización
de un mercado fluido y leal. Por lo tanto, bajo ningún aspecto se podría permitir el
aprovechamiento no consentido del prestigio que han ganado ciertos signos en el
mercado. La normativa de propiedad industrial salvaguarda que los competidores
actúen de buena fe respecto de los derechos de terceros, y en relación al ejercicio de
sus propias prerrogativas. Metodológicamente, el Tribunal hará un recuento de la
plataforma jurídica andina para la protección de los signos notoriamente conocidos y,
posteriormente, establecerá la viabilidad de la figura de la cancelación por no uso de
los mencionados signos.
Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo
de 2013, en el marco del Proceso 23-IP-2013:
“1. Definición.
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los
signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII,
artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino
que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos.
El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De
éste se pueden desprender las siguientes características:
− Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector
pertinente. El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente:
“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la
notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:
a)
b)
c)
los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los
que se aplique;
las personas que participan en los canales de distribución o comercialización
del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido
dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.
− Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.
− La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
19 de 43
2. Protección.
a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y
efectivo de la marca.
El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los
principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que
establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de
una manera aún más amplia.
En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y
efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto
normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.
El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el
examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo
notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136 literal h)
mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución,
independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar
a la marca notoria.
En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que
trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de
notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta
con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.
Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la
calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o
en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede
ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro
y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de
notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la
exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la
cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b),
dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no
se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para
identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.
La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del
esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio
ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en
el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin
embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al
del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el
artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado.
En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos
en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido,
GACETA OFICIAL
22/05/2015
20 de 43
por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la
lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger
los signos distintivos según su grado de notoriedad.
La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo
tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a
las diferentes clases de riesgos en el mercado.
La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos
notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos
136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de
asociación, el de dilución y el de uso parasitario4.
El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto
piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto
tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es
muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se
puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción,
transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica
similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido.
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las
marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el
generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación
económica.
El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares,
cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente
conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún
grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor
parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente
conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún
grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente
conocidos de lo siguiente:
−
Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado
producto pensando que está adquiriendo otro.
−
Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen
empresarial del signo notoriamente conocido.
−
Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas
productoras tiene algún grado de vinculación.
Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la
marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de
4
Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA,
Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE
PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar,
Quito, Ecuador.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
21 de 43
dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto
renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular
mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la
propia eficiencia”.5
Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente
conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin
importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo
expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de
dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento
de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la
capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.
Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor
parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre
las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve
para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de
forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la
semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que
simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los
originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del
legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”6.
Prueba:
El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por
quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente,
según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la
autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486,
para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en
cuenta, entre otros:
“a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de
cualquier País Miembro;
b)
la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de
cualquier País Miembro;
c)
la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de
cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o
de la actividad a los que se aplique;
d)
el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e)
las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al
signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del
País Miembro en el que se pretende la protección;
f)
el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
5
6
MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid
España, 1995. Pág. 283.
Ibídem. Pág. 247.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
22 de 43
g)
h)
i)
el valor contable del signo como activo empresarial;
el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia
del signo en determinado territorio; o,
la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento
por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
j)
los aspectos del comercio internacional; o,
k)
la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo
distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.
Viabilidad de la cancelación por no uso en relación a los signos notoriamente
conocidos:
Teniendo en cuenta que la figura de la marca notoriamente conocida se ha desarrollado
sobre la base de la protección del esfuerzo empresarial, la actuación de buena fe en el
mercado y la competencia leal, el Tribunal, haciendo un análisis integral y sistemático con
la normativa que consagra la cancelación por no uso, encuentra lo siguiente:
−
La figura de la cancelación por no uso también debe ser coherente y consecuente
con el principio de la actuación de buena fe en el mercado, el respeto y protección
del esfuerzo empresarial ajeno y la competencia leal.
−
Aunque una marca notoria cayera en el desuso por múltiples razones, podría
mantener dicho estatus por mucho tiempo. Es decir, el grado de distintividad y el
nivel de recordación en el público consumidor tendría la potencialidad de
sobrevivir por algún tiempo de conformidad con múltiples factores.
−
Siendo esto así, y tal como se explicó anteriormente, la normativa comunitaria
mediante la figura de la marca notoria rompe el principio de uso real y efectivo de
la marca.
−
Asimismo, se rompen los principios registrales, de territorialidad y de especialidad,
de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En relación con este
último, y teniendo en cuenta que es vital para concretar el asunto tratado, el
Tribunal reitera que la protección de la marca notoriamente conocida se construye
sobre la base de la exposición a cuatro riesgos en el mercado: confusión,
asociación, dilución y uso parasitario. En este sentido, para que se proteja una
marca notoriamente conocida más allá del principio de especialidad, se debe
demostrar que se encuentra en alguno de los cuatro riesgos. En este caso, la
corte consultante deberá analizar todas las variables para determinar si el signo
notorio está expuesto a cada uno de los riesgos en el campo registral o en el
mercado como tal. En relación con los riesgos de uso parasitario y dilución, la
corte consultante deberá tener en cuenta el grado de notoriedad del signo a
proteger, analizando su nivel de penetración en los diferentes sectores. Esto es de
suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en
sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de
dilución. Un ejemplo son las marcas que soportan la publicidad en eventos
masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, y que
promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las sustentan su
publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos
deportivos, deportistas, artistas, etc.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
23 de 43
−
La figura de la cancelación por no uso debe ser aplicable si es susceptible de
cumplir con su función y efectos: depurar el registro de marcas y realizar el
derecho de preferencia. En este sentido, cancelar por no uso el registro de una
marca notoria debe ser prolijamente analizado por parte de la corte consultante,
ya que en muchos escenarios basados en el derecho preferente, no debería
operar la figura por no ser viable el registro de una marca idéntica o similar a la
marca notoria objeto de la cancelación. En consecuencia, en primer lugar debe
analizarse el grado de notoriedad que ha alcanzado el signo notorio objeto de la
cancelación, para posteriormente determinar, en el evento de que se pretenda
registrar un signo idéntico o similar bien sea por el uso del derecho preferente o
por cualquier solicitud, si se incurriría en los diferentes riesgos en el mercado.
−
El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la
concreción de confusión y asociación en el público consumidor, como sería el
caso de conexión competitiva si el signo notorio está registrado en otra clase, o la
vinculación o asociación que pudiera generarse al recordar el signo notorio.
También debe estudiar muy cuidadosamente que no se genere un
aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la
dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes
sectores. Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de
notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos sectores. Piénsese en
una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de
recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por
lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o
servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma;
esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en
rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso
parasitario o riesgo de dilución. En un escenario como el planteado, la cancelación
por no uso no tendría cabida y, en consecuencia, la Oficina Nacional Competente
debería denegar la solicitud.
−
Para lo anterior, se deberá hacer una análisis muy minucioso del escenario en el
que se desenvuelve el signo notorio objeto de la cancelación, ya que de ninguna
manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la
afectación del desarrollo empresarial y la generación de error en el público
consumidor.
−
Como corolario de lo anterior, la única manera de generar una regulación de
propiedad industrial coherente, sistemática y efectiva, es hacer operante las
figuras dentro de un andamiaje engranado de protección. En el caso particular, la
cancelación por no uso debe ser operante sólo si se permite la correcta realización
de los principios y la finalidad de la protección de la propiedad industrial. En
efecto, una efectiva cancelación por no uso sólo es posible si no afecta la
importante base donde se asientan otras figuras, dentro de las que se incluye la
marca notoriamente conocida y todas sus aristas de protección: cancelación por
notoriedad (artículo 235 de la Decisión 486), nulidad por notoriedad, acción contra
uso no autorizado de un signo notorio (232 dela Decisión 486), entre otras.
41. Por lo expuesto, el Juez Consultante deberá establecer primeramente el estatus de
notoria de la marca VICTORIA`S SECRET (denominativa), que se pretende cancelar
por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca,
ésta conservaría la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es
una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única,
debido a que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la
misma persiste en el mercado aunque no se le use.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
24 de 43
4.
LA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR LA
OFICINA NACIONAL COMPETENTE.
42. En el presente caso se alegó la necesidad de la motivación de los actos
administrativos expedidos por la Oficina Nacional Competente. Al respecto, en el
Proceso 134-IP-2013 de 21 de agosto de 2013 el Tribunal ha señalado lo siguiente:
43. La resolución tiene que ser motivada en debida forma y, además, debe expresar, en
su pronunciamiento, los fundamentos en los que se basa para emitirlos. Acerca de
los actos administrativos este Tribunal ha manifestado: “(...) requieren de motivación
para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe
entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de
este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los
contenga si por la falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los
administrados”7.
44. Asimismo, dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013 el Tribunal añade
que el examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo, tanto en relación
con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas como con las
decisiones emitidas por la propia Oficina. Esto significa que se debe realizar el
examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el
signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información
recaudada para el procedimiento en cuestión, independientemente del análisis
efectuado sobre los signos idénticos o similares.
45. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de
independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que,
de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la
decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable
el criterio adelantado”8.
46. La Oficina Nacional Competente tiene la obligación, en cada caso, de hacer un
análisis motivado con las características mencionadas, teniendo en cuenta los
aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO:
La Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud
de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no
se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros de la
Comunidad Andina, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra
persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos
precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
7
8
Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998, publicada en la G.O.A.C. 422 de 30 de marzo de
1999. Marca: “GLEN SIMON”.
Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el Proceso 22-IP-2012, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2069 de 5 de julio de 2012.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
25 de 43
A tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se
encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos
en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y
del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los
productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al
menos uno de los Países Miembros. La presunción de uso se configura
también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados
exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.
El uso de la marca en el mercado deberá ser real, efectivo, serio, de buena
fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión
corresponderá a su titular.
SEGUNDO: El artículo 165 de la Decisión 486 prevé la cancelación parcial de un
registro, es decir, cuando no se esté usando la marca en algunos de los
productos o servicios para los que fue registrada, la Oficina Nacional
Competente ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que
protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no
estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o
similitud de los productos o servicios.
TERCERO:
Al evaluar la procedencia de la cancelación por no uso de una marca
notoria, el Juez Consultante deberá determinar si de conformidad con las
pruebas aportadas por el titular de la marca, licenciatario u otra persona
autorizada para usarla, se demuestra que la marca, aunque no haya sido
usada, conserva el estatus de notoria al momento en que se presentó la
solicitud de cancelación.
CUARTO:
La resolución tiene que ser debidamente motivada y expresar los
fundamentos en los que se basa para emitirlos.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, el Juez Consultante deberá
adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
26 de 43
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Gustavo García Brito
SECRETARIO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su
publicación
en
la
Gaceta
Oficial
del
Acuerdo
de
Cartagena.
PROCESO 147-IP-2014
Interpretación prejudicial de los artículos 5, 11, 13, 14, 31 y 57 de la Decisión 351 de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 1, 9 y 56 literal
b) de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito, República del Ecuador.
Asunto: Infracción de Derechos de Autor. Expediente Interno: 17811-2013-7140
Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a
los 24 días del mes de marzo del año dos mil quince.
VISTOS:
El Oficio 3403-S-TDCA-Quito de 17 de septiembre de 2014, recibido en este Tribunal
físicamente el 3 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo N° 1 de Quito, República del Ecuador, solicita interpretación
prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-7140.
El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES:
Demandante: Juan Cristóbal Carrera Colin.
Demandado: Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”.
Hechos:
1.
El 10 de diciembre del 2004, Juan Cristóbal Carrera Colin, en su condición de
derechohabiente del autor Jorge Carrera Andrade, solicitó tutela administrativa ante
la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI sobre derechos de propiedad
intelectual, en contra de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”. Como
sustento alegó que en los últimos años la obra poética de su padre, Jorge Carrera
Andrade, ha sido objeto de varias ediciones que en gran parte no cuentan con
autorización. Actos de explotación como la reproducción, distribución y
transformación se han efectuado respecto de las obras, llegando incluso a ser
afectado el derecho moral de la integridad de la obra con traducciones arbitrarias que
deforman y modifican la obra atentando contra su decoro. Manifestó asimismo que
GACETA OFICIAL
22/05/2015
27 de 43
en el año 2003, pocos días antes de la publicación de la obra denominada “OBRA
POÉTICA COMPLETA DE JORGE CARRERA ANDRADE”, en una edición bilingüe
español/inglés, contenida en tres tomos, Edwin Madrid se comunicó vía correo
electrónico, requiriéndole la respectiva autorización, a cuyo pedido respondió que la
autorización estaría sujeta a la suscripción de un contrato de edición; agregó además
que en el año 2000, la Editorial NewSouth Books, una división de la NewSouth Inc.,
de Montgomery, Estado de Alabama de los Estados Unidos de América, publicó una
selección traducida denominada “OBRA POÉTICA COMPLETA”, titulada en inglés
como “CENTURY OF THE DEATH OF THE ROSE”, en la cual figura que se cuenta
con la autorización de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la suya, afirmación última
que es falsa.
2.
Mediante la Resolución 194 de 16 de enero del 2007, la Dirección Nacional de
Derecho de Autor y Derechos Conexos resolvió:
“1) Aceptar la acción de tutela administrativa propuesta por el señor JUAN
CRISTÓBAL CARRERA COLIN, en su condición de derechohabiente del autor
JORGE CARRERA ANDRADE en contra de la CASA DE LA CULTURA
ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN”;
2) Sancionar a la infractora CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
“BENJAMÍN CARRIÓN” con una multa de mil ochocientos cuarenta 23/100
(1840,23) dólares de los Estados Unidos de América, (…);
3) Prohibir a la CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN
CARRIÓN” la comercialización, donación, oferta en venta o venta de los
ejemplares terminados de la obra denominada “Obra Poética Completa de
Jorge Carrera Andrade” obra bilingüe español/inglés contenida en tres tomos y
que ha sido motivo de la presente Tutela Administrativa;
4) Disponer la destrucción de los 1000 ejemplares pendientes de ser
terminados de acuerdo con la información entregada por la CASA DE LA
CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN”.
3.
Sobre la base de la Resolución 194 de 16 de enero del 2007 de la Dirección Nacional
de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el 6 de marzo de 2008 Juan Cristóbal
Carrera Colin solicitó vía verbal sumaria la indemnización de los daños y perjuicios
en contra del Presidente de la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión”.
4.
El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito solicitó la
interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
1.
Argumentos de la demanda:
El demandante Juan Cristóbal Carrera Colin argumentó lo siguiente:
5.
Su padre, el autor ecuatoriano Jorge Enrique Carrera Andrade Vaca, falleció en la
ciudad de Quito el 8 de noviembre de 1978, habiendo quedado como único y
universal heredero, conforme consta en la copia de la sentencia de posesión efectiva
de sus bienes dictada por el señor Juez Primero de lo Civil del Cantón Quito el 9 de
julio de 1990. Dentro del patrimonio heredado se encuentra el constituido por sus
obras, sobre las cuales y en condición justificada de derechohabiente, mantiene
invariablemente la titularidad del derecho de autor, calidad que conservará durante el
tiempo en que tales obras permanezcan en el dominio privado.
6.
Es público y notorio, que la obra poética de Jorge Carrera Andrade, ha sido publicada
en varias ediciones en los últimos años. Lamentablemente gran parte de éstas no
han contado con la autorización correspondiente de su titular. Es así como los
GACETA OFICIAL
22/05/2015
28 de 43
derechos exclusivos de reproducción, distribución y transformación de las obras han
sido explotados omitiendo la indispensable licencia o autorización de uso o sin
haberse celebrado un contrato de cesión de derechos, como prevé el ordenamiento
jurídico vigente. Es más, se ha llegado inclusive a afectar el derecho moral a la
integridad de la obra, al haberse dispuesto de manera arbitraria e ilegítima la
realización de traducciones que además de deformarla, afectan el honor del autor y
la reputación de la obra.
7.
En el marco de las circunstancias referidas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana
“Benjamín Carrión” editó y publicó en el 2003, en varios ejemplares, la denominada
“OBRA POÉTICA COMPLETA DE JORGE CARRERA ANDRADE”, en una edición
bilingüe, español/inglés, contenida en tres tomos, cuya traducción al idioma inglés
mereció severas críticas, que se hicieron públicas a través de diversos medios de
comunicación social, pues su contenido constituye un atentado a su integridad,
infringiendo de manera flagrante el derecho moral irrenunciable, inalienable e
imprescriptible de su autor.
8.
Esta edición de la obra jamás recibió su autorización, no obstante el requerimiento
que en días previos a la publicación – a la fecha, la traducción y reproducción no
autorizada ya se había realizado – y mediante correo electrónico le formuló el señor
Edwin Madrid, a quien la Casa de la Cultura había encargado tal edición. A este
requerimiento, respondió que la autorización estaría condicionada a la celebración de
un contrato formal y a que no se introdujeran algunos poemas que forman parte de
una “Antología Poética”, editada y publicada con su consentimiento por el Fondo de
Cultura Económica de México, entidad con la cual mantiene vigente hasta la fecha un
contrato de licencia de uso. Esta condición no fue atendida y sin contar con
autorización se procedió posteriormente a la distribución de los ejemplares que se
encontraban impresos.
9.
De la misma manera, en el 2000 la Editorial NewSouth Books, una división de la
NewSouth Inc., de Montgomery, Estado de Alabama de los Estados Unidos de
América, publicó en este país una selección traducida de obras denominada “OBRA
POÉTICA COMPLETA”, titulada en inglés como “CENTURY OF THE DEATH OF
THE ROSE”. En el texto de los originales de esta edición, se menciona que se cuenta
con la autorización de la Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la suya.
Esta afirmación, en lo que concierne al compareciente es falsa, sin embargo, no se
ha podido conocer si existió la supuesta autorización de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana.
10. En atención a estas circunstancias, en uso de las acciones y recursos que prevé la
Ley de Propiedad Intelectual se inició un procedimiento de tutela administrativa en la
Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos del IEPI el 10 de
diciembre de 2004, para que, en atención al contenido objetivo de esta ley, se
requiera información a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y se adopten medidas
urgentes y eficaces a fin de precautelar el derecho de autor infringido por las
acciones de la entidad demandada.
11. El procedimiento administrativo incoado trajo como resultado la Resolución dictada
por la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos del IEPI, que en
estricta aplicación del artículo 339 de la Ley de Propiedad Intelectual y al comprobar
en el proceso la infracción al derecho de autor sobre la obra de Jorge Carrera
Andrade, dispuso la adopción de medidas cautelares urgentes y aplicó a la infractora
la multa correspondiente.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
29 de 43
12. Lo más importante a resaltar dentro del trámite administrativo de tutela, es que no se
justificó de ninguna forma la existencia de cualquier contrato de licencia de uso o
cesión de derechos patrimoniales que hubiera autorizado a la Casa de la Cultura
Ecuatoriana “Benjamín Carrión” a utilizar o explotar la obra poética de Jorge Carrera
Andrade, mediante cualquiera de las modalidades que reviste el derecho patrimonial
de autor, como son la reproducción, distribución, traducción o comunicación pública,
ni durante la vida del padre del demandante, como tampoco luego de su muerte.
2.
Argumentos de la contestación a la demanda:
El abogado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” contestó la
demanda y dedujo las siguientes excepciones:
13. Negativa pura y simple de la demanda, ilegitimidad activa, ilegitimidad pasiva,
inaplicabilidad de la legislación supraestatal, inaplicabilidad del artículo 103 de la Ley
de Propiedad Intelectual por ser contraria a la disposición 7 literal i) del artículo 76 de
la Constitución del Ecuador. Asimismo, impugnó la Resolución 194 de 16 de enero
de 2007 por haber sido emitida en contra de la Ley de Propiedad Intelectual y su
Reglamento.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:
14. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 5, 11, 13, 14,
31 y 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
15. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos: 1, 9 y
56 literal b) de la Decisión 3511.
1
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y
efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo
literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito
literario o artístico ni su destino. Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el
Capítulo X de la presente Decisión.
Artículo 5.- Sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente y de su previa autorización,
son obras del ingenio distintas de la original, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos
de otras obras.
Artículo 9.- Una persona natural o jurídica, distinta del autor, podrá ostentar la titularidad de los derechos
patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones internas de los Países
Miembros.
Artículo 11.- El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de:
a) Conservar la obra inédita o divulgarla;
b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y,
c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la
reputación del autor.
A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus derechohabientes, por
el plazo a que se refiere el Capítulo VI de la presente Decisión. Una vez extinguido el derecho
patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor
y de la integridad de su obra.
Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar,
autorizar o prohibir:
a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los
signos, los sonidos o las imágenes;
c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;
d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del
derecho;
e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.
Artículo 14.- Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su
comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
30 de 43
C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:
1.
Primacía del Derecho comunitario andino frente a las normas de Derecho interno de
los Países Miembros y de Derecho internacional. Del principio de complemento
indispensable.
2.
Del objeto de la protección de los derechos de autor.
3.
Los derechos morales. Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que
atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor. La integridad de la obra.
4.
El derecho patrimonial de traducción de la obra. Las traducciones sin autorización.
Las traducciones que afecten la integridad de la obra.
5.
De los derechos patrimoniales. La distribución pública de ejemplares o copias de la
obra mediante la venta.
6.
Las facultades de la autoridad nacional competente en caso de infracción a los
derechos de autor. Las medidas cautelares. La indemnización por los daños y
perjuicios.
Reparación o indemnización en compensación por los daños y perjuicios
ocasionados.
7.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:
1.
PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO FRENTE A LAS NORMAS
DE DERECHO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS Y DE DERECHO
INTERNACIONAL. DEL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.
16. En el presente caso, se alegó la aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual y su
Reglamento, por lo que resulta necesario referirse al principio de la primacía del
Derecho comunitario andino, el mismo que encuentra su apoyo en otros, como son el
efecto directo, la aplicación inmediata y la autonomía del ordenamiento jurídico
andino.
17. Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia del
ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los
Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con
Artículo 31.- Toda transferencia de los derechos patrimoniales, así como las autorizaciones o licencias de
uso, se entenderán limitadas a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente
en el contrato respectivo.
Artículo 56.- La autoridad nacional competente, podrá ordenar las medidas cautelares siguientes:
a) El cese inmediato de la actividad ilícita;
b) La incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares
producidos con infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Decisión;
c) La incautación, embargo, decomiso o secuestro, de los aparatos o medios utilizados para la comisión
del ilícito.
Las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el
exclusivo uso personal.
Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente:
a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación
por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho;
b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho
infringido;
c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho;
d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
31 de 43
las materias que regulan el orden comunitario. En este marco ha establecido que en
caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho
interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse
antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional.
18. En virtud de los principios de autonomía y primacía, las normas del ordenamiento
comunitario —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de
sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros. Por lo tanto, las
normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no
pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la
Comunidad, si bien no se encuentra vinculada por los tratados que celebren
individualmente los Países Miembros, como ha sido el caso del Convenio de Berna
para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, puede tomarlo como una
referencia, ya que los cuatro Países Miembros son parte del mismo.
19. Sin embargo resulta importante tener en cuenta que en virtud del principio de
complemento indispensable, la norma nacional podría abordar legislativamente
temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con objeto
de lograr una correcta aplicación de la normativa comunitaria andina. Sobre este
principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“No es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo
que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas. Lo anterior quiere
decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos
regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su
correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar
normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los
ya existentes y previstos en las normas comunitarias. Así pues, el País Miembro
sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria
explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese
guardado silencio” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010,
dentro del Proceso 115-IP-2009).
En consecuencia, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que la Decisión 351
goza de primacía frente a las normas nacionales.
2.
DEL OBJETO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR.
20. En el presente proceso, Juan Cristóbal Carrera Colin, en su condición de
derechohabiente del autor Jorge Carrera Andrade, solicitó tutela administrativa ante la
Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Instituto Ecuatoriano
de la Propiedad Intelectual – IEPI sobre derechos de propiedad intelectual, en contra de
la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”. Como sustento alegó que en los
últimos años la obra poética de su padre, Jorge Carrera Andrade, ha sido objeto de
varias ediciones que en gran parte no cuentan con autorización.
21. Dentro del Proceso 102-IP-2010 de 14 de octubre de 2010, este Tribunal señaló lo
siguiente:
“El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias,
artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o
puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de
reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
32 de 43
Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de
naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de
protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por
los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino en donde
este derecho se regula en la Decisión 351.
Para Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien
tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos
reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al
acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”2.
Al referirse al objeto de la protección que brinda el derecho de autor, es
importante mencionar qué se entiende por “autor”, por “obra” y por “publicación”
en la legislación andina, los cuales de acuerdo al artículo 3 de la Decisión 351,
son definidos de la siguiente manera: “Autor: Persona física que realiza la
creación intelectual”; “Obra: toda creación intelectual original de naturaleza
artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en
cualquier forma”; y, “Publicación: Producción de ejemplares puestos al alcance
del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que
la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades
razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra”.
22. El Tribunal ha sostenido que:
“También doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo que es obra
intelectual, entre otras, las que consideran que es: ‘una creación de la
inteligencia, con notas de originalidad y significación (…). Toda expresión
personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en
forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser
hechos públicos y reproducidos (...) expresión personal, original y novedosa de
la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad,
que represente o signifique algo y sea una creación integral” (Proceso 139-IP2006, publicado en la G.O.A.C. 1057 de 21 de abril de 2004).
23. Asimismo, la doctrina menciona algunas características de la “obra” como objeto del
Derecho de Autor. Entre ellas se destacan:
“1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del
hombre, en el dominio literario, artístico o científico.
2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra,
su forma de expresión, mérito o destino.
3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige
características de originalidad”3.
24. En similar sentido, Baylos Corroza enfatiza sobre el elemento o característica de
originalidad como supuesto necesario para que pueda hablarse de obra y de derecho
de autor al exponer que: "la originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra
pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro.
Porque en la propiedad intelectual la creación no se contempla como aportación del
2
3
Charria García, Fernando, Derechos de Autor en Colombia, Ediciones Instituto Departamental de Bellas
Artes, Cali, 2001, p. 21.
Antequera Parilli, Ricardo, “El Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela”, Autoralex,
Venezuela, 1994, p. 32.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
33 de 43
autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a
incrementarlo mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la obra habría de
representar ser nueva”4.
25. La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra
intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho, y
el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.
26. El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras
literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a
través del empleo de diferentes medios. Del mismo modo hace una enumeración
ejemplificativa más no taxativa de las obras protegidas, mencionando en el literal a)
las obras expresadas por escrito, aunque omite dar el concepto de ellas. Éstas son
creaciones que se materializan mediante el empleo de signos gráficos que permiten
su lectura y comprensión. Es decir, el artículo 4 establece que la protección recae
sobre la obra que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio
conocido o por conocer. Se entiende por reproducción a la fijación de la obra; es
decir, la incorporación de signos, sonidos o imágenes en una base material que
permita su percepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte
de ella. Del mismo modo, se entiende por divulgación el acto de acceso de la obra al
público, por cualquier medio o procedimiento (artículos 3 y 14 de la Decisión citada).
27. Finalmente, el Tribunal ha señalado: “De los textos citados se desprende que, a los
efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción
o divulgación, debe ser una creación original. Por tanto, la protección no depende del
mérito de la obra o de su destino, ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los
recursos para producirla, sino de que ella posea elementos demostrativos de una
diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento
representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y
valorarse como una cuestión de hecho en cada caso” (Proceso 165-IP-2004,
publicado en la G.O.A.C. 1195 de 11 de mayo de 2005).
28. El Juez Consultante deberá determinar si los derechos de Juan Cristóbal Carrera
Colin, en su condición de derechohabiente del autor Jorge Carrera Andrade, han sido
vulnerados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”.
3. LOS DERECHOS MORALES. OPONERSE A TODA DEFORMACIÓN, MUTILACIÓN
O MODIFICACIÓN QUE ATENTE CONTRA EL DECORO DE LA OBRA O LA
REPUTACIÓN DEL AUTOR. LA INTEGRIDAD DE LA OBRA.
29. El demandante alegó la afectación del derecho moral de la integridad de la obra de
su padre mediante traducciones arbitrarias “que deforman y modifican la obra
atentando contra su decoro. (…) Es más, se ha llegado inclusive a afectar el derecho
moral a la integridad de la obra, disponiendo de manera arbitraria e ilegítima la
realización de traducciones que además de deformarla, afectan el honor del autor y
la reputación de la obra (…) infringiendo de manera flagrante el derecho moral
irrenunciable, inalienable e imprescriptible de su autor”.
30. Acerca de los derechos morales resulta importante advertir lo que el Tribunal expuso
en la interpretación prejudicial rendida dentro del Proceso 110-IP-2007:
4
Baylos Corroza, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas, 2ª edición, 1993.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
34 de 43
“Los derechos morales protegen la correlación autor obra con base en los
intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra. El artículo
11 de la Decisión 351 plasma las características de los derechos morales:
inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables”.
31. El mismo artículo consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del
grupo derechos morales. Siguiendo la pertinente clasificación que Delia Lipszyc hace
en su libro “Derecho de Autor y Derecho Conexos”, se tiene que las facultades
pueden ser positivas o negativas (defensivas). Las primeras engloban todas las
acciones que el titular del derecho de autor puede hacer con su obra; ahí se
encuentran la facultad de divulgar la obra, modificarla y retirarla (literal a del artículo
11 de la Decisión 351). Las segundas son todas aquellas acciones tendientes a
defender la paternidad de la obra (literales b y c del artículo 11 de la Decisión 351 de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena).
32. De conformidad con el artículo 12 de la Decisión 351, los Países Miembros pueden
reconocer otros derechos de carácter moral, diferentes a los enunciados en el
mencionado artículo 11 (Interpretación Prejudicial 10-IP-2007, sentencia de 4 de
diciembre de 2007, Caso: Infracción a Derechos de Autor).
33. El artículo 11 de la Decisión 351 establece que el autor tiene el derecho inalienable,
inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: “c) Oponerse a toda deformación,
mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del
autor”.
34. Del análisis y la lectura de dicha norma, el autor tiene el derecho a oponerse cuando:
i. se trate de una deformación: Por deformación debe entenderse algo que pierde
su forma regular o natural, dando lugar a una interpretación errónea. Ese
supuesto se verifica cuando se trastoca el contenido de la obra;
ii. se trate de una mutilación: Por mutilación debe entenderse cuando se corta o
cercena una parte del cuerpo de la obra, eliminando una parte o porción de la
misma; o,
iii. se trate de una modificación: Por modificación debe entenderse una
transformación o cambio en el contenido de la obra.
35. En primer lugar, deberá analizarse si la actividad acusada entra en alguno de los tres
supuestos. En segundo lugar, de encajar en alguna de las tres alternativas del
artículo 11 literal c) de la Decisión 351, se exigirá como requisito adicional que se
“atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor”. En otras palabras, la
actuación acusada debe atentar contra el honor, el respeto del autor y la honestidad
de su obra.
36. Sobre el particular, el derecho a la intangibilidad consiste en impedir que se altere, se
modifique, se deteriore, se mutile o se destruya la obra, a fin de evitar un grave e
injusto perjuicio a los intereses morales del autor, independientemente de los
derechos patrimoniales. A través del citado derecho se intenta respetar la integridad
de la obra. Sin embargo, el autor tiene la facultad para modificar su propia creación,
la cual subsiste incluso después de haber cedido sus derechos patrimoniales.
37. El principio de integridad de la obra llamado también “derecho al respeto” faculta al
autor para oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de la obra, que
atente contra el decoro de la misma, la demerite o perjudique el honor o la reputación
del autor. Este derecho se fundamenta en el respeto que se debe a la personalidad
GACETA OFICIAL
22/05/2015
35 de 43
del autor como creador de la obra, en cuya expresión creativa se refleja o plasma esa
personalidad.
38. El derecho de integridad atañe también a las condiciones técnicas en que se efectúa
la explotación económica, cualquiera que sea el medio empleado, por lo que el
editor, el empresario, el productor o quien realice la explotación de la obra, debe
hacerlo asegurando que se resguarde el derecho moral del autor5. El autor tiene
derecho a que su pensamiento no sea modificado, a fin de que el producto de su
actividad intelectual sea comunicado en su auténtica expresión.
39. El principio de integridad de la obra, al formar parte de los derechos morales del
autor, determina que dichos derechos sean independientes de los derechos
patrimoniales de que goce el autor y que serán conservados por el autor, incluso en
los casos en los que haya cedido sus derechos patrimoniales6.
40. Por lo expuesto, la Corte Consultante deberá analizar de manera objetiva las
modificaciones, y si las mismas atentan contra el decoro de la obra o la reputación
del autor. Como se mencionó, es un requisito adicional que exista un atentado contra
el decoro de la obra o la reputación del autor.
4.
EL DERECHO PATRIMONIAL DE TRADUCCIÓN DE LA OBRA. LAS
TRADUCCIONES SIN AUTORIZACIÓN. LAS TRADUCCIONES QUE AFECTEN LA
INTEGRIDAD DE LA OBRA.
41. Conforme se ha señalado, Juan Cristóbal Carrera Colin manifestó en su demanda
que se realizaron traducciones arbitrarias de la obra de su padre, lo cual causó que
se afectara el derecho moral a la integridad de la obra, desarrollado en el apartado
precedente. En atención a lo expuesto por el demandante, corresponde a este
Tribunal pronunciarse respecto de la naturaleza y las implicancias de las
traducciones dentro del régimen común sobre derecho de autor.
42. El autor tiene derecho a que no se perciba ni se le atribuya su obra deformada o
alterada. Sin embargo, si se transmite que se trata de una obra distinta, por ejemplo:
una transformación libre de la obra originaria, el derecho moral de integridad tendrá
alcances más limitados de acuerdo con los intereses que protege7.
43. El Derecho comunitario andino, a diferencia de lo que sucede en la Unión Europea,
ha reconocido entre los derechos patrimoniales del autor al derecho de
transformación, el cual “(…) consiste en la facultad del autor de explotar su obra
autorizando la creación de obras derivadas de ella: adaptaciones, traducciones,
revisiones, actualizaciones, arreglos musicales, etc., las cuales también están
protegidas” (lo subrayado es nuestro)8. Es así que en el marco del derecho
patrimonial de transformación el autor tiene derecho a autorizar la traducción de su
obra y, por ende, también puede prohibirla, según dispone el artículo 13 literal e) de
la Decisión 351.
5
6
7
8
Vega Jaramillo, Alfredo, Manual de Derecho de Autor, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Ministerio
del Interior y Justicia, 2010, Bogotá, p. 33.
Disponible en web:
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf
Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo y otros, Manual de Propiedad Intelectual, 3era edición,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 99.
Aragón, Emilia, Contenido del Derecho de Autor. El autor, la obra, Limitaciones y Excepciones,
Documento del Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales
de América organizado por la OMPI, 2004, p. 14.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
36 de 43
44. No obstante las facultades otorgadas al autor de la obra primigenia, la normativa
mencionada también establece en el artículo 5 que la traducción de una obra
preexistente constituye una obra del ingenio distinta de la original. Dicha disposición
también se encuentra recogida en el Convenio de Berna para la Protección de las
Obras Literarias y Artísticas, del que forman parte los cuatro Países Miembros, cuyo
artículo 2 numeral 3) sobre obras protegidas refiere:
“Estarán protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos del
autor de la obra original, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y
demás transformaciones de una obra literaria o artística”.
45. Asimismo, la Recomendación sobre la Protección Jurídica de los Traductores y de
las Traducciones y sobre Medios Prácticos de Mejorar la Situación de los
Traductores, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 22 de
noviembre de 1976, señala:
“Los Estados Miembros deberían extender a los traductores, por lo que respecta
a sus traducciones, la protección que conceden a los autores de conformidad
con las disposiciones de las convenciones internacionales sobre derecho de
autor en las que son partes o de su legislación nacional, o de unas y otras
disposiciones, y esto sin perjuicio de los derechos de los autores de las obras
preexistentes”.
46. En consecuencia, toda traducción constituirá una obra derivada, siempre y cuando
sea producto del esfuerzo intelectual y no de una mera labor mecánica. En otras
palabras, la traducción será protegida en tanto implique la transformación del modo
de expresión de la obra preexistente a un idioma diferente sin que el contenido de
ésta varíe. Es así que “la transformación implica necesariamente una «apropiación
intelectual» del contenido de la obra original y, al mismo tiempo, una nueva
aportación por parte de la persona que lleva a cabo dicha transformación, que vierte
su esfuerzo intelectual en la misma”9. Por lo tanto, las traducciones realizadas de
forma automática a través de medios informáticos quedan fuera del ámbito de
protección del derecho de autor, pues, no son producto de un esfuerzo intelectual por
plasmar el sentir del autor de la obra en un idioma diferente al que fue concebida,
sino que constituyen una mera transcripción de una obra preexistente a un idioma
diferente.
47. De lo expuesto se infiere que todo traductor gozará de los derechos morales y
patrimoniales reconocidos en la Decisión 351 respecto de la traducción que ha
realizado de la obra originaria, debido a que ostenta la calidad de autor de la obra
derivada. Es conveniente señalar a manera de ejemplo el caso resuelto mediante
Sentencia de la Audiencia Provincial (SAP) de Madrid, Sección 28, de 23 de febrero
de 2007, rec. 553/200610, sobre demanda de infracción a los derechos de autor
interpuesta por el traductor Alonso contra Alianza Editorial S.A., en cuyo sexto
considerando señala: “(…) consideramos que existe una clara vulneración del
derecho moral del actor D. Alonso, y con ello de su reputación como traductor, que
se encuentra menoscabada por la actuación de la demandada, aunque sólo en lo
referente a la integridad moral de su obra; sin que haga falta para tener en cuenta
9
10
Olmedo Peralta, Eugenio, La Propiedad Intelectual de las Traducciones, En: Actas de Derecho Industrial y
Derecho de Autor - ADI 34, 2013-2014, 2010, p. 218.
Disponible en la web del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España:
http://www.poderjudicial.es
GACETA OFICIAL
22/05/2015
37 de 43
estos extremos que exista una voluntad deliberada para la entidad editora de ello;
sino únicamente como ocurre en este supuesto, que exista una infracción de carácter
objetivo, como son los cambios efectuados, que se han comprobado fácil y
claramente”. Dicha cita ejemplifica como el traductor tiene sobre la obra derivada los
mismos derechos morales y patrimoniales reconocidos al autor de la obra originaria,
los cuales le permiten accionar contra las editoriales y cualquier tercero que vulnere
sus derechos de autor.
Las traducciones que afectan la integridad de la obra.
48. No obstante haber señalado que las traducciones constituyen obras derivadas cuya
explotación se realiza como consecuencia del derecho patrimonial de transformación
del autor sobre su obra originaria; resulta relevante reconocer que en la realidad se
presentan casos límite en los que la transformación atenta contra la integridad de la
obra. En ese sentido, tanto las traducciones, adaptaciones, arreglos como cualquier
otro tipo de transformación autorizada corren el riesgo de afectar el derecho moral de
integridad del autor, por lo que el análisis para determinar si se está frente a una
infracción al derecho de integridad se deberá realizar caso por caso a fin de evaluar
si se ha respetado o no la personalidad del autor.
49. Siendo ello así, el autor podrá oponerse a aquella traducción que desnaturalice su
pensamiento, incluso en el caso que la haya autorizado y/o medie un contrato de
traducción entre las partes. Ello trae consigo un deber para el traductor de la obra,
que estriba en no deformar, modificar o alterar su contenido de manera tal que
desvirtúe la concepción de la obra y/o afecte la reputación del autor, pues, aun
teniendo el consentimiento del autor debe respetar su personalidad e impronta al
plasmar el contenido de la obra en un idioma diferente al que fue concebido.
Las traducciones sin autorización del autor de la obra preexistente.
50. Si bien la normativa comunitaria estipula que el autor o sus derechohabientes tienen
la facultad de autorizar o prohibir la traducción de la obra preexistente, dicha
autorización será necesaria sólo en aquellos casos en que el traductor quiera
explotar la obra que ha traducido. Ello, en virtud que la traducción se puede realizar
como producto de una actividad creativa sin que se realice con el objeto de
divulgarla. Por lo tanto, la autorización del autor que requiere el artículo 13 de la
Decisión 351 para que se realice la traducción de una obra, será exigible únicamente
en el caso de que el traductor pretenda explotar la obra derivada.
51. Asimismo, no será necesaria la autorización del autor de la obra primigenia o de sus
derechohabientes cuando ésta haya pasado al dominio público, es decir, cuando
haya concluido el plazo para la protección de los derechos patrimoniales del autor de
la obra originaria. Sin embargo, el hecho que se pueda realizar la explotación de la
traducción sin el consentimiento del autor no significa que no sea necesario
reconocerlo como tal en la obra derivada, toda vez que el desconocer en la
traducción al autor de la obra preexistente constituye una vulneración a su derecho
moral de paternidad cuya protección no está sujeta a un tiempo de duración, pues,
como ya se ha señalado, los derechos morales del autor son inalienables,
inembargables, imprescriptibles e irrenunciables.
52. En función a lo expuesto, estaremos frente a la infracción al derecho patrimonial de
transformación del autor cuando se realice la explotación de la traducción de su obra
sin su consentimiento previo, siempre que la obra preexistente no haya pasado al
dominio público.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
38 de 43
53. Por lo expuesto, la Corte Consultante deberá analizar de manera objetiva si existía
autorización para realizar la traducción de la obra de Jorge Carrera Andrade, y si
dicha traducción ha transformado la obra primigenia de forma que atenta contra el
decoro de la obra o la reputación del autor.
5.
DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES. LA DISTRIBUCIÓN PÚBLICA DE
EJEMPLARES O COPIAS DE LA OBRA MEDIANTE LA VENTA.
54. En el presente caso, Juan Cristóbal Carrera Colin ha señalado que la obra de su
padre ha sido objeto de varias ediciones sin contar con su autorización, lo cual
constituiría una infracción al derecho patrimonial de distribución.
55. Al respecto, el Capítulo V de la Decisión 351 se refiere a los derechos patrimoniales y
el artículo 13 establece el derecho al uso exclusivo que confiere el mismo.
56. Esta exclusividad en favor del autor, también está consagrada en el artículo 11 bis
numeral 1) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y
Artísticas, es así que los derechos patrimoniales, como se indicó, se refieren al
beneficio o utilidad económica que se obtendrá por la publicación y difusión de la
obra. Éstos tienen la particularidad de ser transferibles, renunciables y temporales.
57. De conformidad con el artículo citado, el autor o sus causahabientes tienen el
derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir, la reproducción de la obra por
cualquier forma o procedimiento, la comunicación pública de la obra por cualquier
medio que sirva para difundir palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la
distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta,
arrendamiento, alquiler o cualquier otro contrato; la importación al territorio de
cualquier País Miembro de copias hechas y la traducción, adaptación, arreglo u otra
transformación de la obra. Para aclarar, se entiende por reproducción, la fijación de la
obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o
parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.
La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta:
58. El artículo 13 de la Decisión 351 expresa que el autor o sus derechohabientes tienen el
derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:
a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las
palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;
c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta,
arrendamiento o alquiler;
d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin
autorización del titular del derecho;
e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.
59. Según el artículo 3 de la Decisión 351, la distribución al público consiste en: “Puesta
a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler,
préstamo o de cualquier otra forma”.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
39 de 43
60. En efecto, la distribución supone necesariamente la incorporación de la obra en un
soporte físico que permita su comercialización pública. El carácter físico del soporte
exige la posibilidad de aprehensión del mismo por parte del público. En ese sentido,
todos aquellos modos de explotación que no permitan la incorporación física de la
obra no pueden ser considerados como distribución11.
6.
LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE EN CASO DE
INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR. LAS MEDIDAS CAUTELARES. LA
INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS.
61. En el presente caso, se solicitó la aplicación de medidas cautelares, así como la
indemnización por los daños y perjuicios. En el Proceso 110-IP-2007, ya citado, este
Tribunal manifestó lo siguiente:
“Al presentarse infracción a los Derechos de Autor, su titular puede acudir a la
Autoridad Nacional Competente para iniciar las demandas o denuncias
respectivas. La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
establece en el capítulo XIII “De los Aspectos Procesales”, algunos parámetros
generales en cuanto los procesos o procedimientos que se sigan ante la
Autoridad Nacional Competente en relación con la protección de los Derechos de
Autor. Asimismo establece algunas medidas cautelares, resarcitorias y
sancionatorias de carácter penal, que la Autoridad Nacional Competente puede
tomar en el transcurso del proceso o procedimiento o en el acto que resuelve el
fondo del asunto.
Es así como en el artículo 56 de la mencionada Decisión se establece que la
Autoridad Nacional Competente podrá ordenar como medidas cautelares el cese
inmediato de la actividad ilícita, la incautación, el embargo, decomiso o secuestro
preventivo de los ejemplares producidos con infracción de los Derechos de Autor
y conexos, así como de los aparatos o medios utilizados para ello.
Es importante tener en cuenta, de conformidad con el último párrafo del artículo
comentado, que las medidas cautelares mencionadas no serán aplicables
cuando el ejemplar producido con violación de los Derechos de Autor y conexos
sea adquirido de buena fe y para el uso exclusivamente personal.
En relación con las medidas de carácter resarcitorio, el artículo 57, literales a), b)
y c) de la Decisión 351, enuncia que la Autoridad Nacional Competente podrá
ordenar con la sentencia o acto administrativo que ponga fin al proceso o
procedimiento, según corresponda, la reparación o indemnización de los daños y
perjuicios sufridos, el pago de las costas del proceso, y el retiro comercial
definitivo de los ejemplares que constituyan la infracción.
En cuanto a las medidas sancionatorias de carácter penal, el literal d) de la misma
disposición establece que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar las
sanciones penales equivalente a aquellas que se aplican a delitos de similar
magnitud.
Se advierte que las anteriores previsiones consagradas en la norma comunitaria,
al ser tan generales en materia de procedimiento, dejan abierto un gran margen
para que el ordenamiento interno de los Países Miembros regule los
11
Véase: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coordinador), Manual de Propiedad Intelectual,
Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001, p. 63.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
40 de 43
procedimientos y procesos con base en la norma comunitaria, de conformidad
con el principio de complemento indispensable”.
7.
REPARACIÓN O INDEMNIZACIÓN EN COMPENSACIÓN POR LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS OCASIONADOS.
62. En el presente caso, el demandante solicitó la indemnización por los daños y
perjuicios sufridos. Dentro del Proceso 44-IP-2013 de 16 de julio de 2013, este
Tribunal señaló lo siguiente:
“Conforme al artículo 57 de la Decisión 351, en el caso de presentarse una
infracción a los derechos de autor, el ilícito y su reparación deberán demandarse
ante el órgano administrativo o jurisdiccional competente designado al efecto por
la legislación nacional sobre la materia. La admisión de la demanda dará lugar a
la apertura del procedimiento establecido por las leyes del País Miembro, en el
cual deberán observarse, entre otros, los principios del debido proceso y, en
particular, los de igualdad de las partes, imparcialidad del órgano competente,
eficacia, economía procesal y celeridad. Los procedimientos se sujetarán a las
normas del derecho nacional, en aplicación del principio de ‘complementariedad’
entre el derecho comunitario y el derecho nacional, ya que la norma comunitaria se
hace efectiva a través de órganos y procedimientos internos del País Miembro de
que se trate. Todo proceso llevado a cabo por la autoridad nacional, se reitera,
deberá además observar los principios referidos”.
63. En relación con los ilícitos que pudieran ser cometidos, el Tribunal expresó que:
“Frente al ilícito citado, la tutela resarcitoria persigue la compensación económica
de la víctima de la lesión patrimonial, a través de la restitución del objeto y, en su
defecto, de la reparación o de la indemnización. El daño es pues el presupuesto
de la tutela judicial efectiva, ésta consiste en su resarcimiento, que es el
montante económico por la falta de ejercicio del derecho infringido y, éste se
encuentra gobernado por el principio de la reparación integral, según el cual, la
víctima del daño no debe recibir ni más ni menos que la pérdida que, susceptible
de valoración económica, haya efectivamente sufrido. En este contexto, el
restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la
vía del resarcimiento del daño, constituye el objeto de la decisión de mérito y, por
tanto, de la tutela definitiva del derecho de autor (…). En el caso de la tutela de
mérito, cuyo objeto, como se indicó, es el restablecimiento del titular en el goce y
ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, la norma
comunitaria atribuye potestad a la autoridad nacional competente para disponer
el pago de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los
daños y perjuicios sufridos, así como el pago por el infractor de las costas del
proceso y el retiro definitivo del comercio de los ejemplares ilícitos”. (Proceso
178-IP-2006, Marca: “POLYNIL” (nominativa), publicado en la Gaceta Oficial
1486 de 11 de abril de 2007).
EL
TRIBUNAL
DE
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO:
JUSTICIA
DE
LA
COMUNIDAD
ANDINA
EMITE
En caso de presentarse antinomias entre el Derecho comunitario andino y
el Derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual
que cuando se presente la misma situación entre el Derecho comunitario
andino y las normas de Derecho internacional. Por lo anterior, la norma
contraria al Derecho comunitario andino es automáticamente inaplicable.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
41 de 43
Las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o
internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos
comunitarios. De allí que la Comunidad, si bien no se encuentra vinculada
por los tratados que celebren individualmente los Países Miembros, como
ha sido el caso del Convenio de Berna para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas, puede tomarlo como una referencia, ya que los
cuatro Países Miembros son parte del mismo.
SEGUNDO:
La normativa sobre derechos de autor tiene como objeto de protección a la
obra intelectual, aunque ésta se mantenga inédita. La existencia de la obra
es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia
de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual o sus
derechohabientes. La obra protegida debe ser original, con características
propias que la hagan diferente. Lo que se protege es la individualidad, la
originalidad y el estilo propio del autor para manifestar sus ideas.
TERCERO:
El autor tiene el derecho de: conservar la obra inédita o divulgarla;
reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y, oponerse a
toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de
la obra o la reputación del autor.
El artículo 11 de la Decisión 351 establece que el autor tiene el derecho
inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: “c) Oponerse
a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro
de la obra o la reputación del autor”.
Del análisis y la lectura de dicha norma, el autor tiene el derecho a
oponerse cuando:
i)
ii)
iii)
se trate de una deformación: Por deformación debe entenderse
algo que pierde su forma regular o natural, dando lugar a una
interpretación errónea. Ese supuesto se verifica cuando se trastoca
el contenido de la obra;
se trate de una mutilación: Por mutilación debe entenderse cuando
se corta o cercena una parte del cuerpo de la obra, eliminando una
parte o porción de la misma; o,
se trate de una modificación: Por modificación debe entenderse una
transformación o cambio en el contenido de la obra.
Por lo expuesto, la Corte Consultante deberá analizar si la actividad
acusada entra en alguno de los tres supuestos. En segundo lugar, de
encajar en alguna de las tres alternativas del artículo 11 literal c) de la
Decisión 351, se exigirá como requisito adicional que se “atente contra el
decoro de la obra o la reputación del autor”. En otras palabras, la actuación
acusada debe atentar contra el honor, el respeto del autor y la honestidad
de su obra.
CUARTO:
En el marco del derecho patrimonial de transformación el autor tiene
derecho a autorizar la traducción de su obra, la cual constituirá una obra
derivada, siempre y cuando sea producto de la transformación del modo de
expresión de la obra preexistente a un idioma diferente sin que su
contenido varíe. En consecuencia, todo traductor gozará de los derechos
morales y patrimoniales reconocidos en la Decisión 351 respecto de la
traducción que ha realizado de la obra originaria.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
42 de 43
Se configurará la infracción al derecho patrimonial de transformación del
autor cuando se realice la explotación de la traducción de su obra sin su
consentimiento previo, o el de sus derechohabientes, siempre que la obra
preexistente no haya pasado al dominio público.
En virtud al derecho moral de integridad, el autor podrá oponerse a aquella
traducción que desnaturalice la concepción de la obra y/o afecte su
reputación, incluso en el caso que haya dado su autorización para que se
realice la traducción o medie un contrato de traducción. Por lo tanto, la
Corte Consultante deberá analizar de manera objetiva si existe
autorización para realizar la traducción de la obra, y si ésta ha
transformado la obra primigenia de forma que atenta contra el decoro de la
obra o la reputación del autor.
QUINTO:
El autor o sus derechohabientes tienen el derecho exclusivo de realizar,
autorizar o prohibir: la reproducción de la obra por cualquier forma o
procedimiento, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que
sirva para difundir palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la
distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta,
arrendamiento, alquiler o cualquier otro contrato; la importación al territorio
de cualquier País Miembro de copias; y, la traducción, adaptación, arreglo
u otra transformación de la obra.
La Corte Consultante deberá determinar si se respetó el derecho del
causahabiente a autorizar la incorporación de la obra en un soporte físico
para ser comercializado, lo que constituye el derecho patrimonial de
distribución de la obra.
SEXTO:
El artículo 57 de la Decisión 351 establece las medidas que podrá ordenar
la autoridad nacional competente de los Países Miembros de la
Comunidad Andina cuando haya tenido lugar la infracción de derechos de
autor. Entre estas medidas se encuentran previstas: el pago al titular del
derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en
compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la
violación de su derecho; que el infractor asuma el pago de las costas del
proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; el retiro
definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan
infracción del derecho; o, las sanciones penales equivalentes a aquellas
que se aplican a delitos de similar magnitud.
SÉPTIMO:
En cuanto a la reparación o indemnización en compensación por los daños
y perjuicios ocasionados, se tendrá en cuenta que la tutela resarcitoria
persigue la compensación económica de la víctima de la lesión patrimonial,
a través de la restitución del objeto y, en su defecto, de la reparación o de
la indemnización. Para ello se debe tomar en cuenta que por el principio de
la reparación integral, la víctima del daño no debe recibir ni más ni menos
que la pérdida que, susceptible de valoración económica, haya
efectivamente sufrido.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación
prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del
Estatuto vigente.
GACETA OFICIAL
22/05/2015
43 de 43
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Gustavo García Brito
SECRETARIO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú