Año XXXII – Número 2477 Lima, 10 de abril de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 178-IP-2014 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 135 literales b) y e), y 157 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 07022-2011-0-01801-JR-CA09. Actor: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Marca mixta: SINMOS-K...... ..................................................................................... 1 Proceso 191-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Sociedad TELEFÓNICA S.A. Marca: DÚO DE TELEFÓNICA (denominativa). Proceso interno Nº. 200800131....... ............................................................................................ 17 Proceso 202-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Consultante: Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú. Asunto: Oposición andina contra el registro del nombre comercial SUNSET BEACH (mixto)....... ............................................................. 27 PROCESO 178-IP-2014 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 135 literales b) y e), y 157 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 07022-2011-0-01801-JR-CA-09. Actor: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Marca mixta: SINMOS-K. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 10/04/2015 2 de 37 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, a través del Oficio No. 7022-2011-0/8va SECA-CSJLIPJ, de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 14 de enero de 2015. A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Apelante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Partes contrarias: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ. TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A. HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 26 de agosto de 2009, la sociedad TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A., solicitó el registro como marca del signo mixto SINMOS-K (se reivindica colores), representada por una mosca, la cual se encuentra contenida dentro de la letra “O”, todo en combinación de los colores blanco y púrpura, para amparar los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, insecticidas”. 2. El 13 de octubre de 2009, la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., formuló oposición al registro solicitado sobre la base de los siguientes argumentos: GACETA OFICIAL 10/04/2015 3 de 37 − Se encuentra exitosamente consolidada en el mercado, gracias a ser uno de los principales agentes dedicados a ofrecer productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional. Es titular de las siguientes marcas: CALOREX (Certificado No. 74795); CONTROL (Certificado No. 102150); DENTODEX (Certificado No. 106851); DENTRODIN (Certificado No. 106905); GLUCOSOFT (Certificado No. 126449); OUT! (Certificado No. 72314); SAPOLIO (Certificado No. 74194); y VT (Certificado No. 71157). − La denominación SINMOS-K es una expresión descriptiva, ya que describe una de las características de los insecticidas y desinfectantes: “sin moscas”. 3. El 14 de junio de 2010, la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI, mediante la Resolución No. 1261-2010/CSD-INDECOPI, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado. 4. El 30 de junio de 2010, la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. El 14 de noviembre de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 2533-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 1261-2010/CSD-INDECOPI, y dispuso que se inicie de oficio las acciones de nulidad de las marcas denominativas MOSCAFIN (Certificado No. 143064) y KITAMOSKA-I (Certificado No. 161545), ambas registradas en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 6. La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presentó demanda contencioso administrativa contra las anteriores Resoluciones. 7. El Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Siete de 19 de junio de 2013, declaró infundada la demanda. 8. La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10. Indica, que el signo solicitado carece de distintividad, debido a su carácter meramente descriptivo. Por lo tanto, la denominación SINMOS-K se limita a informar al consumidor medio que el producto cumple con la finalidad o destino para la cual se emplean los insecticidas, desinfectantes, y demás productos contenidos en la Clase No. 5 de la Nomenclatura Oficial. 11. Sostiene, que el hecho que la denominación “SINMOS” se encuentre separada de la letra “K” con un guión, no obsta para que el consumidor medio aprecie que este signo describe el destino de los productos que pretende amparar. GACETA OFICIAL 10/04/2015 4 de 37 12. Agrega, que los elementos figurativos y cromáticos no dotan de distintividad al signo en conflicto. Por el contrario, corroboran el carácter descriptivo del signo. 13. Señala, que se pretende monopolizar la utilización de un término que puede ser utilizado por cualquier agente de mercado, a fin de excluir a éstos de emplear dicha denominación. b. Argumentos de la contestación de la demanda. El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 14. Indica, que la marca registrada ha sido concedida sin reivindicar la denominación SINMOS-K, concediéndose sólo para proteger el aspecto gráfico del signo en su conjunto. 15. Agrega, que no existe ninguna controversia respecto al carácter descriptivo de la denominación SINMOS-K, ya que el Tribunal del INDECOPI había determinado tal carácter. 16. Manifiesta, que la marca registrada está dotada de distintividad, toda vez que se encuentra constituida por una diversidad de elementos figurativos y cromáticos, y no por la denominación descriptiva SINMOS-K. Por lo tanto, resulta fácil identificar el origen empresarial de los productos. 17. Agrega, que la presencia de una mosca en el signo solicitado no le resta distintividad al signo, toda vez que ese elemento presenta características particulares y no se presenta de forma aislada sino como parte del conjunto del signo. La sociedad TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A., contestó la demanda sobre base de los siguientes argumentos: 18. Manifiesta, que la sociedad demandante confunde lo que es un signo descriptivo con un signo evocativo. Por lo tanto del análisis en conjunto del signo solicitado, se infiere que se está en presencia de un signo evocativo que goza de total distintividad. 19. Arguye, que el INDECOPI no le concedió en ningún momento derechos exclusivos sobre la denominación SINMOS-K. c. Sentencia de primera instancia. 20. El Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Siete de 19 de junio de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que debe “(…) atenderse que la expresión SINMOS-K es descriptiva y por ello no ha sido reivindicada de manera exclusiva a favor de la codemandada Tecnología Química y Comercio S.A., por tanto siendo que dicha expresión es de libre uso para todos los competidores del mercado, no se ha vulnerado derecho alguno de la recurrente. En tanto lo que se ha registrado es una representación gráfica (denominación SINMOS-K que contiene un gráfico estilizado de una mosca al interior de la letra O) que requiere de una operación mental de los consumidores para conocer la finalidad del producto y que, además cumple con el registro de distintividad de productos que se exige a toda marca”. GACETA OFICIAL 10/04/2015 5 de 37 d. Recurso de apelación. 21. La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda, y agregó que “(…) si bien es cierto la denominación SINMOS-K no ha sido reivindicada, (…) al momento de otorgar dicho signo ha obviado que los elementos adicionales sí producirían mayor descripción a la denominación y no otorgarían distintividad”. Por lo tanto, no estamos en presencia de un signo fantasía. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 22. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “1. Criterios para determinar la capacidad distintiva de un signo mixto cuando contiene algún elemento descriptivo de los productos o servicios que pretende distinguir”. 23. No se hará la interpretación del artículo 136 ya que no es pertinente para resolver el asunto particular. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 134 literal a), b), g)1, 135 literales b) y e)2, y 1573 de la misma normativa. 1 Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para a) las palabras o combinación de palabras; su registro. b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” (…)”. 2 Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (…)”. 3 Artículo 157 GACETA OFICIAL 10/04/2015 6 de 37 C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 24. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. La distintividad como factor esencial. B. Elementos denominativos descriptivos en un signo mixto. El análisis fonético para determinar la descriptividad. C. Los signos evocativos. D. Elementos explicativos que acompañan al signo a registrarse como marca. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA DISTINTIVIDAD COMO FACTOR ESENCIAL. 25. En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro como marca del signo mixto SINMOS-K. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro, haciendo énfasis en la distintividad como factor esencial. 26. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, expedida en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011: “Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: “Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”. GACETA OFICIAL 10/04/2015 7 de 37 • Diferencia los productos o servicios que se ofertan. • Es indicadora de la procedencia empresarial. • Indica la calidad del producto o servicio que identifica. • Concentra el goodwill del titular de la marca. • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo (…)”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET"). Respecto de la función publicitaria ha reiterado lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).4 El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro de marca; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. 4 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL 10/04/2015 8 de 37 Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa. Es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se GACETA OFICIAL 10/04/2015 9 de 37 determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.” 27. En relación con la distintividad como elemento esencial el Tribunal ha precisado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009). 28. La corte consultante tendrá que analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señalada en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. B. ELEMENTOS DENOMINATIVOS DESCRIPTIVOS EN UN SIGNO MIXTO. EL ANÁLISIS FONÉTICO PARA DETERMINAR LA DESCRIPTIVIDAD. 29. La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., sostiene que el signo solicitado es descriptivo. Argumenta que el hecho de que la denominación SINMOS se GACETA OFICIAL 10/04/2015 10 de 37 encuentre separada con un guion, no obsta para que el consumidor aprecie que este signo describe el destino de los productos que pretende amparar. 30. Como el signo solicitado es mixto, SINMOS-K tiene un elemento denominativo y supuestamente descriptivo. 31. De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado, y para ello se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 29-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. (…) Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.” 32. Ahora bien, el caso particular tiene ciertas peculiaridades que merecen un análisis especial. Si bien ortográficamente la palabra SINMOS-K no es parte del idioma castellano, fonéticamente la situación puede cambiar. Por tal motivo, la corte GACETA OFICIAL 10/04/2015 11 de 37 consultante deberá analizar no sólo el aspecto ortográfico sino el fonético para determinar si el signo es descriptivo para los productos de la clase 5. 33. En nuestro idioma podemos hacer ciertas conjunciones de letras y partículas cuya pronunciación sea idéntica a algunas palabras. Por ejemplo las palabras Krolina o Cbra; en estricto sentido no se encuentran en el diccionario, pero si las pronunciamos lo haríamos igual que el nombre Carolina o el animal Cebra. 34. Este tipo de estructuras deben analizarse más allá de su aspecto ortográfico, ya que el público consumidor aprehende y comunica las marcas por su pronunciación. Ciertamente el móvil fonético es el que más impacta en la mente del consumidor y el que genera la recordación de las marcas denominativas o de las mixtas cuya parte denominativa es relevante. 35. En este sentido, la corte consultante para determinar si el signo mixto SINMOS-K es descriptivo en la clase 5, deberá establecer si su pronunciación es idéntica a una palabra descriptiva en dicha clase o clases conexas. Si esto es así nos encontraríamos en frente de un signo irregistrable sobre la base de dicho análisis fonético. Ningún empresario se puede apropiar de una palabra descriptiva, camuflando su condición con un juego de letras que el público consumidor inmediatamente captaría. 36. La corte consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo mixto SINMOS-K es descriptivo para los productos de la clase 5 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. C. LOS SIGNOS EVOCATIVOS. 37. Como quiera que la sociedad TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A., argumentara que el signo solicitado es evocativo, se tratará el tema de los signos evocativos. 38. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164-IP-2012: “El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas, no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, pues, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo. Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. GACETA OFICIAL 10/04/2015 12 de 37 Cosa distinta, ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el tema5. A continuación se transcribirá: "Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad. En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen). En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...). (…) a) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido. Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro. Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades (...)"6. 39. Así las cosas, la corte consultante deberá establecer si el signo solicitado es evocativo y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. D. ELEMENTOS EXPLICATIVOS REGISTRARSE COMO MARCA. QUE ACOMPAÑAN AL SIGNO A 5 6 Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, expedida dentro del proceso 4-IP-95. BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “DERECHO DE MARCAS”, Tomo II, págs. 78 y 79. GACETA OFICIAL 10/04/2015 13 de 37 40. El INDECOPI afirmó que la marca registrada ha sido concedida sin reivindicar la denominación SINMOS-K. 41. De conformidad con lo anterior, estaríamos en frente de elementos explicativos. Por lo tanto, el Tribunal entrará a dilucidar qué papel juegan en el análisis de registrabilidad los elementos explicativos, así como las características que deben tener para ser considerados como tales.7 42. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el proceso 170-IP-2011: “El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios, (lo subrayado es nuestro). (…)”. De conformidad con el artículo transcrito, el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor. Con el fin de armonizar de manera adecuada el sistema de protección, se debe concordar el sistema de registro con el uso real en el mercado. Del uso real y efectivo de las marcas depende la eficacia y vigencia de la protección en el campo registral; de esta sincronía nacen figuras como la cancelación de la marca por no uso, que no es más que una armonización de los dos campos: el del uso en el mercado y el registral. Por esta razón, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de utilizar frases o elementos explicativos que bien pueden hacer referencia a otras marcas, las oficinas de registro pueden permitir que el signo a registrar esté acompañado por dichos elementos explicativos. La idea de lo anterior es que los actores en el mercado conozcan a ciencia cierta cómo se utilizará la marca en el comercio. Si la norma permite “usar” ciertos elementos explicativos en el mercado, en el ámbito registral se puede insertar dicha información precisamente para proteger a los actores en el comercio de bienes y servicios. Pero para poder insertar los elementos explicativos en el registro se deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilización en el mercado, que adaptados al campo registral son: 7 Se seguirá como precedente lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el proceso 170-IP-2011. GACETA OFICIAL 10/04/2015 14 de 37 - Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. - Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro de marcas que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciando claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro de marcas deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados. - Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. - Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. La oficina nacional competente, al enfrentarse al registro de un signo acompañado de elementos explicativos, debe cuidar que dicho elemento no genere riesgo de confusión o asociación en relación con otros signos distintivos. Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. 43. En este orden de ideas, la corte consultante debe determinar si el elemento SINMOS-K cumple con los requisitos que deben tener los elementos explicativos, tal y como fueron establecidos en la presente providencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: GACETA OFICIAL 10/04/2015 15 de 37 PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señalada en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. La corte consultante deberá analizar si el elemento gráfico le otorga distintividad al signo solicitado. Al efecto, deberá tomar en cuenta los elementos figurativos y cromáticos del aspecto gráfico del signo. En caso de ser distintivo, se podrá registrar el signo solicitado para proteger el aspecto gráfico del conjunto de la marca. SEGUNDO: En este sentido, la corte consultante para determinar si el signo mixto SINMOS-K es descriptivo en la clase 5, deberá establecer si su pronunciación es idéntica a una palabra descriptiva en dicha clase o clases conexas. Si esto es así nos encontraríamos frente a un signo irregistrable sobre la base de dicho análisis fonético. Ningún empresario se puede apropiar de una palabra descriptiva, camuflando su condición con un juego de letras que el público consumidor inmediatamente captaría. La corte consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo mixto SINMOSK es descriptivo para los productos de la clase 5 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. TERCERO: La corte consultante deberá establecer si el signo solicitado es evocativo y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. CUARTO: La corte consultante debe determinar si el elemento denominativo SINMOSK cumple con los requisitos que deben tener los elementos explicativos, tal y como fueron establecidos en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese a la Autoridad Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA GACETA OFICIAL 10/04/2015 16 de 37 Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 191-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Sociedad TELEFÓNICA S.A. Marca: DÚO DE TELEFÓNICA (denominativa). Proceso interno Nº. 2008-00131. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince. VISTOS: El 22 de octubre de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 200800131; El auto de 3 de diciembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante. A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: Sociedad TELEFÓNICA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: Sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. Hechos. 1. El 7 de julio de 2006, la sociedad TELEFÓNICA S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del GACETA OFICIAL 10/04/2015 17 de 37 signo DÚO DE TELEFÓNICA (denominativo), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 567 de 31 de agosto de 2006. 3. El 3 de octubre de 2006, la Sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. presentó oposición sobre la solicitud anterior del signo ALÓ DÚO (denominativo) que busca distinguir servicios de telecomunicaciones comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza y cuya solicitud de registro fue presentada el 27 de mayo de 2005, con anterioridad a la solicitud presentada por TELEFÓNICA S.A. 4. Por Resolución Nº. 09337 de 30 de marzo de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada por la Sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. y denegó el registro de la marca DÚO DE TELEFÓNICA (denominativa) solicitada por la sociedad TELEFÓNICA S.A. 5. El 10 de mayo de 2007, la sociedad TELEFÓNICA S.A. presenta recurso de reposición en subsidio de apelación. 6. El recurso de reposición fue resuelto por medio de la Resolución Nº. 018528, de 26 de junio de 2007, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº, 09337 y, en consecuencia, declaró infundada la oposición presentada por Sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., y concedió el registro de la marca DÚO DE TELEFÓNICA (denominativa) a la sociedad TELEFÓNICA S.A. 7. El recurso de apelación fue resuelto mediante la Resolución Nº. 36320 de 31 de octubre de 2007, en virtud de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio REVOCÓ la decisión contenida en la Resolución Nº. 18528 de 26 de junio de 2007 y confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº. 09337 de 30 de marzo de 2007. 8. La sociedad TELEFÓNICA S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones materia de impugnación. 9. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante providencia de 22 de octubre de 2013 suspende el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial. Argumentos jurídicos de la demanda. 10. La sociedad TELEFÓNICA S.A., presenta demanda bajo los siguientes argumentos: 11. No existe riesgo de confusión entre los signos, dado que el término “DÚO” es descriptivo, al hacer referencia a la forma en la cual se presta el servicio a distinguir, por lo que dicho término no podía ser parte del cotejo al momento de compararse las marcas “DÚO DE TELEFÓNICA” y “ALÓ DÚO”. 12. El término DÚO es uno de uso común en el ramo de las telecomunicaciones. 13. La sociedad accionante, TELEFÓNICA S.A., tiene un derecho adquirido sobre el término TELEFÓNICA. GACETA OFICIAL 10/04/2015 18 de 37 14. Los términos “DÚO DE TELEFÓNICA” Y “ALÓ DÚO” presentan suficientes diferencias desde el punto de vista ortográfico, fonético, conceptual y gráfico, por lo que no son confundibles. 15. Se violaron los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486, ya que al emitir la Resolución impugnada no se tomó en cuenta que para el cotejo de marcas no debe incluirse a los términos descriptivos, así como de la ausencia de similitud existente entre los signos en conflicto. Argumentos de la contestación a la demanda. 16. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 17. Con la emisión de la Resolución impugnada no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486, por lo que los actos administrativos impugnados son válidos. 18. En el cotejo de marcas se han aplicado las reglas para comprar signos distintivos denominativos, ya que se hizo un análisis conjunto, que concluyó que la marca solicitada no resultaba ser lo suficientemente distintiva, pudiendo crear confusión en el público consumidor. 19. No se han violado los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 de la Decisión 486. Tercero interesado. 20. No obra escrito de contestación de la Sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., tercero interesado en el proceso. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 21. Que, los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 22. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 23. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. 1 “Artículo 134.. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; GACETA OFICIAL 10/04/2015 19 de 37 El Tribunal no interpretará el artículo 135 literales a) y b) por no ser aplicable al caso concreto. C. CUESTIONES EN DEBATE. 1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos. 2. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos compuestos. 3. Términos descriptivos y de uso común en la conformación de signos. 1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos. 29. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado DÚO TELEFÓNICA (denominativo) es confundible con el signo sobre la base del cual se presenta la oposición ALÓ DÚO (denominativo), el Tribunal considera oportuno referirse al tema. 30. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 31. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 32. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el (…) “Artículo 136.-‐ No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. GACETA OFICIAL 10/04/2015 20 de 37 productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 33. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 34. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 35. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 36. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 37. Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 38. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 39. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. GACETA OFICIAL 10/04/2015 21 de 37 40. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 41. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 42. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 43. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 44. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 45. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo de marcas. 46. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). GACETA OFICIAL 10/04/2015 22 de 37 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 47. Finalmente, es importante destacar que el consumidor medio es aquel informado y razonablemente atento y perspicaz. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00)”. (Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). 48. En el cotejo que haga el Juez consultante es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 2. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos compuestos. 49. Se abordará el tema de los signos denominativos, en vista de que el signo solicitado DÚO DE TELEFÓNICA y el signo sobre la base del cual se presentó la oposición ALÓ DÚO son denominativos. Además, se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta de los signos en conflicto. Signos denominativos. 50. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 51. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más GACETA OFICIAL 10/04/2015 23 de 37 palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Comparación entre signos denominativos. 52. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 53. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 54. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 3. Términos descriptivos y de uso común en la conformación de signos. 55. La sociedad demandante sociedad TELEFÓNICA S.A. manifestó que el término DÚO es descriptivo y de uso común, por este motivo, el Tribunal interpretará el tema. Descriptivos. 56. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 57. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marcas, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia GACETA OFICIAL 10/04/2015 24 de 37 geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 58. El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, o está formado por expresiones descriptivas, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº. 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995). 59. El Tribunal ha señalado que: “Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza”. El Tribunal continúa diciendo: “La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil”. (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERIA AMERICANA mixta). Uso común. 60. El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios. 61. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas y a efectos de determinar si existe riesgo de confusión, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. 62. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. GACETA OFICIAL 10/04/2015 25 de 37 63. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). 64. Finalmente, el Tribunal ha señalado: “Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA mixta). D. PRONUNCIAMIENTO. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo DÚO DE TELEFÓNICA (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se GACETA OFICIAL 10/04/2015 26 de 37 refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éstos amparan. El juez consultante deberá tener presente que la similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. TERCERO: Los signos conformados por expresiones descriptivas no son registrables cuando refieren exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos y servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo DÚO TELEFÓNICA (denominativo) está conformado por expresiones descriptivas o está dotado de otros elementos que lo hagan distintivo. CUARTO: Una marca que contenga una palabra o una expresión de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. El Juez consultante debe determinar si la denominación DÚO DE TELEFÓNICA es de uso común en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así establecer si el signo solicitado es registrable. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 2008-00131, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO GACETA OFICIAL 10/04/2015 27 de 37 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 202-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Consultante: Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú. Asunto: Oposición andina contra el registro del nombre comercial SUNSET BEACH (mixto). Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 1363-2014-DSD-INDECOPI, de 30 de septiembre de 2014, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, el 24 de octubre de 2014, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, solicita la interpretación prejudicial del artículo 147 de la Decisión 486; El auto de 20 de noviembre de 2014, por medio del cual el Tribunal admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. La sentencia de interpretación prejudicial de 20 de noviembre de 2014 recaída dentro del Proceso 121-IP-2014, en la que este Tribunal estableció que “la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi actúan como “juez nacional” (…)”; y, por lo tanto, cuentan con legitimidad activa para solicitar interpretaciones prejudiciales facultativas. A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Accionante: CCC ACQUISITION CORPORATION. GACETA OFICIAL 10/04/2015 28 de 37 Emplazada: S.M.P CLOTING S.R.L. Hechos. 1. El 3 de enero de 2005, la sociedad S.M.P. CLOTING S.R.L. solicitó el registro del nombre comercial SUNSET BEACH (mixto), para identificar actividades económicas relacionadas con la comercialización de pantalones, shorts, camisas, casacas, polos y demás de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, consignando como la fecha de primer uso el 8 de abril de 2002. El expediente fue signado con el número 228161-2005. 2. El 30 de abril de 2005, la solicitante publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la solicitud de registro del nombre comercial SUNSET BEACH (mixto). 3. El 30 de mayo de 2005, la sociedad CCC ACQUISITION CORPORATION, se opuso a la solicitud de registro del nombre comercial SUNSET BEACH (mixto), argumentando que tiene registrada en Colombia la marca SUNSET BEACH (denominativa) con Certificado 198575, que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación de Niza. 4. La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial del artículo 147 de la Decisión 486. Argumentos de la demanda. La sociedad CCC ACQUISITION CORPORATION, presenta escrito de oposición en el que manifiesta: 5. Sobre la base de su marca SUNSET BEACH (denominativa) registrada en Colombia, presentó oposición a la solicitud del registro del nombre comercial SUNSET BEACH (mixta). 6. Los signos en conflicto son idénticos desde el punto de vista gráfico y fonético. Además, pertenecen a la misma Clase 25, por lo tanto, van dirigidas al mismo mercado. 7. La parte gráfica del signo solicitado no debe ser tomada en cuenta. Argumentos de la contestación. La sociedad S.M.P. CLOTING S.R.L. contesta la oposición señalando: 8. Que si bien se ha probado el uso del nombre comercial desde el 2002, lo viene utilizando desde 1987, año en el que, además, solicitó y se le concedió el registro de la marca SUNSET BEACH. 9. La marca SUNSET BEACH se encuentra inscrita en Ecuador por lo que le asiste el derecho del uso del registro. 10. Su nombre comercial es notoriamente conocido. Argumentos contenidos en el oficio por el que se solicita interpretación prejudicial. La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI en su Oficio N°. 1363-2014/DSDINDICOPI, manifiesta que: GACETA OFICIAL 10/04/2015 29 de 37 11. El INDECOPI, debido a su condición de Autoridad Nacional competente tiene a su cargo “la solución de conflictos intersubjetivos de intereses en aspectos relacionados con la aplicación de la normativa andina en materia de Propiedad Intelectual, se encuentra facultado a solicitar Interpretaciones Prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. Agrega que, la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI le atribuye competencia para resolver litigios en materia de Propiedad Intelectual, “de donde se debe colegir que el mencionado organismo se encuentra dentro de los alcances del concepto ‘Juez Nacional’”. 12. El INDECOPI se encuentra legitimado para realizar la presente consulta “atendiendo a lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el concepto Juez Nacional (…). Cita los procesos 14-IP-2007, 130-IP-2007 y 03-AI-2007. 13. En el caso concreto, estamos ante una solicitud de registro de nombre comercial, contra la cual la empresa CCC ACQUISITION CORPORATION ha formulado una oposición andina, en virtud al artículo 147 de la Decisión 486. 14. Por este motivo, solicita que el Tribunal interprete el citado artículo. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 1. Que, el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 2. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 3. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: - Solicitado: 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La oposición andina en general. 2. La oposición andina en el supuesto del registro de un nombre comercial. 3. Signo notoriamente conocido solicitado para registro. 1 Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca. La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente. GACETA OFICIAL 10/04/2015 30 de 37 1. La oposición andina en general. 4. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los 30 días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos. En el caso de existir oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los 30 días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas, de acuerdo al artículo 148 de la mencionada Decisión. 5. En la Decisión 486 se distinguen dos situaciones para las oposiciones que son: 1. De acuerdo con el artículo 1462, dentro de los 30 días siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar oposición. En este caso, el Tribunal ha considerado que estarán provistas de interés legítimo para presentar oposición, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto de marcas. 2. De acuerdo con el artículo 147, también tendrá legítimo interés para presentar oposiciones en cualquiera de los Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En este último caso para que prospere esta oposición es necesario que el opositor demuestre su interés real y efectivo en el mercado del País Miembro donde está interponiendo la oposición. La forma de demostrar este interés es solicitar el registro de la marca al momento de interponer la oposición. Lógicamente esta oposición se presentará dentro de los 30 días siguientes a la publicación. 2.1. Si la oposición, se basa en una marca ya registrada en cualquiera de los Países Miembros, la oficina nacional competente podrá denegar el registro del signo solicitado. Esta facultad, constituye una discrecionalidad reglada de la oficina nacional competente, quien después de hacer el examen de registrabilidad entre el signo solicitado a registro y la marca registrada con fundamento en la cual se presentaron las oposiciones, y, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación concederá o negará el registro solicitado. 2.2. En el caso de que la oposición se base en una solicitud de registro, previamente solicitada en cualquiera de los Países Miembros, lo que conlleva la obligación de solicitar el registro en el País en el que presenta la oposición, se suspenderá el registro del signo solicitado con posterioridad por la otra parte hasta que se resuelva el registro del signo opositor. Igual que en el caso anterior, es una facultad discrecional reglada de la oficina nacional competente, conceder o negar el registro de los signos, basándose en un examen de registrabilidad. 2 Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. GACETA OFICIAL 10/04/2015 31 de 37 6. Una vez identificada la circunstancia que dio origen a la oposición y cumplido lo indica precedentemente el trámite continúa, es decir, una vez presentada la oposición se corre traslado al solicitante para que en término de 30 días, si lo estima conveniente, presente sus argumentaciones y pruebas. Este término puede ser ampliado por una sola vez, por 30 días más. Vencido este plazo, o sin que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad y concederá o negará el registro. 7. El Tribunal considera que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147). En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. (Proceso 153-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. de 1172 de 7 de marzo de 2005, marca: HERBAMIEL mixta) 8. El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. 9. El Tribunal observa que la existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios. (Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). 10. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa. 2. La oposición andina en el supuesto del registro de un nombre comercial. 11. El consultante, manifestó: “(…) solicitamos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se sirva interpretar la disposición normativa antes mencionada, a efectos de determinar si dicha norma regula un supuesto que se restringe únicamente al caso de oposiciones formuladas contra el registro de marca de producto y/o servicios, o, si es GACETA OFICIAL 10/04/2015 32 de 37 posible ejercer tal facultad, tratándose de solicitudes de otros signos distintivos, como es el caso de la solicitud de registro de un nombre comercial”. 12. Por lo tanto, en el presente caso, este Tribunal se pronunciará exclusivamente sobre la oposición andina en el supuesto del registro de un nombre comercial, tal como ha sido solicitado por la Dirección de Signos Distintivos, para lo cual se seguirán los parámetros esgrimidos dentro del Proceso 140-IP-2014. 13. Sobre el nombre comercial cabe la posibilidad que se tome la decisión de usarlo en el mercado sin proceder a su registro ante la Oficina Nacional Competente. Del mismo modo, cabe la posibilidad que se tome la decisión de proceder a su registro. Éste es el supuesto contemplado específicamente en el artículo 1933 de la Decisión 486. 14. Si se opta por la segunda alternativa, el nombre comercial tendrá los mismos derechos y limitaciones conferidos a una marca, en lo que corresponda y de conformidad con la naturaleza del nombre comercial. Ello se desprende del artículo 1924 de la Decisión 486 que señala que será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 1585 en lo que corresponda. 3 Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. 4 Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. 5 CAPITULO III: De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) b) c) d) e) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; GACETA OFICIAL 10/04/2015 33 de 37 15. 16. Los derechos de propiedad industrial son de naturaleza territorial, como se constata de la normativa interna de un buen número de países, en las que a su vez se prevén algunas excepciones a este principio, tal como sucede con la figura de la oposición andina. En igual sentido, los tratados multilaterales reconocen expresamente la naturaleza territorial de estos derechos; inclusive aquéllos por medio de los cuales se crean sistemas internacionales de registro. Por lo tanto, “La propiedad intelectual es territorial; en atención a ello, patentes, marcas y derechos de autor son protegidos país por país, en ocasiones a nivel regional, pero nunca a escala global”6. El reconocimiento de la protección territorial también se expresa en el artículo 1597 de la Decisión 486. En efecto, el principio de territorialidad queda consagrado al prohibirse la f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. 6 7 Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas. Marco Matías Alemán, “El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial frente a dos nuevas realidades: globalización e internet”, Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, Universidad de los Andes, Revista 4, junio de 2010, pp. 1-21. Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. GACETA OFICIAL 10/04/2015 34 de 37 comercialización de las mercancías o servicios identificados con una marca registrada en el territorio de un País Miembro. 17. Desde el punto de vista temporal, la protección del nombre comercial registrado se confiere por diez años. En efecto, el artículo 196 de la Decisión 486 establece que: “En caso de registro del nombre comercial, éste tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su registro o depósito, renovables por períodos iguales”. 18. Del mismo modo cabe destacar el artículo 194 de la Decisión 486 que establece que no podrá registrarse como nombre comercial un signo cuando su uso sea susceptible de causar confusión: “(…) b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior” (lo subrayado es nuestro). 19. El artículo 195 de la Decisión 486 señala que para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo 194. Del mismo modo, los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. 20. De las normas citadas en los párrafos precedentes de la presente interpretación prejudicial se advierte que para el caso de una solicitud de registro de nombre comercial son aplicables las normas relativas a las marcas en lo que corresponda y de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, especialmente, los derechos y las limitaciones conferidos a la marca. En consecuencia, se aplicará el principio de territorialidad al nombre comercial registrado. 21. Por lo tanto, se debe aplicar la figura de la oposición andina en los casos de una solicitud de registro de nombre comercial. En otras palabras, en el presente caso se desprende que el artículo 147 de la Decisión 486 también resulta aplicable para las solicitudes de registro de un nombre comercial, dado que su protección surte los mismos efectos que en En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas (lo subrayado es nuestro). GACETA OFICIAL 10/04/2015 35 de 37 el caso de las solicitudes de registro de una marca. Adicionalmente, cabe señalar que el legítimo interés para presentar oposición andina debe entenderse en el sentido que la vulneración de derechos de terceros adquiridos con anterioridad en cualquiera de los Países Miembros también podría ponerse de manifiesto mediante el registro de un nombre comercial. 22. El objetivo y finalidad del artículo 147 de la Decisión 486 consiste en que no debe proceder el registro de un signo distintivo (sea marca o nombre comercial), si previamente un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo se encuentra registrado a favor de un tercero, ya que en esos casos su coexistencia inducirá a riesgo de confusión en el público consumidor a nivel de todo el territorio nacional. 23. Por todo lo expuesto, este Tribunal considera que no existe impedimento alguno para que se formulen oposiciones andinas contra las solicitudes de registro de nombres comerciales. En efecto, el Consultante debe tener en cuenta que los únicos requisitos indispensables para que proceda una oposición andina son: i) que quien formule oposición sea titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error; y, ii) que quien formule oposición andina deba, además, acreditar su interés de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina solicitando al efecto el registro del signo. 3. Signo notoriamente conocido en un País miembro solicitado para registro como nombre comercial en otro País Miembro. 24. Se interpretará el tema en razón a que la sociedad SMP CLOTING S.R.L. al solicitar el registro del nombre comercial SUNSET BEACH (mixto) manifestó que tiene el registro, en Ecuador, de la marca notoriamente conocida SUNSET BEACH (mixta). 25. Si bien se advierte que para el caso de una solicitud de registro de un nombre comercial son aplicables las normas relativas a las marcas en lo que corresponda y de conformidad con la naturaleza propia del nombre comercial, especialmente, los derechos y las limitaciones conferidos a la marca. En consecuencia, se aplicará el principio de territorialidad al nombre comercial registrado. 26. En este sentido, partiendo de la premisa de que la protección del nombre comercial, de conformidad con la norma comunitaria deriva de su uso efectivo. Quien alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro en el que desee registrar su nombre comercial. 27. Por lo tanto, en el caso de que se solicite el registro de un nombre comercial en un País Miembro, éste deberá someterse al examen de regisrabilidad, deberá probar su uso real y efectivo en el mercado y no servirá de fundamento el hecho de tener registrado en otro País Miembro una marca, aunque sea notoriamente conocida. D. PRONUNCIAMIENTO. En virtud de lo anteriormente expuesto, GACETA OFICIAL 10/04/2015 36 de 37 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: El Tribunal considera que no existe impedimento alguno para que se formulen oposiciones andinas contra las solicitudes de registro de nombres comerciales. En efecto, el Consultante debe tener en cuenta que los únicos requisitos indispensables para que proceda una oposición andina son: i) que quien formule oposición sea titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error; y, ii) que quien formule oposición andina deba, además, acreditar su interés de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina solicitando al efecto el registro del signo. SEGUNDO: En el caso de que se solicite el registro de un nombre comercial en un País Miembro, éste deberá someterse al examen de regisrabilidad, deberá probar su uso real y efectivo en el mercado y no servirá de fundamento el hecho de tener registrado en otro País Miembro una marca, aunque sea notoriamente conocida. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Autoridad consultante, al emitir la Resolución en el procedimiento, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) GACETA OFICIAL 10/04/2015 37 de 37 Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú
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