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 Año XXXII – Número 2498
Lima, 15 de mayo de 2015
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
Proceso 276-IP-2014
Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2 y 4
de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de
la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la
consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala en lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la
República
de
Colombia.
Actor:
TAKEDA
PHARMACEUTICAL
COMPANY, LIMITED. Patente:
AGENTE PROMOTOR DE PRODUCCIÓN/ SECRECIÓN
DE NEUROTROFINA QUE COMPRENDE DERIVADOS DE
AZOL Y DERIVADOS DE TIAZOL Y OXAZOL ÚTILES
PARA
LA
FABRICACIÓN
DE
PREPARACIONES
FARMACÉUTICAS. Expediente Interno: 2008-00052........ ............... 1
Proceso 279-IP-2014
Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71 y 73
literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena y la Disposición Transitoria Segunda de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con
fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital
de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la
República del Ecuador. Actor: A. H. ROBINS COMPANY
INCORPORATED. Marca: TENIBEX (denominativa).
Expediente Interno: 17811-2013-2119......... ...................................... 21
Proceso 287-IP-2014
Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina;
con fundamento en la consulta solicitada por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, de la República de Colombia. Actor:
VISOR Y CIA. LIMITADA. Marca: NEOVITAL (mixta).
Expediente Interno: 2009-00195........ ................................................ 43
PROCESO 276-IP-2014
Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la
consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala en lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Actor:
Para nosotros la Patria es América
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TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED. Patente: AGENTE PROMOTOR
DE PRODUCCIÓN/ SECRECIÓN DE NEUROTROFINA QUE COMPRENDE
DERIVADOS DE AZOL Y DERIVADOS DE TIAZOL Y OXAZOL ÚTILES PARA LA
FABRICACIÓN DE PREPARACIONES FARMACÉUTICAS. Expediente Interno: 200800052.
Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del
mes de marzo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación
Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, de la República de Colombia.
VISTOS:
El Oficio 3688 de 21 de noviembre de 2014, recibido vía correo electrónico el 24 de
noviembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal
interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00052.
El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la
presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1.
Partes en el proceso interno:
Demandante:
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED
Demandado:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
(SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y
COMERCIO
2.
Hechos:
1.
El 31 de agosto de 2000, la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY,
LIMITED presentó solicitud de patente para la invención denominada AGENTE
PROMOTOR DE PRODUCCIÓN/SECRECIÓN DE NEUROTROFINA ante la División
de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. La solicitud
fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 518 de 30 de julio de 2002.
Frente a esta solicitud de patente no se presentaron oposiciones.
2.
Luego de practicado el examen de forma de la solicitud de patente, la
Superintendencia de Industria y Comercio le informó al solicitante que el documento
entregado no contenía el título o nombre de la invención en forma correcta, junto con
otras observaciones.
3.
Atendiendo el anterior requerimiento, la sociedad solicitante modificó el título de la
invención
de
la
siguiente
manera:
AGENTE
PROMOTOR
DE
PRODUCCIÓN/SECRECIÓN
DE
NEUROTROFINA
QUE
COMPRENDE
DERIVADOS DE AZOL Y DERIVADOS DE TIAZOL Y OXAZOL ÚTILES PARA LA
FABRICACIÓN DE PREPARACIONES FARMACÉUTICAS.
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4.
Al estudiar la solicitud, el Superintendente de Industria y Comercio denegó el
privilegio de patente de invención mediante Resolución 29238 del 30 de octubre de
2006 bajo el argumento de que la materia reivindicada carecía de novedad.
5.
Contra la anterior resolución la demandante interpuso recurso de reposición, que fue
resuelto mediante la Resolución 23530 del 31 de julio de 2007 en el sentido de
confirmar la decisión contenida en la Resolución 29238 del 30 de octubre de 2006.
6.
Por lo anterior, el 19 de diciembre de 2007, la sociedad TAKEDA
PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de las citadas Resoluciones ante el Consejo
de Estado.
7.
La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante Auto del 4
de agosto de 2008, que ordenó notificar a la entidad demandada Superintendencia
de Industria y Comercio.
8.
El 10 de diciembre de 2008, la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY,
LIMITED presentó una solicitud de corrección de la demanda, la misma que fue
admitida por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante Auto del 15 de
setiembre de 2009.
9.
El 28 de marzo de 2011, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió
suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y
18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
3.
Argumentos de la demanda:
10. TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED sustentó su demanda sobre la
base de los siguientes argumentos:
- Sostuvo que la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró la Decisión 486
pues denegó la solicitud de patente pese a que la invención presentada cumplía
con los requisitos de novedad y nivel inventivo.
- La entidad demandada consideró que la solicitud de patente carecía de nivel
inventivo debido a la preexistencia de la anterioridad del documento “D2.
WO9736882 de 09/10/1997. Título: OXAZOLE DERIVATES, THEIR
PRODUCTION AND USE”, el cual no divulga todas y cada una de las
características técnicas esenciales que definen la invención en debate.
- Al respecto, precisó que el mencionado documento no anticipa todas las
características de la invención debido a que: i) el grupo fenoxi en los compuestos
de la invención siempre están sustituidos; y, ii) dicho documento no revela
específicamente un grupo alquilo C1-4 como un sustituyente en el grupo ariloxi
para ‘A’.
- Por lo tanto, la solicitud de patente cumple con la exigencia del artículo 16 de la
Decisión 486 y el Manual Andino de Patentes respecto de la novedad.
- Adicionalmente, sostuvo que la autoridad nacional violó el artículo 18 de la
Decisión 486 al concluir que la invención carecía de novedad, dado que no
procedió a realizar el estudio del nivel inventivo, omitiéndose un estudio de
patentabilidad ajustado a la ley.
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- Adujo que el mencionado documento D2 no afectaba el nivel inventivo de la
invención pues, si bien se trata de compuestos similares en ambos casos, lo cierto
es que existe una diferencia técnica entre ellos de la cual no se tenía ningún
indicio en dicha anterioridad.
- Esta diferencia consiste en que la actividad promotora de la producción/secreción
de neurotrofina del compuesto de referencia (del Ejemplo 9 del documento D2) no
es obvia para los expertos en la técnica, lo que permite demostrar que la
invención solicitada sí cuenta con suficiente nivel inventivo para contar con una
patente.
- Finalmente, señaló que se ha violado el artículo 14 de la Decisión 486 por cuanto
es obligatorio que los Países Miembros de la Comunidad Andina otorguen
patentes de invención cuando se cumplan los requisitos para ello, lo que no
sucedió en el presente caso.
- En consecuencia, es claro y evidente que el documento citado por la
Administración como anterioridad para la invención no divulga explícitamente
todas y cada una de las características técnicas que conforman la invención y que
se encuentran descritas en el pliego reivindicatorio de la solicitud. Por lo tanto, se
debe concluir que al no tener la invención todas y cada una de las características
técnicas reveladas en D2, este documento no puede tenerse como una
anterioridad válida susceptible de afectar la novedad de la invención.
4.
Argumentos de la contestación a la demanda:
11. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda
señalando lo siguiente:
- Reiteró que los actos administrativos impugnados habían sido expedidos con
fundamento en la normativa vigente en materia de propiedad industrial contenida
en la Decisión 486. De esta forma, se dio cumplimiento al artículo 14 de la referida
normativa comunitaria, que consagra que los Países Miembros de la Comunidad
Andina otorgarán patentes para las invenciones siempre que sean nuevas, tengan
nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
- Manifestó que, el examen de fondo de la solicitud de patente permitió demostrar
que el objeto de la misma no reúne todos los requisitos legales previstos en la
norma comunitaria para la concesión de la patente de invención, como era el caso
de la novedad y el nivel inventivo exigidos.
- Argumentó que cualquier persona normalmente versada en la materia técnica
correspondiente al objeto reivindicado podía conocer y plantearse el mismo
problema, y a partir de sus conocimientos y enseñanzas de las anterioridades
existentes habría logrado de una manera obvia la invención analizada.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
12. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la solicitud
de registro de patente de invención fue presentada el 31 de agosto de 2000, en
vigencia de la Decisión 344. Por lo tanto, este Tribunal interpretará de oficio los
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artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de
la Decisión 4861.
C. CUESTIONES A INTERPRETAR
1.
2.
3.
4.
La norma comunitaria en el tiempo.
Requisitos de patentabilidad.
Novedad. Nivel inventivo. Estado de la técnica.
Criterios para analizar los documentos citados como anterioridad.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
A. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.
13. Sobre el presente asunto, este Tribunal debe reiterar lo señalado dentro del Proceso
66-IP-2013 de 21 de agosto de 2013:
“Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma
comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las
situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el
tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no
es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en
vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros
de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos
de vigencia, como en materia procesal.
Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de
presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si
se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma; y, en
caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la
resolución interna que exprese la determinación de la oficina nacional competente
sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su
legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se
encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente de invención.
1
Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de
procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y
sean susceptibles de aplicación industrial.
Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción
escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud
de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la
técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya
fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que
se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.
Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni
se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.
Disposición Transitoria Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de
conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones
aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo
caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.
En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas
contenidas en esta Decisión.
Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se
hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.
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La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir
de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que
están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a
la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
Al respecto el Tribunal ha señalado que: ‘si la norma sustancial, vigente para la
fecha de la solicitud de registro (…) ha sido derogada y reemplazada por otra en
el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la
aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se
exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior
será la aplicable al procedimiento en curso’. (Proceso 38-IP-2002, marca:
“PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicado en la Gaceta Oficial
845 de 1 de octubre de 2002)”. (…)”.
14. En el caso de autos, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los
artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486. Sin embargo, teniendo en cuenta que la
presentación de la solicitud de patente de invención fue el 31 de agosto de 2000, en
vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ésta es la
norma aplicable al caso concreto.
B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.
15. En el presente caso, TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED presentó la
solicitud de patente de la invención titulada: AGENTE PROMOTOR DE
PRODUCCIÓN/SECRECIÓN
DE
NEUROTROFINA
QUE
COMPRENDE
DERIVADOS DE AZOL Y DERIVADOS DE TIAZOL Y OXAZOL ÚTILES PARA LA
FABRICACIÓN DE PREPARACIONES FARMACÉUTICAS, ante la Superintendencia
de Industria y Comercio de la República de Colombia.
16. Dentro del Proceso 7-IP-2005, publicado en la Gaceta Oficial 1203, de 31 de mayo
de 2005, así como en el Proceso 13-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial 1061 de
29 de abril de 2004, este Tribunal ha señalado que:
“Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo,
con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la
invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un
problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera
insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es
resuelto por la técnica.
El Tribunal, por su parte, ha manifestado que ‘el concepto de invención a efectos
de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos
productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del
hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera
evidente del estado de la técnica—, y además sean susceptibles de ser
producidos o utilizados en cualquier tipo de industria’. (Proceso 21-IP-2000,
caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”), publicado en la Gaceta Oficial 631 de
10 de enero de 2001, ‘lo mismo que se simplifica en la conceptualización
recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos
productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean
novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial’ (Proceso
7-IP-2005. Patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras), publicado
en la Gaceta Oficial 1203 de 31 de mayo de 2005. Las invenciones susceptibles
de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la
invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar
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una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En
cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de
obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un
resultado. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: ‘La invención puede recaer
sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición)
o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)’. (Proceso 13-IP-2004,
patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO), publicado en la Gaceta
Oficial 1061 de 29 de abril de 2004).
El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda
invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de
patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación
industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que
debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se
encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención”
(lo resaltado es nuestro).
17. Por lo tanto, el Juez Consultante debe tener en cuenta que los requisitos que debe
cumplir toda invención para ser objeto de patente, de acuerdo con el artículo 1 de la
Decisión 344, son novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
C. NOVEDAD. NIVEL INVENTIVO. ESTADO DE LA TÉCNICA.
18. Al respecto, la SIC fundamentó la Resolución 29238 del 30 de octubre de 2006, en
que la invención presentada por TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED
carecía de novedad. En este sentido, deberá abordarse el mencionado requisito de
novedad.
Novedad:
19. Dentro del Proceso 92-IP-2013 de 16 de julio de 2013, este Tribunal ha señalado lo
siguiente:
“La doctrina ha manifestado que ‘Un invento es novedoso cuando la relación
causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido’
(ZUCCHERINO, Daniel R. ‘MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. RÉGIMEN
LEGAL’, Editado por Abeledo Perrot, 1997, p. 150).
El Tribunal, por su parte ha señalado que la novedad de una invención ‘es lo que
no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que
no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar
(divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita,
puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta
divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona
del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por
otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue
patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento
objetivamente perdió su novedad’2 (lo subrayado es nuestro).
El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en
relación con el estado de la técnica. Al respecto, cabe indicar que este último
2
Proceso 129-IP-2007, Patente: POLIMORFO DE (2S, 3S, 5S) -5- (N - ((N – METIL – N - ((2 – ISOPROPIL
– 4 - TIAZOLIL) METOXICARBONIL) AMINO) -1, 6 – DIFENIL – 3 – HIDROXIHEXANOL (RITONAVIR) Y
PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN, publicado en la Gaceta Oficial 1586 de 15 de febrero de 2008.
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concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido
accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente
o, en su caso, de la prioridad reconocida. Por lo que se considera que toda
invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio,
sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de
personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad, salvo las excepciones
establecidas en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la
invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de
presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se
examina, ha sido publicado.
Se aclara que la novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno
de los componentes que conforman una invención, pudiendo incluso ser
conocidos algunos o todos de tales componentes, si combinados entre ellos dan
lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente ya que toda
innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o
descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para
desarrollar un nuevo producto o procedimiento.
El Tribunal a manera de orientación ha tomado como referencia criterios de las
Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según los
cuales ‘la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva
clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas
todas las características de aquella. En lo que concierne a la interpretación del
estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: ‘(i)
Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento
anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de
características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de
dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix)
Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita;
(xii) Posibilidad de puesta en práctica’. En cuanto al principio relativo a las
‘combinaciones en un documento anterior’, las Cámaras han precisado que
‘cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a
una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar
documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a
fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha
de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida’ (Office
européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD
interactivo ‘Special Edition - Espace Legal’, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001)’.
(Proceso 13-IP-2004).
La fecha a partir de la cual la oficina nacional competente deberá realizar el
estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, ‘no
sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad
reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344. La oficina nacional competente
tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual
se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la
técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido
accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la
técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se
solicita’. (Proceso 12-IP-98, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES
COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA, publicado en la Gaceta
Oficial 428 de 16 de abril de 1999).
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Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las
invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como
requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera:
‘El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para
que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no
puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la
patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance
universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté
en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el
resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la
Decisión 344. La novedad absoluta, como criterio para determinar la
patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito
internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En
la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir
de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados
Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la
novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas,
según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963. (Bercovitz, Alberto,
PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA, en Revista del Derecho Industrial Nº
35, Depalma 1990, pág. 321)'. (Proceso 1-AI-1996, publicada en la Gaceta
Oficial 234 de 21 de abril de 1997)”.
20. Adicionalmente, TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED ha sostenido
en su escrito de demanda que el invento cuya patente solicita cumple con el requisito
de nivel inventivo, debiendo por tanto abordarse este tema.
Nivel inventivo y estado de la técnica:
21. Al respecto, en el Proceso 66-IP-2013 de 21 de agosto de 2013, este Tribunal ha
señalado lo siguiente:
“Este requisito, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, que exige que la
invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto
cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para
una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser
siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que
se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos
comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco
debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya
existente para un experto medio en esa materia técnica.
El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo
comprendido por ‘todo lo que haya sido accesible al público’ que se examina
para establecer la novedad de un invento. En efecto, ‘con el requisito del nivel
inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que
le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido
llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro
del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el
examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se
efectúa con respecto al nivel inventivo. Si bien en uno y otro se utiliza como
parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la
invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por
separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico
medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene
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sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación
de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha
podido o no producirse tal invención” (Proceso 12-IP-98, patente:
COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD
CELULASA, publicado en la Gaceta Oficial 428 de 16 de abril de 1999).
El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras
de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), que se señalan a
continuación: ‘Para analizar la existencia del nivel inventivo, las Cámaras de
Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’
(problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el
estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los
resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en
relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de
conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia
habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención
reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office
européen des brevets, op. cit)’. (Proceso 13-IP-2004).
En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de
Recursos señala: ‘el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar
el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que
divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el
mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial,
características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de
estructura. Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el
hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo,
un criterio a ser tomado en consideración (…). Las Cámaras han precisado que,
una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada,
conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la
información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido
suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida
(Office européen des brevets, op.cit.) (…).
Por otra parte, a su juicio, el hecho que un problema técnico haya sido ya
resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente
resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo
sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del
estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá una
nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de
procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en
ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un
elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de
aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)”. (Proceso 13-IP-2004).
Por otra parte y sobre el mismo tema del nivel inventivo, el Manual para el
Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad
Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, sostiene:
‘Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no
se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con
conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la
solicitud o de la prioridad reconocida.
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La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no
evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier
ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel
inventivo. El examinador no debe determinar qué cantidad de nivel inventivo
existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.
El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción
respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir
del estado de la técnica.
Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se
deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si
carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el
estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que
la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las
diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.
Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es
necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la
invención y el estado de la técnica (lo subrayado es nuestro).
Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo
campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno
semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más
cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la
invención.
10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo
10. 2.1 Análisis problema-solución
Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de
manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible,
al método problema-solución.
Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:
- identificación del estado de la técnica más cercano;
- identificación de las características técnicas de la invención que son
diferentes con respecto a la anterioridad; y
- definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la
técnica más cercano.
La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la
invención y el estado de la técnica más cercano?
Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención
y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema
técnico en cuestión.
Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque
entonces la solución sería evidente.
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El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene
que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado
de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y
del cual él partió.
Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema
técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en
la materia.
La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su
conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia
a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el
problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera
incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto,
no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la
característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo
campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de
todos modos.
Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a
posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el
examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación
que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia
en un momento en que la invención no era conocida, es decir, antes de la
invención (lo subrayado es nuestro).
La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste
en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por
separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter
técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en
el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las
distintas características.
Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera
independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se
reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.
En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:
- ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en
condiciones de plantearse el problema?;
- ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y
- ¿de prever el resultado?
Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo”3.
3
Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial
de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina,
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a
78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf.
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22. En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar si la solicitud de patente de la
empresa TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED cumple con los
requisitos de novedad y nivel inventivo que establece la norma comunitaria.
4.
CRITERIOS PARA
ANTERIORIDAD.
ANALIZAR
LOS
DOCUMENTOS
CITADOS
COMO
23. En el presente caso, la demandante ha señalado que es claro y evidente que el
documento citado por la Administración como anterioridad para la invención no
divulga explícitamente todas y cada una de las características técnicas que
conforman la invención y que se encuentran descritas en el pliego reivindicatorio de
la solicitud. Por lo tanto, se debe concluir que al no tener la invención todas y cada
una de las características técnicas reveladas en D2, este documento no puede
tenerse como una anterioridad válida susceptible de afectar la novedad de la
invención.
24. A continuación, se citarán los criterios del “Manual para el Examen de Solicitudes de
Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países
Miembros de la Comunidad Andina”:
“Según el artículo 14 de la Decisión 486, el hecho que una invención no sea
nueva es suficiente para rechazar solicitud.
Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no
forma parte del estado de la técnica. El examinador debe demostrar que la
invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud
de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva,
la invención reivindicada será considerada como nueva (lo subrayado es
nuestro).
Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del
estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a
otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se
puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa
característica está incorporado en el primero.
Un documento del estado de la técnica puede contener información
implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia
puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.
Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos de los conceptos
tomados de la normatividad europea: Art. 52 (1) y 54 EPC
Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica.
Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se
deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de
manera explícita o implícita por un técnico en la materia.
El examinador podrá sustentar la falta de novedad en divulgaciones realizadas
en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., sobre la base de su propio
conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la
novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta
que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia (lo subrayado es
nuestro).
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Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad
sino por falta de mérito inventivo.
Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la
inversa.
En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica
existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así por ejemplo, si la solicitud
reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe
el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad”4.
25. En consecuencia, el examinador podrá sustentar la falta de novedad siempre que
esté debidamente acreditado. Asimismo, cabe precisar que es posible tener dos
anterioridades y de ahí sustentar la falta de novedad.
26. A continuación, se citarán los puntos 9.4.1 y 9.4.2 del “Manual para el Examen de
Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los
Países Miembros de la Comunidad Andina”:
9.4.1 Novedades respecto de expresiones generales y rangos
Una expresión general no destruye la novedad de un elemento específico que
cae dentro de esta expresión, pero un elemento específico sí destruye la
novedad de una reivindicación general que lo incluya.
La descripción en el estado de la técnica de una clase genérica como por
ejemplo, “metal”, “alógenos”, etc. no destruye la novedad de un elemento
particular de la clase (como por ejemplo, cobre o flúor).
En el caso de rangos, expresiones de tipo “CnH2n+2” donde n=1 a 8 destruyen
la novedad de los miembros finales de la familia, es decir para n=1 (C1H4) y
para n=8 (C8H18) pero no la de los miembros intermedios (por ejemplo C5H12),
a menos que estos miembros intermedios se encuentren explícitamente
descritos en el documento considerado.
La descripción de un ejemplo específico destruye la novedad de una
reivindicación genérica que incluya esa descripción, pero una descripción
genérica no destruye normalmente la novedad de un ejemplo específico que
caiga dentro de dicha descripción genérica.
Ejemplo 1:
Solicitud eje de metal
Estado de la técnica: eje de cobre
Conclusión: carece de novedad
Ejemplo 2:
Solicitud: temperatura entre 120 y 150°C
Conclusión: carece de novedad
Ejemplo 3:
Solicitud temperatura entre 120 a 150°C
4
Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de
los Países Miembros de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, 2004, pp. 63-64.
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Estado de la técnica: b) de 120 a 150°C
Conclusión: selección específica en un rango comparativamente amplio y lejos
de los límites, nueva.
Ejemplo 4:
Solicitud temperatura 120 a 150°C
Estado de la técnica: c) de 130 a 160°C
Conclusión: carece de novedad ya que el subrango 130-150 es común al estado
de la técnica y a la reivindicación e incluye uno de los límites. Además, el valor
concreto “150” presente explícitamente en el estado de la técnica cae en el
rango reivindicado.
Ejemplo 5:
Un documento publicado en 1935 describe el procesado de una señal eléctrica y
contiene un diagrama de un circuito eléctrico y la declaración de que se puede
utilizar cualquier modo de amplificar la señal eléctrica.
Este documento no destruye la novedad de una reivindicación para el mismo
circuito presentado hoy (2003), si la reivindicación específica que la ampliación
de la señal eléctrica se efectúa por medio de transistores. Los transistores no se
inventaron hasta finales de los años 40 y por eso el documento cuando fue
publicado (1935) no podría haber interpretado que los transistores pueden ser
también utilizados. En otras palabras, el documento simplemente no contiene
esa información en la fecha en que fue publicado.
Ejemplo 6:
La descripción de un gancho ara una grúa, implica ciertas características
técnicas en lo que se refiere a fuerza, etc., un gancho para pescar peces
pequeños implica normalmente otras características. Ninguno de estos ganchos
se consideró que destruya la novedad del otro, aunque puedan tener una forma
similar. Así la palabra para en estas reivindicaciones, implícitamente quiere decir
apropiado para. Ninguno de estos ganchos podría ser apropiado para realizar la
función del otro.
Ejemplo 7:
Una reivindicación para una composición que comprende (= entre otras cosas)
A, B y C, está anticipada por a) que contiene (= entre otras cosas) A, B y C; b)
una composición compuesta (= solo) de A.
9.4.2 Parámetros
Si un producto se corresponde en todos sus aspectos con otros del estado de la
técnica (por ejemplo los productos de partida y el proceso de fabricación son
idénticos) pero el estado de la técnica no menciona un parámetro particular
definido en la reivindicación se debe hacer inicialmente una objeción por falta de
novedad, aduciendo que el arto anterior con toda probabilidad tendría el mismo
valor para ese parámetro si se midiera. Esto se aplicará especialmente si el
parámetro es inusual o desconocido.
Si el solicitante demuestra que en realidad el parámetro es diferente en la
invención reivindicada con respecto al estado de la técnica, por ejemplo,
mediante argumentaciones válidas o bien ensayos comparativos, la novedad
quedaría establecida.
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Ejemplo:
Un documento describe que cierto procedimiento químico puede realizarse a un
intervalo de temperatura entre 10 y 100°C, y que también describe ensayos
realizados a las siguientes temperaturas: 20, 40, 60 y 80C. Más tarde un inventor
descubre que entre 68 y 72C el procedimiento es de manera inesperada, mucho
más eficaz y produce un rendimiento mayor. Esta información será muy
apreciada en el mundo comercial, y el invento querrá solicitar una patente que
reivindique el procedimiento entre 68 y 72C. La búsqueda correspondiente
revelará el documento arriba mencionado que ya describe el intervalo de 10 a
100°C.
Nos encontramos en un caso en el que, aunque el efecto especial que tiene
lugar cuando se opera a temperaturas entre 68 y 72C es inesperado, y
probablemente no evidente para el experto en la materia, dicho intervalo cae
dentro de los límites de un intervalo que ya ha sido puesto a disposición del
público.
Por otra parte, el propósito de todo sistema de patentes es estimular el desarrollo
de información técnica valiosa, por medio de la concesión de derechos de
explotación durante cierto tiempo, a cambio de que dicha información técnica se
ponga a disposición del público, por lo que, la solución adoptada en tales
situaciones es la de considerar la descripción del antecedente de manera muy
estricta. Se considerará que el procedimiento descrito en el estado de la técnica
podrá realizarse de manera normal, a las temperaturas indicadas como límites,
es decir, 10 y 100C, y a las temperaturas intermedias descritas en los ensayos,
es decir, 20, 40, 60 y 80°C. El documento no describe que a otras temperaturas,
dentro o fuera del intervalo descrito originalmente, el procedimiento puede
realizarse de manera diferente. Esta información no ha sido puesta a disposición
del público antes de la fecha de presentación de la otra solicitud.
Teniendo en cuenta el criterio de descripción genérica para juzgar la novedad,
una reivindicación limitada al intervalo de entre 68 y 72°C, se considerará nueva
porque:
a)
b)
c)
Ese intervalo limitado, particular no ha sido descrito específicamente en el
documento del estado de la técnica;
El documento del estado de la técnica no ha especificado bien en sus
ejemplos, en la descripción, reivindicaciones o dibujos, el valor de
temperatura concreto que caiga dentro del intervalo de 68 a 72°C, y un
tercer criterio a considerar cuando se trate de valores contiguos es el
siguiente:
El intervalo de 68 a 72°C es pequeño en comparación con el intervalo
descrito en el documento del estado de la técnica y además, no está
próximo a alguno de los valores concretos descritos en el documento de
referencia.
No hay que olvidar que la existencia de un efecto inesperado no tiene que ver
con la novedad. Incluso si el efecto hubiera sido el esperado, el intervalo
reivindicado sería nuevo también, pero en este caso, la reivindicación no
implicaría nivel inventivo.
Cuando se trate de intervalos contiguos, se debe ser cuidadoso a la hora de
examinar la novedad.
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Una descripción de que un procedimiento particular se realiza a 55°C, puede ser
interpretado por el experto en la materia, consciente de las tolerancias e
imprecisiones que resultan al medir o controlar en dicho procedimiento en
particular, como la temperatura es, en la práctica 55°C, más o menos. Esto
constata una vez más que la información contenida en un documento debe
leerse como la leería un operador en dicho campo y no como un documento
matemático exacto que no existe normalmente en la vida corriente”.
27. Se deberán comparar las reivindicaciones independientes de la solicitud con el
contenido de cada antecedente del estado de la técnica, uno a uno, a fin de
determinar si un antecedente por sí solo describe las características técnicas
contenidas en dichas reivindicaciones.
28. Si todas las características técnicas de la reivindicación independiente se encuentran
descritas en un mismo antecedente y además se encuentran íntimamente
relacionadas, el objeto de dicha reivindicación carece de novedad. Si una
característica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el antecedente, la
reivindicación es nueva.
29. Es importante señalar aquí que la novedad y el nivel inventivo son criterios distintos y
hay que analizarlos por separado.
30. Un antecedente del estado de la técnica no puede ser interpretado. Solamente lo que
está descrito claramente o lo que es directamente derivable de la divulgación de
dicho antecedente puede ser usado en contra de la novedad de un objeto
reivindicado.
31. Modificaciones obvias o equivalentes del objeto descrito en el estado de la técnica no
pueden ser citados en contra de la novedad del objeto reivindicado sino cuando
están descritas ellas mismas en el antecedente.
32. Se procede de igual manera con las demás reivindicaciones independientes, en su
caso, y con las reivindicaciones dependientes, con el fin de determinar la existencia o
no de materia novedosa respecto a cada uno de los antecedentes del estado de la
técnica.
33. En caso de ausencia de novedad, el informe técnico deberá citar el antecedente que
contiene todos los elementos de la reivindicación indicando los pasajes donde se
encuentra cada uno de ellos5.
Evaluación de la novedad:
34. Para determinar si una invención es o no novedosa habiéndose ya determinado el
estado de la técnica se deben seguir los siguientes pasos6:
1) “Comparar elemento por elemento entre lo que se encuentra en el estado de la
técnica y la solución propuesta la cual se debe realizar primero comparando la
5
6
Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de
los Países Miembros de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, 2004, p. 66.
Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de
los Países Miembros de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, 2004, p. 95.
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reivindicación independiente con el contenido entero de cada publicación u otra
divulgación, tomada aisladamente.
2) Comparar si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la
técnica. Si la materia por sí sola contiene el conjunto de las características de la
reivindicación analizada, se considera que no tiene novedad.
3) Verificar si existen otras reivindicaciones independientes bajo el mismo análisis
anterior y revisar las reivindicaciones dependientes para examinar si hay
elementos nuevos.
4) Considerar dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de
patente en trámite ante la oficina nacional cuya fecha de presentación o de
prioridad sea anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud
que se está estudiando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud
de fecha anterior cuando ella se publique o se hubiera cumplido el lapso previsto
en el artículo 40 de la Decisión 486”.
35. En consecuencia, para la evaluación de la novedad se deberá tomar en cuenta el
siguiente cuadro:
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COMUNIDAD
ANDINA
EL
TRIBUNAL
DE
PRONUNCIAMIENTO:
JUSTICIA
DE
LA
EMITE
PRIMERO:
En el caso de autos, la solicitud de patente de invención para AGENTE
PROMOTOR DE PRODUCCIÓN/SECRECIÓN DE NEUROTROFINA
QUE COMPRENDE DERIVADOS DE AZOL Y DERIVADOS DE TIAZOL
Y OXAZOL ÚTILES PARA LA FABRICACIÓN DE PREPARACIONES
FARMACÉUTICAS, se presentó el 31 de agosto de 2000, durante la
vigencia de la Decisión 344, disposición comunitaria que contenía las
normas que fijaban lo concerniente a los requisitos de patentabilidad y,
por lo tanto, es la norma sustancial que debe ser aplicada al caso
concreto.
SEGUNDO:
Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de
protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con
los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación
industrial.
TERCERO:
Respecto de la novedad, la invención, de producto o de procedimiento,
carecerá de este requisito si, antes de la fecha de presentación de la
solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al
acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en
que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de
personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas
hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los
términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344. La
novedad de una invención es lo que no está comprendido en el estado de
la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o
hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y
novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar
del uso o explotación, producirse por cualquier otro medio. Esta
divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que
cualquier persona el oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o
explotar la invención.
Respecto del nivel inventivo, la invención debe ser el resultado de una
actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico,
pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de
procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica
correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si
resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de
experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en
el campo de la invención.
Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se
deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si
carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta
y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de
probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a
establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.
Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es
necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre
la invención y el estado de la técnica.
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En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si la solicitud de
patente de la empresa TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED
cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo que establece la
norma comunitaria.
CUARTO:
Para determinar si una invención es o no novedosa habiéndose ya
determinado el estado de la técnica se deben seguir los siguientes pasos:
1. Comparar elemento por elemento entre lo que se encuentra en el
estado de la técnica y la solución propuesta la cual se debe realizar
primero comparando la reivindicación independiente con el contenido
entero de cada publicación u otra divulgación, tomada aisladamente.
2. Comparar si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el
estado de la técnica. Si la materia por sí sola contiene el conjunto de
las características de la reivindicación analizada, se considera que no
tiene novedad.
3. Verificar si existen otras reivindicaciones independientes bajo el mismo
análisis anterior y revisar las reivindicaciones dependientes para
examinar si hay elementos nuevos.
4. Considerar dentro del estado de la técnica, el contenido de una
solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional cuya fecha de
presentación o de prioridad sea anterior a la fecha de presentación o
de prioridad de la solicitud que se está estudiando, siempre que dicho
contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se
publique o se hubiera cumplido el lapso previsto en el artículo 40 de la
Decisión 486.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación
prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del
Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Gustavo García Brito
SECRETARIO
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Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 279-IP-2014
Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión
313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Segunda
de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la
consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1
de Quito, de la República del Ecuador. Actor: A. H. ROBINS COMPANY
INCORPORATED. Marca: TENIBEX (denominativa). Expediente Interno: 17811-20132119.
Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 10 días del
mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación
Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de
Quito, de la República del Ecuador.
VISTOS:
El Oficio 5374-TDCA-DQ del 18 de noviembre de 2014, recibido personalmente el 4 de
diciembre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo
1 de Quito de la República del Ecuador solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a
fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-2119.
El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la
presente interpretación prejudicial.
E.
ANTECEDENTES
5.
Partes en el proceso interno:
Demandante:
A. H. ROBINS COMPANY INCORPORATED
Demandados:
MINISTERIO
DE
COMERCIO
EXTERIOR,
INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA; DIRECTOR NACIONAL
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; Y, PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO, REPÚBLICA DEL ECUADOR.
FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ
6.
Hechos:
1.
El 30 de julio de 1993, el señor FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ presentó
solicitud de registro de la marca TENIBEX (denominativa) para identificar productos
de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación
Internacional de Niza).
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2.
El 15 de abril de 1994, la empresa A.H. ROBINS COMPANY INCORPORATED
presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, dentro del término legal,
observaciones contra la mencionada solicitud de registro, en virtud a la semejanza
que tiene con la marca TENEX (denominativa) para registrar productos de la misma
Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
3.
Mediante Resolución 0958421 de 5 de marzo de 1997, la Dirección Nacional de
Propiedad Industrial rechazó la observación presentada por A. H. ROBINS
COMPANY INCORPORATED y concedió el registro de la marca TENIBEX
(denominativa) a favor del señor FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ.
4.
Por lo anterior, el 25 de julio de 1997, la empresa A.H. ROBINS COMPANY
INCORPORATED interpuso demanda en contra de la citada Resolución ante el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito.
5.
Mediante Oficio 5374-TDCA-DQ del 18 de noviembre de 2014, el Tribunal Distrital de
lo Contencioso Administrativo 1 de Quito de la República del Ecuador solicitó a este
Tribunal interpretación prejudicial de los artículos 81; 82 literales a) y h); 83 literales
a), d) y e); y, 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
7.
Argumentos de la demanda:
6.
La empresa A.H. ROBINS COMPANY INCORPORATED sustentó su demanda sobre
la base de los siguientes argumentos:
- Entre la marca registrada TENEX (denominativa) y la marca solicitada TENIBEX
(denominativa) se evidencia una gran similitud visual, fonética y auditiva, lo que
genera que las marcas se confundan a primera vista.
- La entidad demandada señala erróneamente que las marcas en conflicto no son
semejantes ni confundibles, cuando de un simple cotejo, utilizando la lógica
común, se puede establecer con claridad que estas denominaciones son
similares, encontrándose la marca TENEX (denominativa) contenida en la marca
TENIBEX (denominativa).
- En este sentido, rechazó la conclusión de la entidad demandada respecto a que la
marca solicitada a registro TENIBEX (denominativa) cumple con los requisitos de
originalidad, novedad y distintividad, pues guarda gran similitud con la marca
registrada TENEX (denominativa), la cual que es famosa y notoriamente conocida
no sólo en Ecuador, sino en el mundo, tanto más si está destinada a proteger
productos de la misma clase.
- Por otro lado, la entidad demandada sostuvo también que no existe confusión
entre las marcas en conflicto por cuanto los productos que protegen sólo se
pueden adquirir bajo receta médica. Sin embargo, es precisamente este hecho el
que genera confusión entre las marcas en controversia, pues la denominada ‘letra
de médico’ es bastante difícil de descifrar y suscita confusiones al momento de
adquirir un producto.
8.
Argumentos de la contestación a la demanda:
7.
El DIRECTOR NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL contestó la demanda
señalando lo siguiente:
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- Realizado el cotejo correspondiente y comparando la denominación solicitada y la
marca opuesta, en conjunto y no fraccionadamente, en forma sucesiva y no
simultánea, desde la óptica del consumidor medio y desde el punto de vista
gráfico, fonético-auditivo y conceptual o ideológico, se concluye que las marcas en
conflicto no son semejantes ni confundibles a simple vista.
- El signo TENIBEX (denominativa) cumple con los requisitos de originalidad,
novedad y distintividad ya que protege características propias que le permiten
diferenciarse en el mercado respecto de la marca TENEX (denominativa),
registrada a nombre de la demandante.
8.
- Los productos que protegen ambas denominaciones son de naturaleza muy
especial ya que amparan productos farmacéuticos, los mismos que no se
encuentran al libre alcance del público consumidor sino que se expenden bajo
receta médica, alejándose aún más la posibilidad de confusión o error entre los
consumidores.
El señor FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ contestó la demanda señalando lo
siguiente:
- No se ha probado la notoriedad que aduce la empresa A.H. ROBINS COMPANY
INCORPORATED en cuanto a la marca TENEX (denominativa).
- Los signos poseen una configuración diversa que los hacen individuales e
inconfundibles.
- Debe tomarse en consideración el principio de territorialidad, cuya aplicación
implica que no tenga trascendencia que la marca TENEX (denominativa) se haya
registrado en otros países.
- Las marcas cotejadas tienen una extensión diferente, pues mientras la marca
solicitada TENIBEX (denominativa) es una denominación de tres sílabas, la marca
registrada TENEX (denominativa) sólo tiene dos sílabas y, de ellas, apenas
coinciden la sílaba inicial ‘TE’, motivo por el cual no existe semejanza visual ni
gráfica.
- Asimismo, del cotejo de marcas, se tiene que producen una impresión de conjunto
diferente, tanto al verlas como al escucharlas, pues la sucesión de las vocales en
TENIBEX (denominativa) es E-I-E, mientras que en TENEX (denominativa) es EE.
- Indicó que también es fácil de apreciar que la sílaba tónica es diferente en ambas
marcas. Así, la sílaba tónica en la marca TENIBEX (denominativa) se encuentra
en la tercera sílaba, ‘BEX’, mientras que la sílaba tónica de la marca TENEX
(denominativa) se encuentra en la primera.
- Las diferencias anotadas permiten determinar que la semejanza entre ambas
marcas es absolutamente reducida e incluso insignificante.
- Refirió que el en caso de los productos de la Clase 5 de la Clasificación
Internacional de Niza, no son los consumidores quienes los escogen, dado que
estos productos son recomendados técnicamente por un especialista que conoce
de sus características. De igual manera, el consumidor contará con el
asesoramiento, también técnico, de un farmacéutico. Estas circunstancias
reducen al mínimo el riesgo de confusión.
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F.
9.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82
literales a) y h), 83 literales a), d) y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, la solicitud de registro de marca se presentó el
30 de julio de 1993, cuando la normativa vigente en ese momento era la Decisión
313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por lo tanto, este Tribunal interpretará
de oficio los artículos 717 y 738 literal a) de la Decisión 313 y la Disposición
Transitoria Segunda9 de la Decisión 344.
G. CUESTIONES A INTERPRETAR
10. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los
siguientes:
a. La norma comunitaria en el tiempo.
b. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
c. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa,
indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.
d. Comparación entre signos denominativos.
e. Partículas de uso común. Marcas farmacéuticas.
f. La marca notoria.
g. Autonomía de la Oficina Nacional Competente.
H. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
D. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.
11. El Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de normas contenidas en la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, la solicitud de
registro del signo TENIBEX (denominativo) para identificar productos de la Clase 5
de la Clasificación Internacional de Niza se presentó el 30 de julio del 1993, cuando
la normativa vigente en ese momento era la Decisión 313 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, toda vez que la Decisión 344 se aplicó recién a partir del 1 de
enero de 1994. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la
norma comunitaria en el tiempo.
12. Dentro del Proceso 69-IP-2010 de 23 de junio de 2010, este Tribunal tuvo la
oportunidad de señalar:
13. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma
comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las
situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el
7
8
9
Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos
y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o
servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares
de otra persona.
Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos
de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al
público a error.
Disposición Transitoria Segunda.- La presente Decisión se aplicará en los Países Miembros a partir del
1 de enero de 1994.
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tiempo de su constitución y, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las
situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su
aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica
nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.
14. Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la
solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la
concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede
administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de
la oficina nacional competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para
juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que
se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro de marcas.
15. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha
de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por
otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la
aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen
para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la
aplicable al procedimiento en curso” (Proceso 38-IP-2002, Marca: PREPAC OIL,
SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicado en la Gaceta Oficial 845 de 1 de octubre de
2002).
16. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su
entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en
curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad
procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
17. Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de
retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la
seguridad jurídica”. Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios
especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un
acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos
aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la
resolución de nuevos casos (…) el efecto normal de la derogación consiste en la
limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las
normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron
cuando la norma estaba en vigor (…)” (Proceso 74-IP-2003, Marca: A+GRÁFICA,
publicado en la Gaceta Oficial 995 de 9 de octubre de 2003).
18. En el presente caso, la solicitud de registro del signo TENIBEX (denominativo) se
presentó durante la vigencia de la Decisión 313, por lo que corresponde al Juez
Consultante aplicar dicha norma al caso concreto.
E. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.
19. El Director Nacional de Propiedad Intelectual contestó la demanda señalando que:
“El signo TENIBEX (denominativo) cumple con los requisitos de originalidad, novedad
y distintividad ya que protege características propias que le permiten diferenciarse en
el mercado respecto de la marca TENEX (denominativa), registrada a nombre de la
demandante”.
20. Dentro del Proceso 50-IP-2009 de 7 de mayo de 2009, este Tribunal expuso lo
siguiente:
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Del artículo 71 de la Decisión 313, inciso segundo, se desprende el concepto de
marca, entendido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o
los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de
los bienes o servicios idénticos o similares de otra.
Las condiciones o requisitos que intrínsecamente debe reunir un signo para ser
registrable se encuentran determinados en dicho artículo, los que, por cierto, son
similares a los consagrados en los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la
Decisión 486, éstos son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de
representación gráfica, conceptos que han tenido amplio desarrollo en la
jurisprudencia de este Tribunal.
a) Perceptibilidad
Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de
los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su
materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo
inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o
indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos,
la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por
cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma
más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente
aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de
palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.
b) Distintividad
El artículo 71 de la Decisión 313 se refiere también a la distintividad, considerada
característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser
susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de
identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa
manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un
producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características
esenciales o primordiales.
c) Susceptibilidad de representación gráfica
La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones
manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc.,
de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de
productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a
través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del
signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede
darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos
referidos en el párrafo anterior.
21. Por lo tanto, el Juez Consultante debe tener en cuenta que las condiciones o
requisitos que debe reunir un signo para ser registrable se encuentran previstos en el
artículo 71 de la Decisión 313, los cuales son perceptibilidad, distintividad y
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susceptibilidad de representación gráfica, sin que resulten aplicables los de novedad
u originalidad, que se encontraban contemplados en la normativa anterior, la
Decisión 85.
F.
IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE
CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA
REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.
22. El señor FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ presentó solicitud de registro del
signo TENIBEX (denominativo) para identificar productos de la Clase 5 de la
Clasificación Internacional de Niza. La empresa A. H. ROBINS COMPANY
INCORPORATED presentó oposición contra la mencionada solicitud de registro
sobre la base de la marca registrada TENEX (denominativa) alegando que entre
ambas existe semejanza.
23. En el trámite del Proceso 53-IP-2004, este Tribunal emitió la Interpretación Prejudicial
de 16 de junio de 2004, en la cual indicó:
“Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 72
y 73 de la Decisión 313, son impedimentos que en definitiva derivan, en su
mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la
distintividad.
La confundibilidad con signos idénticos o semejantes:
La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como
marca, los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan
inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al
público a error", conforme así lo estableció, en su oportunidad, el literal a) del
artículo 73 de la Decisión 313, objeto de la presente interpretación prejudicial.
La confusión puede producirse en tres aspectos: el visual o gráfico, el auditivo y
el ideológico, resultando en todo caso necesario considerar las siguientes
características propias de la situación de semejanza:
Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares
ideas. Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que “deriva
del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación
de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir
una de otra”10. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos
que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo
inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en
caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los
segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el
número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en
mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;
Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una
fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la
sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin
10
Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 153.
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embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso,
con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.
En todo caso, determinar si entre dos signos existe confusión que pudiera darse
por el uso de los mismos, es un hecho que no está sujeto a disposiciones
legales, admitiéndose para ese propósito, la decisión de la administración o del
juzgador, a quienes les corresponde proceder en armonía con los criterios
expuestos, mediante actuaciones en ningún caso arbitrarias y, apoyadas,
complementariamente, con las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han
sugerido para efectos de precisar el grado de confundibilidad”.
24. Asimismo, dentro del Proceso 50-IP-2009 de 7 de mayo de 2009, este Tribunal
señaló lo siguiente:
“Riesgo de confusión: directa e indirecta
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar
lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de
identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un
servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo
que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o
servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el
consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o
dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y
los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: ‘(i)
que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o
servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre
los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los
productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre
éstos’11.
Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en
base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre
las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice
el Tribunal: ‘La regla esencial para determinar la confusión es el examen
mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión
general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple
de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para
retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma
detallada las diferencias entre un signo y otro (…)’12.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad
corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del
juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la
doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de
confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
11
12
Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, Marca: “CHILIS y diseño”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1089 de 5 de julio de 2004, Marca “EAU DE SOLEIL DE
EBEL” (citando al Proceso 18-IP-98, G.O.A.C. 340 de 13 de mayo de 1998, Marca “US TOP”).
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Reglas para realizar el cotejo de marcas
La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al
funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre
las marcas en conflicto.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas
originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:
‘Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las
marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que
existen entre las marcas
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador
presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos’13.
Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista
Breuer Moreno ha manifestado:
‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo
en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor
medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras
marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad
penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el
distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser
fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de
una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue
que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias
existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el
consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación entre marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el
método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis
simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas
las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema
recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la
observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se
procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de
disecarlas, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que
aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante
disposición de esos elementos’.
13
Breuer Moreno, Pedro C, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires,
pp. 351 y ss.
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25. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que
pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión
en el público consumidor.
G. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.
26. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado
TENIBEX (denominativo) y la marca registrada TENEX (denominativa). Por tal
motivo es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos.
27. Dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo
siguiente:
“(…)
Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan
expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o
números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o
un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo
de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación
conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado
por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su
significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a
identificar.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos,
que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el
Tribunal ha establecido que: ‘No existe prohibición alguna para que los signos a
registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de
una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación
conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)’. (Proceso 13-IP2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN
BOLA).
(…)
En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el
Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con
la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad
fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que
forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos
elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor
a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se
considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:
1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba
tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de
distinguir.
2.
La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la
semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales
asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una
denominación.
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3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la
dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la
dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del
consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la
denominación va a suscitar en los consumidores.
El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez
nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la
doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de
todo tipo de marcas.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y
se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro,
puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales,
sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión,
siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al
cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas
para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que
señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin
fraccionar sus elementos. (…)”.
28. El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que
pudiera existir entre el signo solicitado TENIBEX (denominativo) y la marca
registrada TENEX (denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presente
interpretación prejudicial.
H. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. MARCAS FARMACÉUTICAS.
29. Se interpretará el tema de las partículas de uso común en virtud a que en el proceso
interno se controvierte el hecho de que ambos signos comparten la partícula “TEN”.
Partículas de uso común:
30. Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos,
sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de
monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está
amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de
otros elementos en el diseño de signos.
31. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en
cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe
confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe
realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el
todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas de uso común,
la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la
condición de signo de fantasía del conjunto de marcas.
32. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de
marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales
que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular,
porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general
los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias
en beneficio de unos pocos.
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La marca débil:
33. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de
productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que
integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad
del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno
de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.
34. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta
fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz
genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que
las desinencias u otros componentes del conjunto de marcas sirvan para distinguirlo
claramente del otro”. Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su
distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de
registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del
signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el
Registro (...)”14.
35. Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta
“una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y
fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se
estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o
necesario (...). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en
el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles, y
que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio
benevolente”15.
36. El Juez Consultante deberá determinar si la partícula “TEN” es de uso común en la
Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras clases conexas. De
tratarse de una partícula de uso común, se entenderá que es una marca débil.
Marcas farmacéuticas:
37. En el presente caso, los signos confrontados distinguen productos farmacéuticos de
la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
38. Dentro del Proceso 152-IP-2013, este Tribunal señaló:
“La Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza abarca: ‘Productos
farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico,
alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar
los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción
de animales dañinos, fungicidas, herbicidas’. Es por ello, que se hace necesario
distinguir entre las marcas que protegen los productos farmacéuticos como tal y
las marcas que amparan los otros productos dentro de esta misma clase.
En primer lugar, deviene necesario precisar que la comparación entre marcas
destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más
riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse, en la
14
15
Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas De las Cuevas, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y
79.
Otamendi, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXIS NEXIS Abeledo-Perrot. Buenos
Aires. 2002. Págs. 191 y 192.
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salud y vida de los consumidores. Conforme a ello, el examen de registrabilidad
debe ser imperiosamente más riguroso’.
El Tribunal se ha inclinado en estos casos:
‘Por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la
confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro
de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar
precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro,
lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la
salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún
medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo
consejo del farmacéutico de turno’16.
‘Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas
consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que
llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto
farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos
nocivos y hasta fatales’17.
El Tribunal ha indicado que:
‘El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al
respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un
crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan
delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una
equivocación’, y que ‘al confrontar las marcas que distinguen productos
farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el
correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea
personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el
producto’18”.
39. Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como,
la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y
(…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos
“puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo
tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la
posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de
confrontar marcas farmacéuticas”19.
40. Cabe agregar, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera
haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades
del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha
manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento
16
Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. 578 de 27 de junio del 2000. Caso:
“AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
17
Proceso 48-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000. Caso:
“BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
18
Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984,
pp. 265 y 266.
19
Proceso 50-IP-2001. Sentencia publicada en la G.O.A.C. 739 de 4 de diciembre del 2001. Caso:
“ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre
mostrar el conjunto de marcas”20.
41. Ahora bien, sobre los productos amparados por la Clase 5 de la Clasificación
Internacional de Niza es pertinente indicar, como se anotó, que el examen de marcas
farmacéuticas y de otros productos comprendidos dentro de la Clase 5 de la
Clasificación Internacional de Niza, debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio
del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión
entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los
designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta
fatales en la salud de las personas, en los animales y en las plantas.
42. Asimismo, el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos
comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, que no sean
farmacéuticos, los productos veterinarios, tales como plaguicidas, pesticidas,
herbicidas, insecticidas, fungicidas, debe ser tan riguroso como el efectuado a una
marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en
el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen
productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, podría
causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y
plantas. Por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy
minuciosa tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal y evitar cualquier error
sobre el producto a consumirse.
43. De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante debe determinar la
registrabilidad del signo denominativo solicitado por el señor FRANCISCO
CORDERO CORDOVEZ, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de
confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en
cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la
salud y la vida.
I.
LA MARCA NOTORIA.
44. Tomando en cuenta que A. H. ROBINS COMPANY INCOPORATED argumentó que
la marca registrada TENEX (denominativa) “(…) es famosa y notoriamente conocida
no sólo en Ecuador, sino en el mundo, tanto más si está destinada a proteger
productos de la misma clase”, el Tribunal estima necesario referirse al tema de la
marca notoria.
45. Al respecto, dentro del Proceso 50-IP-2009 de 7 de mayo de 2009, este Tribunal
expuso lo siguiente:
46. El Tribunal señala que la marca notoria es aquélla en la que concurren, entre otros,
los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido
del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella
ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la
marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las
necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
47. La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso
que de ella se hiciere y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta
adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará
20
Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C. 997 de 13 de octubre del mismo año. Caso:
“HEMAVET”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla
de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
48. Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de
difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de
productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de
los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”21.
49. El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida
como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los
círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se
desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de
marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los
círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente
producto o servicio”22.
50. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de
ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado
grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es
aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”23.
51. La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega. Al
respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente
jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una
marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los
usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos
por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a
esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o
administrativo. Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada
administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal
resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran
contenido procedimental”24.
52. En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser
probado por quien la alega.
La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido:
53. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria por sus atributos
de ´difusión` y de ´reconocimiento` logrados dentro del círculo de consumidores del
producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un
elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por
un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o
de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.
21
22
23
24
Fernández Novoa, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo, S.A. 1984, Ob
cit., p. 32.
OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”,
Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.
Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. 299 de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE
TRIGUEÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.
Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 231 de 17 de octubre de 1996, Marca: LISTER. TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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54. El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 establece una amplia protección para
los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.
Lo hace
estableciendo la prohibición, como ha sido dicho al inicio, para la inscripción de
signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que
solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad;
por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será
aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo
se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente
conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios
distintos”.
55. Asimismo, es pertinente advertir que la protección de la marca notoriamente
conocida se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que
gobiernan el derecho de marcas y en relación con los diferentes tipos de riesgos a
los que se exponen los signos distintivos en el mercado.
56. La normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de
marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad
y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registrados como marcas
los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente
conocida, (literal d, del artículo 73), en el país en el que solicita el registro o en el
comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad.
57. Dentro del Proceso 109-IP-2007, este Tribunal señaló:
“En relación con el principio de territorialidad se deben hacer las siguientes
precisiones, ya que esto determina la protección de la marca notoriamente
conocida en el país donde se solicita la protección:
El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 establece una protección de los
signos notoriamente conocidos en el País en el que se solicita el registro o en el
comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad. De lo anterior se
desprende que, a pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se
intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional,
es decir, por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de
especial protección.
Además, se protegerán las marcas notorias siempre y cuando sean notorios en
el comercio internacional sujeto a reciprocidad con los Países Miembros de la
Comunidad Andina. Es decir, que el signo sea notorio en un país o grupo de
países no pertenecientes a la Comunidad Andina, pero que otorguen igual
protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la
Comunidad Andina.
La marca notoria obtiene su protección aunque no esté registrada en el País en
donde se pretende registrar un signo semejante o similar a la misma.
Y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las
marcas en el mercado, la Decisión 313, a diferencia de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca
notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es
decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos
tipos de riesgos.
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Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se
han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. La doctrina se ha
referido, en general, a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de
dilución y de uso parasitario”.
58. Sobre los distintos riesgos en el mercado, el Tribunal Comunitario ha expresado en
reiterada jurisprudencia lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un
producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que
dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee
(confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al
adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una
relación o vinculación económica.
El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o
similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo
notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos
que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo
notoriamente conocido.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor
parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente
conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no
tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente
conocido”25.
59. A continuación, el Tribunal tomará como referencia lo señalado en el Proceso 109IP-2007:
“Si bien en la Decisión 313 no se consagra una protección tan diferenciada en
relación con los diversos tipos de riesgo, analizando el contenido de las normas
que establecen la protección del signo notoriamente conocido tanto en el
mercado como tal como en el ámbito registral, se encuentra que el marco de
dicha normativa sí se halla protegido contra el riesgo de confusión, asociación y
dilución, tal como se verá a continuación”.
60. Al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo
hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los
riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 73,
que no se pueden registrar como marcas signos que “sean idénticos o se asemejen
de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al
público a error”.
61. En relación con la marca notoria, tampoco dispone, específicamente, como sí lo hace
la Decisión 486, su protección contra los riesgos de uso parasitario y de dilución. No
hace esta diferenciación, pero consagra una protección ampliada al establecer en el
25
Proceso 109-IP-2007. Marca mixta: LOMA´S. Sentencia de 4 de diciembre de 2007.
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literal d) del artículo 73 que no se pueden registrar como marcas signos que
“constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o
parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el
registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los
sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable,
con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se
destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente
conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios
distintos”.
62. En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo
notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad
y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos
notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe
entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del
riesgo de confusión y asociación en que puede incurrir el público consumidor, como
lo hace expresamente en relación con la marca general.
Confusión con la marca notoriamente conocida:
63. El literal e) del mismo artículo 73, determina, por su parte, que no podrán registrarse
como marca los signos que “sean similares hasta el punto de producir confusión con
una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos
o servicios para los cuales se solicita el registro”.
64. En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al
realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el
riesgo de confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de
mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este ámbito, así
mismo, con la mayor precisión posible.
65. La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con
base en las pruebas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de
marca notoria, tal situación y, por ende, la protección especial que de ella se deriva,
si dicha marca tiene o no los atributos de notoriedad.
66. Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o
de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquéllos a ser
protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido
probada y oportunamente reconocida por el examinador.
67. Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de
especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la
protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución.
68. La Decisión 313 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el
mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como
marca. Es así como en el artículo 94, literal d), se establece que el titular de una
marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio “un signo
idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos
de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo
respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión,
pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una
dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca”.
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69. De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente
conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión, asociación y
dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se
advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las
conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede
atacar.
70. Este Órgano Jurisdiccional ha expresado que “de conformidad con la figura de la
marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales
de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo
anterior por lo siguiente:
- La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la
gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado.
- Uno de los principios que gobiernan del derecho de marcas es el del uso real y
efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se
registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca
notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de
la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino.
- Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas
registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de
dilución (art. 94, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto
las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral. Es decir, no es
consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si
por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos
idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de
dilución de su capacidad distintiva.
71. Lo anteriormente expuesto quiere decir que debe interpretarse los literales d) y e) del
artículo 73 en armonía con el objetivo perseguido al proteger a la marca
notoriamente conocida. Por lo anterior, el Juez Nacional o la oficina nacional
competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que
establece la normativa comunitaria en el artículo 73 literales d) y e), siempre y
cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo
notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de
su capacidad distintiva”26.
72. A pesar de que el riesgo de dilución ha estado aparejado con la protección de los
signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 94 literal d), lo ha extendido
también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado.
Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección
contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con
cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su
capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares
o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada.
73. El Juez Consultante debe determinar si la marca opositora TENEX (denominativa) es
una marca notoria, conforme alega A.H. ROBINS COMPANY INCORPORATED en el
escrito de demanda.
26
Proceso 109-IP-2007. Marca mixta: LOMA´S. Sentencia de 4 de diciembre de 2007.
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J.
AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE.
74. En el trámite del Proceso 109-IP-2007 del 4 de diciembre de 2007, el Tribunal ha
tenido la oportunidad de señalar lo siguiente:
75. El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se
encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas
competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general
se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada
independencia, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el
procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
76. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras
oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con
sus propias decisiones.
77. En relación con lo primero, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:
“Si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son
independientes, algunas figuras del derecho comunitario las ponen en contacto,
como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino,
sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos
de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de
marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos
como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o
irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas competentes de los Países
Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas
en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá
conceder dicho registro de marcas en los otros Países. O bien, si el registro de
marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado
en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el
derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el
registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 de 15 de octubre de
2007).
78. En relación con lo segundo, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza
de las oficinas de registro de marcas la obligación de realizar el examen de
registrabilidad, según lo desarrollado previamente en la presente interpretación
prejudicial.
79. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe
ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas, es
decir la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia,
la resolución que concede el registro de marcas, que en últimas es la que se notifica
al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un
principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.
80. A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y
motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones emitidas por otras
oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones emitidas
por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de
registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado
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para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho
procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o
similares.
81. No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su
actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino
que la oficina de registro de marcas tiene la obligación en cada caso de hacer un
análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta
los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación
administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma
comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos
administrativos emitidos.
82. En virtud de lo expuesto, el examen de registrabilidad que realizan las oficinas
nacionales competentes es autónomo e independiente, de conformidad con lo
expresado en la presente interpretación prejudicial. La autonomía de las oficinas
nacionales se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras
oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias
decisiones.
EL
TRIBUNAL
DE
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO:
SEGUNDO:
JUSTICIA
DE
LA
COMUNIDAD
ANDINA
EMITE
En el caso de autos, la solicitud de registro del signo TENIBEX
(denominativo) se presentó durante la vigencia de la Decisión 313, por lo
que corresponde al Juez Consultante aplicar dicha norma al caso
concreto.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de
distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado
gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará si el
signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna
de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 72 y 73
de la mencionada Decisión.
El Juez Consultante debe tener en cuenta que las condiciones o
requisitos que debe reunir un signo para ser registrable se encuentran
previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, sin que resulten aplicables
los de novedad u originalidad, que se encontraban contemplados en la
normativa anterior, la Decisión 85.
TERCERO:
Según los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, no pueden ser registrados
los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se
asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un
riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario
que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los
consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión
para que se configure la prohibición de registro.
CUARTO:
El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de
asociación que pudiera existir entre el signo solicitado TENIBEX
(denominativo) y la marca registrada TENEX (denominativa), aplicando
los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
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QUINTO:
El Juez Consultante debe determinar si la partícula ‘TEN’ es de uso
común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras
clases conexas. De tratarse de una partícula de uso común, se entenderá
que es una marca débil.
Asimismo, debe determinar la registrabilidad del signo denominativo
solicitado por el señor FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ,
examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el
público consumidor con productos farmacéuticos, y tomando en cuenta
que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como
la salud y la vida.
SEXTO:
El artículo 73 literal d) de la Decisión 313, al igual que establece
protección especial para la marca notoria, lo hace también respecto de
todos los otros signos que acrediten esa calidad, pues al no excluirlos,
amplía la esfera protectora para el consumidor y para el titular del signo
notorio.
No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca
notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de
productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho
registro conforme se establece en el artículo 73 literal e) de la Decisión
313 interpretada.
El Juez Consultante debe determinar si la marca opositora TENEX
(denominativa) es una marca notoria, conforme alega A.H. ROBINS
COMPANY INCORPORATED en el escrito de demanda. Quien alega la
notoriedad, debe probarla.
SÉTIMO:
El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de
marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de
conformidad con lo expresado en la presente providencia. La autonomía
de las oficinas nacionales competentes se manifiesta, tanto en relación
con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de
independencia), como en relación con sus propias decisiones.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación
prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del
Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
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De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
Gustavo García Brito
PRESIDENTE
SECRETARIO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 287-IP-2014
Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, de la República de Colombia. Actor: VISOR Y CIA. LIMITADA. Marca:
NEOVITAL (mixta). Expediente Interno: 2009-00195.
Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del
mes de marzo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación
Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, de la República de Colombia.
VISTOS:
El Oficio 3772 del 1 de diciembre del 2014, recibido vía correo electrónico el 2 de
diciembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal
interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00195.
El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la
presente interpretación prejudicial.
I.
ANTECEDENTES
9.
Partes en el proceso interno:
Demandante:
VISOR Y CIA. LIMITADA
Demandado:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
(SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA
LABORATORIOS PHARMAVID LTDA.
Tercero interesado:
10. Hechos:
Y
COMERCIO
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1.
El 12 de diciembre de 2007, la sociedad VISOR Y CIA. LIMITADA solicitó el registro
de la marca NEOVITAL (mixta), para distinguir productos de la Clase 30 del Arreglo
de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2.
Una vez la solicitud fue publicada, LABORATORIOS PHARMAVID LTDA. presentó
oposición contra la solicitud de registro por ser confundible con la marca registrada
NEWVITAL-PAT (mixta) que distingue productos de la Clase 31 de la Clasificación
Internacional de Niza.
3.
Mediante Resolución 36753 de 29 de setiembre de 2008, la División de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la
oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS PHARMAVID LTDA. y, en
consecuencia, denegó el registro de la marca NEOVITAL (mixta) para la Clase 30 de
la Clasificación Internacional de Niza.
4.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante Resolución 041544 de 28 de octubre de 2008, resolvió el Recurso de
Reposición interpuesto por VISOR Y CIA. LIMITADA y confirmó la Resolución 36753
de 29 de septiembre de 2008.
5.
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de
Industria y Comercio, mediante Resolución 50351 de 28 de noviembre de 2008,
resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por VISOR Y CIA. LIMITADA,
confirmando la Resolución 36753 de 29 de septiembre de 2008.
6.
Por lo anterior, la sociedad actora interpuso demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de las citadas Resoluciones ante el Consejo de Estado.
7.
El 16 de setiembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió
suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 136
literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
11. Argumentos de la demanda:
8.
VISOR Y CIA. LIMITADA sustentó su demanda sobre la base de los siguientes
argumentos:
- La SIC debió tomar en consideración que la marca NEWVITAL-PAT (mixta) es un
signo de naturaleza y carácter débil dado que está conformada por los vocablos
‘NEW’, ‘VITAL’ y ‘PAT’ que son de uso común de los productos de las Clases 30 y
31 de la Clasificación Internacional de Niza.
- La marca NEWVITAL-PAT (mixta) utiliza la expresión inglesa ‘NEW’ que es
sustancialmente diferente al fonema ‘NEO’ de la marca NEOVITAL (mixta)
solicitada a registro, diferencia que se incrementa en el hecho que la primera
marca está acompañada de la expresión ‘PAT’ que no se encuentra en la última.
- Precisó que la partícula ‘NEW’ de la marca NEWVITAL-PAT (mixta) no es
fácilmente comprensible para la mayoría de la población, por lo que no se puede
sostener que sea confundible con la partícula ‘NEO’ de la marca solicitada a
registro.
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- Manifestó que ambas marcas analizadas son mixtas, siendo que en el caso de
NEOVITAL (mixta) es preponderante el elemento figurativo, hecho que la
distingue de la marca NEWVITAL-PAT (mixta).
- En virtud del principio de especialidad, la mencionada marca de la empresa
LABORATORIOS PHARMAVID LTDA. limitaba su protección única y
exclusivamente a la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, careciendo
de fundamento que se oponga a la marca NEOVITAL (mixta) para la Clase 30 de
la Clasificación Internacional de Niza.
- Alegó que la SIC no hizo un análisis de fondo de la marca NEOVITAL (mixta),
omisión que vulnera el artículo 150 de la Decisión 486 toda vez que se expidieron
resoluciones que carecen de motivación.
12. Argumentos de las contestaciones a la demanda:
9.
La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda
señalando lo siguiente:
- La marca NEOVITAL (mixta) reproduce una gran extensión del elemento
denominativo de la marca registrada NEWVITAL-PAT (mixta), sin que se pueda
alegar que la palabra ‘PAT’ en la marca registrada logre disminuir las semejanzas
ortográficas, fonéticas y conceptuales existentes.
- Las marcas contrastadas presentan un alto grado de identidad, lo que se
evidencia del hecho que ambas contienen en la misma posición el sufijo ‘VITAL’,
inician de la misma forma y sólo encuentran una mínima diferencia en una de las
vocales que las conforman, pero visualmente se perciben de manera idéntica.
- Sostuvo que en el campo fonético se hacen mucho más evidentes las similitudes
que presentan cada uno de los signos en controversia, pues la estructura de sus
composiciones hacen que fonéticamente se pronuncien igual.
- En el campo conceptual o ideológico, ambas marcas hacen referencia a los
mismos conceptos toda vez que las partículas ‘NEO’ y ‘NEW’ se refieren al
concepto de novedad o algo nuevo, y ‘VITAL’ se refiere a que algo está dotado de
energía o impulso.
- Adujo que no obstante las marcas contrastadas pretenden proteger productos de
clases distintas, éstos se encuentran relacionados competitivamente pues tienen
la misma finalidad, en el sentido que tienen la función de regenerar, revitalizar e
inmunizar las células del organismo humano.
10. En el presente caso, no obra en el expediente la contestación a la demanda por parte
de LABORATORIOS PHARMAVID LTDA.
J.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
11. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y
150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1. Procede la
interpretación solicitada.
1
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
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K. CUESTIONES A INTERPRETAR
1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e
ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para
realizar el cotejo de marcas.
2.
Comparación entre marcas mixtas.
3.
Palabras en idioma extranjero.
4.
Partículas de uso común. Marca débil.
5.
Conexión competitiva entre las Clases 30 y 31 de la Clasificación Internacional
de Niza.
L.
6. Debida motivación de las resoluciones administrativas.
ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
K. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD
GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA,
INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE
MARCAS.
12. En el presente proceso, VISOR Y CIA. LIMITADA solicitó el registro de la marca
NEOVITAL (mixta) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación
Internacional de Niza. LABORATORIOS PHARMAVID LTDA. formuló oposición
contra la mencionada solicitud sobre la base de su marca NEWVITAL-PAT (mixta)
registrada dentro de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.
13. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo
siguiente:
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud:
14. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el
requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean
idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusión o de asociación.
15. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo.
doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o
asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos
riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado
notoriedad2.
La
de
de
de
2
Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones,
la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen
presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o
denegatoria del registro de la marca mediante resolución.
Pacón, Ana María, “Los Derechos sobre los Signos Distintivos y su importancia en una economía
globalizada”, publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:
“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la
promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una
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16. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un
producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que
dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee
(confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo
piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o
vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de
julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21
de agosto de 2008. Marca: SHERATON).
17. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya
que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra
el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los
consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y
servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no
incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas.
18. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si
entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si
esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la
conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo.
19. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:
La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a
compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número
de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.
La similitud fonética. Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y
cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil
de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en
cuenta las particularidades de cada caso.
La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o
semejante.
Reglas para el cotejo entre signos distintivos:
estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos
son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo,
utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que
la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero
(dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca
debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en
prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de
marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó
fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el
tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se
trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta
reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo
hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.
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20. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en
conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:
-­‐
La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman
el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de
conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
-­‐
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo. Es decir, se
debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis
simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino
que lo hace en diferentes momentos.
-­‐
Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas
últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.
-­‐
Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del
presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en
determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
21. En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en
que pueden asemejarse los signos confrontados.
L.
COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS.
22. Se tratará el tema de la comparación entre signos mixtos, en vista de que el signo
solicitado NEOVITAL es mixto y la marca opositora NEWVITAL-PAT lo es también.
23. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias
palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos
elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea
sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos
elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el
denominativo o el gráfico.
24. El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta,
integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No
existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras,
cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o
más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un
gráfico (...)”3.
25. Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado
sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:
“Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto,
el juez nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y
principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma
profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan.
Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento
denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias
imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor
3
Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA.
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fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de
ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.
La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el
elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o
determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las
que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos
casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su
tamaño, color y colocación de la gráfica”4.
26. El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y,
posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
27. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá
realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos
denominativos:
-
Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad
fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que
poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a
entender cómo el signo es percibido en el mercado.
-
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si
ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre
los signos podría ser evidente.
-
Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad
de la denominación.
-
Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la
mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el
mercado.
28. En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión
que pudiera existir entre el signo solicitado NEOVITAL (mixto) y la marca registrada
NEWVITAL-PAT (mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de
inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el
mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo.
M. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO.
29. El Tribunal interpretará el tema de las palabras en idioma extranjero en virtud a que
el signo opositor está conformado por la palabra “NEW”. La palabra “NEW” es una
palabra en inglés que comúnmente significa “nuevo”5.
30. En el Proceso 59-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente:
“Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de
conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser
4
5
Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la
Sentencia del 19-VIII-98, en el Proceso 10-IP-98. Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON
BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. 394 de 15-XII-98.
http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=new.
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registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en
consecuencia, su registro.
Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, ‘Las denominaciones de
fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener
significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un
mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser
elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual
o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va
acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su
registro aumenta’.
Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado
conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión
del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma
un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a
causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que
‘el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su
denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas
expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común
en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor
medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho
de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los
Países Miembros’.
Al respecto, el Tribunal ha manifestado ‘No serán registrables dichos signos, si el
significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del
conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se
trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los
productos o servicios que se pretende identificar’ (Proceso 70-IP-2012 de 12 de
septiembre de 2012).
Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen
extranjero que ‘han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con
acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o
anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del
idioma en un país dado’.
Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por
una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la
denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos
que lo doten de distintividad suficiente”.
31. El Juez Consultante deberá determinar si la palabra en inglés “NEW” del signo
opositor, es o no un elemento en idioma extranjero conocido por el público
consumidor. Si la palabra es conocida por el público consumidor, el Juez Consultante
deberá determinar si se trata de una palabra de uso común en la Clase 31 de la
Clasificación Internacional de Niza.
N. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. MARCA DÉBIL.
32. Por otro lado, ambas marcas contrapuestas están conformadas por la partícula de
uso común ‘VITAL’, razón por la cual se tratará este tema.
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33. Si bien en el artículo 1356 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por
designaciones comunes o usuales, las partículas de uso común al estar combinadas
con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se
puede acceder a su registro. El titular de dicha marca no puede impedir que las
expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto
quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya
que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo7.
34. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas
de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas
debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan,
donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se
buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de
fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.
35. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de
marcas, descarta que partículas de uso común que pertenecen al dominio público,
puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos
vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Hacerlo constituirá un monopolio de uso de partículas necesarias en beneficio de
unos pocos.
36. Los signos conformados por partículas de uso común se harán débiles frente a otros
que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, tal como veremos a
continuación.
La marca débil:
37. Dentro del Proceso 30-IP-2013, marca: TAXI DRIVER (mixta) de 7 de junio de 2013,
este Tribunal señala que:
“Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el
mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los
elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso
común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil
frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades,
inapropiables en exclusiva.
Según la doctrina, ‘la presencia de una locución genérica no monopolizable resta
fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz
genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que
las desinencias u otros componentes del conjunto de la marca sirvan para
distinguirlo claramente del otro’. Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante
su distintividad, el signo puede haberse tornado banal ‘por el crecido número de
registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del
6
7
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o
servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común
sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y
sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva,
necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de ser marca. Esto necesariamente
tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de
uso común son débiles”. Otamendi Jorge. “Derecho de Marcas”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires,
Argentina, 2010, p. 215.
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signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el
Registro (...)’.8
Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener
ésta: ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de
terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya
que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una
raíz de uso general o necesario (...). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el
criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de
uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben
ser efectuados con criterio benevolente’”.9
38. El Juez Consultante debe determinar si la partícula “VITAL”, compartida por ambos
signos, es o no un elemento de uso común en la Clase 31 de la Clasificación
Internacional de Niza y en clases conexas.
O. LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 30 Y 31 DE LA
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.
39. En el presente caso, VISOR Y CIA. LIMITADA solicitó el registro de la marca
constituida por el signo NEOVITAL (mixto) para distinguir “alimentos adicionados y/o
enriquecidos con vitaminas y minerales” de la Clase 30 de la Clasificación
Internacional de Niza. Por su parte, LABORATORIOS PHARMAVID LTDA. formuló
oposición sobre la base de su marca NEWVITAL-PAT (mixta) para distinguir
“productos agrícolas, hortícola, forestales y granos, no comprendidos en otras clases;
animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales;
alimentos para animales, malta y para la elaboración de productos a base de células
animales entre ellas la de pato” de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de
Niza.
40. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado
en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que:
“Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden
llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los
productos.
El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría
constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia
podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión
competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el
aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones
usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si
a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo
éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que
tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las
mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de
complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto
8
9
Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas De las Cuevas, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo II, 1984, pp.
78 y 79.
Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 191 y
192.
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pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse
otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a
utilizarse conjuntamente10.
41. Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los
productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha
acogido los siguientes factores de análisis, a saber:
La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta
regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el
registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo
su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la
prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son
similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien
alega.
Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de
productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión
competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o
supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa
desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio,
se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la
venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de
expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos
guardan también una aparente similitud.
Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución
tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos
productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-,
presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían
competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de
revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos,
etc., la conexión competitiva sería menor.
Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos
puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una
misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en
consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en
la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos
relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa
similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que
provienen de un mismo productor.
Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que
comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa)
pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público
consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La
complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es
decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que
sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última
finalidad o función.
10
Fernández Novoa, Carlos, “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984,
pp. 242 - 246.
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Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes
clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares
características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al
estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias
de deporte y medias de vestir)”11.
42. El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y
que pueden conducir a establecer cuándo se genera la conexión competitiva entre
los productos. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en
diferentes clases, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un
caso de conexión competitiva.
P.
DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.
43. En el presente caso, la demandante VISOR Y CIA. LIMITADA alegó que la SIC no
hizo un análisis de fondo de la marca NEOVITAL (mixta), omisión que vulnera el
artículo 150 de la Decisión 486, toda vez que se habrían expedido resoluciones
carentes de motivación.
44. Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008, que si bien se
refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso:
“El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se
encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas
competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía se manifiesta tanto en
relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de
independencia), como en relación con sus propias decisiones”.
45. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:
“Si bien las oficinas competentes
independientes, algunas figuras del
contacto, como sería el caso del
carácter andino, sin que lo anterior
pronunciamientos de las mismas.
y las decisiones que de ellas emanan son
derecho de marcas comunitario las ponen en
derecho de prioridad o de la oposición de
signifique de ninguna manera uniformizar los
El principio de independencia de las oficinas de registro significa que juzgarán la
registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en
consideración el análisis realizado en otra u otras oficinas competentes de los
Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de
marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se
deberá conceder dicho registro en los otros Países. O bien, si el registro ha sido
denegado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser denegado en los
demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del
derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que denegó el
registro” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007,
Marca: MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 1553, de 15 de octubre de 2007).
11
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003.
Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del
14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta).
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46. Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho
que el principio de independencia implica dejar en libertad a la oficina nacional
competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de
las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso
puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de
manera suficiente y razonable el criterio adelantado.
47. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe
ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de
registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina,
en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada
caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones
presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de
anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
48. Esta atribución no quiere decir que la oficina de registro de marcas no tenga límites
en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones,
sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis
teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
49. En este sentido, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de
marcas debe ser de oficio, integral, debe plasmarse en una resolución debidamente
motivada, y debe ser autónomo.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO:
Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser
registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean
idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello
resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a
error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la
existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de
registro.
SEGUNDO:
Al comparar marcas mixtas, se determina que si en el signo mixto
predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los
signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la
doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo
mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en
principio, lugar a confusión entre los signos confrontados, pudiendo éstos
coexistir pacíficamente en el mercado.
El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera
existir entre el signo NEOVITAL (mixto) y la marca registrada NEWVITALPAT (mixta).
TERCERO:
El Juez Consultante debe determinar si la palabra en inglés “NEW” del
signo opositor es o no un elemento en idioma extranjero conocido por el
público consumidor.
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CUARTO:
En caso la partícula “VITAL” constituya una partícula de uso común, no
debería ser tomada en cuenta al momento de realizarse el examen de
registrabilidad. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las
marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que
se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este
caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el
signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo
distintivo.
La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del
registro de marcas, descarta que partículas de uso común que
pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un
titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede
impedir que el público en general los siga utilizando. Hacerlo constituirá
un monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos
pocos.
QUINTO:
Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de
considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión
competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas.
Deberá tenerse en cuenta, en principio, que al no existir conexión, la
similitud de los signos no impedirá el registro de la marca que se solicite.
SEXTO:
El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de
marcas posee las siguientes características: debe ser de oficio, integral,
estar plasmado en una resolución debidamente motivada y debe ser
autónomo.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación
prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del
Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
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De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Gustavo García Brito
SECRETARIO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú