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 Año XXXII – Número 2513
Lima, 09 de junio de 2015
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
Proceso 142-IP-2014
Interpretación prejudicial a solicitud de parte del artículo 83
literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena; y de oficio de los artículos 89 y 91 de la misma
normativa. Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital
No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del
Ecuador.
Demandante:
SANOFI-SYNTHELABO.
Demandado: Presidente del Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual (IEPI), Director Nacional de Propiedad
Industrial, Procurador General del Estado de la República del
Ecuador. Marca: “ZATROL” (denominativa). Expediente
Interno: 17811-2013-15249............... ................................................. 1
Proceso 154-IP-2014
Interpretación prejudicial a petición del Juez consultante de
los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena. Órgano nacional
consultante: Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso
Administrativo de la República del Ecuador. Demandante:
LUIS WASHINGTON VEGA COBO. Demandado: Director
Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del
Estado de la República del Ecuador. Marca: “OTAZOL”
(denominativa).
Expediente
Interno:
17811-201311866............... .................................................................................... 15
Proceso 156-IP-2014
Interpretación prejudicial a solicitud del Juez consultante de
los artículos 134 literales a), b) y g), 135 literales b), e) y f),
136 literal a), 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, República de Colombia. Demandantes:
Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro
Portilla. Demandado: Superintendencia de Industria y de
Comercio de la República de Colombia. Marca: “Mister Pollo”
(mixta). Expediente Interno: 2010-00192............... ............................ 27
PROCESO 142-IP-2014
Interpretación prejudicial a solicitud de parte del artículo 83 literal a) de la Decisión
344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de oficio de los artículos 89 y 91
de la misma normativa. Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital No. 1 de lo
Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Demandante: SANOFISYNTHELABO. Demandado: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual (IEPI), Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del
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Estado de la República del Ecuador. Marca: “ZATROL” (denominativa). Expediente
Interno: 17811-2013-15249.
Magistrado Ponente:
Dr. José Vicente Troya Jaramillo
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito,
a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil quince.
VISTOS:
El Oficio 3255-S-TDCA-No.1 de 3 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el 25
de septiembre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo Nº 1, República del Ecuador, presenta solicitud de interpretación prejudicial
dentro del proceso interno 17811-2013-15249.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de
2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.
A. ANTECEDENTES.
Partes:
Demandante:
SANOFI-SYNTHELABO.
Demandados:
PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE
PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI.
PRESIDENTE
DEL
COMITÉ
DE
PROPIEDAD
INTELECTUAL,
INDUSTRIAL
Y
OBTENCIONES
VEGETALES DEL IEPI.
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, REPÚBLICA DE
ECUADOR.
Tercero Interesado:
LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.
Hechos:
Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los
siguientes:
1. El 29 de octubre de 2000, la sociedad LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., solicitó
el registro de la marca ZATROL (denominativa) para distinguir todos los productos de
la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente productos
farmacéuticos.
2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual
429, el 9 de enero de 2001, la empresa SANOFI-SYNTHELABO, formuló oposición,
soportando su legítimo interés en ser competidora directa de la empresa solicitante,
argumentando que el signo solicitado es confundible con su marca registrada
XATRAL (denominativa).
3. El 21 de febrero de 2001, LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., contestó la
oposición, sosteniendo la distintividad de su signo ZATROL (denominativo).
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4. Mediante Resolución 979530 de 19 de septiembre de 2001, el Director Nacional de
Propiedad Industrial aceptó la oposición, confirmó la falta de distintividad del signo
ZATROL (denominativo) y la semejanza con la marca registrada XATRAL y
(denominativa) como consecuencia de ello rechazó la solicitud presentada por
LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.
5. El 31 de octubre de 2001, la empresa LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.,
interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.
6. Con Resolución s/n de 13 de agosto de 2003, el Comité de Propiedad Intelectual,
Industrial y Obtenciones Vegetales, aceptó el recurso de apelación y señaló que
pese a la similitud entre los signos denominativos ZATROL y XATRAL, dada la
especialidad de los productos que protegerá el primero, el mismo resulta registrable;
en tal sentido determinó la existencia de error de hecho y de derecho en la
Resolución 979530 de 19 de septiembre de 2001 que denegó el registro de la marca
solicitada por LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.
7. El 18 y 19 de agosto de 2003, SANOFI- SYNTHELABO solicitó al Comité de
Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, la rectificación y aclaración
de la Resolución s/n de 13 de agosto de 2003 con la finalidad de que se motive la
declaración de nulidad de oficio de la Resolución 979530, así como la decisión de
conceder el registro del signo ZATROL (denominativo).
8. Mediante Resolución s/n de fecha 16 de febrero de 2004, el Comité de Propiedad
Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales rechazó la solicitud de rectificación y
aclaración de SANOFI-SYNTHELABO.
9. El 25 de junio de 2004, SANOFI-SYNTHELABO, presenta ante el Tribunal Distrital
No. 1 de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa en
contra de las Resoluciones s/n de fechas 13 de agosto de 2003 y 16 de febrero de
2004, expedidas por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones
Vegetales.
10. El 21 de marzo de 2006, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual –IEPI-, da contestación a la demanda contenciosa administrativa.
11. El 24 de marzo de 2006, la Presidenta del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial
y Obtenciones Vegetales del IEPI se abstiene de contestar la demanda incoada,
alegando parentesco dentro del cuarto grado de consanguineidad con la
representante legal del estudio jurídico que representa a la empresa SANOFISYNTHELABO.
12. El 27 de marzo de 2006, el Delegado del Procurador General del Estado contesta la
demanda contenciosa administrativa presentada.
13. Mediante escrito de 21 de noviembre de 2006, LABORATORIOS ANDRÓMACO
S.A., contesta el recurso presentado por SANOFI-SYNTHELABO.
14. El 18 de julio de 2011 y el 31 de marzo de 2014, la sociedad SANOFI-SYNTHELABO
solicita la suspensión del trámite del proceso a fin que se solicite la Interpretación
Prejudicial de la normativa pertinente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
15. Mediante providencia de 18 de agosto de 2014 el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo No. 1 de Quito de la República de Ecuador decide suspender el
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proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
respecto de los artículos 135, 136, 224 y 228 de la Decisión 486.
a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.
16. La sociedad SANOFI-SYNTHELABO en su escrito de demanda expresa, en lo
principal, los siguientes argumentos:
-
Mantiene que el recurso de apelación interpuesto por LABORATORIOS
ANDRÓMACO S.A. fue calificado ilegítimamente por el Comité de Propiedad
Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, vulnerando con ello lo previsto en
el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual.
-
Aduce que la apelante no señaló en su recurso que existió vicio alguno en la
Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial, lo cual significa que
reconoce la validez de dicho acto, sin embargo, el Comité de Propiedad
Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales lo revocó sobre la base de un error
de hecho y derecho que no se alegó en la impugnación.
-
Afirma que el Comité no podía sostener que la marca registrada XATRAL
(denominativa) solamente identificaba “tratamiento de las manifestaciones
funcionales de la hiperplasia benigna de próstata”, pues la protección se extiende
en general a todos los productos farmacéuticos tal como consta en el registro.
Además, aun cuando la marca ZATROL (denominativa) se haya limitado a
proteger “bloqueador selectivo de la bomba de protones en úlceras y esofagitis”,
el mismo pertenece al género de los productos farmacéuticos, lo cual significa que
ambos signos distinguen productos de la misma naturaleza.
-
Enuncia que existe similitud ortográfica y fonética entre las marcas denominativas
XATRAL y ZATROL, lo que podría causar confusión entre los consumidores,
quienes pensarán que se trata de la misma marca o que la segunda deriva de la
primera y que los productos que ambas identifican poseen un mismo origen
empresarial y una misma calidad.
-
Que el Comité limitó la protección de la marca solicitada sin que ello haya sido
solicitado por LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.
b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (IEPI).
17. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI– de la
República de Ecuador, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal,
los siguientes argumentos:
-
Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda
planteada.
-
Afirma la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad
competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la
Ley de la materia.
-
Aduce falta de legitimidad de la demanda por carecer de fundamento legal las
pretensiones de la parte actora.
-
Impugnación de la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere
de ilegal e improcedente.
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-
Ratificó el contenido del acto administrativo contenido en las resoluciones del
Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales dentro del
trámite 02-344-R.A., por estar ajustadas a derecho y provenir de autoridad
competente.
c. Argumentos de la contestación por parte de la Presidenta del Comité de
Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI.
18. La Presidenta del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones
Vegetales del IEPI, se apersonó al proceso y manifestó encontrarse legalmente
impedida de contestar la demanda debido a que mantiene una relación de
parentesco dentro del cuarto grado de consanguineidad con la representante legal
del Estudio Jurídico que patrocina a SANOFI-SYNTHELABO.
d. Argumentos de la contestación del Procurador General del Estado
19. El Delegado del Procurador General del Estado se apersonó al proceso y señaló la
casilla judicial en la que recibirá las notificaciones.
e. Argumentos de la contestación por parte del tercero interesado.
20. La compañía LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., contestó a la demanda en los
siguientes términos:
-
Que como órgano jerárquicamente superior, el Comité consideró que era su
obligación recibir, tramitar y resolver la apelación presentada por la solicitante, por
cuanto la calificación previa no constituye una solemnidad sustancial ni es causal
de nulidad.
-
Que la limitación de productos protegidos por la marca ZATROL (denominativa)
efectuada por los miembros del Comité, no significa que se hayan extralimitado en
su competencia, sino que se debió a la valoración de las pruebas que efectuaron,
en la que llegaron a determinar la real protección de los productos farmacéuticos
amparados con la referida marca.
-
Que la propuesta de limitar los productos protegidos por la marca ZATROL
(denominativa) no fue dirigida a la opositora, sino a la autoridad competente con el
objeto de demostrar que la solicitante no pretendía proteger con dicha marca
todos los productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional
de Niza como inicialmente se solicitó.
-
Que los productos que distinguen las marcas en conflicto van dirigidos a
tratamientos específicos y diferentes, por lo que siempre serán administrados bajo
receta médica, siendo así, el público consumidor no podrá asociarlos o
confundirlos.
-
Existen diferencias gráficas, fonéticas y visuales entre las marcas denominativas
ZATROL y XATRAL. Además, para el análisis de marcas resulta necesario tener
una visión global de los signos, por lo cual las marcas deben analizarse en
conjunto y no por separado descomponiendo sus sílabas.
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B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:
21. La Corte Consultante solicita1 la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82
literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 y los artículos 135 literal a) y 136 literal a),
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se estima que no resulta
procedente la interpretación de los artículos de la Decisión 486, en vista de que la
solicitud de registro del signo ZATROL (denominativo) fue presentada bajo la
vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Tampoco
procede la interpretación de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 por no
ser pertinente. Fundamentado en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado
de Creación del Tribunal procede la interpretación del artículo 83 literal a) y de oficio2,
los artículos 89 y 91 de la Decisión 344.
C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:
22. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente
interpretación prejudicial son los siguientes:
A.
B.
C.
D.
La Irregistabilidad de signos por similitud. Reglas del cotejo de marcas.
Comparación entre signos denominativos.
Las marcas farmacéuticas.
Facultades de la oficina nacional competente.
A. LA IRREGISTABILIDAD DE SIGNOS POR SIMILITUD. REGLAS DEL COTEJO
DE MARCAS.
23. Tomando en cuenta que la compañía SANOFI-SYNTHELABO enuncia que la marca
ZATROL (denominativa) y la marca XATRAL (denominativa) poseen similitudes
ortográficas y fonéticas y están destinadas a distinguir productos de la Clase 5 de la
Clasificación Internacional de Niza, es pertinente analizar el tema relacionado con la
confusión y el riesgo de asociación.
La identidad y la semejanza
24. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que:
“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un
fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza,
pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la
1
Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros,
presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…) 2
Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a
aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La
oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la
solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la
presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni
para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.
(…)
Artículo 91.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente
Capítulo, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a
su notificación, subsane las irregularidades. Este plazo será prorrogable por una sola vez, por treinta días hábiles
adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad. Si dentro del término señalado, no se han subsanado las
irregularidades, la solicitud será rechazada.
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facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el
derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3.
25. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca
del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si
entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar
si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades,
según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y
según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos
pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que
tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de
confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de
mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así
mismo, con la mayor precisión posible.
26. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple
semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos
comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose
por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone
que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.
Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base
al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y
no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La
regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en
conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en
el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma
común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún
caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro
(…)”4.
27. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a
una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de
determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han
sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del
extremo de la similitud al de la identidad.
28. Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la
situación de semejanza:
29. Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares
ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del
mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una
misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”5.
30. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o
fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público
consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o
similar idea;
3
Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000,
marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
4
Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL”
(citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA.
5
OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171.
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31. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos
a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras,
el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en
mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;
32. Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido
similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o
de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben
tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de
determinar si existe la posibilidad real de confusión.
Riesgo de confusión: directa e indirecta. Riesgo de asociación.
33. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario
que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es
suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la
irregistrabilidad.
34. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto
piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto
tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie
las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el
productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación
económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de
2008. Marca: “SHERATON”).
35. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta
de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los
consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”6.
36. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será
existe identidad o semejanza entre los signos en disputa,
relación con los productos o servicios distinguidos por ellos,
de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de
de que se trate.
necesario determinar si
tanto entre sí como en
y considerar la situación
los productos o servicios
37. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar
a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o
semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado
en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un
cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque
el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los
hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial
común.
38. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los
productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que
6
Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124
de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios
distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos
o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y
servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.
39. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes
criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los
aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión
auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener
el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde
una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma
denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que
conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o
significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos
materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que
contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”7.
Reglas para realizar el cotejo de marcas.
40. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al
funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las
marcas en conflicto.
41. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas
originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas:
“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen
entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto
y tener en cuenta la naturaleza de los productos”8.
42. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros
indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso
concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de
gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:
a)
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo
en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o
clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor
medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas
semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
b)
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la
comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las
7
Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca:
“DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
8
BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires.
1946. Pg. 351 y ss.
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marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no
analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.
c)
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador
presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en
último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto
o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe
situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un
consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan
entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.
d)
Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias
que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas
no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos
semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.
43. Deberá el Juez consultante sobre la base de las antes citadas reglas, comparar los
signos ZATROL (denominativo) y XATRAL (denominativo) y analizar si crean posible
riesgo de confusión entre los consumidores.
B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.
44. En el proceso interno los signos en conflicto son ZATROL (denominativo) y XATRAL
(denominativo), en razón de lo cual es pertinente analizar este aspecto.
45. Se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013,
marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de
2013:
“Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan
expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o
números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo
pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se
subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que
evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y,
arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza,
cualidades y funciones del producto que va a identificar”.
46. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas
denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal,
como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”.
“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad
de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en
fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la
totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin
perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante,
atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.
“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica
de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”.
“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de
las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia
decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.
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“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la
dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que
con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por
lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los
consumidores”9.
47. En este orden de ideas, el Juez consultante, aplicando los criterios anteriores, debe
establecer el posible riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca ZATROL
(denominativa) y la marca XATRAL (denominativa), verificando si en efecto el
consumidor al pronunciarlas puede confundir una con otra.
C. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS.
48. Los signos confrontados amparan productos farmacéuticos de la Clase 5 de la
Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los
signos que distinguen productos farmacéuticos.
49. De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema propuesto. Se reitera lo
expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el
marco del Proceso 04-IP-2011:
“El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la
posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el
examinador aplique un criterio más riguroso”.
50. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:
“Lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas, es la salud del
consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del
despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su
composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y
el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el
consumidor pueden ser nefastas”.
51. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas
ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo
siguiente:
“Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el
examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el
registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar
precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que
en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana,
más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun
medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo
consejo del farmacéutico de turno”.
52. Dentro del Proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o
comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión
tercera, el Tribunal expresó:
9
FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España,
1984, pp. 199 y ss.
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“Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la
naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de
delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las
marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones
en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas"10.
53. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos
es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos
farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por
lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio
comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en
el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que
además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica
permanente.
54. De conformidad con lo anterior, el juez consultante debe determinar la registrabilidad
del signo solicitado, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión
en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que
podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.
D. FACULTADES DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE.
55. La sociedad SANOFI-SYNTHELABO afirma que el Comité limitó la protección de la
marca solicitada sin que ello haya sido requerido por LABORATORIOS ANDRÓMACO
S.A., que cuando la solicitante presentó recurso de apelación manifestó de manera
ambigua que el uso del signo ZATROL (denominativo) se destinaba a “un bloqueador
selectivo de la bomba de protones en úlceras” y cuando se aceptó el recurso y se
concedió el registro, se lo confirió para amparar “tratamiento de úlceras duodenal
benigna, gástrica benigna, esofagitis por reflujo gatroesofágico, entre otros”, en razón
de lo cual en este acápite este Tribunal analizará las facultades de la oficina nacional
competente.
56. El artículo 89 de la Decisión 344 contemplaba la facultad de que el peticionario de un
registro de marca, modifique su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos
secundarios, así como a restringir o eliminar productos o servicios principalmente
detallados en el petitorio.
57. La norma facultaba además a que la oficina nacional competente de oficio y en
cualquier momento solicite modificaciones a la solicitud de registro, sin embargo,
dichas modificaciones debían ser tramitadas conforme a lo determinado en el artículo
91 de la Decisión 344 y bajo ningún concepto para cambiar el signo o ampliar la
protección de los productos o servicios especificados en el petitorio.
58. El trámite que establecía el artículo 91 de la Decisión 344 era explícito, en manifestar
que si del primer examen la oficina verificaba que el signo no cumplía con los
requisitos formales, notificaba al solicitante, confiriéndole un plazo de treinta días para
que subsane la irregularidad.
59. Por lo antes expuesto, la oficina nacional competente en efecto podía solicitar
modificaciones a la solicitud de un signo, sin embargo, no podía ampliar de oficio los
productos o cambiarlos.
10
Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002.
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60. La limitación o restricción de productos o servicios toma importancia cuando luego que
el signo es publicado, un tercero interesado presenta oposición, y éste puede referirse
a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes
productos de la misma o diferente clase que el signo solicitado. Con la limitación de
sus productos, el peticionario busca que las razones de la oposición desaparezcan o
queden insubsistentes.
61. Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la
solicitud no implica que el signo pueda ser aceptado como marca. Necesariamente
quien está conociendo del procedimiento, deberá analizar el contenido global de los
hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que
debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado.
62. El solicitante de un signo podía restringir la protección de sus productos o servicios,
por citar un ejemplo, si el signo amparaba en general productos farmacéuticos, y
quería limitar a uno en particular, como penicilina, tratamiento para el cáncer, producto
para el corazón, entre otros, y la autoridad debía limitar el producto al requerido por el
peticionario, no podía en ningún caso modificar la lista de productos a mercancías
distintas a las que restringió el solicitante.
63. En este orden de ideas, el Juez consultante deberá analizar la actuación de la oficina
nacional y la pertinencia del argumento enunciado por la parte actora.
Sobre la base de estos fundamentos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO:
No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo
83, literal a) de la Decisión 344, y en relación con derechos de
terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o
productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión
o de asociación.
Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado
sea irregistrable.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de
asociación será necesario determinar si existe identidad o
semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en
relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y
considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual
variará en función de los productos o servicios de que se trate.
SEGUNDO:
Las marcas denominativas, llamadas también nominales o
verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por
una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente
estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable,
que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas
se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una
connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones
del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no
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manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza,
cualidades y funciones del producto que va a identificar
El Juez consultante, aplicando los criterios anteriores, debe
establecer el posible riesgo de confusión que pudiera existir entre la
marca ZATROL (denominativa)
y la marca XATRAL
(denominativa), verificando si en efecto el consumidor al
pronunciarlas puede confundir una con otra.
TERCERO:
El examen de marcas farmacéuticas merece una mayor atención en
procura de evitar la posibilidad de confusión entre los
consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador
aplique un criterio más riguroso.
Lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas
farmacéuticas, es la salud del consumidor, quien por una confusión
al solicitar un producto, puede recibir uno de una fonética
semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
En las marcas farmacéuticas se utilizan elementos o palabras de
uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación,
lo que supone una excepción al principio, que el examen
comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los
signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los
componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen
algún elemento genérico común a las mismas este elemento no
debe ser tenido en cuenta al momento de realizarse la
comparación.
CUARTO:
El artículo 89 de la Decisión 344 contemplaba la facultad de que el
peticionario de un registro de marca, modifique su solicitud inicial
únicamente con relación a aspectos secundarios, así como a
restringir o eliminar productos o servicios principalmente detallados
en el petitorio.
La norma facultaba además a que la oficina nacional competente de
oficio y en cualquier momento solicite modificaciones a la solicitud
de registro, sin embargo, dichas modificaciones debían ser
tramitadas conforme a lo determinado en el artículo 91 de la
Decisión 344 y bajo ningún concepto para cambiar el signo o
ampliar la protección de los productos o servicios especificados en
el petitorio.
El trámite que establecía el artículo 91 de la Decisión 344 era
explícito, en manifestar que si del primer examen la oficina
verificaba que el signo no cumplía con los requisitos formales,
notificaba al solicitante, confiriéndole un plazo de treinta días para
que subsane la irregularidad.
La oficina nacional competente en efecto, podía solicitar
modificaciones a la solicitud de un signo, sin embargo, no podía
ampliar de oficio los productos o cambiarlos.
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En este orden de ideas, el Juez consultante deberá analizar la
actuación de la oficina nacional y la pertinencia del argumento
enunciado por la parte actora.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno,
deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Gustavo García Brito
SECRETARIO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 154-IP-2014
Interpretación prejudicial a petición del Juez consultante de los artículos 71 y 73
literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Órgano
nacional consultante: Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de
la República del Ecuador. Demandante: LUIS WASHINGTON VEGA COBO.
Demandado: Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del
Estado de la República del Ecuador. Marca: “OTAZOL” (denominativa). Expediente
Interno: 17811-2013-11866.
Magistrado Ponente:
Dr. José Vicente Troya Jaramillo
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito,
al primer (1) día del mes de abril del año dos mil quince.
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VISTOS:
El Oficio 4264 del 13 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el 17 de octubre del
2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1,
República del Ecuador, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso
interno 17811-2013-11866.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de
2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.
A. ANTECEDENTES.
Partes:
Demandante:
LUIS WASHINGTON VEGA COBO.
Demandado:
DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, REPÚBLICA
DEL ECUADOR.
Tercero Interesado: LABORATORIOS BAGÓ S.A.
Hechos:
Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los
siguientes:
1.
En septiembre de 1992, la sociedad LABORATORIOS BAGÓ S.A., solicitó el registro
de la marca OTAZOL (denominativa) para proteger productos de la Clase 5 de la del
Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para
el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial
332, el 30 de agosto de 1993, LABORATORIOS BUSSIE BUSTILLO & CIA. S.C.A. y
el 10 de septiembre de 1993, LUIS WASHINGTON VEGA COBO, formularon
observaciones en contra del signo solicitado.
3. El 20 de enero de 1994, LABORATORIOS BAGÓ S.A. contestó las observaciones.
4. Mediante Resolución 0941991 de 10 de febrero de 1995, la Dirección Nacional de
Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca,
rechazó las observaciones formuladas por LABORATORIOS BUSSIE BUSTILLO &
CIA. S.C.A. y LUIS WASHINGTON VEGA COBO, por considerar que entre las
marcas en controversia no existen semejanzas fonéticas, auditivas ni visuales, por lo
que no existe posibilidad de confusión en el público consumidor o en los medios
comerciales.
5. El 7 de abril de 1995, LUIS WASHINGTON VEGA COBO presenta ante el Tribunal
Distrital Contencioso Administrativo demanda contenciosa administrativa de plena
jurisdicción en contra de la Resolución 0941991 de 10 de febrero de 1995.
6. El Representante del Procurador General del Estado de la República de Ecuador, da
contestación a la demanda contenciosa administrativa.
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7. Mediante escrito de 5 de febrero de 1996, LABORATORIOS BAGÓ S.A contesta el
recurso presentado por LUIS WASHINGTON VEGA COBO.
8. Mediante providencia de 15 de septiembre de 2014, ampliada el 13 de octubre del
mismo año, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la
República del Ecuador decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto de
los artículos 71, 72 literal a) y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena.
a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.
El señor LUIS WASHINGTON VEGA COBO en su escrito de demanda expresa, en lo
principal, los siguientes argumentos:
-
Mantiene que entre las marcas denominativas en conflicto OMEZOL y OTAZOL
existen semejanzas gráficas y fonéticas capaces de producir confusión en el público
consumidor, toda vez que dos de las tres vocales contenidas en las marcas son
idénticas y ocupan la misma posición; asimismo, la sílaba tónica (ZOL) en ambas es
idéntica.
-
Aduce que las marcas en conflicto están destinadas a proteger productos
comprendidos dentro de la misma clase internacional, por lo que conceder el registro
de la marca solicitada OTAZOL (denominativa) le causaría perjuicio a causa de la
competencia desleal dentro del mercado de los productos farmacéuticos.
b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa
(Procurador General del Estado).
El PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, en su contestación a la demanda,
expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
-
Manifiesta que tanto la Decisión 313 como la Decisión 344 introdujeron la figura de
las “observaciones”, quedando la acción procesal de oposición eliminada de la
legislación del Acuerdo de Cartagena que prevalece sobre el derecho interno.
-
Afirma que el Tribunal es incompetente para conocer y resolver sobre la pretensión
de pago de supuestos daños y perjuicios, ello de conformidad con lo dispuesto en el
literal b) del artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
-
Indica que existe caducidad del derecho y prescripción de la acción.
c.
Argumentos de la contestación por parte del tercero interesado.
La compañía LABORATORIOS BAGÓ S.A, contestó a la demanda en los siguientes
términos:
-
No existe confusión fonética entre las dos marcas, pues ambas palabras son
distintas. Del mismo modo, no existe igualdad visual ni auditiva en las dos
denominaciones confrontadas; ni se presenta semejanza conceptual entre ellas.
Afirma que las dos marcas distinguen productos farmacéuticos que no están en
contacto directo con los consumidores, sino por el contrario, se prescriben bajo
receta médica.
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B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:
El Juez consultante ha solicitado la interpretación1 prejudicial de los artículos 71, 72 literal
a) y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Se considera que procede la interpretación de los artículos correspondiente a la Decisión
313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos
aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “OTAZOL”
(denominativo) fue presentada en vigencia de la mencionada Decisión, sin embargo no
se interpretará el artículo 72 literal a) por no ser aplicable al caso.
No se analizarán las normas relacionadas con la caducidad y prescripción de la acción,
en vista de que son normas de derecho interno no contempladas en la legislación
comunitaria.
C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:
9. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente
interpretación prejudicial son los siguientes:
A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión
de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.
B. Clases de signos: comparación entre signos denominativos.
C. Las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.
A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA
SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN.
REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.
10. Tomando en cuenta que LUIS WASHINGTON VEGA COBO mantiene que entre las
marcas denominativas en conflicto OMEZOL y OTAZOL existen semejanzas gráficas y
fonéticas capaces de producir confusión en el público consumidor, es pertinente
analizar el tema relacionado con la confusión y el riesgo de asociación.
La identidad y la semejanza
11. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que:
“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un
fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza,
pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la
facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el
derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”2.
1
Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles
de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos
o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra
persona.
(…)
Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros,
presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…)
2
Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000,
marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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12. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca
del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si
entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar
si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades,
según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y
según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos
pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que
tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de
confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de
mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así
mismo, con la mayor precisión posible.
13. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple
semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos
comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose
por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone
que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.
Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base
al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y
no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La
regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en
conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en
el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma
común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún
caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro
(…)”3.
14. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a
una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de
determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han
sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del
extremo de la similitud al de la identidad.
15. Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la
situación de semejanza:
16. Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares
ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del
mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una
misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”4.
17. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o
fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público
consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o
similar idea;
18. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos
a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras,
el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en
mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;
3
Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL”
(citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA.
4
OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171.
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19. Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido
similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o
de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben
tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de
determinar si existe la posibilidad real de confusión.
Riesgo de confusión: directa e indirecta. Riesgo de asociación.
20. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario
que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es
suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la
irregistrabilidad.
21. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta
de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los
consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”5.
22. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será
existe identidad o semejanza entre los signos en disputa,
relación con los productos o servicios distinguidos por ellos,
de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de
de que se trate.
necesario determinar si
tanto entre sí como en
y considerar la situación
los productos o servicios
23. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar
a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o
semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado
en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un
cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque
el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los
hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial
común.
24. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los
productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que
exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios
distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos
o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y
servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.
25. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes
criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los
aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión
auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener
el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde
una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma
denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que
conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o
significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos
materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que
contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6.
5
Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124
de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca:
“DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
6
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26. Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie
las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el
productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación
económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008,
publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de
2008).
27. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya
que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el
interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los
consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios
se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error
al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
28. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si
entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si
esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la
conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.
Reglas para realizar el cotejo de marcas.
29. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al
funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las
marcas en conflicto.
30. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas
originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas:
“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen
entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto
y tener en cuenta la naturaleza de los productos”7.
31. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros
indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso
concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de
gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:
a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta
primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en
conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o
clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor
medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas
semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
7
BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires.
1946. Pg. 351 y ss.
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b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la
comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las
marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no
analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.
c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto,
tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último
término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o
recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe
situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un
consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan
entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.
d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que
existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no
depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos
semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.
32. El Juez consultante deberá sobre la base de las antes citadas reglas, comparar los
signos OMEZOL (denominativo) y OTAZOL (denominativo) y analizar si crean posible
riesgo de confusión entre los consumidores.
B. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.
33. En el proceso interno los signos en conflicto OMEZOL y OTAZOL son denominativos,
en razón de lo cual es pertinente analizar este aspecto.
34. Se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013,
marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de
2013:
“Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan
expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o
números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo
pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se
subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que
evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y,
arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza,
cualidades y funciones del producto que va a identificar”.
35. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas
denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal,
como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”.
“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad
de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en
fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la
totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin
perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante,
atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.
“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica
de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”.
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“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de
las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia
decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.
“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la
dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que
con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por
lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los
consumidores”8.
36. En este orden de ideas, el Juez consultante, aplicando los criterios anteriores, debe
establecer el posible riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca OMEZOL
(denominativa) y la marca OTAZOL (denominativa), verificando si en efecto el
consumidor al pronunciarlas puede confundir una con otra.
C. LAS PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS
FARMACÉUTICAS.
37. Los signos en conflicto se encuentran encasillados en la Clase 5 de la Clasificación
Internacional de Niza, sumado a lo cual, afirma el actor que dos de las tres vocales
contenidas en las marcas son idénticas y ocupan la misma posición. Asimismo, la
sílaba tónica (ZOL) en ambas es la misma, por lo que este Tribunal se referirá a las
marcas farmacéuticas y las partículas de uso común en su conformación.
38. De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema propuesto. Se reitera lo
expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el
marco del Proceso 04-IP-2011:
“El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la
posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el
examinador aplique un criterio más riguroso.
A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:
Lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas, es la salud del
consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del
despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su
composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y
el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el
consumidor pueden ser nefastas”.
39. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas
ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo
siguiente:
“Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el
examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el
registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar
precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que
en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana,
más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun
8
FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España,
1984, pp. 199 y ss.
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medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo
consejo del farmacéutico de turno”.
40. Dentro del Proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o
comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión
tercera, el Tribunal expresó:
“Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la
naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de
delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las
marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones
en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas"9.
41. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos
es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos
farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por
lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio
comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en
el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que
además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica
permanente.
42. De conformidad con lo anterior, el juez consultante debe determinar la registrabilidad
del signo solicitado, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión
en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que
podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.
43. El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el
Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas
especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no
deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio
anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a
una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los
componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento
genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el
momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000). (subrayado fuera de
texto).
44.
También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que
contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de
terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que
entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de
uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá
que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.
Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el
cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente
débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con
criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de
agosto de 2003, marca: & MIXTA).
9
Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002.
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45. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera
haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del
producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según
reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que
integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto de
marcas”. (Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de
2003, marca: HEMAVET).
46. También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga
una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y
fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se
estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común.
El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir
con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad,
necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se
ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los
cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio
benevolente. (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto
de 2003, marca: & MIXTA).
47. El juez consultante deberá analizar si la partícula “ZOL” es de uso común dentro de la
conformación de marcas farmacéuticas y si influyen en el cotejo de los signos en
conflicto.
Sobre la base de estos fundamentos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el presente
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO:
No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo
73, literal a) de la Decisión 313, y en relación con derechos de
terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o
productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión
o de asociación.
Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado
sea irregistrable.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de
asociación será necesario determinar si existe identidad o
semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en
relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y
considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual
variará en función de los productos o servicios de que se trate.
SEGUNDO:
Las marcas denominativas, llamadas también nominales o
verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por
una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente
estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable,
que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas
se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una
connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones
del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no
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manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza,
cualidades y funciones del producto que va a identificar
El Juez consultante, aplicando los criterios anteriores, debe
establecer el posible riesgo de confusión que pudiera existir entre la
marca OMEZOL (denominativa)
y la marca OTAZOL
(denominativa), verificando si en efecto el consumidor al
pronunciarlas puede confundir una con otra.
TERCERO:
El examen de las marcas farmacéuticas merece una mayor
atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los
consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador
aplique un criterio más riguroso.
Lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas
farmacéuticas, es la salud del consumidor, quien por una confusión
al solicitar un producto, puede recibir uno de una fonética
semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
En las marcas farmacéuticas se utilizan elementos o palabras de
uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación,
lo que supone una excepción al principio, que el examen
comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los
signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los
componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen
algún elemento genérico común a las mismas este elemento no
debe ser tenido en cuenta al momento de realizarse la
comparación.
De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno,
debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Gustavo García Brito
SECRETARIO
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Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 156-IP-2014
Interpretación prejudicial a solicitud del Juez consultante de los artículos 134
literales a), b) y g), 135 literales b), e) y f), 136 literal a), 225 y 228 de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de
Colombia. Demandantes: Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro
Portilla. Demandado: Superintendencia de Industria y de Comercio de la República
de Colombia. Marca: “Mister Pollo” (mixta). Expediente Interno: 2010-00192.
Magistrado Ponente:
Dr. José Vicente Troya Jaramillo
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito,
a los veinte y dos (22) días del mes de abril del año dos mil quince.
VISTOS:
El Oficio 3297 del 17 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía
correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de
interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2010-00192.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de
2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.
A. ANTECEDENTES.
Las Partes
Demandantes:
HUMBERTO
PORTILLA
MONTENEGRO
EDUARDO CHAMORRO PORTILLA.
Demandado:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
Terceros Interesados:
PROCESADORA NACIONAL
PRONACA.
AVIDESA MAC POLLO S.A
DE
Y
ALIMENTOS
LUIS
C.A.
Hechos:
Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los
siguientes:
1. El 28 de agosto de 2007, los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo
Chamorro Portilla solicitaron el registro de la marca MISTER POLLO (mixta) para
distinguir servicios de restauración (alimentación) comprendidos en la Clase 43 del
Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para
el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
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2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial
580 y, dentro del término oportuno, las sociedades PROCESADORA NACIONAL DE
ALIMENTOS C.A. PRONACA y AVIDESA MAC POLLO S.A. se opusieron al registro
solicitado. La primera de las sociedades mencionada manifestó que el signo
solicitado resulta confundible con su marca registrada MR. POLLO (mixta) inscrita
para proteger productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de
Niza; mientras que la segunda sociedad indicó que el signo solicitado obedece a un
término descriptivo y genérico de los productos que pretende identificar.
3. Dentro del término concedido, los solicitantes dieron respuesta a las oposiciones
presentadas por las sociedades PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A.
PRONACA y ADIVESA MAC POLLO S.A.
4. Mediante Resolución 31511 de 26 de junio de 2009, la División de Signos Distintivos
de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición
presentada por la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. por considerar que la marca
solicitada MISTER POLLO (mixta) no obedece exclusivamente a una expresión
descriptiva. Asimismo, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A PRONACA, al juzgar que entre el
signo solicitado y la marca registrada MR. POLLO (mixta), que protege productos de
la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, existe identidad ortográfica,
fonética y conceptual, lo que generaría riesgo de confusión en el consumidor y
asociación respecto a los productos y servicios que identifican. Por tales razones,
negó el registro de la marca MISTER POLLO (mixta), solicitada por Humberto Portilla
Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla.
5. Los solicitantes, Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla,
interpusieron recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución
31511 de 26 de junio de 2009.
6. Por Resolución 41115 de 19 de agosto de 2009, se resolvió el recurso de reposición
planteado y se confirmó la Resolución 31511 de 26 de junio de 2009.
7. Por Resolución 55609 de 29 de octubre de 2009, se resolvió el recurso de apelación
interpuesto y se confirmó la Resolución 31511 de 26 de junio de 2009.
8. Los solicitantes, Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla,
presentaron ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las
Resoluciones 31511 (26 de junio de 2009), 41115 (19 de agosto de 2009) y 55609
(29 de octubre de 2009), emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
9. El Representante de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de
Colombia contestó a la demanda incoada.
10. En el expediente no obran las contestaciones de las sociedades PROCESADORA
NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA y AVIDESA MAC POLLO S.A.
11. Mediante providencia del 22 de septiembre de 2014, el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia decide
suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto de los artículos 134, 135 y 136
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
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a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.
Los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla en su
escrito de demanda expresan, en lo principal, los siguientes argumentos:
12. Enuncian que el 9 de julio de 1984, los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis
Eduardo Chamorro Portilla, mediante escritura pública 660 constituyeron la sociedad
Chamorro Portilla “Chapor”, con el objetivo de comercializar todo tipo de productos
alimenticios, mediante restaurantes, servicio a domicilio, discotecas, bares, salones
de eventos, drive thru, club infantil y juvenil.
13. Que mediante escritura pública 255 de 20 de febrero de 2004, la Sociedad Chamorro
Portilla “Chapor” cambió su nombre a Chamorro Portilla Ltda.
14. Que a nombre de la sociedad Chamorro Portilla Ltda. se encuentran matriculados los
establecimientos de comercio “Restaurantes Mister Pollo” y “Mister Pollo Unicentro”
con fecha 23 de marzo de 1982 y de 27 de octubre de 2009, respectivamente.
15. Que adicionalmente los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo
Chamorro Portilla, de manera independiente han distinguido servicios de restaurante.
El señor Humberto Portilla Montenegro, del restaurante “Mister Pollo Centro” inscrito
en el Registro Mercantil desde el 22 de julio de 2002 y el señor Luis Eduardo Portilla
Chamorro, inscrito en el Registro Mercantil desde el 25 de agosto de 1980, es
propietario de los establecimientos de comercio “Restaurante Mister Pollo Sur”,
“Rancho Mister Pollo” y “Mister Pollo la Colina”.
16. Que el nombre comercial con el que los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis
Eduardo Chamorro Portilla, han distinguido su actividad comercial bajo el signo
“MISTER POLLO” para la prestación de servicios de restaurantes, cafeterías y bares
en el mercado durante más de 25 años. El uso lo efectuaron a través de la sociedad
Chamorro Portilla Ltda., así como a título personal.
17. Que durante estos 25 años, los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis
Eduardo Chamorro Portilla han ejercido su actividad comercial en el mercado,
logrando un particular y alto reconocimiento de calidad por parte del público
consumidor, debido a su aunada labor de publicidad desarrollada que han logrado
que sea un restaurante tradicional en la ciudad de Pasto.
18. Mantienen que el signo solicitado MISTER POLLO (mixto) es susceptible de
representación gráfica y goza de la suficiente distintividad para identificar los
servicios de restaurantes en el mercado, tal como lo ha hecho más de 25 años en
Colombia.
19. Refieren que los signos en conflicto MR. POLLO (mixto) y MISTER POLLO (mixto)
no sólo se encuentran conformadas por dichas expresiones, sino que además están
compuestos por un elemento gráfico que por sus características particulares resulta
determinante en las aludidas marcas debido a que permite distinguir en el mercado
productos y servicios de diferente naturaleza, sin lugar a confusión en los
consumidores.
20. Sostienen que los términos MISTER POLLO son expresiones de uso común,
inapropiables por parte de un solo empresario en el mercado.
21. Señalan que los productos y servicios protegidos por las marcas confrontadas están
incluidos en diferentes clases del nomenclátor, tienen distintos canales de
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comercialización, diferentes medios de publicidad, no existe relación o vinculación
entre ellos y tampoco se presenta la complementariedad.
22. Argumentan que para el consumidor será fácil diferenciar el origen empresarial de los
productos y servicios distinguidos con las marcas MR. POLLO y MISTER POLLO,
toda vez que la sociedad PRONACA se caracteriza en el mercado porque sus
marcas comparten una forma similar entre ellas, es decir, pertenecen a una familia
de marcas, lo cual permite que el consumidor asocie los productos con un mismo
origen empresarial.
23. Aducen que los solicitantes son titulares del nombre comercial MISTER POLLO
desde 1984, lo que demuestra no solo un mejor derecho sobre la marca solicitada,
sino que además evidencia que dicho signo ha estado en el mercado más de 25
años sin causar confusión en los consumidores.
b. Argumentos de la Contestación a la demanda contenciosa administrativa
(Superintendencia de Industria y Comercio).
La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en su contestación a la
demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
24. Manifiesta que el signo MISTER POLLO (mixto), si bien
representación gráfica, carece de distintividad por cuanto al
comparativo con la marca registrada MR. POLLO (mixta), se
capaces de ocasionar confusión en el consumidor sobre la
productos y su origen empresarial.
es susceptible de
efectuar el examen
aprecian similitudes
procedencia de los
25. Afirma que el signo MISTER POLLO (mixto) reproduce casi totalmente la
combinación del conjunto mixto de la marca registrada MR. POLLO (mixta),
presentándose diferencias secundarias en el diseño de la figura de uso común; en tal
sentido, podría pensarse que la primera es una actualización o diversificación de la
segunda, toda vez que se enlazaría la abreviatura MR cuya traducción por el
consumidor latino es MISTER, lo que ocasionaría que se les asocie el mismo origen
empresarial.
26. Indica que el análisis de cada caso es independiente, por lo que un determinado
pronunciamiento de la oficina nacional competente no la obliga a tener que adoptar el
mismo criterio en todos los trámites.
c. Argumentos contenidos en la contestación por parte de los Terceros
Interesados.
De la revisión del expediente no constan las contestaciones a la demanda contenciosa
administrativa por parte de las sociedades PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS
C.A. PRONACA y AVIDESA MAC POLLO S.A.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:
La Corte consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y
136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretarán los
artículos solicitados.
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Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del
Tribunal, se considera procedente interpretar de oficio1, los literales a), b) y g) del artículo
134 y literales b), e) y f) del artículo 135 literales y artículos 225 y 228 de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina.
C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:
En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación
prejudicial son los siguientes:
A. Irregistrabilidad de un signo como marca. La identidad y la semejanza. De la
confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de
marcas.
B. Clases de signos: comparación entre signos mixtos. (Tomando en cuenta la parte
denominativa compuesta).
C. Los signos compuestos por términos de uso común. Signos descriptivos y genéricos.
D. El signo solicitado para registro de marca y anteriormente usado como nombre
comercial notorio.
1
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o
servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza
del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; Artículo
(…)
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
(…)
135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
b) carezcan de distintividad;
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad,
el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los
productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias
referidas a esos productos o servicios;
f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que
se trate;
(…)
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un
derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusión o de asociación;
(…)
Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a
este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la
protección contra la competencia desleal del País Miembro.
(…)
Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes
factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la
publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la
actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o
servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el
plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;
o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País
Miembro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el
extranjero. GACETA OFICIAL
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E. Conexión competitiva entre las Clases 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de
Niza.
F. Familia de marcas.
G. Autonomía de la Oficina Nacional Competente.
A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA. LA IDENTIDAD Y LA
SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN.
REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.
27. Manifiesta la Superintendencia de Industria y de Comercio que el signo MISTER
POLLO (mixto), si bien es susceptible de representación gráfica, carece de
distintividad por cuanto al efectuar el examen comparativo con la marca registrada
MR. POLLO (mixta), se aprecian similitudes capaces de ocasionar confusión en el
público consumidor respecto de la procedencia de los productos y su origen
empresarial, en razón de lo cual se analizará la irregistrabilidad de una marca por
confusión.
La identidad y la semejanza
28. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que:
“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un
fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza,
pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la
facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el
derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”2.
29. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca
del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si
entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar
si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades,
según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y
según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos
pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que
tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de
confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de
mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así
mismo, con la mayor precisión posible.
30. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple
semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos
comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose
por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone
que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.
Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base
al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y
no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La
regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en
conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en
el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma
común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún
2
Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:
“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro
(…)”3.
31. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a
una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de
determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han
sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del
extremo de la similitud al de la identidad.
32. Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la
situación de semejanza:
33. Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares
ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del
mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una
misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”4.
34. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o
fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público
consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o
similar idea;
35. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos
a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras,
el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en
mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;
36. Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido
similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o
de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben
tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de
determinar si existe la posibilidad real de confusión.
Riesgo de confusión. Directa e, Indirecta y asociación.
37. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario
que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es
suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la
irregistrabilidad.
38. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta
de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los
consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”5.
39. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será
existe identidad o semejanza entre los signos en disputa,
relación con los productos o servicios distinguidos por ellos,
de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de
de que se trate.
necesario determinar si
tanto entre sí como en
y considerar la situación
los productos o servicios
3
Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL”
(citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA.
4
OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171.
5
Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124
de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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40. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar
a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o
semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado
en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un
cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque
el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los
hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial
común.
41. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los
productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que
exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios
distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos
o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y
servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.
42. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes
criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los
aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión
auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener
el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde
una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma
denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que
conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o
significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos
materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que
contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6.
Reglas para realizar el cotejo de marcas.
43. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al
funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las
marcas en conflicto.
44. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas
originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas:
“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen
entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto
y tener en cuenta la naturaleza de los productos”7.
45. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros
indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso
6
Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca:
“DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires.
1946. Pg. 351 y ss.
7
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concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de
gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:
a)
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo
en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o
clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor
medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas
semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
b)
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la
comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las
marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no
analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.
c)
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador
presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en
último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto
o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe
situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un
consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan
entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.
d)
Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias
que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas
no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos
semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.
46. En el presente caso, la Corte consultante deberá efectuar la comparación entre los
signos MISTER POLLO (mixto) y MR. POLLO (mixto) y verificar si en efecto el signo
solicitado, puede crear riesgo de confusión en el público consumidor, tomando en
consideración que normalmente MR es pronunciado como “Mister” en el idioma inglés.
B. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. (TOMANDO
EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA).
47. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre la marca MISTER
POLLO (mixta) y el signo MR. POLLO (mixto). Por tal motivo, resulta necesario
abordar el tema de la comparación entre signos mixtos.
SIGNO SOLICITADO
SIGNO REGISTRADO
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48. Se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013,
marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de
2013:
“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias
palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos
elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre
la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La
jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el
registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el
registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por
separado”8.
49. La Corte consultante al realizar la comparación entre marcas mixtas debe identificar,
como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la
mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
50. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que
esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión
que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo
mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los
consumidores”9.
51. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el
elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando
las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la
marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la
confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito
comercial.
52. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que
forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras
pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su
creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al
consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y
permanece en la mente del consumidor.
53. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador
debe tomar en cuenta los siguientes criterios:
- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad
fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen
una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el
signo es percibido en el mercado.
- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa
la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los
signos podría ser evidente.
- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la
denominación.
8
9
Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 46-IP-2008. Marca: ”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008.
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- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente
del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
54. Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados
por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudio algunos de los
signos en conflicto se encuentran formado por dos palabras, se hace necesario tratar
el tema de los signos con parte denominativa compuesta.
55. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el
Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros,
cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más
palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un
gráfico (...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud
posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)”. (Proceso N° 13-IP-2001.
Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001).
56. En este orden de ideas, la Corte consultante, aplicando los criterios anteriores, debe
establecer el posible riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca solicitada
MISTER POLLO (mixta) y la marca MR. POLLO (mixta), verificando cuál es el
elemento que predomina.
C. LOS SIGNOS COMPUESTOS POR TÉRMINOS DE USO COMÚN. SIGNOS
DESCRIPTIVOS Y GENÉRICOS.
57. Sostienen los actores que los términos MISTER POLLO son expresiones de uso
común, inapropiables por parte de un solo empresario en el mercado, por lo que
analizaremos el aspecto relacionado a este tipo de signos.
58. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013 este Tribunal señaló lo
siguiente:
Términos de uso común:
59. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, dispone:
“No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o
usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza
del país”.
60. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente
por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar
combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el
cual se puede proceder a su registro.
61. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de
uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su
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marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas
genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo entre marcas10.
Signos descriptivos:
62. Dentro del Proceso 116-IP-2013, marca: “INVERENERGET” (denominativa), publicado
en la Gaceta Oficial 2239 de 27 de septiembre de 2013, este Tribunal reitera lo
siguiente:
“En primer lugar, deviene necesario precisar que el signo descriptivo, no tiene poder
identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o
un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de signos
descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente:
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el
comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de
los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación,
incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.
La irregistrabilidad de los signos, palabras o partículas descriptivas implica a los que
designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen,
la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o
de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el
signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.
63. El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es
descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se
pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente
suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de
ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”11.
64. La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados
como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los
servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la
medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o
servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva,
por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.
65. Ahora bien, puede ser que el signo esté integrado por varias expresiones descriptivas,
en este caso, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas
expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros.
10
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá
que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá
entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas
insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y
por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed.
Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215.
11
Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial 686, de 10 de julio de 2001, citando al
Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial
189 de 15 de septiembre de 1995.
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66. En el presente caso, si la procedencia geográfica es común a otros productos o
servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de
la prohibición contemplada en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, no podrá ser
registrado.
67. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los
empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario
común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un
monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.
Signos genéricos:
El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
dispone:
“No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o
técnico del producto o servicio de que se trate”.
El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras
genéricas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el
género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho
exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de
ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser
apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.
La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en
relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la
denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico
cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que
desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.
Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede
utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el
resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o
servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.
Ahora bien, lo que es de uso común o genérico en una clase determinada puede no
serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de
servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la
inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y
servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad
con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus
genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases
conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con
íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible
que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios
también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios
íntimamente relacionados”.
68. La Corte consultante deberá analizar si en efecto el signo opositor MR. POLLO (mixto)
está conformado por términos no apropiables y que su titular debe tolerar que
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coexistan con otros signos o si en su defecto el signo solicitado MISTER POLLO
(mixto) reproduce en su totalidad el signo previamente concedido.
D. EL SIGNO SOLICITADO PARA REGISTRO DE MARCA Y ANTERIORMENTE
USADO COMO NOMBRE COMERCIAL NOTORIO.
69. Afirman los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla
que el nombre comercial con el que han distinguido su actividad comercial y la
prestación de sus servicios de restaurantes, cafeterías y bares en el mercado durante
más de 25 años, mediante la sociedad Chamorro Portilla Ltda. o de manera particular,
corresponde al signo “MISTER POLLO”, el cual ha adquirido un alto grado de
reconocimiento de calidad en la ciudad de Pasto.
70. Del relato de los hechos se puede verificar que los solicitantes constituyeron una
sociedad denominada Chamorro Portilla Ltda. la cual registró los establecimientos de
comercio “Restaurantes Mister Pollo” y “Mister Pollo Unicentro” con fecha 23 de marzo
de 1982 y de 27 de octubre de 2009, respectivamente en el Registro Mercantil.
71. Adicionalmente los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro
Portilla, de manera independiente distinguieron servicios de restaurante, el señor
Humberto Portilla Montenegro, del local “Mister Pollo Centro” inscrito en el Registro
Mercantil desde el 22 de julio de 2002 y el señor Luis Eduardo Portilla Chamorro,
inscrito en el Registro Mercantil desde el 25 de agosto de 1980, como propietario de
los establecimientos de comercio “Restaurante Mister Pollo Sur”, “Rancho Mister Pollo”
y “Mister Pollo la Colina”.
72. La actual solicitud de registro del signo en conflicto “Mister Pollo” (mixto), la presentan
los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla por sus
propios derechos, para amparar servicios de la Clase 43 de la Clasificación
Internacional de Niza, por lo que en este acápite se tratará de la figura del signo
notorio y del nombre comercial, la notoriedad del signo solicitado a registro y
anteriormente usado como nombre comercial.
73. Los actores afirman que su nombre comercial es notoriamente conocido hace más de
25 años, el cual ha sido usado por la sociedad Chamorro Portilla Ltda. y de manera
independiente por cada uno de los socios, por lo que nos referiremos a este aspecto.
74. Ha manifestado este Tribunal que: “La notoriedad de un signo radica en que sea
conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo
de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La
característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y
mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cualidad de
“notorio” es que se reafirma su presencia ante el público consumidor”.
75. El reconocimiento de la notoriedad del nombre comercial, es un hecho que debe ser
probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional
Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde
otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228
de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente
conocida. Lo anterior, por cuanto la notoriedad podría eliminar el riesgo de confusión;
esto sólo le corresponde determinarlo al juez al hacer un análisis profundo e integral
del caso particular.
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76. Ni la notoriedad de un nombre comercial ni su uso en el mercado le da derecho
automático al registro de un signo, el juez deberá necesariamente efectuar el examen
de registrabilidad.
E. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 29, 30 Y 43 DE LA
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.
77.
Señalan los señores Humberto Portilla Montenegro y Luis Eduardo Chamorro Portilla
que los productos y servicios protegidos12 por las marcas confrontadas están incluidos
en diferentes clases del nomenclátor, tienen distintos canales de comercialización,
diferentes medios de publicidad, no existe relación o vinculación entre ellos y tampoco
se presenta la complementariedad.
78.
En este escenario es preciso que la Corte consultante matice la regla de la
especialidad
y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación
competitiva de los productos y servicios que amparan los signos en conflicto, para que
de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
79.
Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los servicios
identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios servicios a una
misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de
estos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes, tal como lo señala el
artículo 151 inciso segundo de la Decisión 486: “Las clases de la Clasificación
Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud
de los productos o servicios indicados expresamente”.
80.
En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes
criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos,
que también son aplicables a los servicios:
“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre
cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del
nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el
caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan
en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro,
corresponde a quien alega.
b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de
productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión
competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados
en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el
consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión
competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados
bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas
similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una
aparente similitud.
12
Los solicitantes del signo MISTER POLLO (mixto) intentan amparar servicios de la Clase 43 de la Clasificación
Internacional de Niza que son: “Servicios de restauración (alimentación)” mientras que la opositora es titular de los signos
MR. POLLO (mixto) para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “Carne, pescado,
aves y extractos de carne” y de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: Café, té, cacao y sucedáneos del
café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados;
azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.
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c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución
tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos
se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se
presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente
conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas
especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la
conexión competitiva sería menor.
d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede
crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma
tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en
consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en
la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos
relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa
similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen
de un mismo productor.
e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se
puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a
confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría
que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los
productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto
puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse
el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.
81.
Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases
y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la
posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas
también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.
(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de
19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1028 de 14 de enero de 2004).
82.
Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los
canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes
de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal
sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de
publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será
mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas,
comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la
conexión será menor.
Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de
atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A
juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el
posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea
el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe
suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)”. (Proceso
09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).
83.
84.
En consecuencia la Corte consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, se encuentra
prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de
ser idéntico o semejante a la marca anteriormente registrada por PROCESADORA
NACIONAL DE ALIMENTOS C.A PRONACA, y si el consumidor puede asociar el
servicio que se pretende registrar a un origen empresarial común.
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F. FAMILIA DE MARCAS.
85.
Argumentan los demandantes que para el consumidor será fácil diferenciar el origen
empresarial de los productos y servicios distinguidos con las marcas MR. POLLO y
MISTER POLLO, toda vez que la sociedad PRONACA se caracteriza en el mercado
porque sus marcas comparten una forma similar entre ellas, es decir, pertenecen a
una familia de marcas, lo cual permite que el consumidor asocie los productos con un
mismo origen empresarial.
86.
Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y
que poseen un rasgo distintivo común, en el presente caso el término MR., mediante el
cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen
empresarial.
87.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente
manera:
“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de
marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio
de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento
dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión
general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a
pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que
el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a
una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el
producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que
pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de
corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002.
Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena Nº 912 del 25 de marzo de 2003).
88.
Asimismo en la Interpretación Prejudicial 145-IP-2009, este Tribunal ha manifestado
que: “El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas
conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de
uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal
razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede
impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario
sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo
común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra
persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que
comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la
impresión de que tienen un origen común”.
89.
En relación con lo anterior, la Corte consultante deberá determinar si el signo MR.
POLLO pertenece a una familia de marcas o si se trata de un elemento de uso común,
para así determinar el riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.
G. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE.
90.
Afirma la Superintendencia de Industria y de Comercio que el análisis de cada caso es
independiente, por lo que un determinado pronunciamiento de la oficina nacional
competente no la obliga a tener que adoptar el mismo criterio en todos los demás
trámites.
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91.
El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que:
“(…)
Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso
110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca
“LAN ECUADOR”, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable
al presente caso:
“El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se
encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas
Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera
general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la
mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula
el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas
Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de
registrabilidad.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de
otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación
con sus propias decisiones”.
Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:
“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son
independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en
contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter
andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los
pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de
Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos
como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o
irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países
Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas
en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá
conceder dicho registro de marcas en los otros Países. O bien, si el registro de
marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en
los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el
derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.”
(Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca:
“MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553,
de 15 de octubre de 2007).
Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho
que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional
Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y
de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso
puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de
manera suficiente y razonable el criterio adelantado.
Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las
oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de
registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que
no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad
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Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para
conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la
Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la
concesión o de la denegación del registro solicitado.
Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado
debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras
oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones
expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen
de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo
solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada
para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos
idénticos o similares.
Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga
límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias
actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada
caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y
pruebas que obran en cada trámite.
(…)”.
92.
Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la oficina nacional
competente en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias
de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en
antecedentes de proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad
administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o
deniega.
Sobre la base de estos fundamentos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO:
No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo
136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con
derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos
servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de
confusión o de asociación.
Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado
sea irregistrable.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de
asociación será necesario determinar si existe identidad o
semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en
relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y
considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual
variará en función de los productos o servicios de que se trate.
SEGUNDO:
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo
(una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias
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imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados
en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca
que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.
La Corte consultante al realizar la comparación entre marcas mixtas
debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor
influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el
gráfico.
Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta
predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse
al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito
ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta
predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría
lugar al riesgo de confusión entre las marcas, pudiendo éstas
coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
TERCERO:
Si bien la norma comunitaria prohíbe el registro de signos
conformados exclusivamente por designaciones comunes o
usuales, las palabras o partículas de uso común al estar
combinadas con otras pueden generar signos completamente
distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
La irregistrabilidad de los signos, palabras o partículas descriptivas
implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros
datos característicos o informaciones de los productos o de los
servicios, si tales características son comunes a otros productos o
servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser
registrado.
El artículo 135 literal f) de la Decisión 486 prohíbe el registro de
signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas
conformen un signo compuesto. La denominación genérica
determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a
ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa
palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a
otros empresarios. Para determinar si un signo es genérico se debe
apreciarlo en relación directa con los productos o servicios de que
se trate.
CUARTO:
El reconocimiento de la notoriedad del nombre comercial, es un
hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba
hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el
caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo
a la autoridad nacional competente, con base en que según el
artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si el
signo solicitado (nombre comercial) es notoriamente conocido. Lo
anterior, por cuanto la notoriedad podría eliminar el riesgo de
confusión; esto sólo le corresponde determinarlo al juez al hacer un
análisis profundo e integral del caso particular.
QUINTO:
La Corte consultante deberá matizar la regla de la especialidad y,
en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación
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competitiva de los productos y servicios que amparan los signos en
conflicto, y de esta forma poder establecer la posibilidad de error en
el público consumidor.
El consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos
o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia
de varios productos o servicios a una misma clase de nomenclátor
no demuestra su semejanza, así como la ubicación de éstos en
clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes, tal como lo
señala el artículo 151 inciso segundo de la Decisión 486: “Las
clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo
anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos
o servicios indicados expresamente”.
SEXTO:
En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una
pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este
elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo
general, el elemento dominante. El elemento dominante común
hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión
general común, toda vez que inducirá a los consumidores a
asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren
participan de un origen común. Dado que el elemento dominante
común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una
familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere
que el producto donde figura el citado elemento común constituye
objeto de una marca que pertenece a determinada familia de
marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a
distinto titular, podría inducir a riesgo de confusión.
SÉPTIMO:
Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la
oficina nacional competente en cada expediente administrativo
evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista
la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de
proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad
administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de
signo que admite o deniega.
De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno,
debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
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De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Gustavo García Brito
SECRETARIO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú