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 Año XXXII – Número 2514
Lima, 09 de junio de 2015
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
Proceso 186-IP-2014
Interpretación prejudicial, a solicitud del consultante, de los
artículos 135 literal b) y 175 de la Decisión 486 de 14 de
septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la
Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135 literal e)
y último inciso, 176, 177 y 179 de la misma normativa, con
fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala
Especializada
en
lo
Contencioso
Administrativo,
Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de
Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº
01246-2012-0-1801-JR-CA-12. Apelante: UNIÓN ANDINA
DE CEMENTOS S.A.A. Lema comercial: EL PERÚ
NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL
MEJOR. ............... ............................................................................... 1
Proceso 201-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República
del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos
134 literales a), b) y g), 224 y 228 de la misma Decisión.
Marca: NEW GOLDEN STAR y logotipo. Demandante:
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Proceso interno 90642013. ............... .................................................................................... 20
Proceso 232-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
solicitada por el Consejo de Estado de la República de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos
134 literales a) y d), 136 literales a) y b), 190, 191 y 200 de la
misma Decisión. Marca: MC (denominativa). Actor: Sociedad
MC CORMICK & COMPANY, INCORPORATED. Proceso
interno 2010-00027................ ............................................................. 51
PROCESO 186-IP-2014
Interpretación prejudicial, a solicitud del consultante, de los artículos 135 literal b) y
175 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la
Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135 literal e) y último inciso, 176,
177 y 179 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la
Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en
Para nosotros la Patria es América
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Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.
Expediente Interno Nº 01246-2012-0-1801-JR-CA-12.
Apelante: UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. Lema comercial: EL PERÚ
NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR.
Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez días
del mes de abril del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la
solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de
Justicia, Lima, República del Perú.
VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de
Justicia, Lima, República del Perú, a través del Oficio No. 1246-2012-0/8va SECA-CSJLIPJ, de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo
electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y
175 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los
requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de
su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada
procedente por auto de 26 de febrero de 2015.
A.
ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar
como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.
Partes:
Apelante:
UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS
CEMENTO ANDINO S.A.)
S.A.A.
(antes,
Partes contrarias:
INSTITUTO
NACIONAL
DE
DEFENSA
DE
LA
COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL - INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.
HECHOS:
Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y
otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes
administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:
1. El 15 de septiembre de 2010, la sociedad CEMENTO ANDINO S.A.,
solicitó el registro del Lema comercial “EL PERÚ NECESITA CEMENTO,
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NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR”, como complemento a la marca
mixta CEMENTO ANDINO S.A. TARMA PERÚ CEMENTO FUERZA.
2. Una vez publicada la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de junio
de 1998 no se formuló oposición.
3. El 10 de marzo de 2011, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI,
mediante la Resolución No. 3946-2011/DSD-INDECOPI, resolvió denegar
de oficio el registro solicitado. Afirmó que es una frase simple y poco
ingeniosa. El público consumidor la apreciará como la mera referencia a la
necesidad de cemento y que los materiales son superiores.
4. El 29 de marzo de 2011, la sociedad CEMENTO ANDINO S.A., presentó
recurso de reconsideración contra el anterior Acto Administrativo.
5. El 30 de marzo de 2011, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI,
mediante proveído calificó como recurso de apelación el recurso
presentado.
6. El 18 de julio de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI,
mediante Resolución No. 2944-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de
apelación y confirmó la Resolución No. 3946-2011/DSD-INDECOPI.
7. La sociedad CEMENTO ANDINO S.A., interpuso demanda contencioso
administrativa contra los anteriores actos administrativos.
8. El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, Corte Superior de
Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como
Resolución No. Doce de 20 de noviembre de 2013, declaró infundada la
demanda.
9. La UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (sociedad absorbente de
Cemento Andino S.A.), presentó recurso de apelación contra la anterior
sentencia.
10. El 3 de junio de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior
de Justicia, Lima, República del Perú, suspendió el proceso y solicitó
Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
a.
Argumentos de la demanda.
La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:
11. Indica, que el signo solicitado constituye una frase ingeniosa, que posee
todos los atributos necesarios: perceptible, suficientemente distintivo y
susceptible de representación gráfica. Esto para reforzar la distintividad de
la marca registrada CEMENTO ANDINO S.A. TARMA PERÚ CEMENTO
FUERZA.
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12. Agrega, que el signo solicitado pretende complementar la distintividad de
una marca que diferencia productos contenidos en la Clase 6 de la
Clasificación Internacional de Niza, lo que comprende productos que
contienen la palabra “concreto”.
13. Señala, que de las pruebas aportadas en el proceso administrativo se
demuestra el uso efectivo y constante en el mercado del signo solicitado, lo
cual denota su capacidad publicitaria, así como la configuración del
“secondary meaning”.
b.
Argumentos de la contestación de la demanda.
El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:
14. Señala, que el demandante no manifestó en qué vicio o error trascendente
incurrió la resolución del Tribunal del INDECOPI.
15. Indica, que el signo solicitado carece de distintividad y capacidad
publicitaria, por lo que no se puede aplicar la figura del “secondary
meaning”.
16. Agrega, que de otorgase el registro solicitado, se estaría privando
injustamente del uso de la frase a otros competidores que también se
dedican a producir cemento. Por lo tanto, se constata la falta de creatividad
de la misma.
c.
Sentencia de primera instancia.
17. El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, Corte Superior de
Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como
Resolución No. Doce de 20 de noviembre de 2013, declaró infundada la
demanda, argumentando que “(…) se observa de las pruebas presentadas
en el expediente administrativo, que la empresa Cemento Andino S.A. ha
invertido en publicidad utilizando el lema comercial solicitado (…); empero,
se observa publicidad no solamente a la marca que se pretende
complementar con el lema comercial materia de autos, sino en varios
productos de la empresa demandante; sin embargo cabe resaltar que nos
pronunciaremos a lo que compete al presente proceso; en tanto, al analizar
las pruebas aportadas, no se advierte que con la publicidad se haya
adquirido un significado secundario como lema comercial que publicita la
marca registrada, toda vez que no se acredita que haya logrado implantar
esa frase en la mente del consumidor, tampoco se puede establecer con
éstas, si se obtuvo un resultado efectivo, no demostrando el alcance que
habría tenido, ni el tiempo en el que habrían sido colocados, debiéndose
demostrar para la aplicación del secondary meaning si el lema comercial
ha calado en la mente del consumidor. El hecho de tener la publicidad no
determina el nivel de implantación y reconocimiento como indicador que
permita reforzar la distintividad de la marca que busca publicitar.
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(…) no se advierte que el lema comercial constituya un complemento de
capacidad distintiva, más por el contrario se limita a alabar su producto, no
cumpliendo la función de reforzar la distintividad de la marca que publicita.
Concluyéndose que carece de carácter distintivo, (…) no siendo una frase
creativa, poco ingeniosa, afectando otros competidores que también se
dedican a producir el mismo producto, además se observa que el lema
comercial hace referencia al cemento, el cual es un producto utilizado de
forma complementaria con los materiales de construcción metálicos que
distingue la marca registrada a publicitar, careciendo de la distintividad
necesaria para acceder al registro”.
d.
Recurso de apelación.
18. La UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (sociedad absorbente de
Cemento Andino S.A.), en el escrito de recurso de apelación reiteró lo
expuesto en la demanda, y agregó que sus argumentos han sido
aceptados por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, quien mediante Sentencia de 13 de marzo de 2013, recaída
en el expediente No. 1248-2012, declaró fundada la demanda contenciosa
interpuesta por CEMENTO ANDINO S.A., declarándose nula la Resolución
emitida por el INDECOPI que denegó el registro del lema “EL PERÚ
NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR”.
B.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:
19. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 135
literal b) y el artículo 175 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la
siguiente manera:
“1. Cómo debe analizarse e interpretarse las características que
debe poseer un lema comercial para ser reconocido como tal.
2. Cómo debe analizarse e interpretarse la capacidad distintiva de
un lema comercial como complemento de una marca así como el
análisis respecto del nivel de implementación y reconocimiento por
parte de los consumidores para asociar dicho lema a un
determinado producto”.
20. Se hará la Interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes
normas: artículos 135 literal e) y último inciso, 176, 177 y 179 de la
Decisión 486.1
1
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
b) carezcan de distintividad;
(…)
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos,
características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o
indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
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C.
CUESTIONES A INTERPRETARSE.
21. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente
interpretación prejudicial son los siguientes:
A.
El lema comercial. Requisitos para el registro. La falta de distintividad como
causal absoluta de irregistrabilidad. ¿la marca asociada puede ser parte de un
lema comercial?
B. Palabras de uso común y descriptivas en la formación de lemas comerciales.
Las expresiones laudatorias.
C. La distintividad adquirida o sobrevenida (secondary meaning).
D. Autonomía de la oficina de registro de marcas.
D.
ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.
A. EL LEMA COMERCIAL. REQUISITOS PARA EL REGISTRO. LA FALTA DE
DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL ABSOLUTA DE IRREGISTRABILIDAD. ¿LA
MARCA ASOCIADA PUEDE SER PARTE DE UN LEMA COMERCIAL?
22. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar de oficio el registro
del lema comercial “EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS
PRODUCIMOS EL MEJOR”. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto
de lema comercial y a los requisitos para su registro.
23. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación
prejudicial de 14 de marzo de 2012, en el marco del proceso 160-IP-2011:
“El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña una marca, y
está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento
de la misma (párrafo 2 del artículo 175 de la Decisión 486).
Sobre el lema comercial, el Tribunal ha expresado lo siguiente:
(…)
No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien
solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto
de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.
(…)
Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con
sus respectivas legislaciones nacionales.
Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.
Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o
registrada con la cual se usará.
Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas
similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.
(…)
Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas
de la presente Decisión.
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Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar
su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o
servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema
comercial como “un signo distintivo que procura la protección del
consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o
confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla
destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se
pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre
la marca con la cual se usará”. (Sentencia dictada en el expediente Nº
33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949,
del 18 de julio del mismo año, caso “ONE STEP UP mixta”).
Teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben
tener en cuenta las siguientes precisiones:
− Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca
solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (artículo 176 de la
Decisión 486).
− El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la
marca a la cual se asocia. (artículo 178 de la Decisión 486). Por lo tanto, al
transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada.
− El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere
decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178
de la Decisión 486).
− El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al
público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial
debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos,
teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados. (artículo 177 de
la Decisión 486).
El Tribunal advierte que las normas que regulan el registro de las marcas, en lo
pertinente, son aplicable al registro de lemas comerciales (artículo 179 de la
Decisión 486). En esta misma línea, los requisitos para el registro de las marcas
y los criterios de comparación entre marcas también son aplicables a los lemas
comerciales.
1. Requisitos para el registro de los lemas comerciales.
En consecuencia, los requisitos para el registro de los lemas comerciales son los
siguientes: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad,
es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia
del lema comercial.
Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento,
signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que,
por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el
cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial
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o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de
la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos
elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto
de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.
(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre
del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).
Las características de los dos requisitos previstos para las marcas y que se
aplican, como ya se advirtió, sobre los lemas comerciales, son:
−
La distintividad.
La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir
unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo del lema comercial le
permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea
adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y
servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. Es muy importante
tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el
mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema
comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no
se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de
registro de marcas debe ser particular para el lema comercial, ya que se
pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o
servicio.”
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está
consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta
en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1)
distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que
debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y
2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo
para diferenciarse de otros signos en el mercado.
−
La susceptibilidad de representación gráfica.
Es la posibilidad de que el signo a registrar como lema comercial sea descrito
mediante frases, de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por
quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las
solicitudes de registro en los medios oficiales.
En conclusión, para que un signo sea registrado como lema comercial debe ser
distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el
artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como
se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.
La Corte Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el lema
comercial a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego,
determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de
irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486”.
24. El Tribunal precisa que dentro del lema comercial puede incluirse parte o toda la
marca a la cual está asociada. En este evento todo el conjunto del signo debe ser
distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.
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25. El consultante realizó dos preguntas en relación con los requisitos de
registrabilidad de los lemas comerciales:
“1. Cómo debe analizarse e interpretarse las características que debe
poseer un lema comercial para ser reconocido como tal.
2. Cómo debe analizarse e interpretarse la capacidad distintiva de un
lema comercial como complemento de una marca así como el análisis
respecto del nivel de implementación y reconocimiento por parte de
los consumidores para asociar dicho lema a un determinado
producto”.
26. Como respuesta a estos interrogantes, el Tribunal advierte que los requisitos de
registrabilidad, tal y como anteriormente se especificaron, son la distintividad, la
perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica, con las
características y connotaciones conceptuales presentadas líneas arriba. Es así
que elementos como el nivel de implantación en el público consumidor, el nivel de
creatividad o el nivel de implementación y reconocimiento por parte del público
consumidor no son parámetros para analizar la distintividad del signo.
27. El concepto de distintividad se soporta en la capacidad que tiene el signo de
diferenciarse de otros en el mercado, así como su facultad para distinguir
productos y servicios. El lema comercial además de ser el complemento de una
marca, debe cumplir con los tres requisitos mencionados bajo los parámetros
establecidos en la presente providencia.
B. PALABRAS DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVAS EN LA FORMACIÓN DE
LEMAS COMERCIALES. LAS EXPRESIONES LAUDATORIAS.
28. Toda vez que, el 10 de marzo de 2011, la Dirección de Signos Distintivos del
INDECOPI, mediante la Resolución No. 3946-2011/DSD-INDECOPI, resolvió
denegar de oficio el registro solicitado, es necesario argumentar que al conformar
un lema comercial su creador puede valerse de toda clase de elementos como:
palabras, expresiones, que individualmente considerados pueden estimarse como
descriptivos, genéricos o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de
monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
29. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, dispone:
“No podrán registrarse como marcas los signos que
g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una
designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el
lenguaje corriente o en la usanza del país”.
30. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados
exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso
común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente
distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
31. En este último caso, el titular de dicho signo no puede impedir que las
expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto
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quiere decir al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de
elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que
individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso
común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por
persona alguna.
32. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes
características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones,
ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
33. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es?
En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo
uso justamente de la denominación considerada descriptiva.
34. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios
puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que,
el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o
servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.
35. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, dispone:
“No podrán registrarse como marcas los signos que
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir
en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el
valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos,
características o informaciones de los productos o de los servicios
para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las
expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.
36. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o
indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o
más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que
formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo
con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la
utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.
37. Sobre los signos descriptivos soportados en frases laudatorias, el Tribunal ha
expresado lo siguiente:
“El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad
de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de
marcas, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad,
el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros
datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios,
puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el
signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. La
descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre
éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar.
Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o
servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.
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Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias
referidas a esos productos o servicios. Se entiende por expresión laudatoria
aquella que alaba, enaltece, exalta, etc. las características de los productos o
de los servicios que va a distinguir un signo. A manera didáctica, se hace
referencia a que este tema se enlaza con la posibilidad de una publicidad
excluyente, en el sentido de que el anunciante resalta su posición de
preeminencia y preferencia en el mercado sin hacer ninguna referencia o
comparación con otros competidores” (Interpretación Prejudicial de 30 de
abril de 2014, expedida en el marco del proceso 02-IP-2014).
38. Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase
determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por
ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de
restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en
cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión
competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se
podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase
afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy
importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la
información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se
apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda
ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente
relacionados.
39. El Juez Consultante debe determinar si el lema comercial “EL PERÚ
NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR”, es de
uso común y/o descriptiva en la Clase 6 de la Clasificación Internacional de
Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo
expresado en la presente providencia. Si no es así, debe determinar si la
palabra cemento es de uso común en la mencionada clase, y si no obstante
ello el conjunto del lema comercial solicitado es distintivo.
C. LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SOBREVENIDA (SECONDARY MEANING).
40. La sociedad UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A., argumentó que en el
presente caso se configura la figura del Secondary Meaning. El INDECOPI
sostuvo que el signo solicitado carece de distintividad y capacidad publicitaria, por
lo que no se puede aplicar la figura del Secondary Meaning.
41. Para abordar el tema planteado, se reitera lo expresado por el Tribunal en la
Interpretación de 6 de junio de 2007, expedida dentro del proceso 54-IP-2007,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1531, de 17 de
agosto de 2007:
“En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal
requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado. La Decisión 486 en
el último párrafo de su artículo 135, consagra esta figura”.
La norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para que opere la
figura estudiada, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el Juez o la Oficina
Nacional Competente:
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1. Momento a partir del cual opera el fenómeno de la distintividad adquirida.
Si bien el sentido del último párrafo del artículo 135 establece el fenómeno de la
“distintividad sobrevenida” para antes de la solicitud del registro del signo, dicho
artículo debe analizarse o extenderse bajo el entendido de que la distintividad
sobrevenida se puede dar después de la solicitud del registro del signo y,
obviamente, después del registro mismo.
Esta interpretación extensiva obedece a que el régimen comunitario sobre
protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de
la protección al esfuerzo empresarial2 y, en consecuencia, propugna por una sana
competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del
prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro,
o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo,
un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el
consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga
protección a su esfuerzo y actividad empresarial. En consecuencia, se evita que
su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de
que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma
comunitaria.
Por lo anterior, uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad
adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para
registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad.
Se advierte que el Tribunal de Justicia, en anteriores interpretaciones, ha
abordado el tema teniendo en cuenta la operatividad de dicha figura antes de la
solicitud de registro, pero igual ha ilustrado sobre sus características básicas.
En efecto, en la Interpretación Prejudicial 92-IP-2004, reiterada en
Interpretación Prejudicial 195-IP-2005, el Tribunal ha señalado lo siguiente:
la
“Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto
constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del
derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en
relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia
de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así se
desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un
signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab
initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en
un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro,
o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País
Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud
distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En
la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede
2
Sobre el tema el profesor Otamendi ha señalado lo siguiente:
“Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela. Podrá hacerlo si
sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca. Sin
marcas esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos.
Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La
competencia, sin ella, se verá seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de las marcas
pudieran realizar desde sus propios locales. Las marcas permiten que los productos se encuentren en los
lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público.”
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llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una
marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de
adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’
(significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio
de la marca’. (BERCOVITZ, Alberto; “Apuntes de Derecho Mercantil”,
Editorial Aranzadi S.A., Navarra-España, 2003, p. 471).” (Proceso 92IP-2004. Interpretación Prejudicial de 1 de septiembre de 2004,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1121, de 28
de setiembre de 2004).
2. Signos sobre los que recae la distintividad adquirida.
La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido
que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico,
descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado
adquiere dicha distintividad, es registrable aún si la adquirió después de la solicitud
de registro; y no sería anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después
de tal registro.
El Juez Nacional o la Oficina de Registro de Marcas, para que opere la figura de la
distintividad sobrevenida debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y
efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la
distintividad del signo.
3. De la prueba del uso constante, real y efectivo en el mercado.
Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que por
efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido
distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara.
El Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, al momento de
decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe
prestar gran atención a tal circunstancia, sobre la base del recaudo de pruebas
dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal
por su uso constante.
Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante, siendo este el uso
ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se
entienda usada, dicho uso debe ser real y efectivo en el mercado.
El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa
comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 1003, en la Decisión 313 en el artículo
994, en la Decisión 344 en el artículo 1105 y en la Decisión 486 en el artículo 1666.
3
Decisión 311, artículo 100.- “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o
servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo
esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la
exportación desde cualquiera de los Países Miembros.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o
elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni
disminuirá la protección que corresponda a la marca”.
4
Decisión 313, Artículo 99.- “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o
servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo
esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
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El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta al
problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen
algunos parámetros en relación con las cantidades de productos y servicios
comercializados, los cuales se deben tener en cuenta para determinar si una marca
efectiva y realmente ha sido usada o no:
a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que
normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este
punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades
de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y
efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez
Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de
conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no
demuestran el uso real de la marca.
b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que
normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su
comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener
en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo
mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en
cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en
tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.
En relación con estos parámetros cuantitativos, el Tribunal ha manifestado:
“Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no
establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de
bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la
doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas
en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e
inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del
uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos
absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que
También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la
exportación desde cualquiera de los Países Miembros.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o
elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni
disminuirá la protección que corresponda a la marca”.
5
Decisión 344, artículo 110.- “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o
servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo
esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la
exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o
elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni
disminuirá la protección que corresponda a la marca”.
6
Decisión 486, artículo 166.- “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o
servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo
esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados
desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o
elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni
disminuirá la protección que corresponda a la marca”.
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se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así,
si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser
suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se
han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y
elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel
comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real
de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se
hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la
denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se
desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión
313 y 110 de la Decisión 344. (Proceso 17-IP-95. Interpretación
Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996) (lo
subrayado es nuestro).
42. En el presente caso el lema comercial “EL PERÚ NECESITA CEMENTO,
NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR”, pretende distinguir productos de la
clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, el Juez deberá
determinar si se trata de productos de consumo masivo o especializados y analizar
las pruebas en consecuencia.
43. En el supuesto que el Juez considere que se trata de productos de naturaleza
masiva se ha de considerar el elemento temporal del uso constante en el
mercado, a lo que este Tribunal en el Proceso 105-IP-2014, ha expresado:
“Por constante se debe entender un uso persistente y durable en el tiempo y
continuamente reiterado con firmeza y perseverancia.
Sin embargo, cabe precisar que el elemento temporal para determinar la existencia
del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos,
sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las
características de la empresa que utiliza la marca.
Por un lado, cuando se trate de productos de consumo masivo, el elemento
temporal debe constar de manera fehaciente, tomando en cuenta la naturaleza de
los productos, por lo que se debe demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la
marca durante los tres años. Por otro lado, cuando se trate de productos
suntuarios o especializados tales como los bienes de capital, podría ser suficiente
demostrar que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza,
complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel
comercial, tomando en cuenta la naturaleza especializada de dichos productos”.
“4. Determinación de si el uso real y efectivo del signo no distintivo lo ha
convertido en un signo con aptitud distintiva. 7
7
A título ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4 de mayo de 1994, caso Chiemsee, del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas. En este caso, el Tribunal al analizar el artículo 3, apartado 3, de la
Directiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobre la determinación del fenómeno de la “distintividad
sobrevenida”, a saber:
(…)
“Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la
autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha
pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una precedencia empresarial
determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.
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Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca en el mercado, el
Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro
problema: determinar si ese uso constante, real y efectivo del signo inicialmente
no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva.
Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca
que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios
de otros. Lo que debe determinar la Autoridad Nacional Competente es si el uso
constante del signo no distintivo permite que el público consumidor distinga los
productos o servicios designados con el mismo, de otros productos o servicios
que tengan otro origen empresarial. Para esto debe analizar en conjunto las
pruebas presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores
correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y
constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo
y, en consecuencia, como determinante de su origen empresarial”.
44. El Tribunal advierte que en este espacio sí se puede indagar sobre el nivel de
implantación del signo en el público consumidor y su nivel de diferenciación.
D. AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE REGISTRO DE MARCAS.
45. Como quiera que en el proceso interno se citan anteriores resoluciones
administrativas, se tratará el tema propuesto.
46. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema de la autonomía de la oficina de
registro de marcas. Se reitera lo expresado por la Tribunal en la Interpretación
Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP2013:
“El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se
encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas
Competentes en cada País Miembro.
Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de
otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones.
En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:
“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan
son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las
ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la
oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna
manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro
de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los
Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una significativa fracción de los sectores
interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad
debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se
cumple.
El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter
distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones
previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar
su decisión.” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 4 de mayo de 1999.
Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97).
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signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de
registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas
Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si
se ha obtenido un registro de una marca en determinado País Miembro
esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro
de marca en los otros Países. O bien, si el registro de marca ha sido
negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los
demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobe la base del
derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el
registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto
de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553,
de 15 de octubre de 2007. MARCA: “MONARC-M”).
En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el
procedimiento de registro de una marca, e instaura en cabeza de las Oficinas
Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de
registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la
siguiente manera:
“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales8 ha abordado el
tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos
pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las
características de este examen:
1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional
Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren
presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.
2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional
Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe
revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión
486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna
de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136
de la misma norma.
3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros,
la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá
revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de
irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe
determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de
asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de
diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”).
Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad
debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la
marca. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto
8
Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7
de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005,
proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida
dentro del proceso 167-IP-2005.
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dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la
que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo
mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de
los actos.
Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y
motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas
por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la
propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad
analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para
registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el
procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos
idénticos o similares.
Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina
Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación
de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más
adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier
evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el
criterio adelantado”9.
No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su
actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones,
sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de
registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los
aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la
actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma
comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad
de los actos administrativos emitidos”.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO:
Los requisitos de registrabilidad para los lemas comerciales, tal y como
anteriormente se especificaron, son la distintividad, la perceptibilidad y la
susceptibilidad de representación gráfica, con las características y
connotaciones conceptuales presentadas en la presente providencia. Es
así que elementos como el nivel de implantación en el público
consumidor, el nivel de creatividad o el nivel de implementación y
reconocimiento por parte del público consumidor no son parámetros para
analizar la distintividad del signo.
El concepto de distintividad se soporta en la capacidad que tiene el signo
de diferenciarse de otros en el mercado, así como su facultad para
distinguir productos y servicios. El lema comercial además de ser el
9
Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.
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complemento de una marca,
anteriormente mencionados.
debe cumplir con los tres requisitos
SEGUNDO:
El juez consultante debe determinar si el lema comercial “EL PERÚ
NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR”, es de
uso común y/o descriptivo en la clase 6 de la Clasificación Internacional
de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad
con lo expresado en la presente providencia. Si no es así, debe
determinar si la palabra cemento es de uso común en la mencionada
clase, y si no obstante ello el conjunto del lema comercial solicitado es
distintivo.
TERCERO:
En el presente caso el lema comercial “EL PERÚ NECESITA CEMENTO,
NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR”, pretende distinguir productos
de la clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, el Juez
deberá determinar si se trata de productos de consumo masivo o
especializados y analizar las pruebas en consecuencia.
Una vez probado el uso constante, real y efectivo del lema comercial en
el mercado, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se
enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante, real y
efectivo del signo inicialmente no distintivo lo ha convertido en un signo
con aptitud distintiva.
Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y
extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos
productos o servicios de otros. Lo que debe determinar la Autoridad
Nacional Competente es si el uso constante del signo no distintivo
permite que el público consumidor distinga los productos o servicios
designados con el mismo, de otros productos o servicios que tengan otro
origen empresarial. Para esto debe analizar en conjunto las pruebas
presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores
correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva
y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio
respectivo y, en consecuencia, como determinante de su origen
empresarial.
El Tribunal advierte que en este espacio sí se puede indagar sobre el
nivel de implantación del signo en el público consumidor y su nivel de
diferenciación.
CUARTO:
El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de
Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con
lo expuesto en esta interpretación prejudicial.
Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones
emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus
propias decisiones.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad
Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo,
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deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del
artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal,
firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en
su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Gustavo García Brito
SECRETARIO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 201-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional
y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.
Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g), 224 y 228
de la misma Decisión. Marca: NEW GOLDEN STAR y logotipo. Demandante: PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A. Proceso interno 9064-2013.
Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de
Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil quince.
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VISTOS:
El 24 de octubre de 2014, se recibió en este Tribunal, vía courier, la solicitud de
interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, sobre la
interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 9064-2013.
El auto de 26 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite
la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del
Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del
Estatuto; y,
A. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar
como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
Partes en el proceso interno.
Demandante:
Demandado:
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual de la República del
Perú, INDECOPI.
Tercero interesado: Eva Janet Espinoza Decol.
Hechos.
1.
El 24 de mayo de 2005, Eva Janet Espinoza Decol solicitó el registro como marca del
signo NEW GOLDEN STAR y logotipo para distinguir productos de la Clase 341 de la
Clasificación Internacional de Niza.
2.
Publicado el registro en la Gaceta de Propiedad Industrial, el 6 de julio de 2005, York
International Industries, Inc. formuló oposición al registro del signo solicitado señalando
ser el titular de las marcas GOLDEN BEACH, GOLDEN BEACH MENTHOL y etiqueta y
GOLDEN BEACH LIGHTS y etiqueta, para identificar productos comprendidos en la
Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.
3.
El 21 de julio de 2005, Philip Morris Products S.A. formuló oposición al registro del signo
solicitado, manifestando ser titular de la marca MARLBOLO y diseño de empaque de
cigarrillos, signo que distingue productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional
de Niza.
4.
Por Resolución 021805-2007/OSD-INDECOPI, de 11 de diciembre de 2007, la Oficina de
Signos Distintivos resolvió: (i) improcedente la oposición formulada por York Internacional
Industries, Inc; (ii) infundada la oposición formulada por Philip Morris S.A.; y (iii) conceder
el registro de la marca solicitada.
5.
El 7 de enero de 2008, Philip Morris Products S.A. interpuso recurso de apelación.
6.
Por Resolución 1452-2009/TPI-INDECOPI de 8 de junio de 2009, el Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó
la Resolución impugnada.
1
Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
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7.
El 10 de septiembre de 2009, Philip Morris Products S.A. interpuso demanda contenciosa
administrativa.
8.
El 21 de octubre de 2009, el INDECOPI dio contestación a la demanda.
9.
Por Sentencia de Primera Instancia, resolución número veintitrés de 31 de de enero de
2012 la Cuarta Sala Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima
declaró infundada demanda contenciosa administrativa.
10.
El 26 de marzo de 2012, Philip Morris Products S.A. interpuso recurso de apelación.
11.
El recurso de apelación fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República del Perú, que por Resolución de quince de noviembre de 2012,
confirmó la sentencia apelada.
12.
El 6 de noviembre de 2013, Philip Morris Products S.A. interpuso recurso de casación.
13.
La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia
de la República del Perú, por proveído de 5 de agosto de 2014, dispuso remitir solicitud al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin realizar la interpretación prejudicial
correspondiente.
Argumentos de la demanda.
14.
Philip Morris Products S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que:
15.
Es un hecho no controvertido que la marca “MARLBORO” y etiqueta goza de la calidad
no sólo de marca notoria, sino también de marca renombrada o marca de alta reputación.
Asimismo, señaló que existía jurisprudencia.
16.
Una simple comparación entre los signos en controversia, deja en evidencia que permitir
el registro de la marca cuestionada, puede introducir en el mercado un producto que
genere confusión entre los consumidores.
17.
La marca solicitada incluye en su diseño muchos elementos similares a la marca opuesta;
entre otros, la utilización de colores iguales o similares, diseños de empaques o cajetillas
en forma triangular y posiciones similares de elementos del signo.
18.
Asimismo, existiría un riesgo de asociación entre los signos en controversia.
19.
Los signos solicitados están destinados a identificar los mismos productos de la Clase 34
de la Clasificación Internacional de Niza.
Argumentos de la contestación a la demanda.
20.
El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:
21.
En cumplimiento con lo establecido por el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, el
Tribunal del INDECOPI estableció expresamente las razones por las cuales consideraba
que el signo NEW GOLDEN STAR y logotipo no constituía una reproducción, imitación,
traducción, transliteración o trascripción de la marca notoria MALBORO y logotipo.
22.
El Tribunal llegó a determinar que las denominaciones que conforman los signos
confrontados no presentan punto alguno de coincidencia; asimismo, con relación al
aspecto gráfico y cromático, si bien los signos confrontados comparten el diseño de una
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figura geométrica que da la apariencia de un triángulo, dicho diseño es frecuentemente
utilizado en la Clase 34. Por otra parte, que el diseño de un escudo que se aprecia sobre
la denominación no es una característica gráfica exclusiva de la marca MARLBORO sino
que se encuentra presente en diversas marcas registradas y obedece a una tendencia
publicitaria del mercado.
23.
Ninguna jurisprudencia de las mencionadas por la demandante, constituye un precedente
de observancia obligatoria, por tanto, no resulta vinculante para el análisis de
registrabilidad cuestionado.
Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.
24.
No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del
tercero interesado señora Eva Janet Espinoza Decol.
Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia.
25.
La Sentencia de Primera Instancia, que declaró infundada la demanda, se fundamentó
en que:
26.
“(…) respecto a la identidad gráfica y figurativa de los signos que señala, en ambos casos
de la marca registrada y de la marca solicitada, se debe tener en cuenta que si bien es
cierto que ambas figuras muestran una forma triangular obvia que parte el diseño en dos
secciones, y que dicha característica será puesta en evidencia y recordada por los
usuarios; se debe tener presente que dado el público al cual va dirigido, los
consumidores habituales de la marca de la empresa demandante (Marlboro) podrán
diferenciar la marca de su preferencia sin riesgo de confusión”.
27.
“(…) se advierte que la marca de la accionante y de la comparación con la marca
solicitada no tienen ningún riesgo de confusión que pueda inducir al público consumidor
en alguna confusión respecto de una marca con la otra, siendo que la marca solicitada no
se encuentra incursa en la prohibición de registro, señalada en el artículo 136 literal a) de
la Decisión 486; al cumplir el citado signo con ser lo suficientemente distintivo y
susceptible de representación gráfica para poder diferenciarse con la marca de la
empresa demandante, encontrándose asimismo fuera de las prohibiciones de registro
reguladas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 ”.
28.
“(…) la comparación entre la marca de la empresa demandante y la de la demandada no
presentan riesgo de confusión alguno, estando a las diferencias fonéticas (Marlboro y
New Golden Star); y a las diferencias gráficas (presentadas por la figura de triángulo
invertido o no y el escudo, son cotidianamente utilizados en este tipo de productos tal
como se aprecia en autos, siendo por tanto inconfundible; no encontrándose incurso en la
prohibición de registro la cual está establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión
486”.
Argumentos del recurso de apelación.
29.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., presenta recurso de apelación en los siguientes
términos:
30.
El órgano jurisdiccional no ha tenido en consideración, no sólo la calidad de notaria de la
marca, sino también de marca renombrada o marca de alta reputación por lo que su
protección es mayor a la que la legislación otorga a las marcas comunes.
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31.
“(…) no es lo mismo determinar la existencia de confusión entre dos marcas comunes,
que determinar la existencia de confusión entre una marca notoria y una marca común”.
32.
El noveno considerando de la sentencia al señalar que no se justifica hacer un examen
respecto al riesgo de confusión, aprovechamiento injusto del prestigio, y dilución de la
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, con respecto del signo
solicitado vulnera el derecho de tutela efectiva.
33.
No se ha tenido en consideración, asimismo, la protección que el INDECOPI a través de
su jurisprudencia, ha establecido para los signos de su titularidad.
34.
Finalmente, reiteró los argumentos destinados a sustentar el riesgo de confusión y de
asociación del signo solicitado con respecto de la marca de su titularidad.
Argumentos de la contestación a la apelación.
35.
No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.
Argumentos de la Sentencia de Segunda Instancia.
36.
La Sentencia de Segunda Instancia, que confirmó la Sentencia de Primera Instancia, se
fundamenta en que:
37.
Si bien se ha demostrado que la marca MARLBORO es notoria, también es cierto, que no
se ha demostrado que el signo NEW GOLDEN STAR constituye una reproducción,
imitación, traducción, transcripción, transliteración de la marca MARLBORO, dado que el
signo solicitado no reproduce en forma idéntica a la marca, ni tienen la misma impresión
fonética, ni expresa la misma denominación de ésta; siendo ello que no se encontraría
incursa en la prohibición del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.
38.
“(…) el hecho que ambos [signos] distingan los mismos productos, no implica que exista
riesgo de confusión ya que para determinar tal riesgo se debe comparar no solo si ambos
signos distinguen la misma clase de productos, sino, también se debe analizar si desde el
aspecto gráfico, fonético y conceptual se asemejan o no”.
39.
“(…) del examen de los signos en conflicto, se tiene que desde el aspecto fonético y
gráfico ambos signos difieren entre sí, pues las marcas del apelante están constituidas
por las palabras MARLBORO en letras características y las etiquetas tienen una figura de
un triángulo y escudo conforme se ha detallado anteriormente, con colores rojo, blanco y
oro (…), y negó, mientras que el signo solicitado está constituido por la denominación
NEW GOLDEN STAR y su etiqueta presenta un triángulo invertido con colores blanco y
dorado y un escudo con una estrella al centro; lo cual hace que el signo solicitado difiera
de las marcas registradas, tanto en su aspecto gráfico como en su pronunciación (…),
dificultando así la posibilidad de un riesgo de confusión”.
40.
Concluyó señalando el Colegiado que el signo solicitado no se encuentra incurso en la
prohibición prevista en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.
Argumentos del recurso de casación.
41.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presenta recurso de casación argumentando:
42.
Como primera infracción normativa, denuncia la afectación al debido proceso, ya que la
Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, no cumplió con solicitar la interpretación
prejudicial correspondiente.
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43.
Como segunda infracción normativa, denuncia violación a las normas que garantizan el
deber de motivación de las resoluciones judiciales.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:
44.
Que, el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal
c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
45.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación
uniforme en el territorio de los Países Miembros;
46.
Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:
-
2
Solicitado: 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina2.
De oficio: 134 literales a), b) y g), 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina3.
“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que
sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de
causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario”.
3
“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos
susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos;
(…)
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
(…)
Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido
como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o
el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
(…) GACETA OFICIAL
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C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:
1. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar
la interpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificación de última instancia
ordinaria.
2. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos.
Riesgo de confusión o de asociación.
Similitud gráfica, fonética e ideológica.
Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.
3. Clases de marcas. Comparación entre signos mixtos.
4. Elementos gráficos de uso común en la conformación de signos.
5. Signos distintivos notoriamente conocidos, su protección y su prueba. Riesgos
en el mercado.
6. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus Resoluciones.
Debida motivación de las Resoluciones.
1. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar
la interpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificación de última instancia
ordinaria.
47.
La sociedad demandante PHILIP MORRIS PRODUCTS, en su escrito de casación como
primera infracción normativa, denuncia la afectación al debido proceso, ya que la Sala
Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración
entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País
Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País
Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País
Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los
productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya
notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se
pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo
en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular
del signo en el País Miembro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el
País Miembro o en el extranjero”.
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Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, no cumplió
con solicitar la interpretación prejudicial correspondiente.
48.
Por lo tanto, el Tribunal se referirá al tema citando la interpretación prejudicial 149-IP2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. Nº. 2069 de 5 de julio de 2002,
marca: PRADAXA (denominativa), donde se determinaron las características de la figura
de la interpretación prejudicial, se establecieron los efectos de no solicitar la
interpretación prejudicial obligatoria, y se refirió a la calificación de la última instancia
ordinaria por parte de la República del Perú.
49.
En dicha oportunidad, el Tribunal estableció lo siguiente:
“(…)
1.
Instrumentos básicos del sistema.
El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el
comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos:
-
Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia
ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional
no suspende el proceso.
Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de
instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo
el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra
conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia. En últimas, es
la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su
competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme.
- Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la
obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender
el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta
obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está
salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos
que definen en última instancia los litigios.
Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado:
“Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma
comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el
significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico;
tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación
comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y
diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma
Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida
en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena Nº 1050, de 6 de abril de 2004. MARCA: “EL MOLINO”).
2.
Características de la figura de la interpretación prejudicial.
La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características:
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Facultativa
Solicitud facultativa: El juez de instancia no
está obligado a solicitarla.
Obligatoria
Solicitud obligatoria: El juez de única o
última instancia ordinaria está obligado a
solicitarla.
Su aplicación es obligatoria: si bien el juez
de instancia no está obligado a solicitarla, una
vez requerida y expedida sí tiene el deber de
acatarla al resolver el caso concreto.
Su aplicación es obligatoria: Una vez
expedida la interpretación prejudicial debe ser
acatada para resolver el caso concreto.
Es una herramienta directa: el juez de
instancia puede acudir directamente ante el
Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud
mediante otra autoridad o instancia. No es
necesario que se haga por medio de un
exhorto o cualquier otra forma para recaudar
información en el exterior; se puede requerir
con un simple oficio dirigido al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.
Es una herramienta directa: el juez de última
instancia ordinaria puede acudir directamente
al Tribunal sin necesidad de tramitar la
solicitud mediante otra autoridad o instancia.
No es necesario que se haga por medio de un
exhorto o cualquier otra forma para recaudar
información en el exterior; se puede requerir
con un simple oficio dirigido al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.
No es una prueba. En el proceso no tiene
carácter probatorio. Su naturaleza es de un
incidente procesal, pero en el caso de solicitud
facultativa no suspende el proceso. La nota
informativa sobre el planteamiento de la
solicitud de interpretación prejudicial por los
Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5
establece lo siguiente:
No es una prueba. En el proceso no tiene
carácter probatorio. Su naturaleza es de un
incidente procesal. Suspende el proceso.
“La interpretación prejudicial no es ni puede
asimilarse a una prueba, tampoco es la simple
absolución de un cuestionario, ni está llamada
a constituirse en un informe de expertos o en
una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su
naturaleza es la de un incidente procesal, de
carácter no contencioso”.
Se puede solicitar en cualquier momento
antes de emitir sentencia, pero su solicitud
“no” suspende el proceso. Si llegare el
momento de dictar sentencia y no se hubiere
recibido la interpretación prejudicial, el juez
nacional debe resolver el asunto.
De conformidad con lo anterior, es
recomendable que el juez solicite la
interpretación prejudicial en un momento
procesal relativamente alejado de la sentencia.
De todas maneras, debe tener en cuenta que
para hacer la consulta debe contar con todos
elementos de juicio para resumir el marco
fáctico y jurídico del litigio, así como para
realizar algunas preguntas de carácter
interpretativo al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina
Se puede solicitar en cualquier momento
antes de emitir sentencia y su solicitud
suspende el proceso. Hasta tanto el juez
nacional no reciba la interpretación prejudicial
el proceso debe quedar suspendido.
Aunque la interpretación prejudicial se puede
solicitar
en
cualquier
momento,
es
recomendable que se haga cuando el juez
tenga todos los elementos de juicio para
resumir el marco fáctico y jurídico del litigio,
así como para realizar algunas preguntas de
carácter interpretativo al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina.
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Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente:
“(…)
La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia
ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en
este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez
Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su
interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél.
Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo
proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento
Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de
un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida
de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su
obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación.
Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre
razones justificadas para hacerlo”. (Proceso 03-IP-93).
En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el
incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental
del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que
dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de
amparo4, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso
son de orden público y de ineludible cumplimiento.
Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho
comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin
que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción,
generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.
En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de
interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e
indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede
decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las
normas comunitarias”. Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la
normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo
incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso5.
4
5
Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de
Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte
Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la
sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de
interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas
contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y
Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de
la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal
de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación
por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que
absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta. En el caso de España,
mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de
Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de
Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como
verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho
comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas
Comunidades es obligatoria.
Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por
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Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez
de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es
obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de
las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento
Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser
perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es
regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este
Tribunal.
Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de
incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las
obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha
visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando
actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por
cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el
incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado. La
sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el
particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios
que corresponda.
(…)”6
3.
Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la
interpretación prejudicial obligatoria.
Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la
interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos:
-
El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría
General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la
acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al
no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o
última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en
consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente
demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los
artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la
Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces
peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de
incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la
Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y
Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General
de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003.
6
el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida
sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo. (…) Contra
una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado
cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de
cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de
una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En
ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar
interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de
Creación del TJCA”. Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143.
Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso106-IP-2009. Esta posición ha
sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01IP-2010.
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-
La sentencia dictada adolecería de nulidad. Tal como se mencionó anteriormente,
el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la
aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a
formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática.
Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte
integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es
importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para
alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras
procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única
o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la
nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas:
recursos extraordinarios de revisión, casación, etc.
-
La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso.
Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones
constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc.
-
De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este
incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el
efecto, las figuras procesales nacionales.
4.
La calificación de última instancia ordinaria. El caso peruano.
Teniendo en cuenta, que la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú
constantemente envía solicitudes de interpretación prejudicial en procesos de casación,
el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la
interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.
Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria se
debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la
finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria
andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa
subregional en un mismo sentido. En consecuencia, sería incoherente para el sistema
que existiera un vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme. El esquema
comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para
logar la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos
extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla
general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no
pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no
están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no
es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación
prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de
cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina.
Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe
garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la
doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor
jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de
apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de
instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de
apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para
revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de
sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de
revisión, con las características básicas anteriormente anotadas.
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A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de
una gran carga técnico- jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene
como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y
salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado
que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última
instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación
uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste
concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos. Los recursos
extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales.
Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o
analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del
mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la
que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que
consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es
ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado
con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de
casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el
juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.
Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las
características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso
extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última
instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?
Se presentarían dos hipótesis:
-
Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la
última o única instancia.
En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta
prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con
lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas
acciones:
-
-
Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió
solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva
sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.
-
Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una
sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si
fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma
la sentencia.
Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en
última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas
comunitarias.
Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar
normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración judicial en el
ámbito andino y de las características del sistema comunitario, su actuación sería la
de un verdadero juez comunitario andino; es decir, si bien es un juez nacional,
cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho
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juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta
circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento
comunitario andino y, para logar esto, se encuentra investido de todas las
prerrogativas para lograr dicho objetivo. El Tribunal de Justicia en una sentencia
recién decantó está idea de la siguiente manera:
“(…)
El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de
Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico
Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía, efecto
directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en
colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta
aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional. Son ciertamente
jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional
tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico
comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una norma a determinado caso
concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial
dentro del escenario jurídico subregional, aplicando, balanceando y armonizando
la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre
temas específicos reglados por la misma (…)”. (Sentencia expedida el 26 de
agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1985, de 11 de octubre de 2011).
En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Derecho Constitucional
y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú,
debe actuar como juez comunitario andino y, en efecto, desempeñarse como el
garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del
ordenamiento subregional, lo que implica, por supuesto básico, su correcta y
uniforme aplicación.
En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las
circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales
de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que
implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la
correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los
operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera
adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya
esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar
el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar
si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación
prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un
recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es
esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración
subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no
cuente con este requisito toral.
También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe
consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la
interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas
por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se
realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto,
interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se
cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el
juez comunitario.
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Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión
mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar
alguna de las siguientes acciones:
-
Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió
solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva
sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.
Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia
sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o
última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. (149-IP-2011, de 10
de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. Nº. 2069 de 5 de julio de 2002, marca:
PRADAXA (denominativa).
50.
En cuanto a los efectos, el Tribunal continúa diciendo:
5.
“Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial.
La obligación del juez consultante de adoptar la interpretación prejudicial
emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Los efectos del no
acatamiento.
Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:
-
Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que
está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el
juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros
asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma
comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia,
ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos. De
todas formas, como se trata de generar la misma interpretación para todos los
operadores jurídicos comunitarios, el Tribunal ha adoptado en este aspecto un
sistema fuente de precedentes, donde la variación de las líneas jurisprudenciales
se da en casos excepcionales y especiales. En este sentido, es perfectamente
viable que las interpretaciones del Tribunal sirvan de parámetro no sólo para los
jueces sino para cualquier operador jurídico en la subregión andina cuando en su
campo de acción tengan que aplicar normativa andina.
-
El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial.
(artículos 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina y 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).
El juez consultante debe aplicar en su sentencia la interpretación prejudicial
expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Aún en el caso de
una solicitud de interpretación facultativa, el juez consultante tiene la obligación de
adoptarla al resolver el caso particular.
Aplicar o adoptar la interpretación prejudicial no significa simplemente hacer una
relación de la misma en la sentencia, sino que el juez consultante la tome como el
parámetro interpretativo de la normativa comunitaria aplicable al caso concreto.
Por tal motivo el juez consultante debe hacer lo siguiente:
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-
Acatar de manera integral la Interpretación Prejudicial. No se puede utilizar la
Interpretación Prejudicial de manera fragmentaria, es decir, únicamente sobre
algunas partes de la misma. La obligación de acatarla es en relación con todo
su contenido. Se aclara que las conclusiones contenidas en la mencionada
providencia son el reflejo de la parte considerativa de la misma y, por lo tanto,
el juez consultante debe llenar de contenido dichas conclusiones con la parte
motiva de la Interpretación.
-
Acatar la Interpretación Prejudicial de conformidad con el sentido de la misma.
El juez consultante no puede hacer una interpretación de la interpretación
prejudicial, o usar fragmentos aislados para validar una posición contraria a la
que realmente contiene la providencia. Si el juez consultante encontrara partes
oscuras o ambiguas en el texto de la providencia, puede solicitarle al Tribunal
la respectiva aclaración mediante un escrito en ese sentido.
Ahora bien, si el juez consultante incumple la obligación de acatar la
Interpretación Prejudicial de conformidad con anteriormente expresado, se
generan los siguientes efectos:
-
El País Miembro podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría
General de la Comunidad Andina, y posteriormente demandado en el marco
de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina). Al no adoptar la interpretación prejudicial, el juez consultante estaría
vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando
que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la
acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
-
La sentencia dictada adolecería de nulidad. La normativa comunitaria que
consagra la obligación que tiene el juez consultante de acatar la
Interpretación Prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el
efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la
normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su
incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte
integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es
importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para
alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las
figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el
juez consultante no hubiera aplicado la interpretación prejudicial, podrá alegar
la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales
internas: si es una sentencia de instancia se podrían esgrimir recursos
ordinarios de conformidad con la normativa procesal interna; y si es una
sentencia de última o única instancia se podrían esgrimir recursos
extraordinarios de conformidad con la normativa procesal interna: de revisión,
casación, etc.
-
La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido
proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría
entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de
protección, etc. No acatar la Interpretación Prejudicial tiene como efecto que
no se ha seguido el procedimiento adecuado.
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-
-
De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por
este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado,
utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.
Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría
General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicación
uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países
Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la
labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial.
(Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
primer párrafo).
Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional
que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la
decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control
mencionado anteriormente”. (Proceso 83-IP-2013 de 21 de agosto de 2013, marca:
SYSTALAN denominativa).
2. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o de
asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el
cotejo de signos distintivos.
51.
Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de
confusión o asociación entre el signo solicitado NEW GOLDEN STAR (mixto) por la
señora JANET ESPINOZA DECOL y la marca sobre la base de la cual se presentó la
oposición y la demanda contencioso administrativa MARLBORO y diseño de empaque de
cigarrillos registrada a favor de la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
52.
Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan,
fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto
en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que,
en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente
cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro
o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto
de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
53.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina
tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de
asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de
riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.
54.
Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto
piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto
tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie
las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el
productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación
económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto
de 2008, marca: SHERATON).
55.
En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para
registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo
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de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos
o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que
el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a
diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación,
toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases
puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de
asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.
56.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de
claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los
consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.
(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004,
marca: DIUSED JEANS).
57.
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el
mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo
que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios
que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o
semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo
previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario
relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
58.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe
identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los
productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores
o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate,
independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.
59.
Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar
al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una
de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa
y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los
signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e
identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también
semejanza entre éstos.
60.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple
semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos
comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por
tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos
encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002,
publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).
61.
El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación
corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con
base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de
precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
62.
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o
servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del
surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base
de la actividad ajena.
63.
Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes
criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los
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aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión
auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el
consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una
perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o
marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a
relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor,
en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se
atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa
o gráfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de
2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de
marzo de 1998, marca: DERMALEX).
64.
En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la
similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de
similitud:
65.
La similitud gráfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a
compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus
raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.
66.
La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la
sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben
tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los
consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su
estructura gráfica y fonética.
67.
La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea,
que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando
los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría
impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.
68.
A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta
confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios
elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han
sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los
siguientes:
1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es
decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de
ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que
“debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones
comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos.
Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).
2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma
sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos
confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el
análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o
usuario común.
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3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan
entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los
elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los
elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor
presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios
identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas
de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
69.
En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos
en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no
de similitud o identidad.
3.
70.
Clases de marcas. Comparación entre signos mixtos.
El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que los signos confrontados son
mixtos. También, se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta del signo
solicitado a registro.
Signos mixtos.
71.
Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos,
deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene
mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se
ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta
suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva
propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que
en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su
tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento
gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos,
que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado
en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).
72.
En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que
fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…)
suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa
dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y
que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los
consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”,
Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 237 a 239).
73.
En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de
registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos
compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y
distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro
tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo
de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que
conduzca a identificar el origen empresarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la
G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”).
74.
Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será
registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo
doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos
vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.
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75.
76.
Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos
elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar
el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En
el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el
denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en
ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de
hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que
evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el
denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos
denominativos, los cuales se describen a continuación:
En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal
ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los
elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en
cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en
pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia
diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función.
Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente
que:
1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de
las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.
2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de
las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia
decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la
dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión
que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y
determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar
en los consumidores.
77.
El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su
caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la
jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
78.
Finalmente, cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro,
entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión
dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber
elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los
productos a cubrirse sean los mismos o que tengan conexión competitiva. Al cotejar dos
marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la
comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los
signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
79.
Por lo tanto, el juez consultante deberá aplicar los criterios expuestos al momento de
valorar los signos mixtos en conflicto.
4.
Elementos gráficos de uso común en la conformación de signos.
80.
El INDECOPI y las sentencias de Primera y Segunda instancia manifiestan que el signo
opositor basa su oposición en un elemento gráfico de uso común, en la Clase 34 de la
Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto el Tribunal interpretará el tema.
81.
El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase
de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones, gráficos, colores, etc. de uso común,
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los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo
que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en
combinación de otros elementos en el diseño de signos.
82.
Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en
cuenta, en el caso concreto, los gráficos y los colores de uso general o común, a efectos
de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de
las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se
enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de los gráficos o
colores de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el
signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto del signo.
83.
La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas,
descarta que elementos gráficos de uso común, necesarios o usuales que pertenecen al
dominio público, puedan ser utilizados únicamente por el titular del signo, porque al ser esos
gráficos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo
constituirá el monopolio del uso de gráficos necesarias en beneficio de unos pocos.
84.
También, este Tribunal considera que una marca que contenga gráficos de uso común o
colores de uso común, no reivindicados, no puede impedir su inclusión en marcas de
terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que
entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de
uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que
tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el
futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el
cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente
débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con un
criterio benevolente.
85.
El Juez consultante deberá identificar qué elementos son considerados de uso común en
el conjunto del signo tanto en el signo solicitado a registro como en el signo opositor y de
esta manera proceder de acuerdo con lo manifestado en la presente interpretación
prejudicial.
5.
Signos distintivos notoriamente conocidos, su protección y su prueba. Riesgos
en el mercado.
86.
El Tribunal interpretará el tema, en vista a que el demandante manifestó que la marca
MARLBORO es notoriamente conocida.
87.
Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre
de 2013, en el marco del proceso 111-IP-2013:
“1.
Definición.
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos
notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a
236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se
amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos.
El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una
definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las
siguientes características:
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-
Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector
pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.
El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente:
“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar
la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:
a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios
a los que se aplique;
b) las personas que participan en los canales de distribución o
comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea
conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales
anteriores”.
2.
-
Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.
-
La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.
Protección.
a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y
efectivo de la marca.
El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los
principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que
establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de
una manera aún más amplia.
En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y
efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto
normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.
El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el
examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo
notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h)
mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución,
independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar
a la marca notoria.
En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que
trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de
notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta
con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.
Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la
calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o
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en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede
ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro
y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de
notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la
exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la
cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b),
dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no
se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para
identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.
La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del
esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio
ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en
el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin
embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al
del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el
artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado.
En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos
en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido,
por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la
lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger
los signos distintivos según su grado de notoriedad.
La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo
tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a
las diferentes clases de riesgos en el mercado.
La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos
notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos
136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de
asociación, el de dilución y el de uso parasitario7.
El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto
piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto
tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es
muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se
puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción,
transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica
similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido.
El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las
marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el
generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación
económica.
7
Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA,
Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD
INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.
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El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares,
cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente
conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún
grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor
parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente
conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún
grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente
conocidos de lo siguiente:
-
Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto
pensando que está adquiriendo otro.
-
Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen
empresarial del signo notoriamente conocido.
-
Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas
productoras tiene algún grado de vinculación.
Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la
marca renombrada, se ha dicho lo siguiente:
“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las
conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de
perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el
debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la
propia eficiencia”.8
Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente
conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin
importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo
expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de
dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento
de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la
capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.
Sobre el tema la doctrina ha manifestado:
“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la
similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y
sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para
establecer una relación intelectual que atrae la atención del público
consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo
renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o
inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de
semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos
casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular
o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 9
8
9
MONTEAGUDO, MONTIANO,
España, 1995. Pág. 283.
Ibídem. Pág. 247.
“LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid
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3.
Prueba.
El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por
quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente,
según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la
autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486,
para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en
cuenta, entre otros:
“a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente
dentro de cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o
fuera de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o
fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación
en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del
establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta
al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el
del País Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia
o licencia del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca
protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del
signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.” (Proceso 111-IP-2013
de 16 de octubre de 2013, citando al proceso 23-IP-2013 de 15 de mayo de
2013).
88.
Revisado el caso concreto, el Tribunal encuentra la necesidad de fijar con claridad la
relación entre el principio de especialidad y los diferentes riesgos a los que se expone
una marca notoria en el mercado, de conformidad con lo siguiente:
-
“Como se dijo anteriormente, la protección de la marca notoriamente conocida
rompe los principios registral, de uso real y efectivo, de territorialidad y de
especialidad. Esto se da bajo el entendido de que la marca notoria se encuentre
inmersa dentro de uno de los cuatro riesgos ya especificados: confusión,
asociación, dilución y uso parasitario. Por lo tanto, para que se proteja a una
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marca notoria más allá del principio de especialidad, se deberá demostrar la
exposición del signo a alguno de dichos riesgos.
-
En consecuencia, la corte consultante deberá verificar la existencia de alguno de
los mencionados riesgos para que opere la protección del signo notorio. En
relación con los dos primeros, deberá revisar el conjunto de parámetros
establecidos para determinar la posibilidad de error en el público consumidor (…).
-
En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es de vital importancia que
el juez consultante, para ciertos supuestos, establezca la exposición del signo
teniendo en cuenta su grado de notoriedad. Si bien la normativa comunitaria
andina no diferencia entre la marca notoria y la renombrada para establecer
diferentes niveles de protección, la determinación de ciertos escenarios de
conflicto sí puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo
notorio tenga en el público consumidor. Esto es de suma importancia, ya que un
signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría
estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son
las marcas que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en
canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente
naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto
impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.
-
El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la
concreción de confusión y asociación el público consumidor, o que no se genere
un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o
la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes
sectores. Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de
notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos escenarios de mercadeo.
Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima
incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria
masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes
productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier
plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o
similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado
signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. Por lo tanto, el juez
consultante, deberá analizar, entre otros factores, la potencialidad de que el signo
incursione en otros espacios comerciales.
Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el
que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa
comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo
empresarial, y la generación de error el público consumidor”. (Proceso 111-IP2013, ya citado).
89.
Sobre la base de lo expuesto, el juez consultante deberá analizar todas las características
posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para
determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.
6. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus Resoluciones.
Debida motivación de las Resoluciones.
90.
El INDECOPI en su contestación a la demanda manifiesta que “Ninguna jurisprudencia de
las mencionadas por la demandante, constituye un precedente de observancia
obligatoria, por tanto, no resulta vinculante para el análisis de registrabilidad cuestionado”.
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91.
La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el
registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones
de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en
uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones
de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del
derecho de defensa.
92.
Otra de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener
la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones.
93.
Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó
en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e
independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que
aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a
salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e
instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el
respectivo examen de registrabilidad.
94.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras
oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus
propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1676, de 5 de
diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR).
95.
Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las
decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de
marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o
de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera
uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas
significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin
tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u
otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si
se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que
indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O
bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba
ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en
el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.”
(Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007,
marca: MONARC-M).
96.
Un aspecto de especial importancia en relación a este
principio de independencia implica dejar en libertad a
para que, de acuerdo con su criterio de interpretación
adopte la decisión que considere más adecuada en
conocimiento. En cualquier evento es menester que se
razonable el criterio adelantado.
tema constituye el hecho que el
la Oficina Nacional Competente
de los hechos y de las normas,
relación al caso puesto en su
justifique de manera suficiente y
97.
Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las
Oficinas Nacionales de Registro de Marcas la obligación de realizar el examen de
registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no
hubiesen sido presentadas observaciones. En consecuencia, la Autoridad Competente en
ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el
registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional
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Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la
denegación del registro solicitado.
98.
Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser
autónomo tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de
marcas, como en relación con anteriores decisiones emitidas por la propia oficina, en el
sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso
concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones
presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de
anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
99.
Con ello no se está afirmando que la oficina de registro no tenga límites a su actuación y
que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de
registro tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las
características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en
cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se
encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender
la legalidad de los actos administrativos emitidos.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el
sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar
el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la
Corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos
procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación
nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo
relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la
figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo
planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta
prejudicial.
Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las
características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso
extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última
instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?
Se presentarían dos hipótesis:
1. Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la
última o única instancia.
En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta
prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad
con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas
acciones:
- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar
la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia,
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acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.
- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una
sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera
el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la
sentencia.
2. Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en
última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas
comunitarias.
El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente
mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que
hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de
la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando
con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario
de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que
haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar
el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el
juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso
extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica
y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional. Por esta razón,
se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral.
También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al
Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial
obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si
el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción
consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias
esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de una manera adecuada el sistema de
colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.
Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión
mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar
alguna de las siguientes acciones:
- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar
la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia,
acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.
Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia
sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o
última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio
afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda
registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente
solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de
donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a
confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión
o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
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Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de
confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina
y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren
básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre
los productos o servicios que éstos amparan.
TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la
totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos es necesario
conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin
embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus
elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo
o el gráfico y proceder en consecuencia.
CUARTO: Una marca que contenga un gráfico o un color, no reivindicado, de uso común
no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia,
la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un
privilegio inusitado sobre un elemento figurativo de uso general o necesario. El titular de
una marca con un elemento figurativo de uso común sabe que tendrá que coexistir con
las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.
El Juez consultante deberá identificar qué elementos son considerados de uso común en
el conjunto del signo tanto en el signo solicitado a registro como en el signo opositor y de
esta manera proceder de acuerdo con lo manifestado en la presente interpretación
prejudicial.
QUINTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,
consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes
características:
-
Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector
pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.
Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.
Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.
La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente
conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad,
territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los
riesgos de confusión, asociación y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado
en la presente Interpretación Prejudicial.
Una marca notoriamente conocida se protege si se prueba alguno de los mencionados
riesgos.
El riesgo de confusión es la posibilidad de que al consumidor al adquirir un producto
piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto
tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es
muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se
puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción,
transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica
similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido.
El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares,
cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha
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ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de
conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la
prueba de tal circunstancia, corresponde a quien lo alega. Éste dispondrá, para ese
objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento
corresponde otorgarlo, según el caso a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad
Nacional Competente, sobre la base de las pruebas presentadas.
SEXTO: El sistema de registro de marcas que adoptó la Comunidad Andina se basa en la
actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria,
deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente,
realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y
autónomo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el
proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá
dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del
Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Gustavo García Brito
SECRETARIO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 232-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la
República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y d), 136 literales
a) y b), 190, 191 y 200 de la misma Decisión.
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Marca: MC (denominativa).
Actor: Sociedad MC CORMICK & COMPANY, INCORPORATED.
Proceso interno 2010-00027.
Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de
Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil quince.
VISTOS:
El 6 de noviembre de 2014, se recibió en este Tribunal, la solicitud de interpretación
prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 135 literal b)
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno
2010-00027.
El auto de 26 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite
la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del
Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del
Estatuto; y,
Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en
anexos.
A. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar
como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
Partes en el proceso interno.
Demandante:
Demandado:
Tercero interesado:
Sociedad Mc Cormick & Company,Incorporated.
Superintendencia de Industria y Comercio de la República
de Colombia.
Mc Donald’s International Property Company, LTD.
Avidesa Mac Pollo S.A.
Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada Products
Hechos.
1.
El 4 de marzo de 2005, la sociedad MC DONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY
COMPANY LTD, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio, el registro como marca del signo Mc (denominativo) para identificar
productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
2.
El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 551 de 29 de
abril de 2005, presentándose las siguientes oposiciones:
-
La sociedad MC CORMICK & COMPANY, INCORPORATED interpuso oposición
manifestando que el signo solicitado carece de distintividad.
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3.
-
La sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A., presentó oposición sobre la base de
sus signos MAC POLLO y MAC POLLO SU POLLO RICO para identificar
productos comprendidos en la Clase 29 y de su nombre y enseña comercial MAC
POLLO.
-
La sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA
PRODUCTS presentó oposición sobre la base de sus marcas MAC y GUISAMAC
registradas en las Clases 1, 29, 30 y 31 y de su nombre comercial
MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS
MAC.
Por Resolución 10345 de 27 de febrero de 2009, la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, declaró:
-
Fundada la oposición presentada por MC CORMICK & COMPANY,
INCORPORATED.
Infundada la oposición presentada por MANUFACTURAS ALIMENTICIAS
COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTS.
Infundada la oposición presentada por AVIDESA MAC POLLO S.A.
Negó el registro de la marca Mc (denominativa).
4.
Las sociedades MC DONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.,
MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTS y AVIDESA
MAC POLLO S.A. presentaron recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la
Resolución 10345.
5.
El recurso de reposición fue resuelto por Resolución 25393, de 22 de mayo de 2009,
donde la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio,
confirmó la decisión contenida en la Resolución 10345 y, concedió, en consecuencia, el
recurso de apelación.
6.
El recurso de apelación fue resuelto mediante Resolución 36786 de 24 de julio de 2009,
en virtud de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión
contenida en la Resolución 10345, y reformándola declaró infundadas las oposiciones
formuladas y concedió el registro como marca del signo Mc (nominativo) para identificar
productos de la Clase 30 de la Nomenclatura Oficial de Niza, bajo la titularidad de la
sociedad Mc Donald’s Internacional Property Company LTD.
7.
La sociedad Mc Cormick & Company, Incorporated interpuso acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Resolución 36786.
8.
La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la
República de Colombia mediante providencia de 22 de septiembre de 2014 suspende el
proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial.
Argumentos de la demanda.
9.
La sociedad MC CORMICK & COMPANY, INCORPORATED presentó demanda bajo los
siguientes argumentos:
10.
La marca Mc (denominativa) incurre en causal de irregistrabilidad consagrada en el literal
b) del artículo 135 de la Decisión 486, pues dicha marca es una expresión de uso común
en el mercado colombiano de los productos alimenticios que no contiene ningún elemento
que le otorgue distintividad.
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11.
12.
Precisa al respecto, que el signo Mc (denominativo) no es susceptible de ser apropiado
por ningún particular, sino tal solo en cuanto se encuentre acompañado de algún
elemento adicional que le otorgue distintividad y novedad.
El signo Mc (denominativo) no cumple con la función principal de toda marca, la cual es
facilitar la elección de los bienes a los consumidores, sin que su voluntad se encuentre
viciada de error en cuanto al origen empresarial de los productos.
Argumentos de la contestación a la demanda.
13.
No obra en el expediente escrito de contestación a la demanda por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Argumentos de los terceros interesados.
14.
La sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS
PRODUCTS contestó la demanda bajo los siguientes argumentos:
LIMITADA
15.
La Superintendencia de Industria y Comercio no veló por el mejor derecho que tiene su
empresa con respecto al signo MAC como nombre comercial, y en las marcas MAC
(Clase 29), MAC (Clase 30), MAC (Clase 31) y la marca MANUFACTURAS
ALIMENTICIAS COLOMBIANAS PRODUCTOS MAC (Clase 43).
16.
Asimismo, señaló que al otorgarse el registro del signo MC se genera confusión y se viola
la normativa de la materia, pues dicha expresión es fonética, ortográfica y
conceptualmente igual a la marca registrada MAC, por lo cual el signo cuestionado no
puede cumplir una función distintiva en el mercado.
17.
La denominación MAC ha sido desde la creación de la empresa Manufacturas
Alimenticias Colombianas la imagen corporativa de ésta, identificando dicho signo a sus
productos; siendo que todos los registros preexistentes a la solicitud de la marca
cuestionada pertenecen al señalado agente económico.
18.
La expresión MC carece de poder distintivo y de capacidad legal para convertirse en
marca, ya que entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa
que conlleva a confundirlo con la marca registrada MAC.
19.
Por otra parte, la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. contestó la demanda bajo los
siguientes argumentos:
20.
La expresión MAC y su equivalente fonético MC es propiedad privada de Avidesa Mac
Pollo, en consecuencia no es de uso común y sí es apropiable.
21.
Posee el derecho al uso exclusivo e ilimitado sobre la expresión MAC y su equivalente
fonético MC para distinguir productos de las Clases 29, 30, 31, 35 y 43 de la Clasificación
Internacional de Niza.
22.
Las Resoluciones 10345, 25393 y 36786 desnaturalizan el sistema de marcas al
desconocer el principio “primero en el tiempo, primero en el derecho”, pues su empresa
es la primera en el derecho a usarla de manera exclusiva en el mercado, y en particular
es el primero en el derecho sobre la expresión MAC y su equivalente fonético MC.
El registro del signo cuestionado perjudica a los consumidores quienes se encontrarán ante
la coexistencia de marcas, en la incapacidad de diferenciar a la marca MC de la familia de
marcas perteneciente a la recurrente.
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B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.
23.
Que, el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
24.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación
uniforme en el territorio de los Países Miembros;
25.
Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:
Solicitado: 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.
De oficio: 134 literales a) y d), 136 literales a) y b), 190, 191 y 200 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina2.
1
2
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
b) carezcan de distintividad;
(…)”.
“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos
susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
(…)
d) las letras y los números;
(…)”.
“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto
de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo
o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de
confusión o de asociación;
(…)
Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad
económica, a una persona, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir
nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón
social y otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las
personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.
Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en
el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del
establecimiento que lo usa.
(…)
Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones
relativas al nombre comercial, conforme las normas nacionales de cada País Miembro.
(…)”.
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C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos.
Riesgo de confusión o de asociación.
Similitud gráfica, fonética e ideológica.
Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.
3. El nombre comercial y la enseña comercial su protección y su prueba.
4. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre
signos denominativos y mixtos.
5. Signos de uso común.
6. Familia de marcas.
7. La conexión competitiva entre productos de las Clases 1, 29, 30 y 31.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
1.
La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
26.
En el presente caso, la sociedad MC CORMICK & COMPANY, INCORPORATED
presentó oposición manifestando que el signo solicitado MC (denominativo) carece de
distintividad, por este motivo, el Tribunal interpretará el presente tema, partiendo del
hecho que la distintividad es un requisito fundamental para el registro de un signo como
marca.
27.
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y
diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o
usuario los seleccione. Es considerada como una característica esencial que debe reunir
todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable
para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y,
en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o
asociación.
28.
En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que
disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente”
distintividad, sin embargo para efectos del registro del signo, de conformidad con el literal
a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para
identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o
comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el
consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de
asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa
también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión
en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan
de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1333, del 25 de abril
de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”).
29.
Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva
“extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la
segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.
30.
Al respecto, el Tribunal ha manifestado:
“Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a
causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se
desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es
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irregistrable si carece de los requisitos de
representación gráfica o perceptibilidad.
distintividad, susceptibilidad
de
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de
manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La
distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se
determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios
en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la
capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”. (Proceso 90-IP2010, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca:
ERASSIN denominativa).
31.
El juez consultante al evaluar la distintividad del signo MC (denominativo) deberá tomar
en cuenta que el artículo 134 literal d) de la Decisión 486 permite el registro de signos
conformados por letras y números, combinados o no, con significado o no, pero que
cumplan la función de ser distintivos en el mercado para los productos o servicios que
pretendan distinguir.
32.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo MC
(denominativo) es distintivo para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación
Internacional de Niza.
2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o de
asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo
de signos distintivos.
33.
En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado MC (denominativo)
es confundible con los signos MAC POLLO y MAC POLLO SU POLLO RICO y con el
nombre y enseña comercial MAC POLLO de propiedad de la sociedad AVIDESA MAC
POLLO S.A. Y, con los signos MAC y GUISAMAC y el nombre comercial
MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC de
propiedad de la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA
PRODUCTS, el Tribunal interpretará el presente tema.
La identidad y la semejanza entre signos distintivos.
34.
Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan,
fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, los literales a) y b) de
dicho artículo prohíben que se registren como marcas los signos que sean idénticos o se
asemejen a una marca registrada o solicitada para registro con anterioridad, a un nombre
comercial protegido o a una enseña comercial. En consecuencia, no es necesario que el
signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la
existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la
irregistrabilidad.
35.
La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un
bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la
capacidad suficiente para ser distintivo.
36.
El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, por la cual una
sociedad o el establecimiento que la posee se distingue de las otras sociedades o
establecimientos comerciales, industriales y agrícolas, por cuya razón, se debe tener
presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que
pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial
protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo
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suficientemente distintiva, constituyendo una de las prohibiciones para otorgar el registro
(…) la existencia de similitud o semejanza con un nombre comercial protegido, siempre
que ésta pueda inducir al público a error. En consecuencia se puede asumir que una
causal de prohibición para otorgar el registro a un signo como marca sería la existencia
de semejanza o identidad al punto de producir confusión con un nombre comercial
protegido.
37.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario
determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí
como en relación con los productos, servicios o tipo de establecimiento distinguidos por
ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función
de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.
38.
Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un
producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que
dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee
(confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo
piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o
vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648
del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
39.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a
dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o
semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado
en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un
cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la
indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en
contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le
ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C.
Nº. 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).
40.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión o de asociación entre varios
signos y los productos o servicios que distinguen o la actividad económica que cada uno
de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa
y también entre los productos o servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la actividad
empresarial; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios
y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre
éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003,
marca: CHIP’S).
41.
El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple
semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos
comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por
tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos
encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002,
publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).
42.
Además, el Tribunal ha sostenido, respecto al nombre comercial en relación con una
marca “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada (…) debe
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haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de
la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva
y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios,
éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre
no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas,
que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la
confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca
protege y la actividad que el nombre ampara”. (Proceso 3-IP-98, publicado en la G.O.A.C.
Nº. 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER).
43.
La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que
los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad
de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la
confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual
es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y
simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para
retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada
las diferencias entre un signo y otro (…)”. (Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C.
Nº. 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP).
44.
En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al
realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de
confusión o de asociación, toda vez que entre los signos en proceso de comparación
puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que el
signo distingue, la actividad económica que identifique al nombre comercial. En los casos
en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares
productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión o de
asociación. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor
profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor
precisión posible.
45.
Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de
asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del
juzgador quién la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la
jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que
va del extremo de identidad al de la semejanza.
46.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes
criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los
aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión
auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el
consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una
perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación
o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a
relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor,
en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se
atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa
o gráfica”. (Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado
en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).
47.
En consecuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la
similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión o de asociación es necesario
considerar, los siguientes tipos de similitud:
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48.
La similitud gráfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a
compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus
raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.
49.
La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la
sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben
tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los
consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su
estructura gráfica y fonética.
50.
En el caso concreto, el Juez consultante deberá tomar en cuenta que los signos MAC y
MC se escuchan de la misma manera al ser pronunciados por lo tanto, podría existir
similitud fonética.
51.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que
deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los
signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo
al consumidor distinguir una de otra.
Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.
52.
A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta
confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios
elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han
sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los
siguientes:
1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir
que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin
descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse
por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos
elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).
2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva
y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados
debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en
atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre
los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos
semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos
distintos que aparezcan en el conjunto marcario.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto,
tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los
signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de
Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
53.
En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos
en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no
de similitud o identidad entre ellos.
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3.
54.
El nombre comercial y la enseña comercial, su protección y su prueba.
El Tribunal considera oportuno interpretar el presente tema ya que la sociedad AVIDESA
MAC POLLO S.A. presentó oposición sobre la base de su nombre comercial y su enseña
comercial MAC POLLO. Igualmente, la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS
COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTS presentó oposición sobre la base de su nombre
comercial MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS
MAC.
El nombre comercial, su protección y su prueba.
55.
El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “cualquier signo
que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento
mercantil (…)”, por lo que se puede indicar que el nombre comercial identifica a una
persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro
comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o
semejantes en el mismo ramo.
Características del nombre comercial.
56.
En el Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1796 de 18 de enero de 2010,
marca: TRANSPACK (mixta), el Tribunal se ha pronunciado sobre las características del
nombre comercial y ha manifestado que éstas son:
- “El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un
comerciante determinado.
Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a
una cuestión conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de
comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se encuentra plasmado en el Título
XI de la Decisión 486.
- Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus
diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
- El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica,
pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y
un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos
nombres comerciales diferentes de ella.
- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social
es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero
sólo una razón social”.
- La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a
la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre
comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.
Protección del nombre comercial.
57.
Los artículos 191, 192 y 193 establecen el sistema de protección al nombre comercial. De
donde se evidencia que dicha protección puede derivar de su registro o depósito o de su
uso efectivo. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a
partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y,
consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del
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nombre comercial. Por su parte el artículo 193 precisa que el registro o el depósito del
nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente tiene un carácter declarativo, sin
embargo, conforme se tiene dicho, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando
el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.
58.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos
siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se
sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del
nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para
los competidores”. (Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 581, de 12 de julio de
2000, marca: IMPRECOL).
59.
Este Tribunal también ha manifestado que “(...) la protección otorgada al nombre
comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al
establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite
que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar
adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo
libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a
demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación
efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el
registro (…). Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir
para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas
para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-IP-98, ya citado).
60.
Conforme a las indicadas disposiciones, la protección al nombre comercial en el Derecho
Comunitario Andino no deriva del registro o del depósito, sino que basta el uso del
mismo. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios
procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en
el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La
simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer
prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de
registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos
un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso 3-IP-98, ya citado).
61.
La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo
en el mercado de acuerdo a la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los
criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del
nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones
de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los
servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
62.
El Tribunal de Justicia en anteriores Interpretaciones Prejudiciales ha determinado qué se
entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de
su prueba, de la siguiente manera:
“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe
derivar de su uso previo, en los términos siguientes: 'Por tanto, la obligación de
acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de
fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho
concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores
(…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra
supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad
económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal
y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho
de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de
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uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del
nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho
nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.
(Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 581, de 12 de julio de 2000).
63.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros:
introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con
ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o
comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación
empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
La enseña comercial, su protección y su prueba.
64.
La Decisión 486 no da ningún concepto sobre la enseña comercial, sin embargo, el
Tribunal ha analizado el tema de la enseña comercial de manera independiente al del
nombre comercial, y de esta manera sobre la base de la doctrina ha manifestado que “La
enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para
identificar un establecimiento mercantil” (Pachón Muñoz, Manuel. “Manual de Propiedad
Industrial”. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984, pág. 127).
65.
El anterior concepto de enseña, se encuentra enmarcado dentro de lo dispuesto en el
artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a
cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil.
66.
Sin embargo, cabe aclarar que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo
mismo, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado,
mientras que el segundo identifica, únicamente, un establecimiento mercantil. Por lo que
el Tribunal advierte que “la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre
comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos
diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador
comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal
y como se determinó en el mencionado artículo 190”. (Proceso 96-IP-2009, publicado en
la G.O.A.C. Nº. 1796 de 18 de enero de 2010, marca: SIPERTRIN CHEMOTECNICA
denominativa).
67.
Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la Decisión 486 en su
artículo 200 se refiere a la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta
manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al
nombre comercial, lo que significa que:
1. Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la
prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud
de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por
quien la alega.
2. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico
o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión o de asociación en el público
consumidor con su enseña comercial protegida.
68.
En el caso concreto, el Juez consultante deberá determinar si el nombre comercial y
enseña comercial MAC POLLO de la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A.A y el nombre
comercial MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS
MAC de la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADAS
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PRODUCTOS MAC han demostrado su uso real y efectivo en el mercado al momento de
presentarse la solicitud del registro MC (denominativo).
4.
Clases de signos. Comparación entre signos denominativos. Comparación
entre signos denominativos y mixtos.
69.
Se interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado MC es denominativo
mientras que los signos sobre la base de los cuales se basan las oposiciones son
algunos mixtos y otros denominativos.
Signos denominativos.
70.
Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones
acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o
conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que
pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en:
sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no
manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones
del producto que va a identificar.
71.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son
aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido
que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros,
cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más
palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico
(...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001,
marca: BOLIN BOLA).
Signos mixtos.
72.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y
un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser
apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le
permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el
cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene
mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
73.
Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha
solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se
otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por
separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002,
diseño industrial: BURBUJA videos 2000).
Comparación entre signos denominativos.
74.
En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal
ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los
elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en
cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en
pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia
diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función.
Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:
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1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de
las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.
2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de
las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia
decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la
dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión
que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y
determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar
en los consumidores.
75.
El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su
caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la
jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
76.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se
solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede
existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos,
etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido
de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas,
el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará
especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una
visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
Comparación entre signos denominativos y mixtos.
77.
Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos,
deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene
mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se
ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta
suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva
propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que
en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su
tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento
gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos,
que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado
en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).
78.
En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que
fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…)
suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa
dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y
que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los
consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”,
Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).
79.
Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos
elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar
el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En
el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el
denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en
ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de
hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que
evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el
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denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos
denominativos descritos precedentemente.
5. Signos de uso común.
80.
La demandante sociedad MC CORMICK & COMPANY, INCORPORATED manifestó que
el signo MC (denominativo) es una expresión de uso común en el mercado colombiano
de productos alimenticios, por este motivo, el Tribunal interpretará el presente tema.
81.
El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase
de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden
ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no
está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de
otros elementos en el diseño de signos.
82.
Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas y a efectos de determinar si
existe riesgo de confusión, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso
general o común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe
realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo
prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso
común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la
condición de signo de fantasía del conjunto de la marca.
83.
La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas,
descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que
pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca,
porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga
utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de
unos pocos.
84.
También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga
una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de
terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que
entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de
uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que
tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el
futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el
cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente
débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con
criterio benevolente. (Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 965, de 8 de
agosto de 2003, marca: & MIXTA).
85.
Finalmente, el Tribunal ha señalado: “Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o
descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o
usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de
restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta
que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y,
de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el
estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del
signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o
servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace
imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los
negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios
íntimamente relacionados”. (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de
16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA mixta).
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86.
El Juez consultante debe determinar si la denominación MC es de uso común en la Clase
30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas
competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así
establecer si el signo solicitado es registrable.
6. Familia de marcas.
87.
La sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. manifiesta que el registro del signo solicitado
perjudica a los consumidores quienes se encontrarán ante la incapacidad de diferenciar a
la marca MC de la familia de marcas MAC perteneciente a la recurrente.
88.
El Tribunal ha definido a la familia de marcas como “(…) un conjunto de marcas que
pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual
el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen
empresarial”. (Proceso 80-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N°. 1387 de 23 de agosto
de 2006, marca TOSTY JELLY (mixta).
89.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente
manera:
“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de
marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio
de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento
dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión
general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a
pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el
elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una
familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto
donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece
a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de
corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 97-IP-2002,
publicado en la G.O.A.C. Nº 912 de 25 de marzo de 2003).
90.
Igualmente este Tribunal ha señalado que “El fenómeno de la familia de marcas, se
diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que
éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta
clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso
común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso
contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo
distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo
identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y,
además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”. (Proceso
06-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1855 de 19 de julio de 2010, marca: TEXAS
STATION denominativa).
91.
En relación con lo anterior, el consultante deberá determinar si el signo MAC establece una
familia de marcas, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.
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7. Conexión competitiva entre productos de las Clases 1, 29, 30 y 31.
92.
La sociedad MC CORMICK & COMPANY, INCORPORATED solicitó el registro del signo
MC (denominativo) para distinguir productos de la Clase 303 de la Clasificación
Internacional de Niza. Por su parte, la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. presentó
oposición sobre la base de sus marcas MAC POLLO y MAC POLLO SU POLLO RICO
registradas para identificar productos de la Clase 294. La sociedad MANUFACTURAS
ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTS presentó oposición sobre la
base de sus marcas MAC y GUISAMAC registradas para las Clases 15, 29, 30 y 316.
93.
Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos, la
orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han
elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud
o la conexión competitiva entre los productos que se sintetizan: (i) La inclusión de los
productos en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii)
Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso
conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los
productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos.
94.
En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes
criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos:
“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre
cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del
nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso
de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha
clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a
quien alega.
b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de
productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva,
como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se
distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un
producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes
especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños
sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos
guardan también una aparente similitud.
3
Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones
hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza;
levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
4
Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y
cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas
comestibles.
5
Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas
artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras;
composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos
químicos destinados a conservar los alimentos; materiales curtientes; adhesivos (pegamentos)
destinados a la industria.
6
Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales
vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales;
malta.
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c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución
tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se
difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se
presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.
Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas,
comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería
menor.
d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede
crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda
cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa
relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el
consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que
eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el
consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se
puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a
confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que
los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los
productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede
suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su
utilización no sería la de su última finalidad o función.
f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes
clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características,
existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por
marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de
vestir”. (Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004.
MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”).
95.
El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los
productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla
de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes
correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los
criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva
entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el
amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar
que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda
inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al
caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos
bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”. (Proceso 67-IP-2002,
marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002).
96.
Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo
como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los
productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación
Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que
sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean
diferentes.
97.
También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores
estimen que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la
complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos
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deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno
no puede utilizarse sin el otro.
98.
Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de
comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud
en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se
difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe
presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a
través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos,
es de presumir que la conexión será menor.
99.
Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos
los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de
expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan
también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una
amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario
subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos
tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”. (Proceso 50-IP-2001,
publicado en la G.O.A.C. Nº. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA).
100. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de
atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio. A juicio del
Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo
de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor
común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un
conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)” (Proceso 09-IP-94,
publicado en la G.O.A.C. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Un signo para ser registrado debe cumplir con el requisito de distintividad.
El juez consultante al evaluar la distintividad del signo MC (denominativo) deberá tomar
en cuenta que el artículo 134 literal d) de la Decisión 486 permite el registro de signos
conformados por letras y números, que cumplan la función de ser distintivos en el
mercado para los productos o servicios que pretendan distinguir.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el
signo MC (denominativo) es distintivo para distinguir productos de la Clase 30 de la
Clasificación Internacional de Niza.
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio
afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda
registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente
solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de
donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a
confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión
y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
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Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de
confusión o de asociación entre los signos en conflicto sobre la base de los principios y
reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente
interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza
que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos
amparan.
En el caso concreto, el Juez consultante deberá tomar en cuenta que los signos MAC y
MC se escuchan de la misma manera al ser pronunciados por lo tanto, podría existir
similitud fonética.
TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la
totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es
necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible
descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación
prejudicial.
Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste
predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las
reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo
mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar
a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito
comercial.
CUARTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el
ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o
diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre
comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina
nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.
La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para
identificar un establecimiento mercantil.
Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la Decisión 486 en su
artículo 200 se refiere a la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta
manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al
nombre comercial, lo que significa que no es necesario su registro, sino la prueba de su
uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo
idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. Igualmente,
quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o
similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión o de asociación en el público
consumidor con su enseña comercial protegida.
QUINTO: Una marca que contenga una palabra o una expresión de uso común no puede
impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la
existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un
privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca
con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y
con las que se han de solicitar en el futuro.
El Juez consultante debe determinar si la denominación MC es de uso común en la Clase
30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas
competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así
establecer si el signo solicitado es registrable.
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SEXTO: El consultante deberá determinar si el signo MAC establece una familia de marcas,
para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.
SÉPTIMO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario
tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre productos
expuestos en la presente interpretación prejudicial.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el
proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá
dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del
Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Gustavo García Brito
SECRETARIO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú