IMK 2014 - Design- och känneteckensrätt (sv)

IMK 2014 Design-­‐ och känneteckensrä7 Stojan Arnerstål (IMK) Astrid Johnsson (Brann) Erik Ficks (Roschier) IMK 4 december 2014
Känneteckens- och designrätten
C-345/13 Karen Millen 19/6 2014
 
 
 
 
Karen Millen Fashion Ltd, UK, designade dels randiga
skjortor, en blå och en brun version, dels en svart stickad tröja
och började sälja dessa inom EU 2005
Dunnes Stores, Irland, köpte dessa, kopierade och började
sälja dessa kopior 2006
Karen Millen väckte talan 2007 vid High Court, Irland, och
yrkade förbud och skadestånd
High Court fann i dom 2008 att Dunnes hade gjort intrång i
Karen Millens ensamrätt till de oregistrerade
gemenskapsformgivningarna för aktuella plagg enligt
förordningen om gemenskapsformgivning 6/2002
 
 
 
 
Dunnes överklagade till irländska Supreme Court och anförde
att Karen Millen plaggen inte uppvisade särprägel samt att
Karen Millen inte uppfyllt sin bevisbörda om särprägel
Dunnes menade att man ska göra bedömningen av särprägel
utifrån det helhetsintryck en kunnig betraktare ges av en
kombination av enskilda beståndsdelar som kommer från flera
äldre formgivningar
Beaktandeskäl 14 till förordningen ”…existing design corpus”
”…den samlade mängden av redan befintliga formgivningar”
 
 
 
Frågor till EU domstolen:
1) Vid bedömningen av särprägel, ska det helhetsintryck
formgivningen ger en kunnig användare bedömas utifrån en
eller flera äldre formgivningar, bedömda separat, eller en
kombination, en sammansmältning av olika beståndsdelar
från flera äldre formgivningar ?
Svar: Art.6 i förordningen skall tolkas så att särprägel ska
bedömas utifrån det helhetsintryck en kunnig användare ges
av en eller flera formgivningar, bedömda separat och som
helhet
 
 
Hänvisning bl a till PepsiCo målet om formgivningen av pogs,
C-281/10
Individualiserade och bestämda formgivningar och inte en
samling specifika beståndsdelar eller delar av äldre
formgivning
 
 
2) Räcker det att en innehavare av en oregistrerad
gemenskapsformgivning enbart anger vad som utgör
formgivningens särprägel, eller är innehavaren skyldig att
bevisa att formgivningen är särpräglad enligt art.6 i
förordningen ?
Svar: Art.85 (2) i förordningen ska tolkas så att för att en
domstol ska betrakta en oregistrerad gemenskapsformgivning
som giltig räcker det att innehavaren anger vad som utgör
formgivningens särprägel, d v s den eller de beståndsdelar
som enligt innehavaren gör den särpräglad
 
 
 
 
 
 
Art.85 (2) förordningen är en giltighetspresumtion
Jämför presumtionen för en registrerad
gemenskapsformgivning, ej materiellt granskad
Käranden har bevisbördan för att man äger formgivningen och
när den först offentliggjordes inom EU
Skulle motverka syftet med det oregistrerade
gemenskapsformgivningsskyddet att förenkla och påskynda
Skulle göra att svarandens möjlighet att ifrågasätta den
presumerade giltigheten genom bestridande eller genkäromål
skulle förlora betydelse
Supreme Court dom den 21 juli 2014
”It don’t matter if you’re black and white ? ”
 
 
 
Specsavers målet
Sobieraj målet
Konvergensprogrammet beträffande svart/vita märken
C-252/12 Specsavers
18/6 2013
 
 
 
 
Specsavers förlorade 2010 i första instans vid High Court of
Justice
Denna domstol fann dels att Asda inte gjort intrång i
Specsavers gemenskapsvarumärken, dels upphävdes den
ordlösa logotypen på grund av att detta märke inte ansågs ha
varit i bruk
Specsaver överklagade till Court of Appeal vilken 2012 delvis
biföll Specsavers talan beträffande ordmärket och ord- och
figurmärken
Beträffande frågor om intrång i och giltighet av ordlösa
figurmärket, hänsköts frågor till EU domstolen
 
En fråga relaterad till frågan om registrering i svart/vitt vs
färger, nämligen
 
När ett gemenskapsvarumärke inte har registrerats i färg men innehavaren i
omfattande utsträckning har använt det i en viss färg eller kombination av
färger på så sätt att varumärket av en väsentlig del av omsättningskretsen (i
en del, men inte i hela gemenskapen) associeras med denna färg eller
kombination av färger, är den färg eller de färger som tredje part använder
för ett kännetecken relevanta vid helhetsbedömningen av 1) risk för
förväxling art.9.1 b CTMR eller 2) otillbörlig fördel art.9.1 c CTMR ? Om så
är fallet på vilket sätt ?
Svar: Ja, den färg eller de färger som en tredje part använder för ett
kännetecken som påstås vara till förfång för detta varumärke är relevanta
vid helhetsbedömningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling
eller otillbörlig fördel
 
 
 
 
Parterna förliktes i intrångsfrågan
Den 15 oktober 2014 meddelade Court of Appeal dom och,
med ändring av High Court domen, beslöt att användning av
Specsavers märket med orden SPECSAVERS får
tillgodoräknas även det ordlösa, svart/vita märket
Beträffande skyddsomfånget för det sv/vita märket anges ”It is
registered without any colour limitation and so is registered in
respect of all colours, as the court explained in Phones 4u Ltd
v Phone 4u.co.uk Internet Ltd 2006…”
T 623/ 11 Sobieraj målet 9/4 2014
 
 
 
Pico Food GmbH: Det följer av avgöranden från Tribunalen att
om ett märke är registrerat i svart och vitt täcker det alla
färgkombinationer som kan finnas i den grafiska återgivningen
Tribunalen”…it is necessary to reject the applicant’s
arguments that the registration of a mark in ’black and white’
covers ’all colour combinations which are enclosed within the
graphic representation’ and that therefore the applicant can
claim protection for any combination of vertical stripes
consisting of white and colour stripes, regarding whether the
colour stripes are black, orange or yellow”
Att ett märke är registrerat i specifik färg eller, motsatsvis, inte
registrerat i viss färg kan inte ses som något som
konsumenter kan helt bortse ifrån
 
 
 
 
Pico hänvisat till T 418/07 LIBRO där det anges att skyddet
för ett tidigare märke vilket inte anger en specifik färg kan
utsträckas till kombinationer av färger
Tribunalen: Detta syftar på ett utökat skydd p g a användning
av ett märke i en speciell färg eller färgkombinationer, jmfr
Specsavers domen
Således gjordes en jämförelse mellan märkena i fråga utifrån
att en visuell skillnad är att det sökta märket är utfört i
färgerna vitt, svart och gult
P g a detta och andra skillnader mellan märkena ifråga
befanns inte risk för förväxling föreligga, oaktat
varuslagsidentitet
Konvergensprogrammet; sv/vita märken vs färg
15/4 2014
 
 
 
 
Ingen ändring av nationell praxis i Sverige, Norge och
Danmark, dvs dessa länder har ”opt out”
Hänvisning till kommentarer i SOU 1958:10
”Registrering medför sålunda, att märkesskyddet
omfattar märket i envar färg eller färgkombination, såvida
icke skyddet är uttryckligen inskränkt till blott viss eller
vissa färger”
Kommer ändå ändring p g a EU praxis såsom Sobieraj
målet ?
• 
• 
• 
• 
• 
”What you see is what you get”
Kommer att ha betydelse i tre sammanhang:
1) Prioritet och senioritet
2) Relativa hinder
3) Användning
Prioritet och senioritet
 
 
Pariskonventionen
Mål C 291-11 JTL Diffusion
”…ett tecken är identiskt med ett varumärke när det utan vare sig ändringar eller tillägg efterbildar samtliga
beståndsdelar av varumärket, eller när det innehåller avvikelser som vid en helhetsbedömning är så obetydliga att
de kan undgå genomsnittskonsumenternas blick”
 
 
 
Samma bedömning för senioritet mål T 103/11 Justing
och T 378/11 Medinet
I regel endast sådana skillnader som en
genomsnittskonsument kan upptäcka om märken
jämförs sida vid sida
Relativa hinder
 
 
 
 
 
Är ett tidigare märke i svart/vitt identiskt med samma
märke i färg ?
Begreppet ”identitet” i artikel 8.1a CTMR (4.1a Direktivet)
OHIMs Guideline: ”It is only under exceptional
circumstances that the signs will be considered identical”
Försumbara och knappt märkbara skillnader
Alltså måste man i regel grunda invändning eller
hävningstalan på förväxlingsbarhet
Användning
 
 
 
Art. 15 (1) (a) CTMR och Art. 10 (1) (a) Direktivet
”Användningen av varumärket i en form som skiljer sig i
detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper
så som det registrerats”
Mål T 152/11 MAD 24 maj 2012
 
 
 
 
 
Förändring av färg i regel inte förändring av särskiljande
egenskaper om:
Ord- och figurelementen sammanfaller och är de
viktigaste beståndsdelarna
Färgkontrasterna samma
Färg eller färgkombinationer inte i sig en särskiljande
egenskap
Färg är inte någon huvudbeståndsdel i märkets allmänna
särskiljningsförmåga
Tack !
Astrid Johnsson
Jur kand, Partner
BRANN AB
Tel 070 3501015
[email protected]
Översikt Vad som kan skyddas och bevisning om inarbetad särskiljningsförmåga C-­‐217/13 & C-­‐218/13 (Oberbank) W/4740707/1 Verkställande av skydd genom straff B 5484-­‐13 (SKF) Upphörande av skydd p.g.a. tappad särskiljningsförmåga/ ursprungsfunkLon (generiskt) C-­‐409/12 (Kornspitz) Oberbank – vad behöver du veta? Färgvarumärken kan registreras – men då ursprunglig särskiljningsförmåga oSa saknas måste inarbetad särskiljningsförmåga bevisas Värderingen av bevisning om inarbetad särskiljningsförmåga görs på naLonell nivå för alla olika typer av varumärken – det finns inga hinder mot aU kräva in t.ex. marknads-­‐
undersökningar, men prövningen av färgvarumärken får inte skilja sig åt från den vanliga prövningen för andra typer av varumärken W/4740707/1 Vem som har bevisbördan är dock harmoniserat inom EU som en del av den materiella varumärkesräUen (oavseU naLonella processuella regler för ogilLghetstalan) – bevisbördan för inarbetad särskiljningsförmågan har varumärkesinnehavaren Vad som ska bevisas i ogilLghetstalan är aU inarbetad särskiljningsförmåga förelåg vid Jdpunkten för ansökan (om inte annan Ldpunkt valts vid implementeringen) – även senare producerat material kan dock användas för aU bevisa deUa Oberbank – för den vetgirige Varumärkesregistrering för färgen röd (HKS 13) i Tyskland (sedan 2007, men använd sedan 1960/70-­‐talet) – föremål för ogilLghetstalan W/4740707/1 Oberbank – för den vetgirige ‒  Art. 3.3 i VarumärkesdirekLvet: ‒  EU varumärke ska inte vägras registrering eller ogilLgförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före Ldpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. [En medlemsstat får dessutom besluta aU denna bestämmelse ska gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats eMer Ldpunkten för registreringsansökan eller Ldpunkten för registreringen.] ‒  Före registrering valts som Ldpunkten vid implementeringen i Tyskland, men i prakLken bedömning vid Ldpunkten för ansökan ‒  Tysk domstol ansåg därför aU Tyskland inte utnyUjat valmöjligheten i andra meningen i Art 3.3 Oberbank – för den vetgirige ‒  Sverige (1:5 st. 3 VML): ‒  Vid bedömningen av om eN varukännetecken har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas Jll aN det kan förvärva förmågan genom användning. ‒  Inget anges om den relevanta Ldpunkten ‒  Prop. 2009/10:225: ‒  ”Det införs inte någon regel i den nya varumärkeslagen om aU hänsyn endast ska tas Lll den användning som har ägt rum före det aU ansökan om registrering gavs in.” ˃ 
”En marknadsundersökning återspeglar ju normalt förhållandena vid den Ldpunkt då den genomförs. En undersökning som görs först eSer det aU ansökan ges in kan därför komma aU få eU begränsat bevisvärde. Ansökningen kan alltså i sådana situaLoner komma aU avslås. Dessa förhållanden kan komma aU medföra aU sökandena i större utsträckning än i dag kan behöva, eller anse sig behöva, genomföra marknadsundersökningar redan innan ansökan ges in. DeUa kan i sin tur innebära aU kostnaderna för aU ansöka om varumärkes-­‐
registrering i vissa fall blir högre och riskerar också aU medföra aU ansökningsförfarandet upplevs som mer oförutsebart och krångligare.” Oberbank – för den vetgirige ‒  HFD (mål nr 5984-­‐5986-­‐13), 5 maj 2014: ‒  PT meddelandes inte, PBR:s beslut stod därmed fast ‒  PBR: Ordvarumärket TAXI STOCKHOLM upphävdes ˃  ”Enligt fast praxis har användning som skeU eSer ansökningsdagen beaktats vid bedömningen av eU märkes särskiljningsförmåga. Av förarbetena Lll varumärkeslagen framgår aU det inte fanns skäl aU genom lagsLSning ändra på denna praxis (prop. 2009/10:225, s 159 ff).” ˃  Flera marknadsundersökningar från olika Ldpunkter åberopades i målet. ˃  ”Vid en samlad bedömning finner [PBR] aU [varumärkesinnehavaren] inte visat aU ordmärket TAXI STOCKHOLM genom användning har förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga. Registreringen avseende ordmärket TAXI STOCKHOLM ska därför upphävas.” SKF – vad behöver du veta? Varumärkesintrång är inte eU artbroU – därför krävs det aU straffvärdet är tolv månaders fängelse eller mer för aU någon skall kunna dömas Lll fängelsestraff för handel med piratkopior (eller aU gärningsmannen Ldigare dömts för broU) W/4740707/1 SKF – för den vetgirige ‒  Företrädare för Transmissionsteamet i Stockholm AB importerade, lagrade och sålde piratkopior av SKF:s kullager ‒  OmfaUande lager av piratkopior säkrat vid Lllslag av polisen ‒  Påföljd: Förutom skadestånd och näringsförbud: ‒  TingsräUen: Fängelse i 1 år ‒  HovräUen: Villkorig dom och dagsböter motsvarande straffvärde på 4 månader ‒  HD: Villkorig dom och (högre) dagsböter motsvarande straffvärde på 8 månader ‒  Artbegreppet förbehålls broU som bör ge fängelse av ”allmänprevenLva skäl” (jfr. ”allmänprevenLva hänsynen” vid fildelning – fängelse i The Pirate Bay!) SKF – för den vetgirige ‒  HD: Faktorer aU väga in vid bedömningen av straffvärdet ‒  Inga särskilda faktorer nämns i VML för bedömning av hur allvarligt eU intrång är – men slutsats aU det primära skyddsintresset är varumärkesinnehavarens räU aU bestämma över användningen av siU varumärke ‒  I deUa särskilda fall: ˃  BroUsligheten har inneburit en risk för tredjemansskada ˃  Verksamheten har varit av tämligen stor omfaUning (även om den i förhållande Lll SKF:s totala verksamhet varit försumbar) ˃  BroUsligheten har skeU med (likgilLghets-­‐)uppsåt ˃  BroUsligheten har skeU i vinstsySe ‒  Jfr. Svea HovR om artbroU för fildelning: ˃  ”AU upphovsräUsintrång genom illegal fildelning är eU samhällsproblem som på senare år spriU sig likt en löpeld framstår enligt hovräUen i det närmaste som eU allmänt känt faktum.” Kornspitz – vad behöver du veta? I den mån varumärke vänder sig mot både slutanvändare och mellanled är det Lllräckligt för ogilLghet aU slutanvändare anser aU märket blivit generiskt för produkten (”allmän beteckning) – aU mellanled känner Lll existensen av varumärkesskyddet ändrar inte på deUa Relevant passivitet kan bestå i aU varumärkesinnehavaren inte är Lllräckligt vaksam för aU bevara märkets särskiljningsförmåga (ursprungsfunkLon) – t.ex. inte tar iniLaLv aU uppmana mellanled aU använda varumärket mer i marknadsföringen mot slutanvändare W/4740707/1 Utan betydelse för ogilLghetsbedömningen om det finns andra namn för produkten som märket har blivit den allmänna beteckningen för Kornspitz – för den vetgirige Varumärkesinnehavaren Lllhandahöll ”bakmix” Lll slutprodukten åt (huvudsakligen) bagerier – ogilLghetstalan av varumärkesregistrering för slutprodukten (inte bakmixen) inleddes av konkurrent W/4740707/1 TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET!