årsbok 2011 här - Advokatfirman Lindahl
Immaterialrätt – årsbok 2o11 Årets viktigaste immaterialrättsliga händelser, i sammandrag av Advokatfirman Lindahl. Ansvarig utgivare: Håkan Borgenhäll [email protected] Redaktör: Therése Hallbergson [email protected] © 2012 Advokatfirman Lindahl KB Immaterialrätt – årsbok 2011 Årets viktigaste immaterialrättsliga händelser, i sammandrag av Advokatfirman Lindahl. i n n e h å ll s f ö r t e c k n i n g Förord 6 Nya omständigheter och nya bevis i IP-processen 7 Upphovsrätt Upphovsrättsåret 2011 Internetleverantörers ansvar 11 12 13 Ephone-målet (C-461/10) 13 SABAM-målet (C-70/10) 14 Övriga mål 16 EU-domstolen dömer ut territoriella begränsningar i licensavtal avseende sändningsrättigheter Premier League-målet (C-403/08 och C-429/08) Länkning på internet 16 16 20 Retriever-målet (T 5923-10) 20 Canal+-målet (B 1309-10) 20 Katalogskyddet ATG-målet (T 16297-07) Forumfråga Kicki Danielsson-målet (Ö 2256-10) Porträttfotografi Painer-målet (C-145/10) Upphovsrättsutredningens slutbetänkande Upphovsrätt avseende möbler 21 21 23 23 24 24 25 27 LAMINO och KURVA mål T 375-11 vid Eksjö tingsrätt (ännu inte avgjort) samt Svensk Forms Opinionsnämnds yttrande nr 238, ärende 5/2011 27 Varumärkesrätt 30 Varumärkesåret 2011 31 DHL-målet (C235/09) 32 Philips och Nokia (C-446/09 och C-495/09) 34 Gasflaskor 3D (C-46/10) 36 Ny varumärkeslag trädde i kraft den 1 juli 2011 38 Skydd för officiella beteckningar (PBR 10-280 och 10-281) 39 Energigivande varumärken (PBR 09-285) 41 Varumärke i sorg (PBR 09-329) 42 Mellanliggande rättigheter (PBR 10-072) 42 Förväxlingsrisk trots associationsmässig skillnad (PBR 10-168) 43 Känt varumärke påverkar inte likhetsbedömningen (C-552/09) 44 Sökordsannonsering (C-323/09 Interflora) 48 Sökordsannonsering samt användning av annans varumärke på en elektronisk marknadsplats (C-324/09 L’Oréal II) 52 5 i n n e h å ll s f ö r t e c k n i n g Bang & Olufsen förlorar talan rörande tredimensionellt varumärke (T-508/08) 57 California White/Red-målet (T 572-11) 61 Generaladvokatens yttrande av den 29 november 2011 i mål C 307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks Firmarätt Användningstvånget TV 7 Stockholm-målet (Högsta domstolens dom 2011-12-29 i mål nr T 1408-09) PatentRÄTT Patenträttens utveckling 67 71 72 72 75 76 När preskriberas ersättningsanspråk i patentmål? (NJA 2011 s 270) 76 Mothåll var inte kompatibla och kunde därför inte kombineras (T 3065-10 och T3179-10) 79 Föranvändarrätt? (T 26687-06, T 1370-07 och T 15455-07) 80 Inte onödigt att inleda talan om ogiltigförklaring av patent (T19169-10) 83 Mänskliga embryon ska förstås i vid mening i Bioteknikdirektivet-bakslag för stamcellsforskningen (C-34/10) 84 Giltighetstiden för tilläggskydd (SPC) kan i vissa fall vara negativ (C-125/10) 88 Hur ska villkoren för beviljande av tilläggsskydd förstås när de aktuella produkterna för vilka tilläggsskydd söks innehåller flera aktiva substanser? (C-322/10 och C-422/10) 90 Europeisk patentdomstol 94 Mönsterrätt Mönsterrättsåret 2011 EU-domstolen om pogs (C-281/10) Kunnig användare av beståndsdelar (T-10/08 och T-11/08) 97 98 98 102 Klocka på snodd – streckade linjer (T-68/10) 103 Göta hovrätts dom i mål T 1992-10 105 Ogiltighetsärende ICD 6682 vid Harmoniseringskontoret i Alicante 107 Ipred Uppföljning IPRED 109 110 Beslut enligt upphovsrättslagen 53 c-d §§ 110 Beslut enligt patentlagen 57 c-d §§ 112 Marknadsrätt Vad har hänt i svensk (och europeisk) marknadsrätt under år 2011? 115 116 Marknadsföring av kläder – vilseledande om kommersiellt ursprung och/eller renommésnyltning? (MD 2011:1) 116 Alkohollagens krav på iakttagande av särskild måttfullhet vid marknadsföring av alkohol 6 (MD 2011:5) 118 Vad krävs för att man skall få använda begreppet ”marknadsledande”? (MD 2011:6) 119 i n n e h å ll s f ö r t e c k n i n g Onödig rättegång? Kärandeparten inledde rättegång utan att först skicka varningsbrev och svarandeparten medgav samtliga yrkanden – kan detta föranleda ersättningsansvar för vinnande part? (MD 2011:11; även frågan om tillåtlighet av uttrycket ”marknadsledande” prövades) 120 Användning av miljöargument vid marknadsföring av personbilar (MD 2011:12) 121 Användning av miljöargument vid marknadsföring av lim (MD 2011:13) 123 Ingen prövning när den påtalade marknadsföringen hade upphört? (MD 2011:19) 124 Betydelsen av reklamens tidsmässiga närhet till konsumentens köpbeslut; närmare beskrivning av transaktionstestet (MD 2011:24) 125 Misskreditering av konkurrent – marknadsföring enligt MFL? (MD 2011:25) 126 EU-domstolens förhandsavgörande i fråga om tillåtligheten av viss monopolfrämjande nationell lagstiftning inom hasardspelssektorn (C-212/08) 128 ICC:s konsoliderade och delvis utökade/nya Regler för reklam och marknadskommunikation 130 Företagshemligheter 132 Företagshemligheter år 2011 133 Ändrad ersättningspraxis? (AD 2011:11) 133 Matleverantör använt sig av konkurrents kundregister (Ö 7342-10) 135 Register över trygghetslarm ansågs ej vara företagshemlighet (T 3040-10) 136 Domännamn Domännamn Avgöranden ATF Nr. 487 – forsvarsexportmyndigheten.se 137 138 140 140 Wipo Arbitration and Mediation Center, Case No. DCO2011-0028 – compassgroupusa.co 141 ATF Nr. 515 – allinvest.se 142 ATF Nr. 508 – växjöhem.se 143 ATF Nr. 447 – motorad.se 144 Nyheter på området 145 Nya generiska toppdomäner 145 Toppdomänen .xxx 146 Kontaktuppgifter 148 7 FÖRORD A dvokatfirman Lindahl ger nu traditionsenligt ut sin årsbok med redovisning av viktiga händelser inom IP-området under 2011. Tyngdpunkten ligger på rättsutvecklingen i Sverige vilket nödvändigtvis innefattar rättsutvecklingen på EU-nivå. Vi vill ändå nämna att ett historiskt genombrott har förekommit i USA genom America Invents Act som på patenträttens område i vissa delar innebär ett närmande till principer med större global tillämpning. Denna nya lag utgör också en bekräftelse på immaterialrättens globala ställning och fortgående harmonisering. Även om projektet med Europeisk patentdomstol (se särskilt avsnitt härom) och enhetligt patentskydd i Europa under december 2011 har fått ett (tillfälligt) bakslag är den internationella utvecklingen mycket viktig. Konsulter inom IP-området måste följa den internationella utvecklingen på nära håll. Advokatfirman Lindahl har gått längre än så och har flera medarbetare som är aktiva i nationella och internationella organisationer av olika slag där vi är med och påverkar utvecklingen. Genom detta engagemang säkerställer vi att vår rådgivning till våra klienter blir av hög kvalitet, inte minst när det gäller rådgivning kring strategier vid uppbyggnad och bibehållande av företagens immateriella tillgångar. Årsboken 2011 innehåller inte alla betydelsefulla rättsfall och händelser under 2011, utan urvalet bygger på vår ledstjärna, nämligen den praktiska nytta som kan hämtas från rättsutvecklingen. Vi har i år lagt till ett avsnitt om domännamn som inte sorteras under området IP men som de flesta företag måste beakta vid sin känneteckensstrategi. Likaså har vi i år två avsnitt som vi särskilt vill belysa och det är ”Nya omständigheter och bevis i IP-processen” samt en ”Uppföljning av IPRED”. De som har medverkat i denna årsbok finns angivna under respektive avsnitt. Som redaktörer för boken står Håkan Borgenhäll och Therese Hallbergson. Stockholm den 30 december 2011 Ulf Dahlgren, Håkan Borgenhäll, Jonas Westerberg, Johan Norderyd, Katarina Strömholm, Henrik Wistam 8 N ya o m s tä n d i g h e t e r o c h n ya b e v i s i i p - p r o c e s s e n Nya omständigheter och nya bevis i IP-processen Det händer inte sällan att part i en domstolstvist kort tid före huvudförhandlingen i tingsrätten eller efter ett överklagande av domen i hovrätten vill åberopa en omständighet till grund för sin talan eller ett bevis som han tidigare inte åberopat. Detta kan ställa till problem för den andra parten med tanke på att den processuella spelplanen förändras. I andra instans innebär åberopandet av nya omständigheter och nya bevis dessutom att instansordningsprincipen bryts. Det finns därför bestämmelser i rättegångsbalken som reglerar i vilken utsträckning som sådant åberopande tillåts. Denna artikel handlar om hur domstolarna numera tillämpar reglerna, särskilt i immaterialrättsliga mål. Den bestämmelse som styr frågan om tillåtande av en ny omständighet eller ett nytt bevis i underrätten är 42 kap. 15a § rättegångsbalken som anger att i mål där förlikning om saken är tillåten – alltså dispositiva mål – får tingsrätten utfärda ett meddelande till parterna att förberedelsen vid en viss senare tidpunkt skall anses vara avslutad (ett s.k. stupstocksföreläggande). Efter den tidpunkten får en part åberopa en ny omständighet eller ett nytt bevis endast om parten har haft en giltig ursäkt att inte åberopa omständigheten eller beviset tidigare eller prövningen av målet inte fördröjs i någon väsentlig mån om åberopandet tillåts. Stupstocksförelägganden är relativt vanliga i immaterialrättsliga mål. För hovrättsprocessen gäller enligt 50 kap. 25 §, tredje st. rättegångsbalken att i dispositiva mål får en part till stöd för sin talan åberopa en ny omständighet eller ett nytt bevis endast om parten gör sannolikt att sådant åberopande inte kunnat ske tidigare eller han annars haft giltig ursäkt att inte göra det. Begränsningarna har inte tillämpning på indispositiva mål, d.v.s. mål där parterna inte kan disponera över tvisteföremålet genom en förlikning. I de indispositiva målen har domstolen en skyldighet att, oavsett parternas inställning, pröva det som saken gäller. Indispositiva mål förekommer inom flera olika rättsområden bl.a. på det familjerättsliga området men också, 9 N ya o m s tä n d i g h e t e r o c h n ya b e v i s i i p - p r o c e s s e n vilket är av särskilt intresse för immaterialrätten, vid förbud som är sanktionerade genom ett vite. I en typisk immaterialrättslig tvist väcker rättighetshavaren talan mot en intrångsgörare med yrkande om förbud för intrångsgöraren vid äventyr av vite att fortsätta intrånget. Rättighetshavaren kan i samma mål, eller separat, föra talan om ersättning för den skada som intrånget medfört. När det i ett och samma mål förs båda typerna av talan, som således har både dispositiva och indispositiva inslag, brukar man tala om blandade mål. Det är också vanligt att intrångsgöraren i sin tur väcker talan mot rättighetshavaren om ogiltigförklaring eller hävning av rättigheten. Enligt ett tidigare synsätt är en vitessanktionerad förbudstalan ett indispositivt mål eftersom vitet är en offentligrättslig sanktion medan en talan om ersättning är ett dispositivt mål. Trots att talan i båda fallen grundas på ett intrång skulle olika processuella regler tillämpas vid prövningen av vitesförbud respektive skadestånd. Frågan är då vad som gäller ifall part vill åberopa en ny omständighet eller ett nytt bevis i dessa typer av mål. Är sådant åberopande tillåtet eller inte? Vissa tidigare avgöranden av Svea hovrätt, avdelning 2, som handlägger immaterialrättsliga mål, gick ut på att part, med hänsyn till vitesförbudets offentligrättsliga inslag med en sanktion vid en eventuell överträdelse, fick anses vara oförhindrad att föra in nya omständigheter och ny bevisning i hovrätten i den prejudicerande delen (intrångsfrågan) och i vitesdelen men inte i skadeståndsdelen (exempelvis T 2655-03 och T 4605-04). Hovrätten ansåg nämligen att mycket talade för att intrångsfrågan inte kan särskiljas från frågan om vitesförbud och därför får betraktas som indispositiv, i vart fall när det gäller den aspekt som handlar om tillåtande av nya omständigheter eller nya bevis. Hovrättens inställning i dessa avgöranden går tillbaka på Högsta domstolens uttalande i NJA 2000 s. 435 att motparten inte har rätt till dom enligt 13 kap. 5 § första st. rättegångsbalken när en part återkallat ett yrkande om vitesförbud eftersom parterna inte kan förlikas rörande omfattning och sanktionering av ett vitesförbud. HD-avgörandet har i doktrinen uttolkats så att det inte går att dela upp ett mål om vitesförbud i en dispositiv och en indispositiv del, utan att målet i sin helhet är indispositivt (Heuman, JT 2000/2001 s. 956 ff.). Även NJA 2006 s. 354 går i denna riktning. 10 N ya o m s tä n d i g h e t e r o c h n ya b e v i s i i p - p r o c e s s e n Under senare tid har emellertid hovrätten kommit att meddela beslut som innebär att det indispositiva inslaget begränsas till själva vitesdelen (T 56805, T 5027-06, T 8352-06 och T 4421-08). I sina beslutsmotiveringar i dessa senare avgöranden har hovrätten konstaterat att om en talan om vitesförbud fullt ut skulle anses vara indispositiv följer att delvis andra processuella regler ska tillämpas jämfört med en dispositiv talan om intrångsersättning, trots att talan i båda fallen grundas på ett intrång. Parterna i vitesförbudsmålet skulle exempelvis få åberopa ny bevisning i hovrätten och de skulle inte med bindande verkan för domstolen kunna erkänna viss omständighet. Vidare skulle rätten ha en utredningsskyldighet i intrångsfrågan och ett avgörande skulle kunna grundas på en omständighet som en part inte åberopat och rätten skulle självmant kunna ta initiativ rörande bevisning. Hovrätten tar avstånd från en sådan tillämpning och menar att det i stället är ändamålsenligt att se själva vitesförbudsdelen som ett indispositivt element, med skyldighet för domstolen att se till att förbudet i domslutet har en tydlig formulering som lämpar sig att förena med ett vitesföreläggande samt att självständigt ta ställning till vitesbeloppet. Övriga delar av målet avseende frågan om intrång, ersättning och ogiltighet/hävning, liksom för övrigt en talan om förbud som inte är vitessanktionerad betraktas som dispositiva. Hovrätten anser inte att det av de båda HD-avgörandena följer att det inte skulle vara möjligt att dela upp ett mål om vitesförbud i en dispositiv del och en indispositiv del när det gäller begränsningarna i möjligheterna att åberopa nya omständigheter och ny bevisning. Eftersom de nya omständigheter och nya bevis som part vill åberopa i praktiken regelmässigt hänför sig till materiella frågor i målet, och inte själva vitesdelen, är den enkla regeln att part inte kan räkna med att få en ny omständighet eller ett nytt bevis beaktat av domstolen, såvida det inte finns någon giltig ursäkt för det sena åberopandet. Han måste därför se till att åberopandet blir så komplett som han önskar redan innan förberedelsen av målet avslutas i tingsrätten. 11 N ya o m s tä n d i g h e t e r o c h n ya b e v i s i i p - p r o c e s s e n Hovrättens synsätt avspeglar sig också i de stupstocksförelägganden som Stockholms tingsrätt utfärdar i immaterialrättsliga vitesförbudsmål, varvid domstolen anger att föreläggandet inte gäller frågan om det yrkade förbudet fyller erforderliga krav på entydighet och konkretisering samt frågan om vitesbeloppet. Frågan har inte fått sitt slutgiltiga svar genom ett prejudicerande avgörande av Högsta domstolen, men tills vidare har parter att förhålla sig till hovrättens nuvarande inställning som från såväl en praktisk som en rättspolitisk utgångspunkt framstår som både rimlig och ändamålsenlig. Ulf Dahlgren Tel: +46 8 527 70 905 [email protected] 12 U p p h o v s r ät t U pp h o v s r ät t Upphovsrättsåret 2011 Utvecklingen på upphovsrättsområdet går fortsatt – föga överraskande – på temat digitala utnyttjanden där många frågor aktualiseras kring ingripande mot olovliga utnyttjanden i den digitala miljön. Vi vet ännu inte om Pirate Bay-målet får en fortsättning i Högsta domstolen då frågan om prövningstillstånd ännu inte är avgjord, men i det s.k. Ephone-målet, avseende möjligheten att förelägga internetleverantörer att lämna ut uppgifter i samband med intrång, har generaladvokatens yttrande kommit och blivit föremål för olika tolkningar. Vår tolkning kan du läsa mer om nedan. I det s.k. Premier League-målet där huvudfokus i och för sig låg på den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU har EU-domstolen också uttalat sig om upphovsrätten vilket vi sammanfattar. Länkning på internet är en sedan tidigare omdiskuterad fråga där vi under förra året fick se en kanske överraskande vändning på bedömningen av vilken länkning som är acceptabel från upphovsrättsligt perspektiv. I Canal+målet gjorde hovrätten upp med föreställningen att en förflyttande s.k. referenslänkning inte innebär intrång och tillämpade istället ett öppnare effektrekvisit. Vi hade förväntat oss en fortsättning på rättsutvecklingen under året genom hovrättens ställningstagande till motsvarande frågor i det s.k. Retriever-målet, men den huvudförhandling som var utsatt till början av december blev inställd och vi får alltså vänta på ett hovrättsavgörande till nästa år. Det särskilda databasskyddet har fått en genomlysning i praxis ifråga om förutsättningarna för skydd och även möjligheten till skadestånd vid intrång. Vi rapporterar om utgången i målet mellan ATG och Unibet i tingsrätten men kan konstatera att målet redan prövats även i hovrätten där dom dock väntas först i januari 2012. Slutligen summerar vi upphovsrättsutredningens slutbetänkande och ser fram emot vad som kan komma i lagstiftningsväg under nästa år. 14 U pp h o v s r ät t Internetleverantörers ansvar Ephone-målet (C-461/10) I Ephone-målet, som vi rapporterade om både 2009 och 2010, yrkade rättighetshavare att en internetleverantör skulle åläggas att lämna ut namn och adress till användare av en viss IP-adress då rättighetshavarna hävdat att användarna begått upphovsrättintrång genom fildelning. Högsta domstolen har på svarandens yrkande begärt förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om Sanktionsdirektivets (2004/48/EG) förenlighet med EU-rätten, Datalagringsdirektivet (2006/24/EG). Högsta domstolen ställde följande tolkningsfrågor till EU-domstolen: 1. Hindrar Datalagringsdirektivet, särskilt artiklarna 3, 4, 5 och 11, en til�lämpning av en nationell bestämmelse som är införd med stöd av artikel 8 i Sanktionsdirektivet och som innebär att en internetleverantör i en civilprocess, i syfte att en viss abonnent ska kunna identifieras, föreläggs att ge en upphovsrättsinnehavare eller dennes rättsinnehavare information om vilken abonnent som av internetleverantören tilldelats en viss IP-adress, från vilken adress intrång påstås ha skett? Förutsättning för frågan är att sökanden visat sannolika skäl för intrång i viss upphovsrätt samt att åtgärden är proportionell. 2. Påverkas svaret på fråga 1 av det förhållandet att medlemsstaten inte genomfört direktiv 2006/24/EG trots att tiden härför gått ut? Den 11 november 2011 lämnade generaladvokaten Niilo Jääskinen förslag till avgörande i EU-domstolens förhandsavgörande i målet. Förslag till avgörande: 1. Datalagringsdirektivet är inte tillämpligt på behandling av personuppgifter för andra ändamål än dem som avses i artikel 1.1 i detta direktiv. Följaktligen utgör nämnda direktiv inte hinder för att en nationell bestämmelse tillämpas enligt vilken en domstol – inom ramen för ett 15 U pp h o v s r ät t civilprocessuellt förfarande och i syfte att identifiera en viss abonnent – kan förelägga en internetleverantör att till en upphovsrättsinnehavare, eller till den som utövar rätten i dennes ställe, lämna ut uppgifter om identiteten på den abonnent som internetleverantören tilldelat en viss IP-adress som påstås ha använts för att göra intrång i den berörda upphovsrätten. Dessa uppgifter måste dock ha lagrats just i syfte att kunna lämnas ut och användas för detta ändamål, i enlighet med detaljerade nationella lagbestämmelser som antagits med iakttagande av unionsrätten angående skydd av personuppgifter. 2. Med hänsyn till svaret på den första frågan har den andra frågan inte längre något föremål. Det kan konstateras att generaladvokatens förslag till avgörande sannolikt inte skulle innebära att Ephone föreläggs att lämna ut de begärda uppgifterna då de inte lagrats i syfte att kunna lämnas ut och användas i detta ändamål. Generaladvokatens förslag till avgörande kan dock komma att ändras av EU-domstolen vars dom kan väntas under 2012. För en utförligare analys av förutsättningar för informationsföreläggande hänvisas till avsnittet om IPRED. SABAM-målet (C-70/10) Vad avser nationella domstolars möjlighet att förelägga internetleverantörer att implementera nätfiltrering till förebyggande och bekämpning av upphovsrättsintrång på internet har EU-domstolen i det uppmärksammade målet C-70/10 SABAM ogillat ett allt för allmänt hållet föreläggande som också kränkte medborgerliga fri- och rättigheter. I målet hade SABAM, en belgisk upphovsrättsorganisation som företräder upphovsmän, kompositörer och utgivare av musik, stämt internetleverantören Scarlet och förmått den belgiska förstainstansrätten att förelägga Scarlet att i förebyggande syfte och på egen bekostnad skapa och införa ett system för filtrering av all elektronisk kommunikation i internetleveran- 16 U pp h o v s r ät t törens tjänster, framför allt fildelning genom P2P-program, avseende alla bolagets kunder och utan begränsning i tiden. Scarlet hade överklagat föreläggandet och invänt att det vore omöjligt att införliva föreläggandet då ett liknande filtreringssystem inte gick att konstruera p.g.a. begränsad nätkapacitet och då det fanns P2P-program som möjliggjorde trafik som inte kunde filtreras. Man menade också att ett sådant föreläggande innebar en allmän skyldighet för Scarlet att övervaka alla meddelanden i nätet i strid med artikel 15 i direktiv 2000/31 (E-handelsdirektivet) samt att denna datahantering skulle strida mot direktiv 95/46/ EG och 2002/58/EG om skyddet för personuppgifter då en sådan filtrering skulle innebära en behandling av IP-adresser som utgör personuppgifter. Domstolen konstaterade att E-handelsdirektivet skulle tillämpas i enlighet med C-324/09 L’Oreal och att nationella domstolars föreläggande till internetleverantörer inte fick innebära en skyldighet för internetleverantören att aktivt övervaka alla meddelanden i nätet. Föreläggandet måste vidare vara rättvist, proportionerligt och inte onödigt kostsamt. Föga förvånande fann domstolen att det ifrågavarande föreläggandet var så pass allmänt utformat att det var förbjudet enligt E-handelsdirektivet. Domstolen konstaterade vidare att föreläggandet också kränkte Scarlets näringsfrihet, bolagets kunders grundläggande fri- och rättigheter avseende skydd för personuppgifter samt frihet att ta emot och sprida uppgifter. Domstolen poängterade också att föreläggandet riskerade att kränka informationsfriheten då det skulle vara svårt att skapa ett filter som i varje enskilt fall kunde avgöra om det filtrerade innehållet var olagligt med beaktande av bl.a. nationella upphovsrättslagar. Domen kan med rätta uppfattas som en vinst för nätneutraliteten men det bör uppmärksammas att domstolen inte uteslöt alla filtreringssystem och särskilt inte sådana som utformas på ett sätt som är begränsat i tid och räckvidd. Vi kan därför förvänta oss att frågor om internetleverantörers nätfiltrering kommer aktualiseras även i framtiden. 17 U pp h o v s r ät t Övriga mål Förra året rapporterade vi om tre fall avseende internetleverantörers ansvar för fildelning på internet, Portlane-målet (T 17127-09) och Black Internetmålen (T 7540-09 och T 11712-09). I Portlane-målet meddelade Svea hovrätt internetleverantören Portlane interimistiskt förbud att tillhandahålla internetaccess till en eller flera trackrar. Portlane har emellertid försatts i konkurs. Kärandebolagen och konkursboet har träffat en förlikning och målet har avskrivits. Även internetleverantören Black Internet meddelades under förra året interimistiskt förbud att tillhandahålla Pirate Bay internetaccess. Målet pågår vid Stockholms tingsrätt. Black Internet har dock bytt namn till Abandonner AB. Högsta domstolen har fortfarande inte fattat beslut i prövningstillståndsfrågan i det uppmärksammade fildelningsfallet, Pirate Bay-målet (B 5880-10). Beslut väntas i januari 2012. EU-domstolen dömer ut territoriella begränsningar i licensavtal avseende sändningsrättigheter Premier League-målet (C-403/08 och C-429/08) I denna dom fastställer EU-domstolen att licensavtal avseende sändningsrättigheter innehållande territoriella begränsningar strider mot unionsrätten. Domstolen slår även fast att visning av en fotbollsmatch kan utgöra en överföring till allmänheten, men inte ett otillåtet mångfaldigande. 18 U pp h o v s r ät t Bakgrund Football Association Premier League (FAPL) organiserar bl.a. filmningen av Premier League-matcher och innehar sändningsrättigheterna, d.v.s. rätten att göra matchernas audiovisuella innehåll tillgängligt för allmänheten genom tv-sändningar. FAPL beviljar programföretag licenser till sändningsrättigheterna genom licensavtal med bl.a. en klausul om territoriell begränsning, vilken ofta anknyter till en viss medlemsstat, som ger programföretaget en exklusiv rätt inom sitt territorium (ensamrätt). För att upprätthålla ensamrätten åtar sig programföretagen att säkerställa att samtliga sändningar är kodade samt att ingen utrustning godkänns som möjliggör för någon att se deras sändningar utanför det aktuella området. De nationella processerna som föranlett de aktuella målen vid EU-domstolen gäller olika försök att kringgå nämnda ensamrätt. Vissa pubar i Storbritannien (däribland Karen Murphys pub) har nämligen börjat använda utländsk avkodningsutrustning, som distribueras av ett grekiskt programföretag till abonnenter bosatta i Grekland, för att få tillgång till matcherna i Premier League. Genom uppgivande av falsk grekisk identitet och adress har pubarna köpt avkodningskort och dekoderbox för privat användning från en grekisk distributör till lägre priser än de som tas ut av BSkyB, som licensierar sändningsrättigheterna i Storbritannien. EU-domstolen Artikel 56 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) utgör hinder för lagstiftning i en medlemsstat, som innebär att det är förbjudet att till denna stat importera samt där sälja och använda utländsk avkodningsutrustning som möjliggör tillgång till en kodad satellitsändningstjänst från en annan medlemsstat. Inskränkningar av principen om fri rörlighet av tjänster i artikel 56 EUFfördraget kan motiveras av immaterialrättsliga hänsyn. Domstolen konstaterar härvidlag att t.ex. inledande videosekvenser, Premier Leagues hymn, förinspelade filmer som visar de viktigaste ögonblicken från de senaste matcherna i Premier League eller grafik av olika slag kan anses utgöra verk och därmed kan skyddas av upphovsrätten. Däremot kan inte matchen i sig skyddas av upphovsrätten. 19 U pp h o v s r ät t Trots att det kan finnas ett upphovsrättsligt skydd för vissa delar anser EUdomstolen att ett förbud mot att använda utländsk avkodningsutrustning skulle gå utöver vad som är nödvändigt för att tillförsäkra de berörda rättighetsinnehavarna skyddet för de rättigheter som utgör det särskilda föremålet för upphovsrätten, vilket av domstolen anges vara rätten till skälig ersättning. För tv-sändningar ska en sådan ersättning stå i rimlig proportion till olika aspekter av de aktuella sändningarna, såsom den faktiska och potentiella publiken i de medlemsstater i vilka sändningarna tas emot och språkversionen. Skyddet omfattar alltså inte rättighetshavarens eventuella intresse att få högsta möjliga ersättning, vilket var FAPL:s syfte med licensieringen av ensamrätten. En inskränkning av friheten att tillhandahålla tjänster är således enligt domstolen inte motiverad i förevarande fall. Enligt domstolen strider vidare ett system med exklusiva licenser mot unionens konkurrensrätt och artikel 101 EUF-fördraget om licensavtalen förbjuder tillhandahållandet av utländsk avkodningsutrustning till tv-tittare som vill se sändningarna utanför den medlemsstat för vilken licensen gäller. Detta eftersom sådana avtal skulle göra det möjligt att ge varje programföretag en ”absolut territoriell ensamrätt” i det område som omfattas av licensen och eliminera all möjlighet till konkurrens. Vidare konstaterar EU-domstolen att mottagandet av en sändning av en fotbollsmatch som sedan visas på en tv-skärm medför att det sker ett mångfaldigande i Upphovsrättsdirektivets (2001/29/EG) mening i dekoderns minne och på tv-skärmen. EU-domstolen anser dock att sådana exemplar omfattas av det undantag om flyktiga kopior som tillåter att ett mångfaldigande får ske utan godkännande av rättighetsinnehavaren. Att ta emot en sändning av en fotbollsmatch och visa den för gästerna på en pub utgör däremot enligt domstolen en överföring till allmänheten, enligt Upphovsrättsdirektivet, som kräver godkännande av rättighetsinnehavaren. Det görs bl.a. klart att upplänkning av material till en satellit utgör ett tillgängliggörande för allmänheten, men nedlänkning från satelliten utgör inte ett upphovsrättsligt relevant förfogande. 20 U pp h o v s r ät t Praktiska konsekvenser Genom domen torde det stå klart att privatpersoner har rätt att i hemmet titta på tv-sändningar från andra medlemsstater genom användande av utländsk avkodningsutrustning. Vad gäller kommersiellt utnyttjande av upphovsrättsligt skyddat innehåll, t.ex. genom visning på en pub, med användning av utländsk avkodningsutrustning är domen inte lika tydlig. En tänkbar följd av domen är att det fastställda förbudet mot territoriella begränsningar för avkodningsutrustning, medför att man inte heller upphovsrättsligt får begränsa kommersiellt utnyttjande av skyddat innehåll så länge som rättighetshavaren erhållit en skälig ersättning. Detta resonemang utgår från principen att undantag från den fria rörligheten av varor och tjänster kan ske mot bakgrund av det särskilda föremålet för upphovsrätten, vilket alltså är att skälig ersättning erlagts för användningen av rättigheten. Om så har skett någonstans inom EU skulle pubarna enligt detta resonemang vara fria att visa fotbollsmatcherna. Det är också en logisk följd av att förhindra begränsningar i möjligheten att sälja avkodningsutrustning inom EU. Å andra sidan är det inte helt klart att det särskilda föremålet för upphovsrättens undantag från den fria rörligheten av varor och tjänster är begränsat till skälig ersättning. Eventuellt utgörs detta även av rätten att bestämma var, när och på vilket sätt användning får ske. Det kan också ifrågasättas om lägsta pris inom EU för avkodningsutrustning utgör en ersättning för upphovsrätten som ska anses vara skälig. Det är slutligen tänkbart att vissa rättigheter (t.ex. sändningsrättigheterna till en tv-sändning av starkt nationellt intresse) inte betingar samma värde i samtliga medlemsstater. Oaktat domens mer precisa verkningar medför den otvivelaktigt att såväl rättighetsinnehavare som rättighetsanvändare måste se över befintliga licensavtal. Licensavtal som innehåller territoriella begränsningar för avkodningsutrustning, och således är i strid med tillämplig konkurrensrätt, måste skrivas om. Rättighetsinnehavarna bör vidare överväga vilken strategi bolagen numera kan och bör välja för att fortsättningsvis säkerställa att rätt ersättning erläggs. 21 U pp h o v s r ät t Länkning på internet Retriever-målet (T 5923-10) Länkning på internet är fortfarande ett omdiskuterat ämne. Förra året slog Stockholms tingsrätt i Retriever-målet fast att s.k. referenslänkning inte strider mot upphovsrättslagen då det klart och tydligt framgår att användaren förflyttas till en annan internetadress. Målet överklagades till Svea hovrätt som meddelat prövningstillstånd, huvudförhandling och dom väntas dock inte förrän i början av 2012. Canal+-målet (B 1309-10) Även Hudiksvalls tingsrätts dom i Canal+-målet överklagades till Hovrätten för Nedre Norrland som beviljade prövningstillstånd. Målet avser brott mot upphovsrättslagen då en privatperson på sin hemsida länkat till Canal+ on demand-sändningar av hockeymatcher. Hovrätten konstaterade inledningsvis att varken sportkommentatorernas tal eller kameramännens eller bildproducentens upptagningar uppnår verkshöjd. Däremot stod det enligt hovrättens mening klart att de repriseringar och slowmotion-sekvenser av mål, målchanser samt andra situationer som förekommit i de direktsända ishockeymatcherna åtnjuter upphovsrättsligt skydd som s.k. närstående rättigheter. Såsom framställare av reprissekvenserna har rättighetshavaren en ensamrätt att göra dem tillgängliga för allmänheten. Fråga var om länkläggaren genom att lägga en länk till hockeymatcherna på sin privata hemsida självständigt överfört reprissekvenserna till allmänheten. Enligt hovrättens bedömning är frågan huruvida länken definieras som en s.k. djuplänk eller en s.k. referenslänk av underordnad betydelse, i stället bör bedömningen utgå från den effekt som länken haft. Om en besökare klickat på länken som lagts på hemsidan fick han eller hon omedelbart materialet strömmat till sin dator. Mot den bakgrunden ansåg hovrätten att länkläggarens förfarande bör bedömas som ett självständigt förfogande genom överföringen av reprissekvenserna och stod således i strid med upphovsrättslagen. Hovrättens dom har överklagats till Högsta domstolen som ännu inte fattat beslut om prövningstillstånd. 22 U pp h o v s r ät t Katalogskyddet ATG-målet (T 16297-07) AB Trav och Galopp (”ATG”) svarar för anordnandet av vadhållning i samband med trav- och galopptävlingar i Sverige. ATG har framställt en s.k. sportdatabas som innehåller uppgifter om samtliga svenska trav- och galopphästar samt utländska tävlingshästar. Delar av sportdatabasen är tillgängliga för allmänheten genom ett gränssnitt på internet, som nås via www. atg.se. Sportdatabasen är också delvis tillgänglig för allmänheten via www. travsport.se. Unibet som är ett av Europas största företag inom online-spel på internet, använder uppgifter från ATG:s sportdatabas vid anordnandet av dessa spel. ATG stämde Unibet för upphovsrättsintrång i sportdatabasen. Målet avsåg således frågan om huruvida ATG:s sportdatabas är skyddad enligt det särskilda skyddet för databaser i 49 § upphovsrättslagen och om Unibet i så fall gjort intrång i denna databas. Enligt nyssnämnt stadgande har den som framställt en katalog, tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resultatet av en väsentlig investering, uteslutande rätt att framställa exemplar av arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten. Tingsrätten kom fram till att ATG som databasproducent gjort en sådan kvantitets- och kvalitetsmässigt sett väsentlig investering som krävs för att databasen ska åtnjuta skydd. I målet var det ostridigt att ATG t.o.m. år 2000 investerat 123,9 miljoner kronor i framställningen av sportdatabasen samt 187,2 miljoner kronor per den 31 december 2006. ATG har anfört att den helt övervägande delen av investeringen avser presentation medan endast en mindre del kan anses avse anskaffning och granskning. Begreppet investering som avser presentation av innehållet i en databas rör de resurser som läggs ned på att förse databasen med en informationsbehandlingsfunktion, d.v.s. de resurser som läggs ned på att systematiskt eller metodiskt ordna databaselementen och på att arrangera dem så att de är individuellt tillgängliga. En huvudfunktion med databasen är att den automatiskt hanterar det successiva uppgiftslämnande som sker från ett stort antal aktörer och bl.a. automatiskt genererar start- och resultatlistor när det är dags för lopp. Detta 23 U pp h o v s r ät t utgör enligt tingsrätten just en informationsbehandlingsfunktion för att systematiskt eller metodiskt ordna uppgifterna och arrangera dem så att de är individuellt tillgängliga. Tingsrätten fann att storleken på ATG:s investering hänförlig till presentationen är kvantitetsmässigt väsentlig samt att det av den åberopade bevisningen i målet även framgick att kvalitativa resurser tagits i anspråk vid framställandet av databasen. Med en kvalitetsmässigt sett väsentlig investering i direktivets mening avses insatser som inte går att kvantifiera, t.ex. en intellektuell insats eller en energiinsats. Tingsrätten kom fram till att relevanta intellektuella insatser gjorts. I målet var det ostridigt att Unibet använt uppgifter ur speldatabasen men parterna var oense om själva omfattningen. Tingsrätten fann att Unibet i princip dagligen gjort utdrag och återanvänt uppgifter ur databasen om hästar, namn på banor samt datum och tid för lopp, avseende ungefär en tredjedel av alla travlopp. Unibet medgav också att de sökt efter programförändringar, cirka nio sökningar för helgernas V75-lopp och omkring fem sökningar för lopp andra dagar. Unibet hade därutöver återanvänt uppgifterna då bolaget erbjudit spel på de aktuella loppen. Tingsrätten konstaterade att Unibets återkommande och systematiska utdrag jämte den återanvändning av uppgifter ur databasen som skett under sju års tid får anses innebära att en väsentlig del av databasen återskapats utan ATG:s tillstånd och således ansåg tingsrätten att Unibet gjort intrång i ATG:s skyddade databas. ATG yrkade 325 miljoner kronor i skadestånd varav 225 miljoner kronor i skälig ersättning för utnyttjande, vilket motsvarade 10 % av Unibets påstådda omsättning på hästspel, samt 100 miljoner kronor i ersättning för ytterligare skada. Tingsrätten tillerkände ATG 35 miljoner kronor baserat på att det prövade intrånget omfattade sju år och att en skälig licensavgift bedömdes vara 5 miljoner kronor per år. Avseende ersättningen för ytterligare skada konstaterade tingsrätten att det sammantaget inte går att dra slutsatsen att varje krona som Unibet omsätter på travspel motsvarar en kronas utebliven omsättning för ATG vilket utgjorde kärnan i ATG:s skadeståndstalan. Tingsrätten til�lade att det yrkade beloppet är så högt att det inte heller kan komma ifråga 24 U pp h o v s r ät t för tingsrätten att uppskatta skadan till ett skäligt belopp i enlighet med 35 kap. 5 § rättegångsbalken. Tingsrätten lämnade således ATG:s yrkande om ersättning för ytterligare skada helt utan bifall. Tingsrättens dom har överklagats till Svea hovrätt, som meddelat prövningstillstånd. Huvudförhandling i hovrätten hölls i början av december och dom väntas den 30 januari 2012. Forumfråga Kicki Danielsson-målet (Ö 2256-10) Forumfrågor i internetrelaterade immaterialrättsintrång är ständigt aktuella, förra året rapporterade vi om Kicki Danielsson-målet där en fotograf väckte talan om upphovsrättsintrång vid Stockholms tingsrätt då hans fotografi olovligen använts på internet. Svea hovrätt ansåg inte att sådan omedelbar skada som krävs enligt EU-domstolens tolkning av Luganokonventionens artikel 5.3 (motsvarande bestämmelse finns i Bryssel I-förordningen) ska anses ha inträffat i Sverige och således var inte Stockholms tingsrätt behörig att pröva målet. Fotografen har överklagat hovrättens avvisningsbeslut till Högsta domstolen som har meddelat prövningstillstånd i forumfrågan men något avgörande i sak är ännu inte fattat. Tid för föredragning är inte utsatt men planeras till början av 2012. 25 U pp h o v s r ät t Porträttfotografi Painer-målet (C-145/10) I målet behandlade EU-domstolen en rad frågor om upphovsrättens omfattning avseende porträttfoton, speciella undantag i upphovsrättsinnehavarens ensamrätt rörande bl.a. den allmänna säkerhetens intresse samt även vissa forumfrågor. Målet rörde ett porträttfoto av en ung österrikisk flicka som kidnappats på nittiotalet. Då flickan senare återfanns var medieintresset stort och i avvaktan på nya bilder på flickan använde fem tyska och österrikiska tidningsförlag porträttfotografiet samt en fantombild baserad på fotot som bearbetats för att simulera flickans åldrande utan att ha upphovsmannens tillstånd eller ange denna. Den principiellt viktigaste frågan i målet var om upphovsrättens omfattning var mindre för ett porträttfotografi än för andra verk. Domstolen fann i ljuset av C-5/08 Infopaq att även ett sedvanligt porträttfotografi kunde vara resultatet av en upphovsmans egna intellektuella skapande och ett uttryck för dennes personlighet och fria kreativa val genom bl.a. ljussättning, komposition och posering. Av detta följde att när en nationell domstol med beaktande av de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet slagit fast att ett porträttfotografi utgjorde ett verk så skulle dess skydd vara lika starkt som andra verks. 26 U pp h o v s r ät t Upphovsrättsutredningens slutbetänkande I fjolårets årsbok redovisades Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24) och dess många intressanta och i delar omdiskuterade förslag. Under 2011 kom utredningen med sitt slutliga betänkande – En ny upphovsrättslag (SOU 2011:32). Ensamutredaren professor Jan Rosén framlägger i slutbetänkandet en redaktionellt och språkligt granskad och reviderad version av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lagförslaget innebär en regelförenkling och strukturell ordning som är avsedd att underlätta til�lämpningen av de upphovsrättsliga bestämmelserna och som gör det enklare att förstå och tillämpa lagen. Den föreslagna lagen innehåller kodifieringar av de nyheter som föreslogs i delbetänkandet, t.ex. den s.k. specialitetsgrundsatsen om en inskränkande tolkning av avtal om överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt (5 kap. 1 § tredje st.), tumregeln avseende arbetsgivares rätt att använda verk skapade i anställningsförhållanden (5 kap. 7 §) samt omfattande ändringar i reglerna om avtalslicenser (6 kap.) speciellt avseende s.k. särskild avtalslicens som möjliggör för parter att ingå avtal med avtalslicensverkan även på andra områden än de som nämns i lagen. Slutligen föreslås att samtliga bestämmelser i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193) införlivas i den nya lagen då dessa utgör internationell privaträtt som ger rättigheter till enskilda och därför bör prioriteras i lagtext (13 kap.). Proposition förväntas i början av 2012. 27 U pp h o v s r ät t Jonas Westerberg Tel: +46 8 527 70 919 [email protected] Henrik Wistam Tel: +46 8 527 70 928 [email protected] Hans Eriksson Tel: +46 8 527 70 857 [email protected] Hanna Tilus Tel: +46 8 527 70 967 [email protected] 28 U pp h o v s r ät t Upphovsrätt avseende möbler LAMINO och KURVA mål T 375-11 vid Eksjö tingsrätt (ännu inte avgjort) samt Svensk Forms Opinionsnämnds yttrande nr 238, ärende 5/2011 Ett möbelföretag, DBAB, ställde vid 2011 års möbelmässa i Stockholm ut en fåtölj som Swedese Möbler bedömde utgjorde intrång i upphovsrätten till den mycket välkända böjträfåtöljen LAMINO. LAMINO skapades på nittonhundrafemtiotalet av formgivaren Yngve Ekström. LAMINO ingår i Nationalmuseums samlingar och har även utsetts till århundradets möbel av tidningen Sköna hems läsare. Eftersom möbelmässan pågick lämnades en stämningsansökan med en begäran om interimistiskt förbud ex parte in till tingsrätten i Eksjö. Eksjö tingsrätt fattade beslut om förbud utan hörande av DBAB innebärande att DBAB vid vite om 500 000 kronor förbjöds att tillverka, låta tillverka, marknadsföra, utbjuda till försäljning eller på annat sätt sprida exemplar av sin fåtölj. Talan i målet utökades så småningom till att omfatta också fåtöljen KURVA. Yngve Ekström skapade KURVA innan LAMINO. De båda fåtöljerna har samma karaktäristiska drag men skiljer sig åt i vissa mindre detaljer. Tingsrätten förordnade Svensk Forms Opinionsnämnd som sakkunnig i målet. Sådana förordnanden är ovanliga och har, såvitt vi känner till, endast skett en gång tidigare. Förordnandet innebar att Svensk Forms Opinionsnämnd förelades att avge ett skriftligt utlåtande avseende dels huruvida KURVA respektive LAMINO har upphovsrättsligt skydd, dels huruvida DBAB:s försäljning, tillverkning och liknande åtgärder avseende den egna fåtöljen innebär intrång i sådan upphovsrätt. Efter sammanträde, vid vilket parterna närvarade, avgav Svensk Forms Opinionsnämnd yttrande och angav att man anser att 29 U pp h o v s r ät t ”… fåtöljerna som benämns Kurva och Lamino båda, var för sig, är upphovsrättsligt skyddade som alster av brukskonst samt att den av [DBAB] marknadsförda fåtöljen […] gör intrång i det skydd som tillkommer Kurva samt i det skydd som tillkommer Lamino.” Svensk Forms Opinionsnämnd motiverade sitt yttrande med att KURVA och LAMINO är skapade av samma formgivare och bygger på samma formelement. Man menade att de karaktäristiska dragen hos såväl KURVA som LAMINO är, framförallt, sitsens och ryggstödets profil som tillsammans bildar en karaktäristisk sittlinje. Vidare, anser Svensk Forms Opinionsnämnd, framträder ”… de bakre benens lätt utsvängda form och det förhållande att benen och armstöden består av samma stycke trä och härigenom bildar ett upp och nedvänt ”U” som ett individuellt och särpräglat inslag i fåtöljens form.” Sammantaget menar Svensk Forms Opinionsnämnd att de båda fåtöljerna ger ett sådant individuellt och särpräglat helhetsintryck att fåtöljerna ”… väl höjer sig över det krav som bör ställas för att verkshöjd skall anses föreligga.” Vid bedömningen avseende huruvida DBAB:s fåtölj utgör intrång i det upphovsrättsliga skydd som tillkommer KURVA och LAMINO uttalar Svensk Forms Opinionsnämnd att DBAB:s fåtölj utnyttjar de mest karaktäristiska särdragen hos KURVA och LAMINO, nämligen sittlinjen och benens/ armstödens utformning och vinkel. Man menar att fåtöljerna därmed ger väsentligen samma helhetsintryck och att DBAB:s fåtölj därmed gör intrång i det upphovsrättsliga skydd som tillkommer KURVA och LAMINO. Målet pågår alltjämt vid Eksjö tingsrätt. Huvudförhandling förväntas till våren 2012. 30 U pp h o v s r ät t Eva Jensen Tel: +46 40 622 66 61 [email protected] 31 Va r u m ä r k e s r ät t Va r u m ä r k e s r ät t Varumärkesåret 2011 Utvecklingen inom varumärkesrätten 2011 har präglats av den allt större påverkan som EU:s rättsakter och EU-domstolens avgöranden får i den dagliga hanteringen i Sverige av varumärkesrelaterade ärenden. Svensk nationell praxis av intresse finns, men rättsutvecklingen leds från EU-domstolen. Från EU-domstolen vill vi framhålla två viktiga utvecklingslinjer: Gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär och begränsningarna i varumärkets rättsverkan till sådan användning som påverkar någon av varumärkets funktioner. DHL-målet är en kraftfull markering för att gemenskapsvarumärken ska ha samma rättsverkan i hela unionen och domstolarna för gemenskapsvarumärken har möjlighet att fatta beslut som omfattar hela unionen. Vad svensk domstol säger kan således få betydelse i Grekland. Detta är en intressant utveckling mot en allt mer integrerad union. Att någon av varumärkets funktioner måste påverkas för att det ska finnas ett skyddsvärt intresse synes också vara en lämplig utgångspunkt. Den fråga som uppstår är om juridiken förmår att skydda samtliga varumärkets funktioner på ett adekvat sätt. Tveksamheter uppstår när EU-domstolen gör bedömningen i Philips-målet att varumärkesintrång inte föreligger när inte varumärkets funktioner påverkas inom EU. Vad som är intrång utanför ett tullager inom EU är tydligen inte intrång innanför denna byggnad. Handeln med piratkopior utgör alltjämt ett växande problem. Rättighetshavarnas försök att inte bara hålla intrångsgöraren ansvarig, utan även stoppa mellanhänders hantering av piratkopior har från EU-domstolen mötts med blandat resultat. Svårigheten att balansera rättighetshavarnas intressen mot allt för långtgående ingrepp i den dagliga handeln med varor och tjänster kommer att fortsätta skapa bekymmer för domstolar och parter. Under 2011 har vi också fått en ny varumärkeslag efter ett arbete som huvudsakligen inneburit en omstrukturering och språklig översyn av den tidigare varumärkeslagen. Den nya varumärkeslagen innehåller dock ett antal viktiga förändringar där möjligheten till administrativ hävning av en varumärkesregistrering kanske är den viktigaste. 33 Va r u m ä r k e s r ät t Vi hoppas att detta kapitel om varumärkesrätten 2011 kommer att ge er en nyttig genomgång av några av årets viktigare avgöranden. DHL-målet (C235/09) EU-domstolen har slutligt avgjort den långvariga diskussionen om de nationella domstolarna för gemenskapsvarumärken har behörighet att meddela förbud som gäller hela EU eller om dessas förbud är begränsade till visst territorium. Domstolen ansåg att huvudregeln är att ett förbud gäller över hela EU, men att part kan invända och med stöd av t.ex. språkliga argument inskränka förbudet till sådan del av EU där varumärkets funktioner påverkas. Målet i korthet De franska bolagen Chronopost SA och DHL Express France SAS tvistade vid fransk domstol om intrång förelåg mellan Chronoposts äldre varumärke WEBSHIPPPING och DHL:s användning av kännetecknet WEB SHIPPING. I överinstansen gjordes gällande att den överklagade domen stod i strid med artiklarna 1 och 98 i varumärkesförordningen eftersom förbudet inte omfattade hela EU. Överinstansen ställde då ett antal frågor till EUdomstolen för att få klarhet om ett förbud har rättsverkan i hela EU eller ej. EU-domstolen Domstolen inledde med att klargöra att artikel 98 avser påföljder vid intrång i ett gemenskapsvarumärke. Första meningen i artikel 98.1 innebär att en domstol för gemenskapsvarumärken ska meddela förbud mot intrång. Andra meningen i artikel 98.1 innebär att domstolen ska meddela säkerhetsföreskrifter enligt nationell rätt, i Sverige vite, för att säkerställa att förbudet efterlevs. Artikel 98.2 avser andra sanktioner än förbud för vilka nationell rätt tillämpas och då lagen i den medlemsstat där intrånget gjordes. Förbudens geografiska räckvidd styrs dels av domstolens geografiska behörighet, dels av den geografiska omfattning som ensamrätten ger. 34 Va r u m ä r k e s r ät t Domstolarna för gemenskapsvarumärken har exklusiv behörighet i fråga om talan om intrång. Väljs domstol utifrån reglerna om hemvistforum har domstolen behörighet i fråga om intrång som sker i vilken som helst av medlemsstaterna. Behörigheten för den domstol som väljs utifrån reglerna om hemvistforum kan därför omfatta hela EU. Domstolens behörighet begränsas däremot till det land där intrång sker om domstolen väljs enligt reglerna om skadeforum. I detta fall begränsas förbudets omfattning till samma land. Den ensamrätt som tillkommer innehavaren av ett gemenskapsvarumärke omfattar i princip hela EU. Inom detta område har innehavaren samma skydd och varumärket får samma rättsverkan. Av artikel 1.2 i varumärkesförordningen framgår vidare att förbud mot användning av ett gemenskapsvarumärke bara får meddelas om förbudet gäller för hela EU. I Nokia-målet, C-316/05, har också EU-domstolen slagit fast att syftet med artikel 98.1 är att skydda varumärken på samma sätt i hela EU. Av dessa skäl ska förbud som huvudregel omfatta hela EU. Ensamrätten till ett gemenskapsvarumärke är emellertid begränsad till situationer när tredje mans användning av ett kännetecken skadar varumärkets funktion. Sådan användning som inte skadar varumärkets funktion kan därför inte omfattas av ett förbud. Om svaranden visar att varumärkets funktion inte skadas i vissa länder, t.ex. av språkliga skäl, måste domstolen därför begränsa förbudets geografiska omfattning till de områden där varumärkets funktion skadas. Sammanfattning och slutsats EU-domstolen har i denna dom lämnat ytterligare vägledning om hur förbudssanktionen ska tillämpas. Huvudregeln är att förbud gäller över hela EU, men att förbud undantagsvis kan begränsas till viss del av EU. Undantagen kopplas samman dels med domstolens behörighet vilket medför att beslut om var talan ska väckas blir av betydelse, dels med ensamrättens omfattning som innebär att varumärkets funktion måste påverkas för att en påtalad användning ska kunna träffas av ett förbud. 35 Va r u m ä r k e s r ät t Käranden styr var talan väcks (och kan även inskränka talan till visst territorium). Svaranden har bevis- och åberopsbörda för omständigheter hänförliga till begränsningar i ensamrättens omfattning. Det är uppenbart att såväl käranden som svaranden bör överväga dessa frågor i intrångsmål. Eftersom det nu är klart att det är möjligt att utverka ett förbud för hela EU bör domen sammantaget innebära en effektivare hantering av varumärkesmål. Philips och Nokia (C-446/09 och C-495/09) I denna dom upprätthåller EU-domstolen uppfattningen att varor som i och för sig är olovligen märkta med annans varumärke inte ska anses göra varumärkesintrång av det skälet att varumärkets funktioner inte påverkas när det inte finns risk att varorna når EU:s konsumenter. Målen i korthet I båda målen har varor transporterats från Kina och tillfälligt förts in i EU för vidare transport (transit); i Philips-målet genom placering i tullager och i Nokia-målet till Colombia. Frågan som EU-domstolen hade att ta ställning till var om mönster- respektive varumärkesintrång förelåg genom att svarandena fört in varorna i EU. EU-domstolen Domstolen inleder med att konstatera att varken placering av varor i tul�lager eller transit innebär att varorna utbjudits till försäljning inom EU. Av detta följer att det inte föreligger något intrång enbart på grund av att varorna placerats i tullager eller är i transit. Domstolen konstaterar däremot att intrång kan föreligga om varorna varit föremål för någon form av kommersiell aktivitet riktad mot konsumenterna inom EU eller om det finns andra omständigheter som antyder att så kommer att ske. Beträffande andra omständigheter än en visad kommersiell aktivitet ger domstolen ytterligare vägledning dels såvitt avser beviskrav (misstanke att sådan omständighet föreligger) dels vilka typer av omständigheter som kan komma ifråga (placering i tullager utan angivande av slutdestination, avsak- 36 Va r u m ä r k e s r ät t nad av tydlig information om identitet på parter inblandade i transporten, bristande samarbete med tullmyndigheten och dokument som ger uttryck för en risk att varorna faktiskt kommer att föras ut inom EU trots att så inte ska ske). I sin analys understryker domstolen att syftet med EU-rätten är begränsat till att förhindra att intrångsföremål förs ut på marknaden inom EU och att införa åtgärder mot att så sker utan att för den skull förhindra laglig handel. Vad som sker utanför EU är således utan betydelse för bedömning av om intrång sker). Domstolen belyser även skillnaden på hantering av transitfrågan inom å ena sidan tullförfaranden och å andra sidan inom ett efterföljande intrångsmål. I tullförfarandet är det tillräckligt att misstanke föreligger om att intrångsföremålen når EU:s konsumenter, men i intrångsmålet krävs att detta är styrkt. Sammanfattning och slutsats Domstolen följer tidigare praxis på så sätt att varumärkets funktion måste påverkas för att åtgärder ska kunna vidtas mot intrångsföremål, men ger nu vägledning om att vissa omständigheter i vart fall ska anses medföra att misstanke föreligger om att varorna ska föras ut i EU. De exempel som ges bör inte anses vara uttömmande, utan även andra omständigheter bör accepteras. För rättighetshavarna är detta goda nyheter då domen i vart fall öppnar en möjlighet att komma åt intrångsföremål placerade i tullager eller i transit. Eftersom beviskravet för såväl frågan om misstanke att varorna ska föras ut på marknaden inom EU som frågan om misstanke om intrång föreligger skärps i ett efterföljande intrångsmål där dessa omständigheter måste styrkas bör rättighetshavarna hantera transitfrågorna med samma grad av försiktighet som intrångsfrågorna. 37 Va r u m ä r k e s r ät t Gasflaskor 3D (C-46/10) Enligt traditionell svensk praxis har det varit förbjudet att samla in och återfylla varumärkesskyddade förpackningar (förpackningar märkta med ett varumärke eller förpackningsutstyrslar) för att sedan bjuda ut varorna till försäljning. EU-domstolen ändrar nu rättsläget när domstolen i ett vägledande avgörande förklarar att denna typ av varumärkesanvändning inte innebär intrång i ensamrätten till ett varumärke. Målet i korthet Kosan Gas tillverkar och säljer flaskgas i Danmark. Utformningen av flaskorna som Kosan Gas använder är skyddad som ett 3D varumärke. Flaskorna är också märkta med Kosan Gas namn och logotyp. Viking Gas har en återfyllningsstation i Danmark där en konsument kan lämna in en tom gasflaska och få tillbaka en ny full flaska mot betalning för gasen. Viking Gas har på detta sätt samlat in, återfyllt och sålt Kosan Gas flaskor. Den danska överrätten har begärt besked från EU-domstolen om detta förfarande utgör varumärkesintrång. EU-domstolen Domstolen inleder med att konstatera att flaskan från Kosan Gas är tänkt att återanvändas, vilket visar att flaskan inte enbart fungerar som förpackning utan har ett självständigt ekonomiskt värde. Flaskan ska därför anses utgöra en vara i sig. Domstolen konstaterar även att när konsumenten förvärvar en flaska med gas från Kosan Gas betalar konsumenten inte bara för gasen utan även för flaskan. I sin analys framhåller domstolen att ensamrätten till ett varumärke konsumeras om en försäljning innebär att varumärkets ekonomiska värde realiseras. Den som köper flaskorna skulle inte heller kunna dra full nytta av sin äganderätt till dessa flaskor om äganderätten begränsas så att köparen blir hänvisade till en enda gasleverantör när de senare vill fylla på dessa flaskor. Konkurrensen på eftermarknaden för återfyllning av gasflaskor skulle också minska om rättighetshavaren med stöd av sitt varumärke skulle kunna hindra tredje man att återfylla flaskorna. EU-domstolen slår fast att den intres- 38 Va r u m ä r k e s r ät t seavvägning som ska ske medför att konsumtion inträtt genom Kosan Gas försäljning av gasflaskorna till konsumenten. Domstolen ger också vägledning om möjligheten att åberopa skälig grund för att hindra tredje mans användning trots att konsumtion inträtt. Domstolen framhåller i detta sammanhang att den nationella domstolen måste beakta hur flaskorna är märkta, hur dessa byts ut och hur marknaden för den underliggande varan, i detta fall gas, fungerar. Om genomsnittskonsumenten kan få intrycket att det föreligger ett samband mellan parterna i målet eller att gasen kommer från rättighetshavaren föreligger skälig grund. Sammanfattning och slutsatser EU-domstolens dom förändrar den svenska marknaden för återfyllning av förpackningar när det nu konstateras att konsumtion inträder vid den första lagliga försäljningen av förpackningen. En förutsättning är dock att priset för förpackningen, oberoende av priset på den underliggande varan, är så högt att rättighetshavaren får anses ha realiserat varumärkets ekonomiska värde. Det åligger vidare tredje man att vidta försiktighetsåtgärder så att inte konsumenten kan få intrycket att det föreligger ett samband mellan tredje man och rättighetshavaren. Det bör också framhållas att EU-domstolens dom enbart synes vara tillämplig på marknader där konsumenten är van vid att det finns andra distributörer av den underliggande varan. Sammantaget innebär domen ökad konkurrens på eftermarknaden samtidigt som domen öppnar för möjligheter för rättighetshavaren att skydda sina legitima intressen. 39 Va r u m ä r k e s r ät t Ny varumärkeslag trädde i kraft den 1 juli 2011 Den 1 juli 2011 trädde den nya varumärkeslagen (2010:1877) i kraft. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste ändringar som genomförts genom den nya lagen. Inledningsvis kan nämnas att diskussionerna kring att eventuellt ta bort officialprövningen inte ledde till några ändringar utan granskningen av nya varumärkesansökningar avseende både absoluta och relativa hinder hos Patent- och registreringsverket (PRV) finns kvar i den nya lagen. Till skillnad från många andra länder inom Europa innebär detta att Sverige utmärker sig genom att myndigheten granskar nya ansökningar och anför äldre rättigheter som registreringshinder om det anses att förväxlingsrisk föreligger. Bedömningen om förväxlingsrisk föreligger utgår ifrån en jämförelse mellan både varumärkena (och i aktuella fall den äldre firman och det yngre varumärket) och de varor och tjänster som omfattas av ansökan respektive den äldre rättigheten. Den största nyheten är att det införts en möjlighet till administrativ hävning vilket innebär att PRV kan häva en varumärkesregistrering efter att tredje man ansökt om hävning förutsatt att innehavaren inte motsätter sig detta. För att tredje man ska anses behörig att ansöka om hävning krävs att han för talan för egen räkning och förfogar över det intresse på vilken den åberopade grunden vilar. Förfarandet har utformats med den summariska processen enligt lagen om betalningsföreläggande som förebild. Om innehavaren bestrider ansökan om hävning kan den som ansökt om hävning begära att ärendet överförs till tingsrätt för prövning. Syftet med regeln är att tillhandahålla ett relativt snabbt, enkelt och billigt system för hävning av registreringar som uppenbart saknar förutsättningar att bestå. Fortfarande kvarstår naturligtvis möjligheten att, liksom tidigare, ansöka om hävning vid domstol, t.ex. om det är känt att innehavaren kommer att motsätta sig talan om hävning. En annan nyhet som infördes genom den nya lagen är att PRV numera ska granska samtliga varor och tjänster som ingår i en ansökan separat. Detta 40 Va r u m ä r k e s r ät t innebär att en ansökan kan komma att avslås delvis om varumärket anses registrerbart för vissa, men inte alla, varor och tjänster. Tidigare avslogs en ansökan, mot vilken ett hinder anförts, i sin helhet förutsatt att inte sökanden aktivt begränsat varu- och tjänsteförteckningen för att komma förbi det motanförda hindret. Ytterligare en praktiskt viktig nyhet är det faktum att släktnamn inte längre per automatik utgör registreringshinder. Tidigare krävdes i princip att den som ansökte om skydd för ett varumärke som innehöll ett släktnamn kunde visa behörighet till släktnamnet alternativt medgivande från släktnamnsbärarna. Genom den nya lagen har släktnamnshindret lättats upp och numera utgör endast egenartade släktnamn hinder, förutsatt att varumärkesanvändningen också skulle komma att medföra en nackdel för bäraren. Efter ändringen har varumärken som PETTERSSON kunnat registreras trots att sökanden inte visat behörighet till släktnamnet Pettersson (PBR 10-085). Avslutningsvis kan nämnas att det skydd som titlar tidigare åtnjöt genom varumärkeslagen har tagits bort i den nya lagen. Tidigare förelåg hinder mot att såsom varumärke registrera titeln på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, förutsatt att titeln var egenartad. Genom den nya lagen kvarstår att en titel som självständigt anses uppnå verkshöjd och därmed är upphovsrättsligt skyddad fortfarande kan utgöra hinder. En titel kan också naturligtvis, genom inarbetning eller registrering, ha uppnått ett varumärkesskydd som kan verka hindrande mot en varumärkesansökan innehållande titeln. För egenartade titlar som inte uppnår upphovsrättsligt skydd och som inte heller registrerats eller inarbetats såsom varumärke innebär den nya lagen dock en försämring. Bland annat kan nämnas att varumärket RAINMAN RESEARCH, efter att den nya varumärkeslagen trädde i kraft, har kunnat registreras för diverse konsulttjänster i klass 35, trots att RAINMAN är titeln på en amerikansk film från 1988 som av PRV ansetts vara egenartad (PBR 10-140). Skydd för officiella beteckningar (PBR 10-280 och 10-281) Enligt 2 kap. 7 § första st. varumärkeslagen får inte ett varumärke innehålla 41 Va r u m ä r k e s r ät t något som skyddats såsom officiell beteckning enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar. Bland annat skyddas Europarådets tillika Europeiska kommissionens emblem (se nedan) genom en hänvisning i förordningen (1976:100), samt bilagan till denna, på detta sätt. Patentbesvärsrätten (PBR) har i mål 10-280 och 10-281, efter invändning från Europeiska kommissionen, bedömt huruvida de sökta figurmärkena EUROPEAN CRAFTSMANSHIP och EUROPEAN CRAFTMANSHIP SVENSK INDUSTRIGRAVYR (se nedan) innehåller beståndsdel som kan uppfattas som en efterbildning av det skyddade emblemet. I sammanhanget kan noteras att det vid förväxlingsbedömningen sker en jämförelse mellan de sökta varumärkena och det skyddade emblemet såväl som mellan märkena och den heraldiska beskrivningen som finns för det europeiska emblemet, nämligen ”På ett azurblått fält framträder en cirkel med tolv guldfärgade stjärnor vars spetsar inte berör varandra”. PBR kom i målen fram till att de sökta varumärkena inte var förväxlingsbara ur traditionell synvinkel och inte heller innehöll något som var ägnat att uppfattas som en efterbildning av det europeiska emblemet ur en heraldisk synpunkt. 42 Va r u m ä r k e s r ät t Kommentar Det bör noteras att bedömningen vad gäller officiella beteckningar och huruvida ett varumärke är ägnat att uppfattas som en efterbildning av en viss officiell beteckning skiljer sig ifrån den gängse förväxlingsbedömning som sker när två varumärken jämförs, genom att även den heraldiska beskrivningen ska beaktas. Energigivande varumärken (PBR 09-285) Swedish Match North Europe AB (Swedish Match) invände i detta mål mot varumärket ENERGY SNUS som registrerats för ”tobak; tuggtobak; cigaretter av tobakssurrogat, ej för medicinska ändamål” i klass 34 och anförde att märket är beskrivande för sökta varor och därmed saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga samt att termen ENERGY SNUS måste omfattas av det så kallade frihållningsbehovet. Sökanden, Northerner Scandinavia AB, anförde att märket inte är direkt beskrivande utan suggestivt för sökta varor och således registrerbart. PBR gick på Swedish Match linje och ansåg att varumärket ENERGY SNUS innehåller beståndsdelar som var för sig kan användas vid beskrivning av de sökta varorna i klass 34. PBR uttalade att snus är en tobaksvara som bland annat innehåller nikotin som utgör en form av uppiggande stimulantia, vilket innebär att ordet ENERGY därmed kommer att upplysa om denna egenskap hos de tobaksprodukter som omfattas av ansökan. Vidare hänvisade PBR i sitt avgörande till EU-domstolens domar i mål C-265/00 (BIOMILD) och C-363/99 (POSTKANTOOR) när det gällde bedömningen av huruvida de två märkesdelarna kan anses samverka på ett sådant sätt att deras distinktivitet sammantaget förstärks på ett sådant sätt att särskiljningsförmåga uppnås. PBR fann att så inte var fallet och upphävde registreringen för ENERGY SNUS. 43 Va r u m ä r k e s r ät t Varumärke i sorg (PBR 09-329) Ett ytterligare avgörande från PBR där frågan avseende beskrivande egenskap hos ett varumärke bedömts avsåg frågan huruvida ordvarumärket SORG kunde anses beskrivande för smycken i klass 14. Fri Kommunikation KB invände mot registreringen och angav att märket är beskrivande för sökta varuslag eftersom varumärket kan komma att användas för smycken för användning av personer som bär sorg. Invändaren anförde att det åter blivit modernt att ge uttryck för sorg genom bärande av särskilda smycken. PBR delade PRV:s bedömning och anförde i sina domskäl att invändaren inte lyckats visa att traditionen avseende smycken som bärs i samband med sorg fortfarande lever kvar. Med anledning härav fann PBR att omsättningskretsen inte kommer att uppfatta varumärket SORG i samband med smycken som angivande av en viss egenskap hos dessa och registreringen fick bestå. Ett av patenträttsråden var skiljaktig. Kommentar Vid utformning/framtagning av nya varumärken är det viktigt att man gör en noggrann bedömning av om det kan finnas en risk att varumärket kan uppfattas som beskrivande för de sökta varorna och/eller tjänsterna för vilka varumärket är avsett att registreras och användas. Vidare är det också viktigt att man vid användning av ett varumärke alltid tänker på att använda det tillsammans med en generisk term för att inte riskera att varumärket efter hand kan komma att uppfattas som den beskrivande termen för varorna/ tjänsterna. För att behålla varumärkeskaraktären kan man tänka på att alltid använda versaler samt inte använda varumärket i genitiv-form. Mellanliggande rättigheter (PBR 10-072) Tropicana Products Inc. ansökte om skydd för varumärket TROPICANA för varor i klasserna 29 (fruktbaserade snacks, yoghurt), 30 (spannmålsbaserade snackbars) och 31 (färsk frukt). PRV motanförde fem stycken svenska firmor. 44 Va r u m ä r k e s r ät t Efter avslag från PRV överklagade sökanden. I samband med överklagandet vidhöll man ansökan, i första hand med den ursprungliga varuförteckningen och, i andra hand, med en begränsning till fruktbaserade snacksprodukter i klass 29. PBR valde i målet att endast bedöma förväxlingsrisken mellan det sökta varumärket och den av de motanförda firmorna som var identisk med varumärket. Sökanden hade en tidigare registrering för TROPICANA i klass 32, som var äldre än den motanförda firman. Firman avsåg restaurang- och pubverksamhet. Enligt vedertagen praxis anses livsmedel och drycker i varumärkesrättslig mening uppvisa likhet med restaurangverksamhet etc. Eftersom varumärket och firman var identiska ansågs förväxlingsrisk föreligga. Det faktum att sökanden hade en äldre registrering som också omfattade varor med vilka restaurangtjänsterna ska anses liknande gav inte skäl till någon annan bedömning. I samband härmed hänvisade PBR till det äldre Regeringsrättsavgörandet (RÅ 2006 ref. 75) avseende PIZZA PAPA JOHN’S. Kommentar Vad gäller mellanliggande rättigheter som kan ha tillkommit trots förekomsten av en äldre hindrande registrering så kan man av ovanstående dra slutsatsen att tidigare praxis står fast. Detta innebär att för den rättighetsinnehavare som har en äldre registrering och som får en mellanliggande rättighet anförd som hinder mot en ny identisk eller snarlik ansökan återstår endast att agera mot den mellanliggande rättigheten genom hävningstalan för det fall medgivande inte kan inhämtas. Förväxlingsrisk trots associationsmässig skillnad (PBR 10-168) Innehavaren, Regus Management Ltd (Regus), av varumärkesregistreringarna för REGUS och REGUS (figur) invände mot ordvarumärkesregistreringen för REBUS DEVELOPMENT för tjänster i klass 36. PBR och PRV gjorde samma bedömning vad gäller tjänsteslagslikhet, nämligen att identitet/likhet förelåg, samt att det inarbetningsmaterial som 45 Va r u m ä r k e s r ät t lämnats in av Regus inte ansågs tillräcklig för att visa förvärvad förstärkt särskiljningsförmåga. PBR konstaterade vidare att en tydlig fonetisk och visuell likhet förelåg mellan varumärkesdominanterna REBUS och REGUS. Det faktum att REBUS ger en annan association än REGUS var inte tillräckligt för att utesluta förväxlingsrisk. PBR ansåg inte heller att det figurativa utförandet i REGUS (figur) var tillräcklig för att förta likheten. Sammanfattningsvis fann PBR att förväxlingsrisk förelåg och registreringen för REBUS DEVELOPMENT hävdes. Känt varumärke påverkar inte likhetsbedömningen (C-552/09) År 1998 ansökte Tirol Milch (Tirol) om registrering av varumärket Timi KINDERJOGHURT (figur) såsom gemenskapsvarumärke vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (OHIM) i Alicante. Ansökan omfattade varor i klass 29. Ferrero SpA (Ferrero) invände mot ansökan och åberopade en äldre italiensk registrering för ordmärket KINDER som registrerats för varor i klass 30. Invändningen avslogs på grund av att varumärkena inte ansågs tillräckligt lika varandra och Tirols varumärke registrerades slutligen som ett gemenskapsvarumärke. Efter det att Timi KINDERJOGHURT (figur) registrerats som gemenskapsvarumärke väckte Ferrero talan om hävning av registreringen. Harmoniseringsbyråns annulleringsenhet beslutade om hävning av varumärkesregistreringen, men överklagandenämnden upphävde detta beslut. Ferrero överklagade därefter till EU-tribunalen och anförde att likheten mellan varumärkena och varorna innebar en risk för förväxling enligt artikel 8 (1) (b) i förordning 40/94/EEC (numera ersatt av förordning 2009/207/EC). Ferrero hävdade också att varumärket KINDER är ett välkänt varumärke och att registreringen av Timi KINDERJOGHURT drog otillbörlig fördel av eller var till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé enligt artikel 8 (5). EU-tribunalen fann att trots att ordet KINDER ingick i båda parters varu- 46 Va r u m ä r k e s r ät t märken så förelåg ett antal visuella och fonetiska skillnader som förde med sig att varumärkena inte uppfattades som lika. Tribunalen fastslog vidare att omständigheterna att Ferreros äldre varumärke är välkänt samt likheten mellan parternas varor kan beaktas vid bedömning av om förväxlingsrisk föreligger, men att det inte påverkar bedömningen av likheten mellan varumärkena i sig. I målet som slutligen avgjordes av EU-domstolen, efter ytterligare ett överklagande från Ferrero, fastställdes EU-tribunalens beslut att avvisa Ferreros talan om hävning av gemenskapsvarumärket Timi KINDERJOGHURT (figur). EU-domstolen uttalade att frågan huruvida likhet föreligger mellan de motstående varumärkena är ett gemensamt rekvisit för tillämpningen av såväl artikel 8 (1) (b) som artikel 8 (5). Domstolen förklarade vidare, med hänvisning till äldre rättspraxis, att risken för förväxling skall avgöras utifrån en helhetsbedömning där hänsyn tas till alla relevanta faktorer vilka omfattar, inte bara graden av likhet mellan de motstående varumärkena, men också graden av särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket samt i hur hög grad det äldre varumärket är känt. Frågan om graden av särskiljningsförmåga samt huruvida det äldre varumärket är känt är dock inte relevanta faktorer vid bedömning av huruvida varumärkena i fråga är lika. Dessa faktorer skall beaktas först i samband med bedömningen av om omsättningskretsen kan få uppfattningen att det finns ett samband mellan de motstående varumärkena. Domstolen utvecklade att faktorer såsom graden av särskiljningsförmåga samt huruvida det äldre varumärket är känt kan spela in vid helhetsbedömningen av förekomsten av ett samband mellan det äldre varumärket och det yngre varumärket enligt artikel 8 (5) så att till exempel en låg grad av likhet mellan varumärkena skulle kunna kompenseras av den starka särskiljningsförmågan hos det äldre varumärket. Domstolen fastställde emellertid att omständigheten att varumärket KINDER var känt och det faktum att parternas varor var identiska eller liknande inte var tillräcklig för att fastställa en risk för förväxling mellan varumärkena eller att allmänheten skulle göra 47 Va r u m ä r k e s r ät t en koppling mellan dem. För att artikel 8 (1) (b) eller artikel 8 (5) ska anses tillämpliga måste villkoret att de motstående varumärkena är identiska eller liknande vara uppfyllt. Bestämmelserna i artikel 8 (1) (b) eller artikel 8 (5) var således inte tillämpliga eftersom domstolen hade slagit fast att varumärkena inte liknade varandra. Vidare fastställde domstolen tidigare rättspraxis att förekomsten av en varumärkesfamilj eller varumärkesserie är en relevant faktor vid bedömning av förväxlingsrisken. I det aktuella målet var dock denna faktor irrelevant eftersom varumärkena inte ansetts lika (jmf ovan). Av målet kan man dra slutsatsen att oavsett hur känt ett äldre varumärke är så kan det inte påverka bedömningen av förväxlingsrisk på så sätt att två varumärken som har bedömts inte likna varandra anses lika endast på grund av att det äldre varumärket är känt. 48 Va r u m ä r k e s r ät t Henrik Wistam Tel: +46 8 527 70 928 [email protected] Merit Berlips Persson Tel: +46 8 527 70 968 [email protected] Liselott Enström Tel: +46 8 527 70 916 [email protected] Helena Wassén Öström Tel: +46 8 527 70 963 [email protected] 49 Va r u m ä r k e s r ät t Sökordsannonsering (C-323/09 Interflora) I förra årets upplaga av denna årsbok redogjordes för två avgöranden från EU-domstolen avseende användning av sökord i sökmotorer på internet, nämligen de förenade målen C-236/08, C-237/08 och C-238/08 (nedan ”Google-domen”) och C-558/08 (Portakabin). Under 2011 har EU-domstolen lämnat ytterligare två förhandsavgöranden där man dels vidareutvecklat de varumärkesrättsliga principerna för tolkning inom detta område, dels tolkat vissa frågor gällande användning av annans varumärke på en elektronisk marknadsplats. I Interflora-målet vidareutvecklade EU-domstolen de principer som tidigare slagits fast i Google-domen. Bakgrunden till målet är följande. Marks & Spencer (”M&S”) valde inom ramen för söktjänsten ”AdWords” ut sökordet ”Interflora” och varianter av detsamma, vilket medförde att en annons för M&S visades under rubriken ”sponsrade länkar” när en internetanvändare sökte på begreppet ”Interflora” i sökmotorn Google. Varumärket ”Interflora” är välkänt i Storbritannien och i andra medlemsstater i EU vad gäller blomsterleveranstjänster. Interflora väckte därför talan om varumärkesintrång, varpå den nationella domstolen slutligen ställde fyra tolkningsfrågor till EU-domstolen. Den nationella domstolen ville få klarhet i huruvida innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra att en konkurrent, utifrån ett sökord som är identiskt med detta varumärke och som vederbörande utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på internet, låter visa en annons för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket i fråga har registrerats. Domstolen ville också få klarhet i om det i detta sammanhang är relevant att annonsen kan få vissa delar av omsättningskretsen att felaktigt tro att annonsören är medlem i varumärkesinnehavarens kommersiella nätverk och att sökmotorföretaget inte tillåter varumärkesinnehavarna att hindra att kännetecken som är identiska med deras varumärken väljs som sökord. Vidare ville domstolen få utrett huruvida innehavaren av ett i varumärkesrättslig mening ”känt” varumärke har rätt att förhindra att en konkurrent gör reklam utifrån ett sökord som överensstämmer med 50 Va r u m ä r k e s r ät t varumärket och som konkurrenten utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på internet. Inledningsvis konstaterade domstolen att den redan i Google-domen slagit fast att det kännetecken som annonsören väljer som sökord i en söktjänst på internet är det medel som används för att dennes annons ska visas, varför kännetecknet anses användas i näringsverksamhet i varumärkesrättslig mening. Sådan användning föreligger även när kännetecknet (sökordet) inte framträder i själva annonsen. När det gäller användning av ett varumärke som är i allt väsentligt identiskt, krävs för att en sådan användning ska kunna förbjudas att användningen skadar någon av varumärkets funktioner. Domstolen menade härvid att när det gäller användning av kännetecken i en söktjänst på internet har domstolen redan slagit fast att utöver ursprungsangivelsefunktionen kan även reklamfunktionen vara relevant. I förevarande fall hade Interflora därutöver även gjort gällande att investeringsfunktionen skadades. Domstolen gjorde följande bedömning när det gäller skada på varumärkets funktioner. Skada på varumärkets funktioner (Tolkning av artikel 5.1 a i direktiv 89/104 samt artikel 9.1 a i förordning 40/94.) När det gäller skada på ursprungsangivelsefunktionen menade domstolen att bedömningen ska ta sin utgångspunkt i huruvida en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare, utifrån marknadens allmänt kända egenskaper, kan förväntas känna till att M&S’s blomsterleveranstjänst inte ingår i Interfloras nätverk. Om det visar sig att detta inte är allmänt känt, ska det bedömas huruvida M&S’s annons gjorde det möjligt för internetanvändaren att förstå att nämnda tjänst inte ingick i nätverket, t.ex. genom användning av termer såsom ”M&S Flowers”. Denna bedömning är upp till den nationella domstolen att göra. Beträffande skada på reklamfunktionen konstaterade domstolen att den omständighet att tredjemans användning av ett sökord som är identiskt 51 Va r u m ä r k e s r ät t med ett varumärke tvingar varumärkesinnehavaren att intensifiera sina reklamansträngningar för att bibehålla eller öka sin synlighet bland konsumenterna inte alltid är tillräcklig för att det ska anses föreligga en skada på reklamfunktionen. Domstolen poängterade härvid att syftet med varumärket inte är att skydda varumärkesinnehavaren mot tillvägagångssätt som utgör en naturlig del av konkurrensen. Investeringsfunktionen tar sikte på att innehavaren använder sitt varumärke för att skaffa sig eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket. Domstolen menade att när tredjemans användning stör varumärkesinnehavarens användning enligt ovan skadas varumärkets investeringsfunktion. Huruvida detta förhållande är för handen är upp till den nationella domstolen att avgöra. Betydelsen av att ett varumärke är känt (Tolkning av artikel 5.2 i direktiv 89/104 samt artikel 9.1 c förordning 40/94.) När det gäller betydelsen av att ”Interflora” är ett känt varumärke konstaterade domstolen följande. Varumärkesinnehavaren av ett känt varumärke har rätt att förhindra tredjeman att använda varumärket om användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Kända varumärken skyddas således mot intrång som innebär förfång för varumärkets särskiljningsförmåga (urvattning), förfång för varumärkets renommé (nedsvärtning) eller mot intrång som innebär att det dras otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (snyltning). När det gäller urvattning föreligger förfång när användningen minskar varumärkets förmåga att särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från varor och tjänster med annat ursprung, d.v.s. bidrar till att varumärket degenereras. Domstolen fastslog att bedömningen huruvida en användning bidrar till urvattning ska göras utifrån en ”normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare” och huruvida denne kan förstå att de erbjudna varorna och tjänsterna inte härrör från innehavaren av det 52 Va r u m ä r k e s r ät t kända varumärket utan från en av dennes konkurrenter. Denna bedömning lämnar domstolen till den nationella domstolen att göra. När det gäller snyltning konstaterade domstolen inledningsvis att det förhållandet att varumärket är känt leder till att många användare kommer att använda detta som sökord på internet. Valet av sökord kommer då att medföra att en konkurrents annons visas för konsumenten. Om konsumenten då väljer att i stället köpa konkurrentens vara eller tjänst i stället för varumärkesinnehavarens, drar konkurrenten en verklig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga och renommé. Domstolen menade att det i en sådan situation ska bedömas huruvida det föreligger en ”skälig anledning” härför eller inte. Domstolen menade dock att skälig anledning inte föreligger när en annonsör placerar sig i ett känt varumärkes kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt, utan att utge någon ekonomisk ersättning eller egna ansträngningar i detta avseende, utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket. När däremot användning sker i syfte att visa ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor och tjänster, utan att någon imitation av varumärkesinnehavarens varor eller tjänster erbjuds, utan att någon urvattning eller nedsvärtning orsakas och utan att varumärkets funktioner skadas, anses sådan användning i princip ingå i en sund och lojal konkurrens. Under sådana förhållanden, menade domstolen, föreligger en skälig anledning. 53 Va r u m ä r k e s r ät t Sökordsannonsering samt användning av annans varumärke på en elektronisk marknadsplats (C-324/09 L’Oréal II) Även i förevarande fall vidareutvecklade domstolen några av de principer som behandlades i Google-domen avseende användning av sökord i söktjänster på internet. Målet behandlade dock även en rad tolkningsfrågor om annonsering av och på elektroniska marknadsplatser. Bakgrunden till målet är följande. L’Oréal väckte talan om varumärkesintrång mot Ebay vid High Court of Justice i England med anledning av dels försäljning via Ebays marknadsplats, dels sökordsannonsering via Googles söktjänst ”AdWords”. Totalt rörde det sig om 17 varor. Två av varorna var förfalskade, medan de andra varorna antingen inte var avsedda för försäljning på grund av att de var demonstrationsexemplar eller var avsedda endast för försäljning i Nordamerika och inte inom Europa. Vidare hade vissa av varorna sålts utan förpackning. När det gällde annonserna på sökmotorn Google innehöll dessa sökord som överensstämde med L’Oréals varumärken och det fanns en reklamlänk till Ebay’s hemsida. L’Oréal gjorde således även gällande att Ebay gjort sig skyldigt till intrång då bolaget annonserat på Google med sökord liknande L’Oréals. Ebay driver en elektronisk marknadsplats som visar annonser för varor som säljs av personer som har ett konto hos Ebay. Ebay tar ut provision på genomförda försäljningar. Vid behov hjälper Ebay också sina säljare att optimera sina försäljningserbjudanden, att inrätta egna online-butiker och att främja och öka försäljningen. Ebay gör även reklam för vissa varor som utbjuds till försäljning på Ebay genom annonser i sökmotorer, såsom Google. Den nationella domstolen ställde en rad frågor till EU-domstolen. Frågorna tog dels sikte på konsumtionsrättsliga aspekter, dels huruvida ett kännetecken ansågs ”användas” i varumärkesrättslig mening. 54 Va r u m ä r k e s r ät t Fråga om försäljning av märkesvaror på en elektronisk marknadsplats (Tolkning av artikel 5 i direktiv 89/104 samt artikel 9 förordning 40/94.) Domstolen erinrade inledningsvis om att för att en varumärkesinnehavare ska ha rätt att förbjuda tredjeman att använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar dennes varumärke krävs att användningen sker i näringsverksamhet. När det så gäller utbjudande av varor, som varumärkesinnehavaren avsett för försäljning i tredjeland, på en elektronisk marknadsplats avsedd för konsumenter inom unionen slog EU-domstolen fast följande. En varumärkesinnehavare kan motsätta sig försäljning, försäljningserbjudande och reklam av varor försedda med dess varumärke när en näringsidkare via en elektronisk försäljningsplats utan företagets medgivande säljer varor som inte tidigare sålts inom unionen till en konsument inom unionen eller riktar försäljningserbjudande till konsumenter i det område där varumärket är registrerat inom unionen. De nationella domstolarna ska från fall till fall bedöma om reklam eller försäljningserbjudande på en elektronisk marknadsplats riktar sig till konsumenterna på nämnda territorium. Vidare konstaterade EU-domstolen att utbjudande till försäljning på elektroniska marknadsplatser av varuprover och demonstrationsexemplar som är försedda med varumärket som skickats ut till återförsäljare, t.ex. i syfte att dessa ska demonstreras för konsumenter, innebär i avsaknad av bevis för motsatsen inte att varorna har förts ut på marknaden enligt reglerna om varumärkesrättslig konsumtion. När det gäller de varor som på Ebay försålts utan förpackning erinrade domstolen dels att frågan om ett varumärkes renommé skadas genom att avlägsna förpackningen får bedömas från fall till fall, dels att då varumärkets grundläggande funktion är att ange varans ursprung för konsumenten utgör det en garanti för att alla varor som bär varumärket har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet. Domstolen konstaterade härvid att en varumärkesinnehavare 55 Va r u m ä r k e s r ät t får motsätta sig återförsäljning av kosmetika och parfym när varornas förpackning avlägsnats om avlägsnandet innebär att grundläggande uppgifter om exempelvis tillverkaren saknas alternativt om varumärkesinnehavaren styrker att avlägsnandet av förpackningen skadat varans image och därmed varumärkets renommé. Reklam för den elektroniska marknadsplatsens webbplats och där erbjudna varor med användande av sökord (Tolkning av artikel 5.1 a i direktiv 89/104 samt artikel 9.1 a i förordning 40/94.) Domstolen hänvisade inledningsvis till att man när det gäller reklam på internet utifrån sökord som sammanfaller med varumärken, redan har fastslagit att denna användning utgör användning i näringsverksamhet i varumärkesrättslig mening (Google-domen). Domstolen prövade därefter dels om annonser av den typ som Ebay visar med hjälp av en sådan söktjänst som Google tillhandahåller gäller varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats, dels om nämnda annonser skadar eller kan skada någon av varumärkets funktioner. När det gäller Ebays reklam för sin egen tjänst konstaterade domstolen att denna användning inte har skett för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar dem för vilka varumärket har registrerats. Denna bedömning bör i stället ske enligt bestämmelserna avseende utökat skydd för kända varumärken. När det däremot gäller den reklam som Ebay gjort för försäljningserbjudanden som kommer från företagets försäljningskunder konstaterade domstolen att Ebays användning skett för varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärket har registrerats för och att användningen skett på ett sådant sätt att ett samband uppstår mellan kännetecknet och tjänsten. Domstolen kom sammanfattningsvis fram till att en varumärkesinnehavare har rätt att förbjuda en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats att använda sökord identiska med varumärket på internet för att göra 56 Va r u m ä r k e s r ät t reklam för varor försedda med varumärket och som erbjuds på nämnda marknadsplats, när reklamen gör det svårt för konsumenten att veta om varan som avses i annonsen kommer från varumärkesinnehavaren, från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller från tredjeman. Användning av kännetecken som sammanfaller med varumärken i försäljningserbjudanden på den elektroniska marknadsplatsen (Tolkning av artikel 5 i direktiv 89/104 samt artikel 9 förordning 40/94.) Vid handel på elektroniska marknadsplatser är det ofrånkomligt att kännetecken som är identiska med eller liknar varumärken kommer att visas på den webbplats som drivs av näringsidkaren som står bakom den elektroniska marknadsplatsen, så som Ebay. EU-domstolen konstaterade härvid att den näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats inte kan anses ”använda” kännetecken som är identiska med eller liknar varumärken som förekommer i försäljningserbjudanden på dennes webbplats. Användningen görs i stället av försäljningskunderna till näringsidkaren som driver marknadsplatsen och inte av näringsidkaren själv. Ebays ansvar som mellanhand (Tolkning av artikel 14.1 i direktiv 2000/31, ”Direktiv om elektronisk handel”.) Den nationella domstolen ville även få klarhet i dels huruvida den tjänst som exempelvis Ebay tillhandahåller utgör en ”värdtjänst” enligt E-handelsdirektivet, dels under vilka förutsättningar näringsidkaren i så fall ska anses ha sådan kännedom som avses i direktivet. När det gäller den första frågan konstaterade domstolen att för det fall en näringsidkare lämnat hjälp som bland annat bestått i att optimera presentationen av de aktuella försäljningserbjudandena eller att göra reklam för erbjudandena, kan näringsidkaren inte anses ha haft en neutral ställning mellan försäljningskunden och potentiella köpare. Denna får i stället anses 57 Va r u m ä r k e s r ät t ha utövat en aktiv roll, varpå näringsidkaren inte kan åberopa det undantag från ansvar som föreskrivs i E-handelsdirektivet. Beroende på om näringsidkaren kan anses ha utövat en aktiv roll eller inte, blir det aktuellt att utreda huruvida denne uppfyller villkoren i E-handelsdirektivet för att omfattas av undantaget från ansvar. Domstolen kom därvid fram till att E-handelsdirektivet ska tolkas så att när näringsidkaren inte utövar en aktiv roll kan denne enbart hållas ansvarig i mål där skadestånd kan komma att utdömas om näringsidkaren hade kännedom om sådana fakta eller omständigheter som borde ha föranlett insikt om olagliga försäljningserbjudanden eller när det kommit till dennes kännedom inte tagit bort sådan information utan dröjsmål. Näringsidkaren utövar en aktiv roll när denne lämnar hjälp bestående i att optimera presentationen av aktuella försäljningserbjudanden eller att göra reklam för dessa. Huruvida Ebay har utövat en sådan aktiv roll eller inte är upp till den nationella domstolen att avgöra. Sammanfattning och slutsatser av C-323/09 och C-324/09 Av EU-domstolens domar kan man dra några generella slutsatser när det gäller användning av annans varumärke dels som sökord i söktjänster på Internet, dels på elektroniska marknadsplatser. I Interflora-domen har EU-domstolen konstaterat att utöver varumärkets ursprungsfunktion kan användning av någon annans varumärke som sökord i en söktjänst på internet medföra skada på varumärkets investeringsfunktion. Detta sker när tredjemans användning stör varumärkesinnehavarens användning av sitt varumärke för att skaffa sig eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket. Vidare har EU-domstolen i samma dom slagit fast att varumärken som är kända kan skyddas mot intrång som innebär förfång för varumärkets särskiljningsförmåga (urvattning) eller som innebär att det dras otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (snyltning). 58 Va r u m ä r k e s r ät t I L’Oréal II-domen konstaterade EU-domstolen bl.a. när det gäller användning av sökord i en söktjänst på internet att man får skilja på huruvida användningen av någon annans varumärke som sökord sker i förhållande till de tjänster som den elektroniska marknadsplatsen erbjuder eller i reklam för varor och tjänster som hänför sig till den elektroniska marknadsplatsens försäljningskunder. I den förstnämnda situationen kan det vara svårt att påvisa att användning sker för samma eller liknande tjänster. Samma princip gäller själva användningen på den elektroniska marknadsplatsen, där försäljningskunderna får anses vara de som använder varumärken i sina erbjudanden. Bang & Olufsen förlorar talan rörande tredimensionellt varumärke (T-508/08) Bang & Olufsens utdragna strid för att som EU-varumärke få registrera sitt tredimensionella kännetecken har nu avgjorts av förstainstansrätten (tribunalen). Tribunalen ansåg att Board of Appeal gjorde rätt i att pröva även andra absoluta registreringshinder och avslog Bang & Olufsens överklagande med hänvisning till att kännetecknet består av en form som ger varan ett betydande värde och därmed inte är registrerbar enligt artikel 7.1 e iii i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (förordning nr 40/94) (numera ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken). Bakgrund Bang & Olufsen ansökte den 17 september 2003 om registrering av en högtalare som tredimensionellt kännetecken. Ansökan avslogs med hänvisning till utstyrselns bristande särskiljningsförmåga och att särskiljningsförmåga inte heller förvärvats till följd av användning. Board of Appeal avslog Bang & Olufsens överklagande med hänvisning till bristande ursprunglig särskiljningsförmåga. Designen ansågs ovanlig men inte särskiljande och uppfattades därför inte som ett kännetecken. Bang & Olufsen förde talan om ogiltigförklaring av beslutet i tribunalen och anförde bland annat att Board of Appeal hade underlåtit att pröva registreringsansökan mot andra- 59 Va r u m ä r k e s r ät t handsgrunden att utstyrseln förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. Nämnda talan resulterade i att Board of Appeal vidtog en rättelse och angav att den begått ett uppenbart fel genom att underlåta att pröva om registreringsansökan genom användning förvärvat särskiljningsförmåga. Board of Appeal ändrade således sitt tidigare beslut och avslog registreringsansökan även på den grund att särskiljningsförmåga inte förvärvats till följd av användning. Bang & Olufsen vände sig åter till tribunalen, som biföll talan och anförde att Board of Appeal på ett felaktigt sätt slagit fast att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga. Tribunalen uttalade att om omsättningskretsen uppfattar ett kännetecken som en uppgift om kommersiellt ursprung har det ingen inverkan på särskiljningsförmågan om kännetecknet samtidigt fyller någon annan funktion. Board of Appeal upphävde granskarens beslut avseende bristande särskiljningsförmåga. Board of Appeal prövade dock ansökan med utgångspunkt i ett annat absolut registreringshinder än det nyss nämnda och avslog ansökan med motiveringen att kännetecknet endast består av en form som ger varan ett betydande värde i den mening som avses i 7.1 e iii förordning nr 40/94. Tribunalen har nu avgjort Bang & Olufsens överklagande av Board of Appeals senaste beslut. Tribunalen Den första grunden: Åsidosättande av artikel 63.6 i förordning nr 40/94 nämligen att byrån ska vidta de åtgärder som krävs för att följa Europeiska gemenskapernas domstols dom. Bang & Olufsen gjorde i första hand gällande att granskaren vid OHIM och Board of Appeal redan avgjort att artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94 inte var tillämplig på det sökta varumärket. Tribunalen fann att de tidigare instanserna inte uttalat sig om tillämpningen av artikel 7.1 e iii utan endast om det sökta varumärkets särskiljningsförmåga, inneboende eller förvärvad. I andra hand gjorde Bang & Olufsen gällande att Board of Appeal är skyldig att följa tribunalens dom och endast registrera det sökta varumärket utan möjlighet att beakta annat absolut registreringshinder. Tribunalen anförde att ett ogiltigförklarande av det överklagade beslutet på denna 60 Va r u m ä r k e s r ät t grund skulle föranleda OHIM att på nytt granska det sökta varumärket, eftersom OHIM är skyldigt att ex officio pröva om en ansökan faller under ett absolut registreringshinder. Tribunalen ansåg således att Board of Appeal gjort helt rätt i att företa en ny prövning av aktuell ansökan under annat absolut registreringshinder. I tredje hand gjorde Bang & Olufsen gällande att hindret i 7.1 e iii inte kan prövas eftersom det inte åberopats före hindret i 7.1 b om bristande särskiljningsförmåga. Tribunalen anförde att de absoluta hindren i artikel 7.1 anges utan inbördes ordning. Kännetecken som omfattas av artikel 7.1 e kan aldrig förvärva särskiljningsförmåga till följd av användning, varför den inte behöver prövas mot bakgrund av artikel 7.3 i motsats till om kännetecknet omfattas av ett hinder stadgat i artikel 7.1 b-d. Det finns således ett intresse av att initialt pröva om hinder föreligger enligt artikel 7.1 e, dock inte en skyldighet. Talan vann således inte bifall hos tribunalen såvitt avser den första grunden hänförlig till åsidosättande av artikel 63.6 i förordning nr 40/94. Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94 nämligen att kännetecknet endast består av en form som ger varan ett betydande värde. Initialt kan konstateras att varans design kan utgöra ett varumärke enligt artikel 4 i förordning nr 40/94. Enligt artikel 7.1 e ska emellertid registrering nekas för kännetecken som endast består av en form som följer av varans art, en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde. Bang & Olufsen gör i första hand gällande att det i praxis fastslagna syftet bakom artikel 7.1 e, nämligen att förhindra att ensamrätt ges till tekniska lösningar eller användbara egenskaper hos en vara som användare sannolikt skulle kräva hos konkurrenternas varor, inte är tillämpligt vad gäller artikel 7.1 e iii. Tribunalen finner dock inget stöd för sökandens påstående utan 61 Va r u m ä r k e s r ät t anser att det omedelbara syftet med artikel 7.1 e iii är att förbjuda registrering av former som är rent funktionella, eller som ger varan ett betydande värde för att undvika ensamrätt till sådana former. I andra hand har Bang & Olufsen gjort gällande att den aktuella formen inte kan omfattas av artikel 7.1 e iii eftersom denna ska tolkas restriktivt och andra egenskaper än formen måste beaktas. Tribunalen anser att formen för vilken registrering sökts i sin helhet utgör en anmärkningsvärd design som är lätt att memorera. Designen av varan är enligt tribunalen mycket viktig för konsumentens val, även om andra egenskaper hos varan också beaktas. Bang & Olufsen har medgivit att designen är en betydande del av bolagets varumärkesstrategi och att den ökar varans värde. Även bevisning i målet visar att varans form är en viktig egenskap i marknadsföringen. Tribunalen anser därför att Board of Appeal inte har gjort något fel i sin bedömning vad gäller det betydande värdet av varans design. Tribunalen tillade dock att det faktum att formen ger varan i fråga ett betydande värde inte utesluter att andra egenskaper hos varan, såsom i förevarande fall de tekniska kvaliteterna, också kan ge den aktuella varan ett betydande värde. Talan vann således inte bifall hos tribunalen såvitt avser den andra grunden hänförlig till åsidosättande av artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94. Sammanfattning och slutsats Bang & Olufsens ansökan om varumärkesskydd för sitt tredimensionella kännetecken har således avslagits av tribunalen med hänvisning till det absoluta registreringshindret att kännetecknet består av en form som ger varan ett betydande värde. Detta undantag kan inte avhjälpas ens med den starkaste inarbetning. Historiskt har nämnda undantag sällan tillämpats. Frågan efter tribunalens avgörande är om undantaget i framtiden kommer att tillämpas mer frekvent eftersom formens värde idag sannolikt är högt för en mängd olika varor på marknaden. Undantaget är till viss del motsägelse-fullt. Å ena sidan ska formen vara så speciell att den uppfyller kravet på att fungera som ett kännetecken. Å andra sidan får formen inte vara så speciell att den är väsentlig för konsumentens val av varan eftersom formen då medför ett betydande värde för varan i fråga vilket gör att varu- 62 Va r u m ä r k e s r ät t märket inte blir registrerbart enligt detta undantag. På så vis kan undantaget drabba alltför nytänkande och framgångsrik formgivning. Anledningen härtill synes vara att man inte vill ge en form ett i tid obegränsat skydd, ett produktionsmonopol, genom en varumärkesregistrering, utan istället hänvisa dessa fall till andra immaterialrättsliga skyddsformer begränsade i tiden, så som designskydd och upphovsrätt. Här kan tilläggas att det heller inte finns absoluta hinder för designskydd så som för varumärkesskydd. Ligger undantaget beträffande formens betydande värde för varan i fråga i farans riktning är det med anledning av det ovan nämnda rekommendabelt att innan, eller åtminstone i samband med, en varumärkesansökan för en form även överväga designskydd. Vid marknadsföring bör även hållas i åtanke att tribunalen betonade det faktum att Bang & Olufsens marknadsföring framhållit sin säregna design som ett skäl för att undantaget i detta fall var uppfyllt. Det återstår nu att se om tribunalens dom kommer att stå fast eller om Bang & Olufsen försöker gå vidare till EU-domstolen. California White/Red-målet (T 572-11) Svea hovrätt meddelade den 30 juni 2011 en dom avseende varumärkens särskiljningsförmåga vid beskrivande ordelement. I målet hävdade käranden att ordvarumärkena CALIFORNIA WHITE och CALIFORNIA RED skulle hävas på grund av bristande särskiljningsförmåga vid såväl registreringstillfällena som vid tidpunkten för talans väckande. Svaranden menade å sin sida att varumärkena hade en inneboende särskiljningsförmåga eller i vart fall förvärvat sådan, varför kärandens talan skulle ogillas. Målet i korthet V & S Vin och Sprit Aktiebolag (Vin & Sprit) lanserade år 1989 ett rött vin benämnt California Red i Sverige. År 1990 lanserades ett motsvarande vitt vin med namnet California White. Etiketterna på vinerna ändrades år 1996 genom att dessa försågs med en bild av Golden Gate-bron i San Francisco, Kalifornien. Samma år gav Vin & Sprit in varumärkesansökningarna CALIFORNIA RED (nr. 330099) och CALIFORNIA WHITE 63 Va r u m ä r k e s r ät t (nr. 330098) för registrering i Sverige. De aktuella ansökningarna avslogs först, men bifölls sedan av Patentbesvärsrätten (PBR) år 1999. PBR uttalade att varumärkena, som också bestod av en bild av Golden Gate-bron, hade förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras. Varumärkena har emellertid hävts genom en dom från Stockholms tingsrätt den 28 april 2009 med hänvisning till bland annat att Vin & Sprit inte kunde visa verkligt bruk av varumärkena i dess registrerade form under den i målet relevanta femårsperioden. Vin & Sprit ansökte dock i mellantiden och innan ovan nämnda varumärkesregistreringar hade hunnit hävas, den 21 december 2006 om varumärkesregistrering för ordvarumärkena CALIFORNIA RED och CALIFORNIA WHITE i klass 33 för varorna alkoholhaltiga drycker (ej öl). Patent- och registreringsverket (PRV) gjorde först bedömningen att ordvarumärkena inte uppfyllde kraven på särskiljningsförmåga. Ordvarumärkena registrerades emellertid i juni 2007 sedan Vin & Sprit hade åberopat PBR:s ovan nämnda beslut samt presenterat försäljningssiffror avseende vinerna till stöd för att varumärkena hade förvärvat särskiljningsförmåga. Golden State Vintners (GSV) hade tidigare ett affärsförhållande med Vin & Sprit, varvid GSV levererade vitt vin i bulk till Vin & Sprit. I det nu aktuella målet väckte GSV talan mot Vin & Sprit med yrkande om att ovan nämnda registreringar från 2007 för ordvarumärken CALIFORNIA RED (nr. 0389297) och CALIFORNIA WHITE (nr. 0389296) i klass 33 skulle hävas. Som grund för sin talan angav GSV att ordvarumärkena saknade såväl förvärvad som inneboende särskiljningsförmåga vid registreringstidpunkten och vid tidpunkten för talans väckande. Ordmärkena hade således enligt GSV:s uppfattning registrerats i strid med den förut gällande varumärkeslagen (1960:644). Vin & Sprit å sin sida hävdade att ordvarumärkena vid registreringstidpunkten hade erforderlig särskiljningsförmåga för att kunna registreras och att varumärkena alltjämt innehade sådan grad av särskiljningsförmåga att de kunde registreras. Ordvarumärkena hade enligt Vin & Sprit i vart fall förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga. 64 Va r u m ä r k e s r ät t Domstolens bedömning Såväl tingsrätten som hovrätten ogillade GSV:s talan. Tingsrätten var av uppfattningen att ordvarumärkena saknade ursprunglig särskiljningsförmåga då orden ”white” och ”red” anger beskaffenhet och ordet ”California” anger geografiskt ursprung. I likhet med tingsrätten ansåg hovrätten att ordvarumärkena saknade inneboende särskiljningsförmåga. Däremot ansågs att CALIFORNIA WHITE och CALIFORNIA RED hade förvärvat särskiljningsförmåga genom omfattande bruk av varumärkena. Någon anledning att häva registreringarna fanns således inte. Varumärkens särskiljningsförmåga Hovrätten konstaterade att de aktuella svenska bestämmelserna om erhållande och vidmakthållande av varumärkesregistrering kan behöva tolkas och tillämpas i ljuset av EU-rätten, varvid EU-domstolens avgörande ska tjäna som vägledning. Av sådan praxis framgår att ett varumärkes särskiljningsförmåga ska bedömas dels med avseende på de produkter eller tjänster som registreringen omfattar, dels utifrån den uppfattning som en normalt informerad och skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument kan tänkas ha. Vid bedömningen av om ett varumärke lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att den ifrågavarande varan har sitt ursprung i ett visst företag och att varan kan särskiljas från andra företags varor, ska hänsyn tas till exempelvis varumärkets inneboende egenskaper, den marknadsandel som varumärket innehar, hur länge och inom hur stort geografiskt område varumärket har brukats och den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket som kan ange att varan kommer från ett visst företag. Förvärvad särskiljningsförmåga Hovrätten angav att de aktuella varumärkena innehåller deskriptiva element och sammantagna har en i hög grad beskrivande karaktär för de varor för vilka de har registrerats. Någon inneboende särskiljningsförmåga föreligger således inte. Hovrätten gick därefter vidare och prövade om ordvarumärkena hade förvärvat sådan särskiljningsförmåga. GSV hade invänt att varumärkena används för varor som är lågt prissatta, vilket ska beaktas vid bedömningen av varumärkenas särskiljningsförmåga eftersom en konsu- 65 Va r u m ä r k e s r ät t ment inte uppmärksammar varumärket med lågt pris i samma utsträckning som för en vara med högt pris. Hovrätten konstaterade dock i detta sammanhang att ett varumärkes särskiljningsförmåga ska bedömas med avseende på de produkter eller tjänster som registreringen omfattar. Genomsnittskonsumentens förmåga att uppmärksamma varumärket som identifikationsmedel bör därför bedömas i första hand mot bakgrund av vilken kategori av varor som registreringen omfattar. Omsättningskretsens kännedom och användning under avsevärd tid De marknadsundersökningar som Vin & Sprit hade presenterat gav vid handen att omsättningskretsen i stor utsträckning känner till de aktuella varumärkena, dock kunde inte några slutsatser dras om att konsumenter identifierar varumärkena med produkterna i fråga. Hovrätten konstaterade vidare att varumärkena använts av Vin & Sprit under en lång tid och att det inte hade någon betydelse att innehållet i de produkter som varumärkena använts för i viss mån skiftat under årens lopp, vinet hade nämligen haft olika producenter och leverantörer. Den omständighet att CALIFORNIA WHITE och CALIFORNIA RED under perioder använts som del av eller i kombination med annat varumärke var inte av betydelse i detta sammanhang då det inte kan uppställas något krav på att varumärkena ska ha använts självständigt för att förvärva särskiljningsförmåga. Avgörande är snarare att användningen av respektive varumärke gjort det möjligt för omsättningskretsen att identifiera varan som härrörande från ett visst företag. Hovrätten anförde vidare att både CALIFORNIA WHITE och CALIFORNIA RED har haft och fortfarande har betydande marknadsandelar, även om CALIFORNIA WHITE utmärker sig i detta avseende då det sedan lanseringen varit ett av det bäst säljande vita vinerna på Systembolaget. Hovrätten menade dock att det var naturligt för konsumenter att associera varumärkena med varandra då de har använts och fortfarande används sida vid sida för liknande varor. Även i målet presenterade tidningsartiklar gav stöd för vinernas försäljningsframgång. Vid en helhetsbedömning av omsättningskretsens kännedom om varumärkena, den avsevärda tid som varumärkena har använts och omständigheten att varumärkena, särskilt CALIFORNIA WHITE, haft och 66 Va r u m ä r k e s r ät t fortfarande har väsentliga marknadsandelar, ansåg hovrätten det visat att varumärkena förvärvat och alltjämt innehar tillräcklig särskiljningsförmåga. Tingsrättens dom fastställdes därmed. Slutsats Avgörandet visar att en lång användning av ett varumärke i kombination med betydande marknadsandelar och stor kännedom i omsättningskretsen kan leda till att varumärket anses ha förvärvat särskiljningsförmåga, trots att varumärket i sig i hög grad är av beskrivande karaktär. Att varorna eller tjänsterna har ett lågt pris är inte av betydelse vid bedömning av varumärkets särskiljningsförmåga då genomsnittskonsumentens förmåga att uppmärksamma varumärket som identifikationsmedel bör därför bedömas i första hand mot bakgrund av vilken kategori av varor som registreringen omfattar. Av domen framgår vidare att det inte finns något krav på att varumärket används självständigt för att kunna erhålla särskiljningsförmåga, så länge konsumenterna kan identifiera att varan kommer från ett visst företag. 67 Va r u m ä r k e s r ät t Johan Norderyd Tel: +46 40 664 66 56 [email protected] Malin Cronhamn Tel: +46 40 622 66 66 [email protected] Elna Jönsson Tel: +46 40 622 66 64 [email protected] Cecilia Åberg Tel: +46 40 622 66 67 [email protected] 68 Va r u m ä r k e s r ät t Generaladvokatens yttrande av den 29 november 2011 i mål C 307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks Bakgrund i korthet Chartered Institute of Patent Attorneys (”CIPA”) ansökte till Registrar of Trade Marks i Storbritannien (”Registret”) om att registrera varumärket IP TRANSLATOR för olika tjänster inom klass 41 enligt den nionde årgången av Niceklassificeringssystemet. Ovanstående tjänsteförteckning motsvarade helt rubriken i klass 41 i Niceklassificeringssystemet, d.v.s. ”undervisning/ utbildning; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet”. Registret nekade registrering med hänvisning till att det sökta varumärket var beskrivande för översättningstjänster, vilka omfattas av klass 41 men som inte ingår i klassrubriken i och för sig. CIPA överklagade beslutet och anförde att ansökan varken angav eller avsåg översättningstjänster. OHIM anser enligt Kommunikation nr 4/03 sammanfattningsvis att en ansökan om ett gemenskapsvarumärke som anger en klassrubrik ska omfatta samtliga varor eller tjänster i sådan klass. Vissa medlemsstater tillämpar följaktligen denna princip, men andra kräver en högre grad av specificering. Sammanfattning av yttrandet och generaladvokatens förslag till avgörande Generaladvokaten hade att ta ställning till följande frågor: 1. Är det nödvändigt att klart och precist ange vilka varor och tjänster som omfattas av en varumärkesansökan, och i så fall hur klart och precist? 2. Är det tillåtet att använda de generella termerna i Niceklassificeringens rubriker vid varumärkesansökan? 3. Är det nödvändigt eller tillåtet att tolka användning av Niceklassificeringens rubriker i enlighet med OHIM:s kommunikation nr 4/03? 69 Va r u m ä r k e s r ät t Generaladvokaten inleder med att notera att Niceklassificeringen inte är en juridiskt bindande rättsakt utan snarare fyller en administrativ och praktisk funktion, bl.a. för att underlätta sökningar i varumärkesregistren. Detta framgår bl.a. av regel 2(4) i Implementeringsförordningen (Förordning (EG) nr 2868/95), där det även anges att enbart indelningen av varor och tjänster under en viss, eller vissa, rubriker i Niceklassificeringen inte ska vara avgörande för varuslagslikhet. Medlemsstaterna är därutöver fria att använda sig av Niceklassificeringens rubrikindelning eller att avvika från den. Både varumärkesdirektivet (2008/95/EG) och varumärkesförordningen (förordning (EG) nr 207/2009) innebär att identifieringen av de varor och tjänster sökanden vill registrera måste uppfylla vissa krav på tydlighet och precision. Generaladvokatens svar på den första frågan innebär att identifikationen av vilka varor och tjänster som omfattas av ansökan måste vara tillräckligt tydlig för att behöriga myndigheter och näringslivets aktörer ska kunna göra en korrekt bedömning av varumärkets skyddsomfång. Tydlighetskraven kan uppfyllas antingen genom att produkterna eller tjänsterna räknas upp i en specificerad lista, eller genom att identifiera de grundläggande och objektiva egenskaperna för de aktuella varorna eller tjänsterna. Kraven på tydlighet och precision måste dock bedömas i enlighet med omständigheterna i det enskilda fallet och i enlighet med de specifika varor och tjänster sökanden vill registrera. Detta gäller oavsett om det rör sig om ett nationellt varumärke eller ett gemenskapsvarumärke. Svaret på den andra frågan ska enligt generaladvokaten vara att det i och för sig inte är uteslutet att använda generella begrepp enligt Niceklassificeringens rubriker, förutsatt att identifieringen av varor och tjänster i det enskilda fallet ändå uppfyller kraven på tydlighet och precision. Som exempel nämner generaladvokaten ”tvål” i klass 3 som varande tillräckligt tydlig oavsett att begreppet återfinns i klassrubriken. Rubriken i klass 45, som bl. a. inkluderar ”personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers 70 Va r u m ä r k e s r ät t behov”, anser generaladvokaten däremot bara i allmänna ordalag beskriva ett stort antal skilda tjänster såsom dejtingtjänster och krematorietjänster och är därför inte tillräckligt tydlig. Slutligen, avseende den tredje frågan, anser generaladvokaten att OHIM:s tillämpning av klassrubriker enligt Kommunikation 4/03 inte garanterar tillräcklig tydlighet och precision såsom anförts ovan. Sammanfattande reflektioner Den generella slutsatsen av generaladvokatens yttrande är att en varumärkessökande måste precisera de produkter och tjänster som avses med varumärket ganska väl. Ansökan med angivande enbart av klassrubrik, som alltjämt förekommer, kan inte med självklarhet anses innebära att varumärket vinner skydd för samtliga produkter eller tjänster som ingår i den aktuella klassen. Det ställer högre krav på hur sökanden utformar varu- och tjänsteförteckningen i sin varumärkesansökan. Skyddsomfånget kan möjligen som en följd komma att bli snävare, men vinner samtidigt i tydlighet. Detta förhållande kan dock vara till fördel för sökanden i förhållande till reglerna om användningstvång, eftersom avgränsningen rimligen innebär att sökanden inte ansöker om registrering av produkter och tjänster som sökanden inte har en intention att faktiskt saluföra. I förhållande till internationellt samordnade portföljer kan det dock diskuteras vilken praktisk betydelse generaladvokatens yttrande innebär, eftersom sådana ofta har en högre grad av precisering för att lättare fungera i flera jurisdiktioner utan att avvika från en enhetlig varu- och tjänsteförteckning. En relevant fråga är dock om sökande som tills nu använt eller överväger registrering enbart med Niceklassificeringens rubriker genast bör överväga större precision eller inte. Generaladvokatens yttrande är inte bindande för domstolen, och ett slutligt avgörande kan inte väntas förrän under 2012. Vår uppfattning är dock att en sökande troligen gör klokt i att anpassa sina varuoch tjänsteförteckningar enligt generaladvokatens anvisningar redan nu. 71 Va r u m ä r k e s r ät t Frågan kan även ställas hur redan registrerade gemenskapsvarumärken ska hanteras om Kommunikation 4/03 ogiltigförklaras av EU-domstolen. Ska dessa kvarstå oförändrade, medges precisering i efterhand eller rentav anses för oprecisa för att medges fortsatt giltighet? Fredrik Persson Tel: +46 31 799 10 49 [email protected] Sepideh Sadeghi Tel: +46 31 799 10 57 [email protected] 72 F i r m a r ät t F i r m a r ät t Användningstvånget TV 7 Stockholm-målet (Högsta domstolens dom 2011-12-29 i mål nr T 1408-09) Firmarättsliga tvister är relativt ovanliga i domstolarna. Detta mål som gick upp till HD gäller frågan huruvida innehavaren av firman TV 7 Stockholm Aktiebolag hade gjort verkligt bruk av firman i Sverige för den verksamhet som den registrerats för under fem år före väckande av talan om hävning. HD-domen innehåller en vägledande genomgång av gällande rätt och tidigare avgöranden från HD och EU-domstolen samt en principiellt viktig analys av vilka omständigheter som är relevanta för bedömningen av frågan om hävning av firma på grund av underlåten användning. I målet yrkade NonStop Television 7.0 AB (NonStop Television) att firman TV 7 Stockholm Aktiebolag skulle hävas på grund av att den inte använts på det sätt som krävs för att ensamrätten skall få bibehållas (16 a § firmalagen). TV 7 Stockholm Aktiebolag (TV 7 Stockholm) bestred denna talan. HD ansåg i domen att kravet på användning var uppfyllt och fastställde därmed hovrättens domslut. I enlighet med övergångsbestämmelserna till ändringen av firmalagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 avgjordes målet i HD enligt den nya lydelsen av 16 a §, trots att den omtvistade firman registrerades och talan väcktes vid tingsrätten före lagändringen. Den kritiska frågan var om innehavaren gjort ”verkligt bruk” av firman. HD noterade i domskälen att bestämmelsen i 16 a § firmalagen utformats i överensstämmelse med 3 kap. 2 § i den nya varumärkeslagen och att det enligt förarbetena till 16 a § uttalas att bestämmelsen om hävning av firmor på grund av underlåten användning behövde anpassas till motsvarande bestämmelse i varumärkeslagen för att skapa en god balans och ett gott samspel mellan firmarätten och varumärkesrätten men att undantag bör göras om det finns sakliga skäl för detta, exempelvis med hänsyn till firmans 74 F i r m a r ät t associationsrättsliga funktion eller dess användning som offentligrättsligt individualiseringsmedel. HD ansåg att kriterierna för verkligt bruk av en firma bör ta sin utgångspunkt i firmans huvudsakliga funktion, att identifiera den näringsverksamhet som näringsidkaren bedriver. Detta leder enligt HD till att begreppet verkligt bruk inte kan förstås på riktigt samma sätt när det gäller firmor som när det gäller varumärken. De kriterier som utvecklats på varumärkesområdet är därför inte fullt ut tillämpliga på firmaområdet. HD uttalade vidare att det inte räcker att näringsidkaren under den relevanta tidsperioden använt firman i olika sammanhang, utan också att användningen skett just för sådan verksamhet som den registrerats för. Vad som ligger i detta krav får bedömas med hänsyn till vilket slags verksamhet som ska bedrivas. I mera komplicerade verksamheter kan det vara tillräckligt att det under den relevanta tidsperioden har vidtagits åtgärder som leder näringsidkaren närmare målet att bedriva viss verksamhet. Firman TV 7 Stockholm Aktiebolag registrerades 1994 för tv-sändningar och därmed förenlig verksamhet. Den relevanta tidsperioden för bedömningen av om användningstvånget var uppfyllt var 2002-2007. HD fann utrett att det var ett komplicerat, tidskrävande och kostsamt projekt att starta en tv-kanal, där det krävdes att ett stort antal åtgärder vidtogs för att det skulle vara möjligt att starta sändningsverksamhet. Den användning av firman som åberopades av TV 7 Stockholm, bestående bl.a. i webb-tv-sändningar och ingående av ett avtal med ett närstående bolag för bedrivande av verksamhet för TV 7 Stockholms räkning syftande till att förbereda för tv-sändningar samt användning av firman i årsredovisningarna under de aktuella åren och i kontakter med myndigheter, ansåg HD utgjorde verkligt bruk av firman för den verksamhet som den registrerats för. 75 F i r m a r ät t Ulf Dahlgren Tel: +46 8 527 70 905 [email protected] 76 Pat e n t RÄTT Pat e n t r ät t Patenträttens utveckling Som vi rapporterade i föregående årsbok är den stora immaterialrättspolitiska frågan relaterad till EU-patent och Europeisk patentdomstol, ett projekt som den svenska regeringen drivit aktivt. En utveckling har skett som kommenteras mera i detalj nedan. En EU-förordning avseende det enhetliga patentskyddet (EU-patent med undantag för Italien och Spanien som valt att stå utanför) samt en särskild förordning avseende språkhanteringen har tagits fram och även hanterats i Europaparlamentet. Troligen återstår det inte några större ändringar i dessa förordningar men de kan inte träda ikraft före avtalet om Europeisk patentdomstol har trätt ikraft. I december 2011 havererade de politiska förhandlingarna p.g.a. av att enighet inte kunde uppnås om i vilket land domstolens Central Division skall vara belägen. I övrigt har vi att redovisa ett mycket intressant avgörande i ett patentmål från Högsta domstolen avseende preskription av skadestånd i belysning av gällande femårsregel (som är densamma i varumärkes- och mönsterlagen). Hovrätten har ändrat en tingsrättsdom som gäller bedömningen av det svåra kriteriet om uppfinningshöjd och tingsrätten har i ett fall prövat frågan om föranvändarrätt, där praxis är mycket sparsam. Synnerligen viktiga avgöranden från EU-domstolen har meddelats inom området för läkemedelspatent. Ett av dessa avgöranden avser tolkningen av undantaget att inte kunna få patent beviljat för användningen av mänskliga embryon. Det för patenthavaren negativa beslutet medför enligt vissa bedömare klara risker för mindre investeringar i stamcellsforskning för behandling av vissa nervsjukdomar (Parkinsons sjukdom m.fl.). De övriga avgörandena avser förutsättningarna att under vissa omständigheter kunna få s.k. tilläggsskydd (SPC) för läkemedelspatent. När preskriberas ersättningsanspråk i patentmål? (NJA 2011 s 270) I en fråga om skadeståndsersättning på grund av patentintrång har Högsta domstolen prövat när preskription ska anses inträda. 78 Pat e n t r ät t I tidigare mål hade fastställts att DeLavals (DeLaval International AB) patent var giltigt samt att motparten Lely (Lely Industries N.V. och Lely Sverige AB) genom att sälja en typ av mjölkningsrobotar hade gjort intrång i DeLavals patent. Mellan parterna var det ostridigt att Lely sålt sju mjölkningsrobotar, vilka i Högsta domstolen betecknades nr 3-9 (tidigare under målets handläggning i tingsrätten hade ytterligare två robotar varit aktuella). Försäljningarna kunde delas upp enligt följande; (a) avtal om försäljning slöts, (b) roboten levererades, (c) roboten installerades, (d) start-up av roboten, (e) slutförande av intrimning samt (f) slutbetalning. DeLaval hade yrkat ersättning dels för skälig ersättning för utnyttjandet av patentet och dels ersättning för utebliven försäljning avseende fyra av robotarna (nr 3, 6, 7 och 9). I patentlagen fastslås att ersättning för patentintrång bara utgår för skada under de senaste fem åren innan talan väcks vid domstol. Om den skadelidande inte väcker talan inom den tiden, går rätten till ersättning förlorad. Den i målet aktuella tidpunkten var den 9 maj 1998. Ersättning för tiden dessförinnan skulle inte utgå. Parterna hade olika uppfattning om preskriptionstiden för ersättningsanspråket skulle börja löpa vid tidpunkten då respektive försäljningsavtal slöts eller vid den senare tidpunkt då intrångshandlingarna upphörde. Högsta domstolen, som gjorde en annan bedömning än underinstanserna i preskriptionsfrågan, konstaterade att det vid ett patentintrång kan förekomma en serie av intrångshandlingar. Redan den första av dessa handlingar kan orsaka skada. Genom senare intrångshandlingar kan den ursprungliga skadan förvärras eller också nya skador uppkomma. Utgångspunkten för preskriptionstiden bör bestämmas särskilt för varje tillkommande skada till följd av nya intrångshandlingar. Detta innebär att det löper en preskriptionstid från den tidpunkt då en skada uppkom till följd av den ursprungliga intrångshandlingen och därefter en ny preskriptionstid för varje tillkommande skada. Däremot påverkar en intrångshandling som inte medför någon skada inte preskriptionstiden. 79 Pat e n t r ät t Högsta domstolen fastslog att ersättning för utnyttjandet ska motsvara skälig licensavgift. DeLaval hade också beräknat ersättningen för detta utnyttjande som den licensavgift Lely bort betala. Skyldigheten ansågs därför ha uppstått när Lely slöt avtal med sina kunder. När det gällde ersättning för utebliven försäljning konstaterade Högsta domstolen att förarbetena till patentlagen inte ger någon direkt vägledning i frågan om preskriptionstid ska räknas från respektive tidpunkt då Lely ingick de avtal enligt vilka Lely sålde sina robotar eller, som tingsrätten och hovrätten funnit, från någon senare tidpunkt hänförlig till dessa avtal. DeLavals möjlighet att sälja sin egen robot gick förlorad i de fall där presumtiva köpare slöt avtal med Lely och därmed kunde antas ha valt bort andra robotar på marknaden. Därför var det naturligt att anse att DeLaval drabbades av skada vid respektive avtalstidpunkt. Det hade inte gjorts gällande att de övriga intrångshandlingarna skulle ha medfört ytterligare skada i form av utebliven försäljning. Högsta domstolen ansåg därför att det inte borde räknas någon ny preskriptionstid från tidpunkterna för de andra intrångshandlingarna. Det gäller även om en möjlighet kvarstod för Lely att bryta avtalen med köparna. Högsta domstolen fastslog att preskriptionstiden för ersättning för skada på grund av utebliven försäljning skulle räknas från respektive avtalstidpunkt. Med tanke på att ett ersättningsanspråk preskriberas är det viktigt att så snart som möjligt agera vid patentintrång. I och med att Högsta domstolen beslutat att preskriptionsfristen börjar löpa vid tidpunkten då skada inträffar, när flera intrångshandlingar inträffar efter varandra (som i det refererade målet), har det blivit än tydligare att patenthavare måste vara vaksamma på femårsfristen. 80 Pat e n t r ät t Mothåll var inte kompatibla och kunde därför inte kombineras (T 3065-10 och T3179-10) I en dom från Svea hovrätt mellan Wonderland A/S och Hilding Aktiebolag har hovrätten upprätthållit Wonderlands patent för en särskild rammadrass och funnit att Hilding gjort intrång i patentet genom försäljning av dess produkt. Krav 1 i patentet uppdelat i bestämningar lyder: a. Rammadrass innefattande en ram (1) och b. en övre madrass (4), som har ett fjäderinlägg och är fäst vid ramen (1) och c. ett formanpassat madrassöverdrag (5), som är avtagbart monterat över hela konstruktionen och d. är avtagbart fäst på undersidan av ramen (1) kännetecknat av att e. ramen (1) bildar en kavitet och f. att ett fjäderinlägg (2) är beläget i denna kavitet och g. är täckt med tyg (3) som är fäst vid ramen (1) och h. att fjäderinlägget hos den övre madrassen på båda sidor har en användbar stoppning och i. är vändbart anordnat på ramen (1). Hovrätten fann att patentet avsåg en rammadrass och att uppfinningen syftar till att åstadkomma en madrass som i förhållande till känd teknik har fördelar avseende bättre hygien och ökad livslängd samt att det stod klart för fackmannen att madrassens komfort skulle bibehållas under den ökade livslängden för rammadrassen. Detta var problemet som uppfinningen enligt patentet löste, genom en rammadrass med ett övre fjäderinlägg som var vändbart och hade stoppning på båda sidor. Frågan om Wonderlands uppfinning hade erforderlig uppfinningshöjd prövades. Bland annat hade Hilding gjort gällande att en kombination av två tyska patentskrifter föregrep patentet. I tingsrätten fick Hilding gehör för sitt 81 Pat e n t r ät t påstående. Hovrätten gjorde emellertid en annan bedömning efter att mer i detalj gått igenom respektive uppfinningstanke i de åberopade mothållen. I det första mothållet talas om att göra en förhållandevis lätt och lätthanterlig madrass till skillnad från de då kända självbärande madrasserna som ansågs tunga och otympliga samt hade ett överdragsmaterial som inte utan vidare kunde bytas ut. Ambitionen är att minimera användningen av material i konstruktionen bl.a. genom att överfjädringen inte förses med ett hölje runt om hela konstruktionen utan endast runt överfjädringens ovansida. I det andra mothållet finns stoppning på båda sidorna av överfjädringen som omsluts av ett hopsytt överdrag. Hovrätten ansåg att det inte fanns något i det första mothållet som skulle ha lett fackmannen, som försökte hitta en lösning på det problem som patentet ställt upp, till det andra mothållet. Hovrätten kommer därför till slutsatsen att en fackman därför inte skulle ha kombinerat de två dokumenten. Det förefaller som att hovrätten, även om detta inte uttryckligen sägs, anser att de båda mothållen mot bakgrund av det problem som uppfinningen enligt patentet löser inte är kompatibla, eller med andra ord pekar i olika riktningar. Hovrätten finner att uppfinningen enligt patentet skiljer sig väsentligen från vad som tidigare var känt genom en kombination av de båda mothållen. Inte heller de övriga mothållen eller kombinationer därav anses medföra att uppfinningen enligt patentet är näraliggande för fackmannen. Hovrätten bedömer således att uppfinningen besitter erforderlig uppfinningshöjd. I intrångsfrågan delade hovrätten tingsrättens uppfattning att Hildings sängkonstruktion gör intrång i patentet. Hilding har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen som ännu inte fattat beslut om prövningstillstånd ska meddelas. Föranvändarrätt? (T 26687-06, T 1370-07 och T 15455-07) Det är ovanligt i svensk rätt att någon som påstås göra intrång i ett patent invänder att man har rätt att utnyttja patentet p.g.a. föranvändarrätt. I tre omfattande mål som handlades i samma rättegång mellan å ena sidan Fer- 82 Pat e n t r ät t ring International Center S.A. (”Ferring”) och å den andra Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH (”Medac”) och Gebro Pharma GmbH gjordes emellertid en sådan invändning (”Gebro”). Föranvändarrätten fastlås i 4 § första st. patentlagen där det föreskrivs att den som utnyttjade en uppfinning yrkesmässigt i Sverige när en ansökan om patent på uppfinningen görs får, utan hinder av patentet, fortsätta utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art, om inte utnyttjandet innefattade uppenbart missbruk i förhållande till patentsökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt. Även den som har vidtagit väsentliga åtgärder för att utnyttja uppfinningen yrkesmässigt i Sverige har en sådan rätt under motsvarande förutsättningar. Ferring är innehavare av ett svenskt patent som benämns farmaceutisk sammansättning innefattande desmopressin, kiseldioxid och stärkelse. Desmopressin är den verksamma substansen i läkemedel vid behandling av sängvätning hos barn men används även för behandling av nattlig urinträngning. Ansökan om patent gjordes den 2 mars 2006. Gebro tillverkar läkemedlet Nocutil och Medac marknadsför och säljer Nocutil bl.a. i Sverige. Ferring påstod att Medac gjorde intrång i Ferrings patent genom att marknadsföra Nocutil i och från Sverige, vilket bestreds av Medac. Därefter väckte först Gebro och senare även Medac talan mot Ferring och yrkade att patentet skulle förklaras ogiltigt p.g.a. bristande nyhet samt att uppfinningen inte besitter erforderlig uppfinningshöjd. Målen var tämligen omfattande och berörde flera intressanta frågor men här kommer bara föranvändarrätt att behandlas. Som försvar i intrångsmålet invände nämligen Medac att man i vart fall inte gjort intrång då man hade föranvändarrätt eftersom Medac (och Gebro) vidtagit sådana åtgärder som, var för sig eller sammantagna, medför att patentet inte kan göras gällande mot Medacs marknadsföring och försäljning av Nocutiltabletter i Sverige. 83 Pat e n t r ät t Tingsrätten konstaterar att följande måste vara uppfyllt för att föranvändarrätt ska föreligga: • • • • utnyttjandet eller de väsentliga åtgärder till ett utnyttjande måste ha vidtagits vid tidpunkten då patentansökan gavs in, de väsentliga åtgärderna måste ha syftat till ett utnyttjande i riket, däremot är det inte nödvändigt att åtgärderna faktiskt vidtagits här, om de vidtagna åtgärderna är väsentliga eller inte får som regel bestämmas utifrån vad som sammantaget fordras för att sätta igång utnyttjandet, och det bör krävas att utnyttjandet är tänkt att ske i nära anslutning till att de förberedande åtgärderna vidtas. Vidare framhåller tingsrätten att föranvändarrätten är en rätt att fortsätta utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art. Detta innebär enligt tingsrätten att föranvändaren måste hålla sig inom ramen för den planerade nyttjandeformen. Det är inte tillåtet att ändra utnyttjandet från en utföringsform till en annan (om den andra utföringsformen omfattas av patentet). Medac hade åberopat flera omständigheter till stöd för föranvändarrätten. Tingsrätten konstaterar kort att många av de omständigheter som åberopats antingen avser utnyttjanden utanför Sverige eller av något som inte faller under patentets skyddsomfång. Enligt tingsrätten är det fyra omständigheter som det finns anledning att närmare bedöma: a. ett distributionsavtal som Gebro och Medac ingått i oktober 2005, b. e-postkorrespondens mellan Gebro den 15 februari 2006 om förmodade beställningskvantiteter, c. skrivelse och förslag till produktresumé som Gebro gett in till Läkemedelsverket i december 2005, och d. Gebros ansökan om försäljningsgodkännande i Sverige. Av e-postkorrespondensen (a) framgår att en beställning från Medac kunde göras först sedan försäljningsgodkännandet hade beviljats och att en lanse- 84 Pat e n t r ät t ring kunde ske därefter. Genom ett vittnesförhör framkom att en beställning gjordes i maj 2006 med leverans i september 2006 samt att Medacs lansering av läkemedlet i Sverige till stor del var beroende av att Läkemedelsverkets beslut att Minirin (Ferrings produkt) och Nocutil var utbytbara, vilket vittnet trodde var år 2007. En omständighet som tingsrätten också vägde in i bedömningen är att Medac inte hade anmält sig som lokalt ombud för Nocutil i tablettform vid tiden för patentansökan. Tingsrätten ansåg sammantaget att med tanke på de omständigheter som måste vidtas innan patentet utnyttjas i patentlagens mening så var inte de förberedande åtgärderna tillräckliga för att ge Medac föranvändarrätt i Sverige. Tingsrätten finner att Ferrings patent är ogiltigt och därför blir intrångsbedömningen endast hypotetisk. Varken Medacs invändning om föranvändarrätt eller övriga invändningar i intrångsdelen vinner dock gehör utan tingsrätten anser att Medac i och för sig skulle ha gjort intrång i Ferrings patent. Tingsrättens dom har överklagats till hovrätten som meddelat prövningstillstånd. Inte onödigt att inleda talan om ogiltigförklaring av patent (T19169-10) I målet yrkade Hospira (Hospira Nordic AB, Hospira UK Limited och Hospira Enterprises B.V.) att fyra europeiska patent som innehades av Aventis Pharma S.A. skulle ogiltigförklaras. Aventis Pharma bestred käromålet – som det angavs – i formellt hänseende och uppgav att förlikningsförhandlingar pågick. Så småningom medgavs dock käromålet, vilket innebar att patenten ogiltigförklarades. Då uppkom frågan om Hospira hade inlett en rättegångsprocess i onödan och om det i sådana fall skulle ha inverkan på hur rättegångskostnaderna skulle fördelas. Aventis Pharma menade att det inte varit nödvändigt för Hospira att ansöka om stämning mot Aventis Pharma. Aventis Pharma skulle ha beretts tillfälle att vidta frivillig rättelse, vilket i sådana fall antingen skulle ha skett genom att patenten återtagits från registret eller genom en överenskom- 85 Pat e n t r ät t melse med Hospira att Aventis Pharma inte skulle åberopa patenten mot Hospira i Sverige. Hospira anförde att man hade skälig grund att förvänta sig att Aventis Pharma även skulle föra en intrångstalan mot Hospira i Sverige eftersom man gjort det i flera andra jurisdiktioner. I vissa länder hade även interimistiska förbud meddelats utan att Hospira givits tillfälle att kommentera Aventis Pharmas intrångspåståenden, s.k. ex parte beslut. Hospira led således förfång av patenten och hade ett befogat intresse av att väcka talan om ogiltighet. Det hade i målet inte visats att Hospira skulle ha kunnat uppnå syftet på frivillig väg, vilket erfordras för att talan ska anses vara onödig. Tingsrätten konstaterade att ett mål om ogiltigförklaring av patent är dispositivt på så sätt att patentinnehavaren kan medge en ogiltighetstalan med bindande verkan, vilket innebär domstolen ogiltigförklarar patentet utan prövning efter ett medgivande. Men det är bara möjligt att ogiltigförklara ett patent genom en domstols dom. Oavsett hur patenthavaren ställer sig till en ogiltigförklaring av patentet så måste den som vill få patentet ogiltigförklarat vända sig till domstol. Hospira hade därför inte inlett en onödig rättegång. Tingsrättens dom har vunnit laga kraft. Mänskliga embryon ska förstås i vid mening i Bioteknikdirektivetbakslag för stamcellsforskningen (C-34/10) I ett förhandsavgörande har EU-domstolen klargjort vissa begrepp i Bioteknikdirektivet 98/44/EG. Oliver Brüstle är innehavare av ett tyskt patent som avser isolerade och renade neurala prekursorceller, förfaringssätt för att framställa dem från embryonala stamceller (från människa) och deras användning för behandling av nervsjukdomar, som t.ex. Parkinsons sjukdom och nervskador. 86 Pat e n t r ät t De embryonala stamceller som tagits fram genom metoden hade isolerats i blastocyststadiet och var pluripotenta vilket innebär att de har förmågan att förnya sig i alla typer av celler och vävnader samt kan förvaras under många övergångar i detta pluripotentiella tillstånd och föröka sig. Greenpeace väckte talan vid tysk domstol, Bundespatentgericht, om ogiltigförklaring av patentet. Domstolen gick på Greenpeace linje och förklarade patentet ogiltigt. Domen överklagades till Bundesgerichtshof som i sin tur hänsköt ett antal frågor till EU-domstolen avseende tolkningen av Bioteknikdirektivet 98/44/EG. De lagregler som var aktuella målet är implementeringen av direktivets artikel 6: ”1. Uppfinningar, vilkas kommersiella utnyttjande skulle stå i strid med allmän ordning eller goda seder, är uteslutna från patenterbarhet; utnyttjande skall dock inte betraktas som stridande mot allmän ordning eller goda seder endast på den grund att det är förbjudet genom en bestämmelse i lag eller annan författning. 2. Med avseende på punkt 1 är följande icke patenterbart: […] c) Användning av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella ändamål. ” I den svenska patentlagen har direktivet implementerats i 1c § med följande lydelse: ”Patent meddelas inte på en uppfinning vars yrkesmässiga utnyttjande skulle strida mot allmän ordning eller goda seder. […] Vid tillämpningen av första stycket skall bland annat följande anses strida mot allmän ordning eller goda seder, […] 3. användning av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella ändamål, samt […].” 87 Pat e n t r ät t Bundesgerichtshof ville ha svar på tre huvudfrågor. Första frågan: Vad avses med begreppet ”mänskliga embryon” i artikel 6.2c i direktivet? Efter en genomgång av bl.a. skäl 16 i direktivet där det understryks att patenträtten bör utövas med respekt för de grundläggande principerna som säkerställer människans värdighet och integritet konstaterar EU-domstolen att unionslagstiftaren har avsett att utesluta varje möjlighet till patenterbarhet när den tillbörliga respekten för mänsklig värdighet kan påverkas härav. Av detta följer att begreppet mänskligt embryo i direktivets mening ska ges en vid betydelse. Varje mänsklig äggcell från det att den har befruktats anses utgöra ett mänskligt embryo då befruktningen kan utlösa utvecklingen av en människa. Även en obefruktad mänsklig äggcell, i vilken en cellkärna från en mogen mänsklig cell transplanteras, samt en obefruktad mänsklig äggcell som har stimulerats till delning och vidareutveckling genom partenogenes, ska anses var ett mänskligt embryo i direktivets mening. När det gäller sådana stamceller som utvunnits ur mänskliga embryon i blastocyststadiet, d.v.s. sådana celler som uppfinningen enligt Oliver Brüstles patent avser, så ansåg EU-domstolen att det var den nationella tyska domstolens uppgift att med beaktande av den vetenskapliga utvecklingen avgöra om stamcellerna kan utlösa utvecklingen av en människa och därmed omfattas av begreppet mänskligt embryo i direktivets mening. Andra frågan: Vad avses med uttrycket ”användning av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella ändamål? Omfattar detta begrepp allt kommersiellt utnyttjande inkluderande även användning för vetenskaplig forskning? EU-domstolen uttalar att patenterbarhet är uteslutet vad avser användning av mänskliga embryon även när det gäller användning för vetenskaplig forskning eftersom det i det här sammanhanget inte är möjligt att särskilja användning av mänskliga embryon för vetenskaplig forskning som skulle kunna blir föremål för en patentansökan och industriell och kommersiell 88 Pat e n t r ät t användning. Endast användning av mänskliga embryon med ett terapeutiskt eller diagnostiskt syfte som är tillämplig på eller till nytta för mänskliga embryon kan bli föremål för patent. Tredje frågan: Kan en teknisk lösning inte heller patenteras enligt artikel 6.2c i direktivet, om användning av mänskliga embryon inte hör till den tekniska lösning som omfattas av patentet, men användning av mänskliga embryon är en nödvändig förutsättning för tillämpning av denna lösning? Det omstridda patentet omfattar en uppfinning som avser framställning av neurala prekursorceller, vilket förutsätter användning av stamceller som har utvunnits ur mänskliga embryon i blastocyststadiet. Av utlåtanden som domstolen tagit del av framgår att utvinning av en stamcell ur ett mänskligt embryo på blastocyststadiet resulterar i att embryot dör. Domstolen kommer fram till att uppfinningar som innebär att mänskliga embryon förstörs eller att de används som utgångsmaterial – även när användningen av mänskliga embryon inte nämns i patentbeskrivningen – inte är patenterbara. Den omständigheten att mänskliga embryon används i ett skede långt före tillämpningen av uppfinningen – som t.ex. framställningen av embryonala stamceller ur en stamcellslinje som i sig kräver att mänskliga embryon förstörs – är irrelevant för frågan om patenterbarhet. EU-domstolens dom har följts noggrant av olika intressenter inom området och har blivit mycket omdiskuterad. Några frågor som kommit upp är hur denna dom påverkar patent som redan meddelats på stamceller som framställts genom att mänskliga embryon förstörts. Kommer sådana patent överhuvudtaget att kunna göras gällande mot potentiella intrångsgörare? Domen är formellt sett inte bindande för Europeiska Patentverket (EPO) men eftersom domen är bindande för EU:s medlemsstater, vilka utgör majoriteten av de länder som är medlemmar i Europeiska Patentkonventionen, är det sannolikt att EPO:s granskare framöver kommer att följa EUdomstolens dom. 89 Pat e n t r ät t Giltighetstiden för tilläggskydd (SPC) kan i vissa fall vara negativ (C-125/10) Tanken med tilläggsskydd för läkemedel (ofta förkortat till SPC efter den engelska benämningen) är att kompensera en patenthavare för att den tid som ett läkemedelspatent kommersiellt kan utnyttjas vanligtvis är betydligt kortare än patenttiden om 20 år. Detta beror på att läkemedel inte får säljas utan ett beviljat marknadsgodkännande vilket i de flesta fall tar mellan fem och tio år (om det avser hela EU genom förfarande vid det europeiska läkemedelsverket). Tilläggsskyddet beviljas med stöd av en EU-förordning 469/2009/EG och gäller under en period som är lika med den tid som förflutit från patent söktes till det första marknadsgodkännandet för att sälja en produkt inom EU meddelas, minskad med fem år. Maximalt kan tilläggsskydd beviljas för fem år. Om ett läkemedelsföretag skulle ha fått ett marknadsgodkännande inom fem år från patentansökan skulle alltså giltighetstiden för tilläggsskyddet vara negativ eller noll, vilket i sig inte är till nytta för läkemedelsföretaget. Sedan några år tillbaka finns det emellertid genom Pediatriska förordningen 1901/2006/EG möjlighet till en förlängning med sex månader av giltighetstiden för tilläggsskydd. Avsikten är att kompensera innehavaren av tilläggskyddet för åtgärder som vidtagits i enlighet med ett visst förfarande för att bedöma hur läkemedlet påverkar barn. Förlängningen kan bara göras om ett tilläggsskydd har beviljats. Därför kan det i vissa fall finnas ett intresse för ett läkemedelsföretag att få ett tilläggsskydd med ingen eller negativ giltighetstid beviljat. Så är fallet i det mål som nu har avgjorts av EU-domstolen. Merck Sharp & Dohme är innehavare av ett europeiskt patent som validerats i Tyskland. Patentansökan gavs in den 5 juli 2002. Bolaget beviljades ett europeiskt marknadsgodkännande för substansen sitagliptinfofatmonohydrat, såld under varumärket Januvia för behandling av diabetes. Marknadsgodkännandet meddelades den 21 mars 2007 det vill säga fyra år, åtta månader och sexton dagar efter det att patentansökan gavs in. Merck 90 Pat e n t r ät t Sharp & Dohme ansökte senare om förlängning av tilläggsskyddet i Tyskland. Ansökan avslogs med motiveringen att tilläggsskyddet skulle ha fått en negativ giltighetstid om tre månader och fjorton dagar. Merck Sharp & Dohme överklagade beslutet till Bundespatentgerichthof och påpekade att bolaget ville kunna ansöka om förlängning av tilläggsskyddet med stöd av Pediatriska förordningen. Domstolen hänsköt med anledning av detta en tolkningsfråga till domstolen. Kan ett tilläggsskydd för läkemedel meddelas när perioden mellan dagen då patentansökan gjordes och dagen för beviljande av första marknadsgodkännandet för läkemedlet är kortare än fem år? Om ja, ska den förlängning med sex månader som föreskrivs i den Pediatriska förordningen börja löpa före utgången av patentets giltighet, d.v.s. vid den tidpunkten som fastställs om tilläggsskyddet ges en negativ giltighetstid eller ska tilläggskyddets giltighetstid avrundas till noll och förlängningen börja löpa från utgången av patentets giltighetstid? Efter en genomgång av syftet med de båda förordningarna konstaterar EUdomstolen att målet med den Pediatriska förordningen skulle äventyras om en ansökan om tilläggsskydd nekas på grund av att giltighetstiden blir negativ eller lika med noll. Tolkningsfrågan besvaras därför jakande, ett tilläggsskydd kan meddelas även när perioden mellan dagen då patentansökan gjordes och dagen för beviljande av första marknadsgodkännandet för läkemedlet är kortare än fem år. Däremot kan inte en negativ giltighetstid avrundas till noll, eftersom det inte är förenligt med den beräkningsmetod för tilläggsskyddets giltighetstid som anges i SPC-förordningen. Endast i de fall där tiden mellan ingivandet av patentansökan och beviljandet av marknadsgodkännandet är exakt fem år kan tilläggsskyddets giltighetstid vara lika med noll. EU-domstolens avgörande är viktigt för att harmonisera bedömningen av om tilläggsskydd med negativ giltighetstid kan beviljas, särskilt som medlemsstaterna gjort helt olika bedömningar i frågan. Merck Sharp & Dohme hade sökt tilläggsskydd också i andra medlemsstater. Bulgarien, Nederlän- 91 Pat e n t r ät t derna och Storbritannien beviljade tilläggsskydd med negativ giltighetstid medan Grekland avrundande giltighetstiden till lika med noll. Ett motsvarande mål avseende Mercks svenska validering av Europapatentet och ansökan om SPC handläggs av patentbesvärsrätten. Hur ska villkoren för beviljande av tilläggsskydd förstås när de aktuella produkterna för vilka tilläggsskydd söks innehåller flera aktiva substanser? (C-322/10 och C-422/10) EU-domstolen har avgjort två mål om tolkningen av artikel i 3 i förordning 469/2009/EG om tilläggsskydd för läkemedel (SPC-förordningen efter den engelska benämningen för tilläggsskydd). Målen handlades gemensamt men EU-domstolen har meddelat två separata domar. Artikel 3 i SPC-förordningen anger villkoren för erhållande av tilläggsskydd och lyder: ”Tilläggsskydd meddelas om, i den medlemsstat där den ansökan som avses i artikel 7 görs och vid den tidpunkt då denna görs, följande villkor är uppfyllda: a) Produkten skyddas av ett gällande grundpatent. b) Ett giltigt godkännande att saluföra produkten som läkemedel har lämnats i enlighet med direktiv 2001/83/EG respektive direktiv 2001/82/ EG. c) Tilläggsskydd inte redan tidigare har meddelats för läkemedlet. d) Det godkännande som avses under led b är första godkännandet att saluföra produkten som läkemedel.” Mål C-322/10 gällde fem ansökningar om tilläggsskydd som givits in av Medeva men avslagits av Comptroller General of Patents, Designs and Trade marks i England. Medeva innehade ett europeiskt patent för en metod för framställning av ett vaccin mot Bordetella pertussis. De aktiva ingredienserna i vaccinet är två antigener, pertactin och filamentöst hemagglutinin som kombineras i ett bestämt förhållande. Medeva hade också fått 92 Pat e n t r ät t marknadsgodkännande för ett antal läkemedel som åberopades till stöd för att tilläggsskydd skulle beviljas. Läkemedlen innehåller emellertid mellan åtta och elva ytterligare aktiva ingredienser förutom den patenterade kombinationen. Läkemedlen avser vaccin mot olika sjukdomar. Fyra av ansökningarna om tilläggsskydd avslogs på den grunden att antalet aktiva beståndsdelar som nämndes i ansökningarna var fler än vad som hade angivits i patentkraven och ansågs därför inte skyddas av patentet i den mening som avses i artikel 3 (a) i SPC-förordningen. Den femte ansökningen avslogs eftersom myndigheten ansåg att marknadsgodkännandena som lämnats in till stöd för ansökan inte uppfyllde artikel 3 (b) i förordningen eftersom de avsåg läkemedel som innehöll nio aktiva ingredienser. Med andra ord gällde marknadsgodkännandena vaccin som inte bara innehåller de aktiva beståndsdelar som anges i ansökan om til�läggskydd och i patentkraven. Medeva överklagade till High Court of Justice, Chancery Division men förlorade och ärendet överklagades till Court of Appeal som hänsköt sex tolkningsfrågor till EU-domstolen. Den sjätte och sista tolkningsfrågan ställdes också i det parallella målet C-422/10. Georgetown University, University of Rochester och Loyola University of Chicago ansökte i separata förfaranden om att få ett antal tilläggsskydd för vissa produkter som alla i något avseende avsåg varianter av papillomvirus samt framtagande av virus som kan användas i olika typer av vaccin. De tre universiteten grundade sina ansökningar på olika patent samt olika marknadsgodkännanden. Gemensamt för dem var dock att myndigheten avslog deras ansökningar med en liknande motivering, nämligen att de läkemedel som fått marknadsgodkännanden innehöll fler aktiva ingredienser än de läkemedel som var föremål för ansökan om til�läggskydd. Därmed var inte artikel 3 (b) i förordningen uppfyllda. Universiteten överklagade myndighetens beslut till High Court of Justice som då ställde samma fråga som Court of Appeals sjätte fråga. De första fem frågorna i mål C-322/10 kan enligt EU-domstolen kokas ner till att den nationella domstolen vill veta om artikel 3(a) ska tolkas så att 93 Pat e n t r ät t den utgör hinder för att bevilja tilläggsskydd när aktiva ingredienser som inte anges i patentkraven för det grundpatent som åberopas till stöd för en ansökan om tilläggsskydd, ingår bland de aktiva ingredienser som anges i ansökan. Det är denna fråga som EU-domstolen sedan besvarar. EU-domstolen pekar på att artikel 5 i SPC-förordningen anger att ett til�läggsskydd ger samma rättigheter samt medför samma skyldigheter och begränsningar som grundpatentet. Därefter uttalar domstolen att på samma sätt gäller att om ett patent omfattar en kombination av två aktiva ingredienser, kan ett tilläggsskydd inte meddelas på grundval av ett sådant patent för den ena av dessa aktiva ingredienser. I förarbetena nämns det dessutom att det som ”skyddas av ett grundpatent” uttryckligen och uteslutande är det som anges i patentkraven för grundpatentet. De fem frågorna besvaras mot bakgrund av denna motivering mycket kortfattat; artikel 3(a) ska tolkas så att den utgör hinder mot att bevilja ett til�läggsskydd för aktiva ingredienser som inte anges i patentkraven i det grundpatent som åberopas till stöd för ansökan. Den sjätte frågan, som alltså ställdes i båda målen kan sammanfattas till att de nationella domstolarna vill få klarhet i om artikel 3(b) ska tolkas så att den inte utgör hinder för att bevilja ett tilläggsskydd för en aktiv ingrediens, som anges i patentkraven i det åberopade grundpatentet, när det läkemedel med avseende på vilket ett marknadsgodkännande lagts fram till stöd för ansökan innefattar inte endast denna aktiva ingrediens utan även andra aktiva ingredienser. EU-domstolen erinrar om att SPC-förordningen antogs därför att den period då en läkemedelsprodukt faktiskt åtnjuter patentskydd ansågs för kort för att avkastningen skulle hinna täcka investeringen i farmaceutisk forskning. Syftet med SPC-förordningen är att ge ett erforderligt skydd för att stimulera farmaceutisk forskning vilken spelar en avgörande roll för den fortgående förbättringen av folkhälsan. De läkemedel som för närvarande släpps ut på marknaden, särskilt för komplicerade sjukdomar, utgörs ofta av kombinationer av aktiva ingredienser för multiterapeutiska ändamål som 94 Pat e n t r ät t kan ordineras till patienter med hjälp av ett enda preparat. På samma sätt framställs ofta vacciner i form av multivalenta vaccin. Det skulle inte vara förenligt med SPC-förordningens syfte och ändamål om en innehavare av ett patent, som omfattar en innovativ aktiv ingrediens eller en kombination av sådana, inte skulle beviljas ett tilläggsskydd med motiveringen att handelsversionen av läkemedlet även innehåller andra aktiva ingredienser eller kombinationer av sådana än de som angivits i patentet. Vidare upprepas att artikel 5 i SPC-förordningen anger att ett tilläggsskydd ger samma rättigheter samt medför samma skyldigheter och begränsningar som grundpatentet. Om patenthavaren hade kunnat invända mot all användning eller viss användning av produkten i form av ett läkemedel bestående av en sådan produkt eller innehållande produkten med stöd av patentet, så ska tilläggsskyddet som meddelats för samma produkt ge innehavaren samma rättigheter för all användning som godkändes före utgången av tilläggsskyddets giltighetstid. EU-domstolen uttalar därför att artikel 3 (b) ska tolkas så att den inte utgör hinder för att bevilja tilläggsskydd för en aktiv ingrediens, som anges i patentkraven för det åberopade grundpatentet, när det läkemedel med avseende på vilket marknadsgodkännanden lagts fram till stöd för ansökan inte innefattar endast denna aktiva ingrediens, utan även andra aktiva ingredienser. Genom domarna har vissa viktiga frågor klargjorts men det finns fortfarande frågetecken kvar kring när tilläggsskydd för läkemedel som innehåller kombinationer av aktiva substanser kan beviljas. En sådan fråga som kvarstår är t.ex. hur ”anges i patentkraven” ska förstås. Det har i vart fall blivit tydligt att tilläggsskydd har en stark koppling till utformningen av det aktuella patentets krav. 95 Pat e n t r ät t Europeisk patentdomstol Det polska ordförandeskapet har under andra halvåret 2011 mycket aktivt drivit frågan om att åstadkomma ett avtal om Europeisk patentdomstol. Som vi rapporterade i förra årsboken skulle EU-domstolen bedöma om då liggande förslag till domstol var förenligt med EU:s rättsakter. EU-domstolen konstaterade att så inte var fallet och en omarbetning av förslaget har alltså skett under året. Traktaträttsligt innebär detta att det föreslagna domstolsavtalet numera ligger utanför EU:s regelverk och utgör ett avtalsförslag mellan intresserade medlemsstater. Detta har bl.a. medfört att kostnaden för patentdomstolen hamnar utanför EU:s budget och belastar deltagande stater. Förslaget är att domstolen skall vara självfinansierad och det innebär i sin tur att inte helt obetydliga domstolsavgifter kommer att krävas från parterna i patenttvisterna. Vissa beräkningar visar att avgifterna kan hamna på 6000 Euro för att inleda en intrångs- eller ogiltighetstalan och ett överklagande till Court of Appeal skulle uppgå till 9000 Euro. Flera remissinstanser, bl.a. de som Advokatfirman Lindahls medarbetare ingår i, har uttalat sig mycket kritiskt kring stora delar av det liggande avtalsförslaget. En allmän synpunkt är att projektet uppfattas som ett hastverk och att politiska framsteg prioriteras framför noggranna rättssäkerhetsöverväganden. Områden som kritiserats är exempelvis möjligheterna till ”forum shopping”, språkregleringen, avsaknaden av klara processregler, EU-domstolens roll, möjligheterna att kunna ändra eller frånträda domstolsavtalet samt frågan om valfriheten att kunna processa i nationella domstolar avseende europeiska patent meddelade enligt EPC. Från svensk sida är vi också kritiska mot att det finns möjligheter att dela upp prövningen av intrångs- respektive ogiltighetsfrågan. Det riskerar att patentprocesserna tidsmässigt blir mer långdragna. Dessutom har frågorna om intrång (skyddsomfång) och ogiltighet ofta ett samband som gör att det är mera effektivt att hantera båda frågorna i samma rättegång. En annan svensk angelägenhet är att domstolen alltid skall bestå av både jurister och tekniker för att de tekniska frågorna skall få adekvat belysning. 96 Pat e n t r ät t Ett måhända tillspetsat men illustrerande exempel avseende språkfrågan är följande. Enligt huvudregeln skall processpråket vara det språk där första instansen (local division) är belägen. Det kan tänkas att Grekland väljer att inrätta en lokal enhet och då blir grekiska processpråk i ett intrångsmål. Sammansättningen av domstolen skall vara en lokal domare (en grek) och två utländska domare (exempelvis en svensk och en polack). Patentet kommer att vara avfattat på ett av de tre officiella språken, exempelvis franska. Domen skall skrivas på processpråket, i detta exempel på grekiska. Det kan under vissa omständigheter också tänkas att en ogiltighetstalan väckts angående det aktuella patentet och att den processen handläggs på patentets språk, d.v.s. på franska enligt detta exempel. Detta medför att en svensk och en polsk domare skall delta i en intrångsprocess som förs på grekiska och skriva under en dom på grekiska. Vid överklagande av denna dom skall överinstansen handlägga överklagandet på grekiska. I händelse av att ogiltighetsmålet överklagas kommer det att handläggas på franska. Två domar avseende ett och samma patent kommer alltså att meddelas men på olika språk, som i det här fallet är språk där utgångspunkten måste vara att de allmänna språkkunskaperna är relativt låga. Komplexiteten i språkfrågan kan således inte underskattas. Sammanfattningsvis menar många remissinstanser att det återstår ett stort utredningsarbete innan domstolsavtalet är klart för undertecknande. Som framhållits inledningsvis har projektet för närvarande (december 2011) tappat tempo då polska ordförandeskapets förslag att placera Central Division i Paris inte kunde accepteras av Storbritannien och Tyskland, vilka båda länder utöver Frankrike också hade framställt önskemålet om att inrätta Central Division. 97 Pat e n t r ät t Håkan Borgenhäll Tel: +46 8 527 70 912 [email protected] Sara Ulfsdotter Tel: +46 8 527 70 995 [email protected] 98 M ö n s t e r r ät t M ö n s t e r r ät t Mönsterrättsåret 2011 Antalet ansökningar för gemenskapsmönster (på EU-nivå) har varit i huvudsak oförändrat sedan förra året, med totalt ungefär 70 000 nya ansökningar under året. Av dessa kommer cirka 1 100 från svenska sökande. Under året har EU-domstolen avkunnat dom i ett mål där den viktiga frågan om den hypotetiska personen ”kunnig användare” bedöms. Målet illustrerar också hur lång tid en mönsterprocess kan dröja om det vill sig illa, där ansökan om registrering gjordes i september 2003, ansökan om ogiltighetsförklaring gjordes i februari 2004 och där EU-domstolens slutliga dom (efter tidigare prövning i flera instanser) meddelades den 20 oktober 2011. EU-domstolens dom beskrivs här, följt av ett kortare referat av mål från Tribunalen som rör kunniga användare av beståndsdelar. Därefter behandlas ett mål i Tribunalen som bland annat rörde streckade linjer i en mönsteransökan, ett svenskt hovrättsmål samt ett beslut i ett ogiltighetsärende inför OHIM som kan vara av praktiskt intresse. EU-domstolen om pogs (C-281/10) Bakgrund Läsare av ”Immaterialrätt – årsbok 2010” kanske minns Tribunalens dom i målet T-9/07, som gällde så kallade ”pogs”, ”rappers” eller ”tazos” (nedan kallade ”pogs”) – en sorts cirkulär leksak som bland annat används vid marknadsföring och som kan vara gjord av plast, kartong m.m. och som har vissa karakteristiska drag. 10 0 M ö n s t e r r ät t De två olika gemenskapsformgivningarna, se ovan för det nyare mönstret och nedan för det äldre mönstret. Det mönsterrättsligt intressanta i målet rörde definitionen av och karaktäristika hos den kunnige användaren, den hypotetiska person som används för att bedöma hur ett mönster ska uppfattas, såväl under Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (”Mönsterskyddsförordningen”) som under den svenska mönsterskyddslagen (1970:485). Tribunalen fann förra året att den kunnige användaren i målet inte var en tillverkare eller försäljare av pogs, utan en särskilt uppmärksam person med viss kunskap om tidigare kända formgivningar. En sådan skulle enligt domstolen kunna vara ett barn mellan fem och tio år som leker med pogs eller en marknadschef för ett bolag som tillverkar de produkter som marknadsförs med hjälp av erbjudandet om pogs; det spelade enligt domstolen ingen roll vilket av dem det var i det aktuella fallet. Det avgörande var istället att den kunnige användaren skulle anses särskilt uppmärksam vid bedömningen av produkten som användaren väl känner till. Tribunalen konstaterade därefter att det vid bedömningen av hur den kunnige användaren uppfattar ett nytt mönster i relation till ett äldre mönster måste beaktas att vissa produkter har ett mycket begränsat variationsutrymme. Pogs, som bland annat ska vara billiga men också säkra eftersom barn leker med dem, följer en relativt begränsad formgivningsfrihet. De delar som är likadana för hela produktkategorin kommer användaren i stor 101 M ö n s t e r r ät t utsträckning att bortse från, vilket även gäller de delar som är föranledda av funktionella krav. Det som tilldrar sig mest uppmärksamhet blir istället den mest synliga delen av det som skiljer sig mönstren emellan, vilket i detta fall var ovansidan. Sammantaget bedömde domstolen därför att de två mönstren gav samma helhetsintryck och PepsiCos mönster befanns därför ogiltigt. EU-domstolen PepsiCo överklagade till EU-domstolen, som nu har avgjort målet. Överklagandet avsåg bland annat Tribunalens bedömning av faktiska omständigheter, något som endast omprövas av EU-domstolen i vissa särskilda situationer som inte förelåg i målet. De rättsliga bedömningsfrågor som EU-domstolen hade att pröva rörde den kunnige användaren och dennes uppmärksamhetsgrad. PepsiCo argumenterade att Tribunalen tillämpat felaktiga kriterier för den kunnige användaren, som varken ska vara en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument (såsom denne definierats inom varumärkesrätten), eller de aktuella produkternas slutanvändare. Inte heller, argumenterade PepsiCo, skulle den varumärkesrättsliga principen om ”bleknande minnesbild” tillämpas. Slutligen menade PepsiCo att den kunnige användaren inte bara skulle beakta de mest framträdande detaljerna, utan skulle jämföra hela de relevanta formgivningarna och därvid observera även mindre skillnader, med beaktande av den kreativa frihet designern har haft med hänsyn till funktion med mera. EU-domstolen inledde med att konstatera att det saknas en definition av den kunnige användaren i befintlig lagstiftning. Domstolen uttalade att begreppet ska ”förstås som ett mellanbegrepp, det vill säga ett mellanting mellan det inom varumärkesrätten tillämpliga begreppet genomsnittskonsument – varvid genomsnittskonsumenten inte förväntas besitta någon särskild sakkunskap och generellt sett inte ser någon direkt koppling mellan de motstående varumärkena – och begreppet fackman – varvid fackmannen är en sakkunnig som har en betydande teknisk kompetens. En kunnig användare kan sålunda förstås, inte som en genomsnittligt uppmärksam användare, utan som en särskilt uppmärksam användare, oberoende av om detta beror på 10 2 M ö n s t e r r ät t användarens personliga erfarenhet eller vederbörandes vidsträckta kunskap om den aktuella sektorn”. EU-domstolen fastslog också att den kunnige användaren oftast, när det är möjligt med hänsyn till de aktuella formgivningarna, kommer att göra en direkt jämförelse produkterna emellan, men att det inte är en nödvändig utgångspunkt att en sådan direkt jämförelse ska ske eftersom lagstiftaren inte har infört ett sådant krav. EU-domstolen kom därför fram till att Tribunalen inte gjort något misstag i sin bedömning av den kunnige användaren och sättet på vilket den jämför mönstren. En ytterligare fråga som behandlades var den kunnige användarens grad av uppmärksamhet. EU-domstolen påpekade där att den kunnige användaren inom mönsterrätten inte kan likställas med ”en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument som vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer”, vilket är den uppmärksamhetsgrad som tillämpas inom varumärkesrätten. Inte heller kan den anses ha den uppmärksamhetsgrad som en sakkunnig eller fackman får anses ha, där minsta skillnad på detaljnivå kan anses avgörande. Istället ska den kunnige användaren anses känna till de olika formgivningarna inom det aktuella området och ha vissa kunskaper om de delar som dessa vanligtvis brukar ha. Den kunnige användaren är, på grund av sitt intresse för produkterna, också relativt uppmärksam när han eller hon använder dem. Slutligen besvarade EU-domstolen frågan om huruvida det är korrekt att vid jämförelsen mellan två formgivningar också bedöma de produkter som faktiskt har marknadsförts och som är gjorda utifrån formgivningen jakande. Mot bakgrund av detta resonemang kom EU-domstolen fram till att Tribunalens dom var korrekt, och överklagandet lämnades därför utan bifall. Kommentar Att en kunnig användare kan vara ett fem till tio år gammalt barn kanske förvånar vissa. EU-domstolens dom tyder dock på en relativt praktisk och 10 3 M ö n s t e r r ät t marknadsorienterad syn på figuren ”kunnig användare”, som beaktar det som får antas vara den faktiska, intresserade användaren av produkterna som formgivningen omfattar. Det är naturligtvis också bra att viss vägledning nu finns för hur denna inom mönsterrätten mycket viktiga figur ska bedömas. Problemet som kan uppstå för formgivare är att riktlinjerna, trots denna dom, fortfarande inte ger konkret stöd för hur man som formgivare ska bedöma sina formgivningar i relation till andras. Abstrakta termer som ”kunnig användare” är notoriskt svårbedömda och leder mycket ofta till omfattande argumentation i rättsprocesser. För formgivaren kan det vara mycket svårt att anlägga perspektivet av ”kunnig användare” och försöka bortse från delar av sin egen kunskap. För utomstående eller mindre kunniga inom området kan det vara svårt att utan mer omfattande undersökningar med rimlig säkerhet fastställa vem den kunnige användaren är. Den sortens undersökningar kan vara kostsamma och ta mycket tid, vilket inte alltid hinns med i exempelvis en intrångssituation. En felaktig eller otillräcklig bedömning kan leda till att en rättsprocess inleds med låg framgångsmöjlighet eller att en produkt lanseras som riskerar att göra intrång. Förutom att hålla register med egna och andras formgivningar kan det därför vara en god idé för formgivare att dokumentera sina (och konkurrenters) kunder också från ett mönsterrättsligt perspektiv eftersom ett under flera år förberett underlag normalt blir mer fullständigt och övertygande än ett hastigt framtaget sådant. Kunnig användare av beståndsdelar (T-10/08 och T-11/08) I två överklagade ogiltighetsmål inför Tribunalen har frågan om den kunnige användaren av beståndsdelar behandlats. Målen gällde två olika mönsteransökningar för förbränningsmotorer. Av allmänt intresse i målen är bedömningen av den kunnige användaren, även om domarna föll innan den ovan refererade domen i mål C-281/10, särskilt eftersom Tribunalen också hänvisade till och tillämpade kriterierna från Tribunalens dom i det målet, som ju gillades av EU-domstolen. 10 4 M ö n s t e r r ät t Mönsterskydd för beståndsdelar är specialreglerat på så vis att endast de delar av ett mönster som är synliga vid normal användning av produkten som mönstret avser ska beaktas vid bedömningen av om mönstret är nytt och särpräglat. Förbränningsmotorerna i målet var avsedda att användas som beståndsdelar i främst gräsklippare. Tribunalen kom fram till att vid normal användning av en gräsklippare står användaren bakom denna, vilket innebär att det är ovansidan av förbränningsmotorn som är synlig, och som därmed kan ligga till grund för bedömningen. Förbränningsmotorerna såldes normalt inte direkt till slutkonsumenter utan till tillverkare av gräsklippare och liknande produkter. Mönsterinnehavaren ansåg därför, som det får förstås, att den kunnige användaren skulle anses vara en tillverkare av sådana produkter. Tribunalen delade inte denna uppfattning utan ansåg att det istället skulle vara slutanvändaren som skulle ligga till grund för den kunnige användaren. Detta ledde i förlängningen, efter viss ytterligare bedömning, till att Tribunalen fastställde ogiltigförklaringen av mönstren. Kommentar Målet visar att det är viktigt för formgivare att fokusera formgivningsinsatsen av beståndsdelar främst på just de delar som är synliga vid normal användning av slutprodukterna som formgivningen ska användas för. Det gäller då alltså att inte vara för branschfokuserad, eftersom slutanvändaren i många fall inte ser hela produkten. Klocka på snodd – streckade linjer (T-68/10) Målet inför Tribunalen gällde ogiltigförklaring av ett mönster för en klocka på en snodd/nyckelband, avsedd att exempelvis kunna ha hängandes runt halsen. Delar av mönstrets ritning – urtavlan, karbinhaken och fästdelarna till snodden – representerades av streckade linjer. 10 5 M ö n s t e r r ät t För att ett mönster ska kunna registreras måste det vara nytt och särpräglat, vilket innebär att det i relation till andra kända mönster ska ge ett annat helhetsintryck på en kunnig användare. Vid denna bedömning beaktas inte offentliggöranden av det mönster som registreringen söks för om det har gjorts av designern eller någon av dess efterträdare inom tolv månader av registreringsansökans ingivande, den så kallade nyhetsfristen (eng. grace period). Syftet med denna viktiga regel är att ge mönsterskapare en möjlighet att påbörja användning av ett mönster innan registrering sker, för att se om mönstret blir framgångsrikt, utan att för den skull förlora möjligheten att senare söka en registrering. En fråga som kom upp i målet rörde vem i ogiltighetsmål som ska ha bevisbördan för att en sådan giltig nyhetsfrist löper. Inte oväntat ansåg Tribunalen att det är innehavaren av mönstret som är föremål för ogiltighetstalan som ska bevisa att den är skapare eller ägare av formgivningen som påstås ge upphov till en nyhetsfrist. Detta hade inte ens gjorts gällande i målet och nyhetsfrist förelåg alltså inte. En annan fråga som behandlades var innebörden av de streckade linjerna på mönsterritningen. Sådana har vid OHIM ansetts kunna användas för att i ritningen avgränsa delar av ett mönster för vilka skydd inte söks men som används för att illustrera hur mönstret kan användas. Tribunalen godkände sådan användning av streckade linjer och bortsåg därför vid bedömningen av mönstret från de streckade delarna av ritningen. Mot det ifrågasatta mönstret hade åberopats ett fotografi av en äldre, liknande klocka på snodd. Fotografiet visade inte hela snodden, utan endast den nedre delen med klockan och delar av fästdelarna och alltså inte den övre delen av snodden som vid användning runt halsen skulle vara bakom nacken. Det var dock klarlagt att bilden föreställde en klocka på snodd och att det alltså i och för sig funnits en övre del på snodden. Tribunalen ansåg att det var tillräckligt, eftersom det är själva offentliggörandet av det tidigare mönstret som är relevant – inte det åberopade fotografiet av mönstret i målet. Sammantaget fann Tribunalen att mönstret inte i jämförelse med tidigare mönster hade särprägel och fastställde därför beslutet att ogiltigförklara mönstret. 10 6 M ö n s t e r r ät t Göta hovrätts dom i mål T 1992-10 Göta hovrätt meddelade den 28 februari 2011 en dom gällande mönsterintrång. Kärande i Växjö tingsrätt var Thorsman & Co Aktiebolag (”Thorsman”) och svarande var XLAN AB (”XLAN”). Det påstådda intrånget gällde s.k. skruvclips. Thorsman är innehavare av svensk mönsterregistrering nr 76962. Svensk mönsterregistrering nr 76962 Thorsman hävdade att proportionerna på XLAN:s produkt jämfört med Thorsmans registrerade mönster är identiska och att det som skiljer clipsen åt är uteslutande skruvdelen, vilken fått en lätt variation i XLAN:s produkt. Skruvdelen framträder dessutom endast ur vissa vinklar. Hos XLAN:s produkt är skruvdelen helt rundad medan Thorsmans mönster har två mer plana ytor. Skillnaderna förändrar dock inte helhetsintrycket, enligt Thorsman. XLAN å sin sida hävdade att det i stort sett inte finns något variationsutrymme vid utformandet av skruvclips p.g.a. att utformningen till stor del är given av dess tekniska funktion. XLAN hävdade vidare att utformningen av fästdelarna ska vara avgörande vid intrångsbedömningen eftersom utform- 10 7 M ö n s t e r r ät t ningen av den del som är avsedd att omsluta kabeln är densamma som i en äldre svensk mönsterregistrering (nr 53387). Svensk mönsterregistrering nr 53387 Växjö tingsrätt meddelade mellandom i intrångsdelen. Tingsrätten framhöll att det inom ifrågavarande produktområde föreligger begränsade variationsmöjligheter vid utformningen av produkter och att mönster inom detta produktområde således åtnjuter ett smalt skyddsomfång. Enligt tingsrättens bedömning åtnjuter en rättighetsinnehavare inom denna produktkategori inte mycket mer än ett rent kopieringsskydd. Tingsrätten förklarade vidare att Thorsman inte styrkt att XLAN:s clips är en sådan efterbildning. Följaktligen förelåg inte intrång, enligt tingsrättens mening. Thorsman överklagade målet till Göta hovrätt och yrkade att hovrätten fastställer att mönsterintrång föreligger. I motsats till tingsrättens bedömning ansåg hovrätten att skyddsomfånget för det registrerade mönstret visserligen är begränsat – men inte helt försumbart. Enligt hovrätten saknas skäl att tillämpa XLAN:s synsätt. Att ett mönster är sammansatt av delar som redan är kända bör inte ges någon avgörande eller självständig betydelse. Således ska även tas hänsyn till den del som är avsedd att omsluta kabeln. Vidare ansåg hovrätten att det inte är tillräckligt att fästdelarna skiljer sig åt för att mönstren skall anses ge en kunnig användare ett annat helhetsintryck. Hovrätten fann således att XLAN:s skruvclips faller inom det registrerade mönstrets skyddsomfång. Målet överklagades till Högsta domstolen vilken inte medgav prövningstillstånd. 10 8 M ö n s t e r r ät t Det som bör noteras är att hovrätten i det aktuella målet uppenbarligen endast tagit hänsyn till variationsutrymmet inom det aktuella produktområdet. Hovrätten har således inte tagit hänsyn till det registrerade mönstrets grad av särprägel (skillnaden i förhållande till tidigare mönster) vid bedömningen av skyddsomfångets storlek (jfr t.ex. Patentbesvärsrättens dom i mål nr 06-066, där man tog hänsyn till det befintliga formförrådet vid bedömningen av ett mönsters särprägel). Ogiltighetsärende ICD 6682 vid Harmoniseringskontoret i Alicante Vid upprättande av mönsterskyddsstrategier till klienter brukar ett generellt råd vara att se till att lämna in mönsteransökan så snart mönstret är färdigställt. Råder osäkerhet kring om mönstret kommer att utvecklas ytterligare, finns i många länder möjlighet att hemlighålla mönsteransökan under en period. Under denna period är det även möjligt att återkalla mönsteransökan för det fall eventuella ändringar är betydande. Att det är lämpligt att lämna in mönsteransökan så snabbt som möjligt bekräftas av ett avgörande hos OHIM:s ogiltighetsenhet. Enligt artikel 7 (2) Mönsterskyddsförordningen, inverkar allmänhetens kännedom om formgivningen inte på nyheten i de fall då formgivningen gjorts tillgänglig av formgivaren och mönsteransökan inges inom ett år (nyhetsfristen) från det att formgivningen offentliggjordes. I ogiltighetsärendet ICD 6682 kunde formgivaren, d.v.s. sökanden i ogiltighetsärendet, bevisa att mönstret visats på en utställning av denne. Eftersom innehavaren av mönsterregistreringen lämnat in en identisk mönsteransökan inom ett år efter utställningen och då det var formgivaren som offentliggjort mönstret, ansågs grund för hävning p.g.a. bristande nyhet och särprägel inte föreligga. Artikel 7 (2) Mönsterskyddsförordningen är således inte till någon hjälp för formgivaren i de fall någon annan som tagit del av mönstret inger en möns- 10 9 M ö n s t e r r ät t teransökan inom nyhetsfristen (d.v.s. inom 12 månader efter offentliggörandet) och innan formgivaren själv hunnit inge mönsteransökan. Hade däremot formgivaren, i denna situation, inte tydliggjort för OHIM:s ogiltighetsenhet hur gemenskapsformgivningen kunde vara en exakt kopia av mönstret som visats på utställningen, hade mönstret kunnat ogiltigförklaras. I den här situationen skulle formgivaren, enligt artikel 15 Mönsterskyddsförordningen, kunna ansöka om överföring av mönstret. För att lyckas med detta krävs dock gedigen bevisning. I frånvaro av sådan bevisning återstår endast hävning av mönsterregistreringen vid OHIM. Som framgår tydligt av detta exempel bör formgivaren vid en sådan hävning undvika att anföra argument kring att det föreligger en koppling mellan det utställda mönstret och det registrerade mönstret. Ludvig Holm Tel: +46 8 527 70 876 [email protected] Annalena Nordin Tel: +46 8 527 70 907 [email protected] 1 10 Ipred Ip r e d Uppföljning IPRED Det civilrättsliga Sanktionsdirektivet på immaterialrättens område (2004/48/EG, även kallat Ipred) har nu varit implementerat i Sverige i ett par år och har inneburit flera förändringar på immaterialrättens område. Den största och medialt mest uppmärksammade nyheten var införandet av möjligheten till informationsföreläggande i samtliga immaterialrättsliga lagar. Direktivet införde dock även möjligheten för domstolarna att ålägga intrångsgöraren en skyldighet att bekosta åtgärder för att sprida information om dom i målet. Möjligheten att vid vite förbjuda någon att fortsätta med intrångsgörande åtgärder utsträcktes även till dem som gjort sig skyldiga till försök eller förberedelse till intrång. Direktivet resulterade också i uttryckliga bestämmelser om att åtgärder mot den som gör intrång även kan vidtas mot en medverkande part samt ett förtydligande av skadeståndsbestämmelserna i de immaterialrättsliga lagarna. I praxis har Ipred-direktivets genomförande hittills främst märkts av på informationsföreläggandets område. För att domstolen ska besluta om informationsföreläggande behöver rättighetshavaren visa att ett intrång sannolikt har begåtts och att den begärda informationen kan antas underlätta utredningen av ett intrång eller en överträdelse. Därutöver ska föreläggandet vara proportionerligt i förhållande till den olägenhet som det skapar för den som ska lämna ut informationen. Nedan följer de mest intressanta händelserna från det gångna året som rör informationsförelägganden: ett förslag till avgörande från EU-domstolens generaladvokat i Ephone-målet samt två beslut på patenträttens område som förtydligar vilka uppgifter ett informationsföreläggande får omfatta och vilket syfte ett informationsföreläggande får ha. Beslut enligt upphovsrättslagen 53 c-d §§ Ephone-beslutet (Ö 4817-09) Tingsrätten biföll ett yrkande från rättighetshavarna, ett antal förlag, om att förelägga en internetleverantör att utge personuppgifter för användare 112 Ip r e d som misstänks för upphovsrättsintrång. Hovrätten ansåg inte att kravet att intrång sannolikt hade begåtts var uppfyllt och upphävde tingsrättens beslut. Högsta domstolen (HD) begärde ett förhandsavgörande från EUdomstolen och vilandeförklarade målet. HD:s tolkningsfrågor redogörs för i årsbokens upphovsrättsavsnitt. Det har nu kommit ett icke-bindande förslag till avgörande från EU-domstolens generaladvokat Niilo Jääskinen. Generaladvokaten konstaterar inledningsvis att de begärda uppgifterna utgör personuppgifter och därför omfattas av ett särskilt skydd. Vidare konstaterar han att Datalagringsdirektivet 2006/24/EG, som ännu inte implementerats i svensk rätt, visserligen föreskriver en skyldighet att säkerställa att personuppgifter finns tillgängliga för utredning och åtal av brott, men att direktivet inte är tillämpligt i det aktuella fallet eftersom det bara omfattar myndigheters rätt att få tillgång till uppgifterna, och inte privata aktörer såsom de aktuella rättighetshavarna. Den centrala frågan blir därför hur personuppgiftsskyddet ska balanseras mot rättighetshavarnas intresse av ett fullgott immaterialrättsligt skydd. Generaladvokaten understryker i samband med detta vikten av personuppgiftsskyddet som en grundläggande mänsklig rättighet. För att personuppgifter ska få lämnas ut ställer unionsrätten krav på att det finns en skyldighet till att lagra dessa uppgifter som är föreskriven i den nationella lagstiftningen, med precisering av vilka kategorier av uppgifter som ska lagras, lagringens syfte samt vem som kan få tillgång till uppgifterna. Det skulle strida mot personuppgiftsskyddet att använda personuppgifter för andra ändamål än de som lagstiftaren definierat, och immaterialrättsinnehavare bör inte särskilt gynnas i denna situation genom att få ta del av och utnyttja personuppgifter som lagrats för andra ändamål än för att skydda deras immateriella rättigheter. Generaladvokatens slutsats blir därför att Datalagringsdirektivet visserligen inte utgör något hinder mot att nationella bestämmelser tillämpas för att förelägga en internetleverantör att utge personuppgifter till rättighetshavare inom ramen för ett civilprocessuellt förfarande. Sådana personuppgifter får 1 13 Ip r e d dock endast lämnas ut om de lagrats specifikt för det ändamålet, d.v.s. för att kunna lämnas ut till rättighetshavare. Det skulle därmed även kräva att internetanvändarna ursprungligen gett sitt samtycke till att personuppgifterna lagras i detta syfte. Sammanfattning och slutsats Om EU-domstolen väljer att följa generaladvokatens icke-bindande bedömning skulle det i dagsläget inte vara möjligt att förelägga internetleverantörer att lämna ut personuppgifter om abonnenter till rättighetshavare, eftersom de inte ursprungligen lagrats i syfte att kunna lämna ut dem. Det finns dock inget som hindrar att man i svensk rätt lagstadgar om en skyldighet för internetleverantörer att lagra uppgifter för ett sådant ändamål, och att användarna då skulle behöva godkänna ett sådant lagrande för att få använda internettjänsten. Även Telia Sonera-beslutet (ÖÄ 10152-09) som redogjordes för i fjolårets årsbok är vilandeförklarat i väntan på Ephone-avgörandet. Beslut enligt patentlagen 57 c-d §§ Catway-beslutet (Ö 10502-10) Målet gällde ett påstått intrång i ett patent för en skarvhållare för fiberoptisk kabel. Sökanden yrkade på ett föreläggande om att utge uppgifter om distributionsnät samt även uppgifter om svarandens kunder. Tingsrätten biföll yrkandet. Hovrätten konstaterade dock att ett informationsföreläggande endast får omfatta information om tidigare länkar i distributionskedjan och tilltänkta grossister och detaljister. Identifikation av mellanled eller slutkunder som i förhållande till den förelagda personen befinner sig senare i kedjan och som redan fått produkterna i sin besittning nämns inte som en upplysning som kan ingå i ett informationsföreläggande. Vidare ska informationen som föreläggandet avser som regel gälla intrång som begåtts av andra än den ansökan riktas mot. Detta särskilt mot bakgrund av bestämmelsen 57 d § i patentlagen om att informationsförelägganden inte får omfatta uppgifter som skulle röja att uppgiftslämnaren eller dennes 114 Ip r e d närstående begått en brottslig handling. Hovrätten menar att det även bör innebära att en juridisk person inte kan vara skyldig att lämna uppgifter som röjer ställföreträdares brottslighet. Det saknas alltså tydligt stöd i lagen att förelägga en part att lämna uppgifter om huruvida den sålt påstådda intrångsföremål och vem som i så fall varit köpare, och yrkandet om informationsföreläggande ogillades. Shire-beslutet (T 5784-10 och T 4790-11) Målet gällde ett läkemedelspatent och sökanden hade begärt information om distributionsnät och kunder samt antal levererade förpackningar och pris. Tingsrätten bekräftade bedömningen från Catway-beslutet, d.v.s. att en part inte kan föreläggas att lämna information om sina kunder. Däremot konstaterade tingsrätten att information som gäller kunder som redan är kända kan omfattas av föreläggande, t.ex. uppgift om pris och sålda exemplar. I detta fall var det ostridigt att svaranden sålde läkemedlet till de svenska apotekskedjorna, och kunde därför föreläggas att utge information om antal förpackningar och pris. Tingsrätten konstaterade vidare att det inte krävs att ett informationsföreläggande enbart syftar till att utreda det intrång som sökanden visat sannolika skäl för. Detta eftersom informationsföreläggandets syfte är att underlätta utredningen av ett intrång eller en överträdelse som avser de aktuella varorna. Informationsföreläggandet kan alltså syfta till att utreda ett annat intrång avseende de aktuella varorna. Tingsrätten hänvisade till förarbetena och konstaterade att det heller inte krävs att informationen är avsedd att användas som bevisning i en kommande rättegång. Beslutet är överklagat till hovrätten. Sammanfattning och slutsats Det är nu tydliggjort att ett informationsföreläggande inte får omfatta uppgifter om kunder. Däremot kan en part föreläggas att utge information om kända kunder eller om försäljning som parten vidgått. Vidare behöver syftet med informationsföreläggandet inte vara att underlätta utredningen av det specifika intrånget som sökanden visat sannolika skäl för, utan så länge det underlättar 1 15 Ip r e d någon intrångsutredning rörande de aktuella varorna är föreläggandets syfte uppfyllt. Domstolarna har fortsatt att inte redogöra närmare för bedömningen huruvida den begärda informationen underlättar utredningen eller hur proportionalitetsbedömningen görs. Annie Kabala Tel: +46 8 527 70 948 [email protected] 1 16 M a r k n a d s r ät t Ma r k n a d s r ät t Vad har hänt i svensk (och europeisk) marknadsrätt under år 2011? Marknadsdomstolen har i skrivande stund (den 13 december 2011) meddelat 24 domar med tillämpning av marknadsföringslagen (MFL) under året. Bland annat innefattar årets avgöranden diskussioner och ställningstaganden i fråga om hur det s.k. transaktionstestet skall tillämpas, om och när misskreditering av konkurrent kan utgöra marknadsföring i MFL:s mening, när miljöargument i marknadsföring faktiskt får användas, tillåtligheten av på visst sätt utformad alkoholreklam, vad som krävs för att ett företag skall få kalla sig ”marknadsledande” och när en taxiskylt skall anses utgöra en vilseledande efterbildning av en annan taxiskylt. Det senaste avgörandet – MD 2011:29 – behandlade frågan om lagstridighetsprincipen och gränssnittet mellan immaterialrätt och marknadsrätt. Den 1 mars 2012 tillträder Patentbesvärsrättens nuvarande ordförande, Per Carlson, som ny ordförande för Marknadsdomstolen – kanhända kan skiftet på ordförandeposten komma att göra avtryck i den marknadsrättsliga praxis som sammanfattas i nästa utgåva av Lindahls årsbok för immaterialrätt? I det följande redogör vi närmare för några av årets avgöranden från Marknadsdomstolen. Vi sammanfattar också innehållet i en intressant dom om spelmonopol från EU-domstolen. Avslutningsvis nämner vi något om innehållet i Internationella Handelskammarens – ICC:s – konsoliderade Regler för reklam och marknadskommunikation vilka träder i kraft den 1 januari 2012. Marknadsföring av kläder – vilseledande om kommersiellt ursprung och/eller renommésnyltning? (MD 2011:1) Det svenska företaget KappAhl Sverige AB (KappAhl) använde uttrycken WeKids respektive WeTweens vid marknadsföring av sina kläder. Företaget WeSC AB (WeSC) stämde KappAhl vid Marknadsdomstolen och gjorde gällande att KappAhls användning innebar att konsumenterna vilseleddes om klädernas kommersiella ursprung, att en förväxling med WeSC:s kända och väl ansedda We-koncept och varumärke We kunde uppkomma och/ 1 18 Ma r k n a d s r ät t eller att konsumenterna felaktigt kunde uppfatta någon form av samarbete mellan företagen. Vidare ansåg WeSC att KappAhls marknadsföring innebar ett otillbörligt utnyttjande av den goodwill och det uppmärksamhetsvärde som förknippas med WeSC, We och dess koncept och att användandet av begreppen WeKids och WeTweens därmed utgjorde renommésnyltning. Marknadsdomstolen konstaterade inledningsvis att domstolen i flera tidigare avgöranden prövat frågan om kännedom på viss marknad (inarbetning) och då grundat sina ställningstaganden på vad som framkommit genom marknadsundersökningar (i de fall sådana gjorts) och i övrigt på uppgifter om marknadsföringens omfattning och kostnader, försäljning, övrig produktexponering, bolagets/produktens marknadsandel, tid som kännetecknet funnits på marknaden samt vittnesuppgifter. Marknadsdomstolen kommenterade därefter i korthet den av WeSC åberopade marknadsundersökningen, varvid angavs att delar av undersökningsresultatet var svårtolkat. Domstolen anslöt sig därefter vidare till den kritik som framförts av KappAhl angående det sätt på vilket undersökningen utförts samt upprepade sitt uttalande i MD 2006:19 att marknadsundersökningar ofta är ett osäkert bevismedel. I fråga om WeSC:s undersökning ansåg inte domstolen att det var möjligt att utläsa hur många av respondenterna som förknippat varumärket We i figurativt utförande med WeSC respektive med kläder; hur vägning skett framgick inte heller. Sammanfattningsvis ansåg inte domstolen att undersökningen utgjorde stöd för att varumärket We eller det s.k. We-konceptet var känt i omsättningskretsen. För att ytterligare styrka kändheten av varumärket We och We-konceptet på den svenska marknaden hade WeSC åberopat vittnesförhör med bl.a. butikschefer för s.k. konceptbutiker samt bevisning i form av diverse artiklar, utdrag från webbplatser, reklamfilmer som visats på Youtube och e-postkorrespondens. Enligt Marknadsdomstolen var bevisvärdet av dessa uppgifter emellertid lågt då uppgifterna var allmänt hållna och i betydande utsträckning lämnade av WeSC:s egna anställda. Utredning om marknadsföringskostnader och marknadsföringens omfattning saknades helt. 1 19 Ma r k n a d s r ät t Marknadsdomstolens slutsats var att i målet framlagd bevisning sammantaget pekade på att ordet ”We” (oavsett grafisk utformning) av WeSC:s anställda och samarbetspartners uppfattades som starkt anknutet till företaget och dess sortiment av kläder samt att detsamma möjligen även gällde i en snäv krets av konsumenter med inriktning på designkläder i street- och skateboardsegmentet. Enligt WeSC själva är omsättningskretsen emellertid bredare än så – den består av alla konsumenter i åldern 16-45 år i storstäder. Marknadsdomstolen fann det inte styrkt att vare sig varumärket We eller det s.k. We-konceptet var känt på den svenska marknaden på sätt som erfodras för skydd, varför WeSC:s talan om vilseledande om kommersiellt ursprung ogillades. Med hänsyn härtill konstaterades att varken varumärket eller konceptet var känt på sådant sätt att de kan vara bärare av ett renommé. Även WeSC:s talan om renommésnyltning lämnades därför utan bifall. Alkohollagens krav på iakttagande av särskild måttfullhet vid marknadsföring av alkohol (MD 2011:5) Spendrups Bryggeriaktiebolag (Spendrups) hade i dagligvaruhandeln marknadsfört Heineken folköl genom ett kombinationserbjudande som innebar att man vid köp av ett sexpack folköl erhöll en DVD-film med filmsekvenser från Champions League utan extra kostnad. Konsumentombudsmannen (KO) ansåg att kombinationserbjudandet stred mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet och att det därför var otillbörligt enligt marknadsföringslagen (prövning gjordes med tillämpning av alkohollagen i dess lydelse före den 1 januari 2011; alkohollagen (2011:1622) har emellertid inte inneburit några sakliga ändringar med avseende på måttfullhetskravet, varför domen är av intresse även framgent). Marknadsdomstolen konstaterade inledningsvis att alkohollagen och dess förarbeten inte innehåller något uttryckligt förbud mot kombinationserbjudanden och att KO:s allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter (KOVFS 2009:6) i sig tillåter vissa former av kombinationserbjudanden. 120 Ma r k n a d s r ät t Marknadsdomstolen slog därefter fast att kombinationserbjudanden således inte automatiskt medför att viss marknadsföring står i strid med alkohollagen, utan att en bedömning av om erbjudandet präglas av den särskilda måttfullhet som alkohollagen kräver istället måste göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Bedömningen skulle enligt Marknadsdomstolen ta sin utgångspunkt i syftet med alkohollagen, d.v.s. att marknadsföringen inte skall medverka till att vidmakthålla eller öka konsumtionen av alkohol och inte heller bidra till en positiv inställning till bruket av ”aktuella varor”. Marknadsdomstolen ansåg att det aktuella erbjudandet kopplade samman alkohol med idrott och därigenom befäste och befordrade föreställningen att man skall dricka öl när man ser på fotboll. Erbjudandet bidrar därmed till att skapa en positiv inställning till bruket av alkohol. Vidare fann Marknadsdomstolen att den slogan som innefattades i reklamen – ”Det bästa av två världar – köp ett 6-pack Heineken och få DVD:n utan extra kostnad” – och den ingående illustrationen av en ölburk mot fonden av en stiliserad fotboll förstärkte kopplingen på ett icke måttfullt sätt. Sammantaget fann Marknadsdomstolen att Spendrups marknadsföring inte präglades av en sådan särskild måttfullhet som alkohollagen kräver och att den därför var att anse som otillbörlig i MFL:s mening. Vad krävs för att man skall få använda begreppet ”marknadsledande”? (MD 2011:6) I ett mål rörande marknadsföring av nyckelfria låssystem hade svarandebolaget bland annat gjort gällande att man var ”marknadsledande leverantör av nyckelfria låssystem”. Med avseende på frågan om innebörden och tillåtligheten av att använda uttrycket ”marknadsledande” konstaterade Marknadsdomstolen att uttrycket inte har en klar innebörd utan kan uppfattas på olika sätt. Domstolen slog dock fast att sådana generella påståenden ofta ger intryck av att det aktuella företaget är ledande i åtminstone flertalet för branschen eller produktområdet viktiga avseenden. Då det instämda företaget endast 121 Ma r k n a d s r ät t förebringat bevisning i form av uppgifter om antalet levererade nyckelfria låssystem ansåg Marknadsdomstolen inte att bolaget förmått visa att man är ”marknadsledande” som leverantör av nyckelfria låssystem. Marknadsföringspåståendet var därför vilseledande. Onödig rättegång? Kärandeparten inledde rättegång utan att först skicka varningsbrev och svarandeparten medgav samtliga yrkanden – kan detta föranleda ersättningsansvar för vinnande part? (MD 2011:11; även frågan om tillåtlighet av uttrycket ”marknadsledande” prövades) Målet gällde marknadsföring av guldköptjänster och innefattade ett huvudkäromål och ett genkäromål (båda innefattande yrkanden om förbud vid vite att använda vissa marknadsföringspåståenden). Huvudsvaranden medgav samtliga förbudsyrkanden, men ansåg att ansvaret för rättegångskostnader åvilade den vinnande kärandeparten i enlighet med bestämmelsen i 18 kap. 3 § rättegångsbalken (föranledande av onödig rättegång) då inget varningsbrev hade skickats och parterna hade kunnat lösa tvisten utanför domstol om så hade skett. Marknadsdomstolen konstaterade inledningsvis att utrymmet för att til�lämpa bestämmelsen i 18 kap. 3 § rättegångsbalken är begränsat då det är fråga om ett indispositivt mål där förbud mot otillbörlig marknadsföring kan meddelas trots att marknadsföringen har upphört. Vidare angav Marknadsdomstolen att enbart den omständigheten att en näringsidkare har upphört med påtalad marknadsföring innan en talan väcks inte i tidigare rättspraxis har ansetts vara tillräckligt för att onödig rättegång skall anses föreligga – särskilt med hänsyn till att ett avgörande från Marknadsdomstolen kan vara av stor betydelse såväl principiellt som för den enskilde näringsidkaren oavsett om marknadsföringen upphört eller inte. Det avgörande, konstaterade Marknadsdomstolen, blir istället om det har funnits godtagbara skäl för käranden att få frågan prövad av Marknadsdomstolen. Vid denna bedömning menade Marknadsdomstolen att marknads- 122 Ma r k n a d s r ät t föringens närmare utformning och den ansvarige näringsidkarens agerande blir av särskild betydelse, i synnerhet frågan om marknadsföringen har tillkommit på grund av misstag eller förbiseende. I aktuellt mål hade huvudkäranden inte skickat något varningsbrev till huvudsvaranden med uppmaning att upphöra med användningen av omstämda marknadsföringspåståenden. Då Marknadsdomstolen prövat omstämda marknadsföringspåståenden och funnit dessa vilseledande och otillbörliga samt då de inte tillkommit genom förbiseende eller misstag kan huvudkäranden trots detta inte anses ha föranlett onödig rättegång – ansåg domstolen. Användning av miljöargument vid marknadsföring av personbilar (MD 2011:12) Mercedes-Benz Sverige AB (Mercedes) använde vid marknadsföring av personbilar påståendet ”miljövänlig” i en tidningsannons och påståendena ”miljövänliga dieselmotorer”, ”bra för miljön” och ”gynna miljön” i en broschyr publicerad på företagets webbplats. KO ansåg att marknadsföringen stred mot god marknadsföringssed och var vilseledande (även genom utelämnande av information) och stämde Mercedes inför Marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen konstaterade inledningsvis att det enligt tidigare praxis ställs höga vederhäftighetskrav på marknadsföring innefattande miljöargument. Exempelvis måste det i reklam vari ordet ”miljövänlig” används om typiskt sett miljöbelastande produkter klargöras att begreppet används med relativ innebörd, de miljöeffekter som åsyftas preciseras samt den jämförelse som görs ge en rättvisande totalbild. I sitt fortsatta resonemang, där domstolen bland annat hänvisade till ICC:s regler, slog Marknadsdomstolen bland annat fast att uttrycket ”miljövänlig” kan innebära olika saker för olika konsumenter, att ett allmänt hållet påstående om att produkten ifråga är miljövänlig av en genomsnittskonsument lätt kan uppfattas gälla produktens totala miljöpåverkan och att uttrycket också skulle kunna leda till andra tolkningar beroende på sammanhanget. 1 23 Ma r k n a d s r ät t Sammantaget medför detta, enligt Marknadsdomstolen, att företaget har bevisbördan för att de tolkningar och intryck som aktuell marknadsföring ger upphov till är förenliga med MFL och även att företaget skall kunna styrka riktigheten i budskapet för alla betydelser som genomsnittskonsumenten kan uppfatta att budskapet har. Efter en genomgång av vad som framkommit genom muntlig och skriftlig bevisning konstaterade Marknadsdomstolen att det i och för sig borde vara möjligt för en biltillverkare att använda uttrycket ”miljövänlig”, men endast om det tydligt framgår vilka miljöfördelar som åsyftas. Detta innebär ett krav på en tydligt framträdande precisering av miljöpåståendet som är lätt att förstå och placerad så att påstående och precisering läses ihop. Beträffande den i målet aktuella annonsen fann Marknadsdomstolen att uttrycket ”miljövänlig” uppfattades som att bilen hade klara miljöfördelar, men att uttrycket var alltför obestämt för att uppfylla nyss angivna krav på klarhet och precision och att det således var oklart i vilket eller vilka hänseenden som bilen kunde förstås ge fördelar från miljösynpunkt. Marknadsföringen stred därför mot god marknadsföringssed och var vilseledande. Då den påtalade marknadsföringen i vart fall ansågs så intresseväckande att den kunde föranleda konsumenten att söka vidare efter information ansågs den ha påverkat konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföringen ansågs därmed även otillbörlig. De uttryck som återfanns i företagets broschyr (”miljövänliga dieselmotorer”, ”gynna miljön” och ”bra för miljön”) bedömdes dock av Marknadsdomstolen som preciserade i fråga om de miljöeffekter som åsyftas, påståendena uppfattades med en relativ innebörd och beskrivningen ansågs ge en rättvisande totalbild (d.v.s. att de aktuella bilmodellerna från miljösynpunkt hade fördelar på det sätt som beskrivits). Marknadsföringen i denna del ansågs därför inte strida mot god marknadsföringssed eller vara vilseledande. 124 Ma r k n a d s r ät t Användning av miljöargument vid marknadsföring av lim (MD 2011:13) Ett företag hade genom ett antal marknadsföringspåståenden gjort gällande att företagets limprodukt hade vissa miljö- och hälsofördelar i förhållande till andra tillgängliga produkter på marknaden. Företaget stämdes in till Marknadsdomstolen, varvid kärandebolaget gjorde gällande att marknadsföringen utgjorde vilseledande jämförande reklam. Marknadsdomstolen erinrade inledningsvis om att prövningen av om viss marknadsföring är att anse som otillbörlig eller inte skall ske i två led: först skall en bedömning göras av om åtgärden strider mot god marknadsföringssed eller är vilseledande och därefter skall bedömas i vad mån åtgärden har effekt på mottagarnas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (transaktionstestet). Vid en prövning av om ett påstående är sakligt korrekt och vederhäftigt måste, angav Marknadsdomstolen, först påståendets innebörd fastställas – avgörande är då hur en genomsnittlig mottagare får antas uppfatta meddelandet. Utgångspunkten skall vara att reklam i allmänhet läses flyktigt och att mottagaren i första hand påverkas av det helhetsintryck meddelandet ger, inte av detaljer. I målet ansågs målgruppen/den genomsnittliga mottagaren vara inköpare vid golvläggningsfirmor samt andra personer yrkesverksamma inom golvläggningsområdet, med kunskap om golvlim och dess funktionella egenskaper, men utan närmare insikter i bl.a. miljötekniska frågor. Marknadsdomstolen slog fast att miljöargument har ett betydande kommersiellt värde som de senaste åren har ökat markant i takt med att konsumenter medvetandegjorts om att produkter påverkar miljön. Samtidigt ansåg Marknadsdomstolen att det även för yrkesfolk borde vara svårt att kritiskt värdera och bedöma rimligheten i påståenden om produkters miljöfördelar och att det mot den bakgrunden fanns anledning att ställa höga vederhäftighetskrav på reklam innefattande sådana produktlöften. 1 25 Ma r k n a d s r ät t Marknadsdomstolen hänvisade till ICC:s regler avseende miljöpåståenden, vari anges att ett allmänt miljöpåstående om en vara, såsom ”miljövänlig”, är vagt och icke-specifikt och därför bör undvikas. Såvitt avsåg de analysbesked som hade förebringats och presenterats av svarandebolaget i syfte att styrka produktens fördelar ur ett miljö-, och hälsoperspektiv visade dessa enbart att produkten bl.a. erhållit Svanens miljömärkning. Marknadsdomstolen framhöll här att miljömärkningar erhålls utifrån vissa förutbestämda kriterier, men att de i sig inte medför att produkten kan marknadsföras som miljövänlig. Mot bakgrund av de höga krav som ställs på miljö-, och hälsoargument inom marknadsföring ansågs majoriteten av företagets påståenden om att produkten var miljövänlig och inte hade någon inverkan på användarens hälsa vara vilseledande. Att enbart visa att produkten erhållit viss miljömärkning m.m. ansågs således inte tillräckligt för att marknadspåståendena skulle vara vederhäftiga. Då marknadsföringen innehöll ytterst slagkraftiga argument om produktens inverkan på användarens fysiska hälsa och arbetsmiljö ansåg Marknadsdomstolen det även sannolikt att den påverkade mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföringen ansågs därför även vara otillbörlig. Ingen prövning när den påtalade marknadsföringen hade upphört? (MD 2011:19) Målet gällde ett företags marknadsföring av biljetter till en konsert med gruppen Roxette ett specifikt speldatum. Under handläggningens gång avslog Marknadsdomstolen vid tre tillfällen kärandebolagets yrkande om interimistiskt vitesförbud. När domstolen tog ställning till kärandebolagets huvudyrkande hade konserten redan ägt rum. Marknadsdomstolen konstaterade att det förhållandet att påtalad marknadsföring har upphört inte utgör något hinder mot att dess tillbörlighet prövas. Ett förbud kan vara befogat för att hindra att marknadsföringen återupptas 126 Ma r k n a d s r ät t eller för att få fram ett prejudicerande avgörande i en principiellt betydelsefull fråga. Marknadsdomstolen slog därefter fast att ett förbud i det aktuella fallet skulle vara verkningslöst då någon ytterligare marknadsföring av biljetter till just denna konsert inte var aktuell då konserten redan hade hållits samt att det i målet inte heller förelåg något betydande prejudikatintresse som motiverade en prövning. På dessa grunder ansåg Marknadsdomstolen att det saknades skäl för prövning i sak och avskrev målet från vidare handläggning. Betydelsen av reklamens tidsmässiga närhet till konsumentens köpbeslut; närmare beskrivning av transaktionstestet (MD 2011:24) Målet gällde ett företags marknadsföring av anslutning till fibernät genom direktreklam till villaägare i visst område. Företaget stämdes in vid Marknads domstolen, varvid käranden gjorde gällande att företagets marknadsföring bland annat saknade väsentlig information avseende erbjudandets begränsningar och villkor. I fråga om erbjudandets tydlighet avseende villkor och begränsningar konstaterade Marknadsdomstolen att en grundläggande utgångspunkt vid marknadsföring är att det står näringsidkaren fritt att själv välja vilka uppgifter som skall tas med i marknadsföringen, dock att friheten måste vägas mot konsumentens intresse av att vid lämplig tidpunkt och i ändamålsenlig form erhålla viktig information för att få möjlighet att fatta ett välgrundat ekonomiskt beslut om den marknadsförda produkten. Vilken information som bör krävas är, enligt domstolen, en fråga om meddelandets karaktär och utformning och under vilka former konsumenten konfronteras med detta samt det medium som används. Av särskild betydelse är hur nära ett avslut en viss reklam förekommer – ju närmare tidpunkten för köp eller annan avtalssituation marknadsföringsmaterialet distribueras, desto högre krav kan ställas på marknadsföringens innehåll och utförlighet (prop. 2007/08:115, s. 86 ff.). 1 27 Ma r k n a d s r ät t Domstolen ansåg att broschyren var av sådan karaktär att den kunde få en genomsnittlig konsument att såväl allvarligt överväga en anslutning till fibernätet som att söka efter ytterligare information liksom underlag för avtal. Att i en sådan situation, på sätt som skett i aktuellt fall, utelämna viss information om begränsningar och förutsättningar för erbjudandet måste enligt Marknadsdomstolen anses vara vilseledande. Vid prövningen av om marknadsföringen haft viss påverkan på konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut konstaterade Marknadsdomstolen att det räcker med att en konsument bestämmer sig för att vidta en ytterligare åtgärd med anledning av ett reklammeddelande för att ett affärsbeslut skall anses föreligga. Domstolen ansåg att det påtalade reklamutskicket måste bedömas vara så intresseväckande att det var sannolikt att konsumenten beslutade sig för att inskaffa mer information genom att exempelvis besöka en av de informationsträffar som svarandebolaget redogjort för, beställa ett hembesök eller kontakta svarandebolaget för att få mer information om erbjudandet. Sammanfattningsvis ansåg Marknadsdomstolen att påtalad marknadsföring hade påverkat eller sannolikt hade påverkat konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut och att marknadsföringen därmed var otillbörlig. Misskreditering av konkurrent – marknadsföring enligt MFL? (MD 2011:25) Målet gällde e-postmeddelanden från företag A innehållande misskrediterande uppgifter om företag B. Företag A skickade e-postmeddelanden dels till företag B:s externa finansiär och dels till företag B:s samarbetspartner med påståenden om att (i) företag B:s produkt X materiellt utgör en kopia av företag A:s produkt y, (ii) företag B använder företag A:s patenterade teknik och därmed begår patentintrång (vid eventuella frågor hänvisades till en person i företag A:s ledning), (iii) företag B i sin utveckling av produkten X använt konfidentiell och proprietär kunskap från företag A. 128 Ma r k n a d s r ät t Marknadsdomstolens majoritet gjorde bedömningen att uttalandena i e-postmeddelandena utgjorde marknadsföring i MFL:s mening, d.v.s. att de behandlade kommersiella förhållanden och hade uttalats i avsättningsfrämjande – kommersiellt syfte. Syftet med de aktuella meddelandena ansågs vara att få finansiären att avstå från att fortsättningsvis investera i företag B respektive samarbetspartnern att avbryta samarbetet, vilka resultat ansågs kunna gynna företag B. Marknadsdomstolen ansåg att påståendet om att företag B:s produkt X materiellt utgjorde en kopia av företag A:s produkt gav sken av att den av företag B tillhandahållna produkten utgjorde en olovlig kopia av företag A:s produkt. Produkterna företer stora likheter, men genom utredningen i målet har inte kunnat klarläggas omständigheter/fakta som med önskvärd tydlighet visade att företag B:s produkt skulle utgöra en olovlig kopia (exempelvis vad som utgjorde skyddad teknik, vem aktuell teknik tillkom eller vad som fanns att köpa på den öppna marknaden). Påståendet ansågs därför vara vilseledande. Vad avsåg påståendet att företag B:s produkter använder företag A:s patenterade teknik och att företag B därför begår patentintrång konstaterade Marknadsdomstolen att påståendet utgör ett uttalande om att företag B begår intrång och att tillhandahållandet av företag B:s produkter på marknaden därmed är olagligt. Det pågår en tvist om ett i målet aktuellt patent och parterna har lämnat skilda utsagor om denna tvist. Mot denna bakgrund ansåg Marknadsdomstolen inte att det fanns fog för en sådan kategorisk beskyllning om olaglighet, varför påståendet är ovederhäftigt och vilseledande. Avslutningsvis konstaterade Marknadsdomstolen att företag A:s påstående om företag B:s användning av företagshemlig information gav sken av att företag B använde sig av kunskap som var förbehållen företag A men att detta, samt vilken information som avsågs eller vad det i praktiken skulle innebära, inte hade kunnat klarläggas. Mot denna bakgrund ansåg Marknadsdomstolen att det inte visats att företag B använder sig av kunskap som är förbehållen företag A, varför även detta påstående var att anse som ovederhäftigt och vilseledande. 129 Ma r k n a d s r ät t Samtliga påståenden ansågs vara otillbörliga då det framkommit att den externa finansiären inte velat göra ytterligare investeringar i företag B samt att samarbetspartnern valt att inte samarbeta med företag B – mottagarnas förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut hade således påverkats av företag A:s åtgärder. Avslutningsvis kan noteras att en ledamot var skiljaktig och inte ansåg att meddelandet under påstående (ii) ovan utgjorde marknadsföring då ”det kommersiella syftet med brevet som sådant var höljt i dunkel”. Avgörandet kan sägas ligga i linje med tidigare praxis, men den skiljaktiga meningen kan möjligen tyda på att det aktuella meddelandet ligger i gränszonen för vad som skall anses utgöra marknadsföring. EU-domstolens förhandsavgörande i fråga om tillåtligheten av viss monopolfrämjande nationell lagstiftning inom hasardspelssektorn (C-212/08) En begäran om förhandsavgörande framställdes av den franska appelationsdomstolen Conseil d’État (Frankrike) i ett mål mellan Zeturf Ltd, som bl.a. erbjuder vadhållning på franska hästkapplöpningar via sin webbplats, och den franske premiärministern, angående den senares beslut att inte upphäva nationella bestämmelser som ger en viss ekonomisk intressegruppering i Frankrike, Groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain (”PMU”), ensamrätt att anordna vadhållning på hästar utanför kapplöpningsbanor. Begäran avsåg tolkningen av artiklarna 49 (friheten att tillhandahålla tjänster) och 50 (definitionen av tjänster) i EG-fördraget. Här redogörs endast för frågor med bäring på artikel 49. Det franska målet innebar tillämpning av viss fransk lagstiftning som reglerar tillstånd för och verksamhet med hästkapplöpning. Som huvudregel innebär lagstiftningen att vadhållning på hästar är förbjuden. Den franska staten tillåter emellertid att vissa hästkapplöpningsbolag, efter särskilt erhållet tillstånd, anordnar vadhållning på hästar utanför kapplöpningsbanor (s.k. totalisatorspel). Hästkapplöpningsbolagen måste dock ge PMU i uppdrag 13 0 Ma r k n a d s r ät t att för deras räkning anordna spelen. PMU har vidare ensamrätt att vid sådana speltillfällen ta emot vad. Utöver möjligheten att via PMU anordna vadhållning på hästar har det i Frankrike – genom ett särskilt beslut fattat den 13 september 1985 om totalisatorspel – även skapats en möjlighet att slå vad på internet. I beslutet slås dock principen om det allmänna förbudet mot vadhållning på hästar fast (d.v.s. förbud att ingå eller ta emot vad vid kapplöpningar som anordnas i Frankrike utan att det sker genom de tjänster som avser franska totalisatorspel). Målet vid Conseil d’État I juli 2005 begärde Zeturf Ltd att den franska nationella lagstiftning varigenom PMU ges ensamrätt att anordna vadhållning på hästar utanför kapplöpningsbanor skulle upphävas. Domstolen avslog begäran, varvid Zeturf Ltd överklagade avslagsbeslutet till Conseil d’État på den grunden att domstolen inte beaktat den inom EU garanterade friheten att tillhandahålla tjänster (vilken garanteras genom artikel 49 i EG-fördraget). Conseil d’État konstaterade att de franska bestämmelserna om vadhållning på hästar utgör en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster, men ansåg emellertid att en sådan inskränkning kan vara tillåten enligt undantagsbestämmelser i EG-fördraget eller med hänsyn till tvingande skäl av allmänintresse, under förutsättning att inskränkningen uppfyller de krav på proportionalitet som gäller enligt unionsrätten. Conseil d´État begärde förhandsavgörande från EU-domstolen, varvid samtliga frågor uteslutande hänförde sig till om inskränkningen i friheten att tillhandahålla tjänster var motiverad. EU-domstolens bedömning Sammanfattningsvis kom EU-domstolen fram till att en medlemsstat som strävar efter att säkerställa en särskilt hög skyddsnivå för konsumenterna inom hasardspelssektorn kan ha fog för bedömningen att det bara är om ensamrättigheter ges till ett enda organ, vilket är föremål för sträng kontroll av myndigheterna, som det är möjligt att kontrollera de risker som är förenade med sektorn (d.v.s. att motverka att allmänheten lockas till över- 13 1 Ma r k n a d s r ät t drivna spelutgifter och att bekämpa spelberoende på ett tillräckligt effektivt sätt). Monopol inom hasardspelssektorn kan således godtas i vissa särskilda situationer. ICC:s konsoliderade och delvis utökade/nya Regler för reklam och marknadskommunikation ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation och ICC:s övriga regelverk inom området för marknadsföring har under många år kompletterat MFL:s bestämmelser och fyllt begreppet ”god marknadsföringssed” med innehåll. ICC har under hösten avslutat arbetet med att dels konsolidera de olika regelverken inom marknadsrättsområdet och dels återspegla och anpassa regelverket till näringsidkares nya tekniska förutsättningar att marknadsföra sig på internet. De konsoliderade ICC-reglerna gäller all slags reklam och marknadskommunikation, ”inbegripet reklam för ett företag eller dess verksamhet som sådan” och ska i Sverige ”sättas i praktisk tillämpning” av Reklamombudsmannen. Tanken är att reglerna skall utgöra en grund för en global harmonisering av marknadsföringsregler. När lagar och föreskrifter inte är samordnade över gränserna kan ICC-reglerna utgå från vad som gäller nationellt (exempelvis gäller detta definitionen av ”barn” och ”ungdomar”). Tolkning av reglerna kan begäras av ICC Code Interpretation Panel. Några intressanta nyheter i de konsoliderade reglerna är: • särskilda bestämmelser avseende reklam och marknadskommunikation i digitala interaktiva media (ICC:s Onlineregler), • vissa ytterligare/tydligare restriktioner för marknadsföring till barn, • vissa krav på öppenhet kring digitalkommunikation och sociala medier, och • riktlinjer för ansvarsfull, miljö- och klimatvänlig marknadskommunikation. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2012. 13 2 Ma r k n a d s r ät t Katarina Strömholm Tel: +46 8 527 70 917 [email protected] Cathrine Blomhammar Sandberg Tel: +46 8 527 70 933 [email protected] 133 F ö r e ta g s h e m l i g h e t e r F ö r e ta g s h e m l i g h e t e r Företagshemligheter år 2011 I fjolårets årsbok redogjordes kortfattat för de förändringar och tillägg som har föreslagits i betänkandet SOU 2008:63 – Förstärkt skydd för företagshemligheter. Det har ännu inte kommit någon proposition med anledning av betänkandet. Enligt uppgift från Regeringskansliet ska en proposition läggas fram under 2012 varför det fortfarande återstår att se om de tidigare beskrivna förslagen kommer att tas med i propositionen. Avgörandena avseende lagen om skydd för företagshemligheter (”FHL”) har annars under år 2011 varit relativt få och vi förväntar oss att år 2012 blir ett mer händelserikt år för FHL då propositionen som nämnts ovan förhoppningsvis läggs fram. Ändrad ersättningspraxis? (AD 2011:11) Konsulten L.N. var anställd vid företaget Capgemini. Capgemini stämde L.N. och hävdade att L.N., innan han bytt arbetsgivare till ett konkurrerande bolag, hade brutit mot sitt anställningsavtal, gjort intrång i Capgeminis upphovsrätt och gjort angrepp på bolagets företagshemligheter genom att skicka över en mängd finansiella dokument till sin nya arbetsgivare. De finansiella dokumenten hade endast varit tillgängliga för en snäv krets personer hos Capgemini. Capgemini yrkade ekonomiskt skadestånd av L.N. Arbetsdomstolen konstaterade att dokumenten utgjorde företagshemligheter och att L.N., i strid med 7 § FHL, hade röjt dessa för sin nya arbetsgivare och att L.N. mot bakgrund av detta skulle ersätta Capgemini för den skada som uppkommit. Därutöver ansåg även Arbetsdomstolen att L.N. hade brutit mot såväl upphovsrättslagen som sitt anställningsavtal. Arbetsdomstolen fann dock att Capgemini inte hade visat att bolaget hade drabbats av någon ekonomisk skada och att L.N. därför inte kunde åläggas skadestånd. Frågan blev således om det fanns förutsättningar att ålägga L.N. att betala ett s.k. allmänt skadestånd till Capgemini. 135 F ö r e ta g s h e m l i g h e t e r Arbetsdomstolen konstaterade att det inte förelåg någon möjlighet att utdöma ett allmänt skadestånd för att ha åsidosatt ett enskilt anställningsavtal med stöd av skadeståndslagens bestämmelser eller allmänna kontraktsrättsliga principer. Bolaget hade heller inte uttryckligen framfört något sådant yrkande för åsidosättandet av avtalet. Bolaget hade heller inte krävt ersättning för ideell skada i den delen av det yrkade skadeståndet som gällde intrånget i bolagets upphovsrätt, varför L.N. inte kunde åläggas att betala något sådant skadestånd. Då skadestånd inte kunde utgå enligt ovan blev frågan huruvida skadestånd kunde utgå enligt 9 § FHL och hur denna lagregel skulle tolkas. Bolaget gjorde gällande att skadestånd skulle utgå enligt 9 § FHL och att denna bestämmelse inte skulle ses som en självständig skadeståndsregel avseende allmänt skadestånd utan istället skulle uppfattas som en regel för att underlätta beräkningen utav skadan. L.N. däremot gjorde gällande att 9 § FHL skulle ses som en självständig skadeståndsregel och att ett allmänt skadestånd inte kunde utgå enligt 9 § FHL utan ett uttryckligt yrkande därom. Arbetsdomstolen menade att det fanns uttalanden i förarbetena som pekade på att 9 § FHL skulle ses som en hjälpregel för att underlätta beräkningen av den ekonomiska skadan men att själva lydelsen gav intrycket att den var tänkt som en självständig regel som ger möjlighet till ersättning även för en rent ideell skada. Det senare stöddes av paralleller till arbetsrättens skadeståndsregler där det görs en tydlig skillnad mellan ekonomiskt skadestånd och allmänt skadestånd. En part som inte har lidit någon ekonomisk skada kan tillerkännas allmänt skadestånd. För att en part ska tillerkännas detta krävs det dock alltid att parten har yrkat detta. Arbetsdomstolen hänvisade också till att domstolen i sin tidigare praxis (AD 2006:49) sett på skadeståndsreglerna i FHL på samma sätt som i arbetsrätten. Denna metod hade enligt Arbetsdomstolen den uppenbara fördelen att den förutsatte att den skadelidande redovisade de olika delarna i skadeståndsyrkandet, och att motparten då gavs möjlighet att ta ställning även till de delarna av skadeståndet som inte tar sikte på den ekonomiska skadan. Arbetsdomstolen hänvisade även till NJA 1998 s. 633 och NJA 2005 s. 180 men anförde att det av dessa rättsfall inte gick att dra något entydigt besked i frågan om 9 § 13 6 F ö r e ta g s h e m l i g h e t e r FHL var att betrakta som en självständig skadeståndsregel eller mer som en hjälpregel när storleken av skadan skulle uppskattas. Sammanfattningsvis fann Arbetsdomstolen att 9 § FHL inte ger utrymme för att, i en situation när någon skada inte visats, istället och utan ett särskilt yrkande döma ut ett allmänt skadestånd. Detta fick till följd att L.N. inte blev skadeståndsskyldig trots röjande av företagshemlighet, utnyttjande av upphovsrätt och brott mot anställningsavtalet. Matleverantör använt sig av konkurrents kundregister (Ö 7342-10) Matleverantören Godsmak stämde konkurrenten Gastroni och yrkade interimistiskt vitesförbud enligt FHL. Godsmak hävdade att Gastroni på olagligt sätt hade kommit över deras kundregister för att skicka erbjudanden via e-post och försöka ta deras kunder. Hovrätten konstaterade att kundregistret som innehöll förteckning över e-postadresser till Godsmaks kunder utgjorde information om affärs- eller driftsförhållanden i Godsmaks verksamhet. Tillgången till kundregistret hade begränsats till en mindre mängd anställda och det stod klart för dessa att de inte fick röjas för tredje part varför domstolen ansåg att Godsmak hade hållit kundregistret hemligt. Mot bakgrund av att ett kundregister, vars innehåll typiskt sätt är värdefullt för andra företag inom samma bransch fann hovrätten att det var sannolikt att ett röjande av informationen skulle innebära skada för Godsmak. Hovrätten ansåg att Godsmak hade gjort sannolikt att Gastroni haft tillgång till kundregistret mot bakgrund av att flera anställda hos Godsmak och släktingar till personer i Godsmaks ledning som tidigare inte haft någon kontakt med Gastroni fått deras erbjudanden via e-post. Därutöver hade även 70 av 79 kontrollerade kunder hos Godsmak blivit kontaktade av Gastroni. Detta var enligt hovrätten svårförklarade sammanträffanden och Gastroni hade endast redogjort för ett antal hypotetiska tillvägagångssätt enligt vilka de hade kunnat få tillgång till e-postadresserna. 137 F ö r e ta g s h e m l i g h e t e r Med beaktande av de e-postutskick som redan hade gjorts fann hovrätten att det förelåg sabotagerisk och att förutsättningarna för att meddela interimistiskt vitesförbud var uppfyllda. Beslutet överklagades men HD beslutade i februari 2011 att inte meddela prövningstillstånd. Register över trygghetslarm ansågs ej vara företagshemlighet (T 3040-10) Företaget Tunstall som levererar trygghetslarm stämde företaget Phoniro som också är verksamt inom hemtjänstbranschen och yrkade att tingsrätten interimistiskt skulle besluta ett förbud för Phoniro att utnyttja eller röja hela eller delar av den information som framgick av de företagsregister som tillhörde Tunstall och som hade sammanställts i ett s.k. brukarregister. Tunstall hävdade att deras brukarregister innehöll nio slags uppgifter om varje företag/brukare. Den bevisning som hade åberopats i tingsrätten innehöll en lista som omfattade sex sidor och de enda uppgifterna som återfanns på listan var en versal följd av ett bindestreck med ett fyrsiffrigt nummer. Mot bakgrund av detta kunde inte tingsrätten avgöra huruvida brukarregistret kunde anses utgöra en företagshemlighet och fann att det inte förelåg sannolika skäl för att en företagshemlighet hade angripits. Beslutet överklagades inte. Therése Hallbergson Tel: +46 8 527 70 956 [email protected] 138 Domännamn Domännamn Domännamn Varumärkesanvändning på internet har alltid varit ett område där den territoriellt begränsade känneteckensrätten haft svårt att hålla jämna steg med teknikutvecklingen och globaliseringen av samhället i stort. Inte minst gäller detta för domännamn som idag fyller en allt starkare känneteckensfunktion. Det blir därmed än viktigare för näringsidkare att ha en tydlig domännamnsstrategi som komplement till mer övergripande varumärkesstrategier och marknadsföringsåtgärder. Domännamn registreras dock enligt principen först till kvarn och dessutom betydligt billigare, enklare och snabbare än varumärkesrättigheter. Varumärkesinnehavare måste därför konkurrera om attraktiva domännamn med såväl andra varumärkesinnehavare som privatpersoner och domännamnskapare. Även om domännamnsanvändning under vissa omständigheter kan fylla en känneteckensfunktion som i den bemärkelsen liknar användningen av en immateriell rättighet måste det poängteras att en domännamnsregistrering, oavsett hur domännamnet används, aldrig kan ge upphov till en sådan typ av ensamrätt som följer av en varumärkes- eller firmaregistrering. Ett registrerat domännamn ger innehavaren rätten att använda det specifika domännamnet, men ger ingen självständig rätt att angripa annans känneteckens- eller domännamnsanvändning. Vid registrering av domännamn förbinder man sig att följa de registreringsvillkor som gäller för respektive toppdomän. Generellt innehåller registreringsvillkoren för de olika toppdomänerna regler om hur tvist med anledning av registreringen ska hanteras. För generiska toppdomäner – t.ex. .com, .info, .net och .org – gäller ICANN:s (Internet Corporation for Assigned Names) Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), medan den svenska nationella toppdomänen lyder under .SE:s (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Alternativa Tvistlösningsförfarande (ATF). Gemensamt för båda systemen är grundtanken att de bara ska omfatta klara fall av missbruk, och rent materiellt är förfarandena snarlika. 140 Domännamn Systemen innehåller tre rekvisit som samtliga måste vara uppfyllda för att ett omtvistat domännamn ska avregistreras eller överföras till den som ansöker om tvistlösning: 1. Domännamnet är identiskt med eller liknar bl.a. ett varu- eller näringskännetecken till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt, och 2. Domännamnet har registrerats och/eller använts i ond tro, och 3. Innehavaren av domännamnet har inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Under den första förutsättningen finns inget specifikt krav på att den rättighet sökanden åberopar som grund för ansökan om avregistrering eller överföring har en tidigare rättsgrund än det omtvistade domännamnet. Denna omständighet kan dock få betydelse för bedömningen av övriga kriterier. Rättighetens rent känneteckensrättsliga skyddsomfång bör heller inte påverka det första villkoret, men kan visa sig avgörande vid den fortsatta prövningen av resterande villkor. Den största materiella skillnaden mellan ATF och UDRP består i att den andra förutsättningen anses uppfylld om domännamnet registrerats eller använts i ond tro enligt ATF, medan UDRP-förfarandets motsvarighet avser registrering och användning i ond tro. Den tredje förutsättningen är generellt sett kopplad till den andra, och ond tro är vanligtvis en indikation på att rätt eller berättigat intresse saknas. Bevisbördan åligger initialt sökanden, men övergår i normalfallet till innehavaren om sökanden gör det sannolikt att rekvisiten är uppfyllda. 141 Domännamn Avgöranden Det måste nämnas att det är svårt att dra alltför långtgående slutsatser av enskilda avgöranden i domännamnstvister. Vanligtvis avgörs ärenden av endast en tvistlösare, och framförallt när det gäller UDRP är både antalet ärenden och antalet tvistlösare mycket stort. Det är därför svårt att utläsa en klar och entydig praxis som kan tillämpas på detaljnivå. ATF Nr. 487 – forsvarsexportmyndigheten.se Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen registrerade domännamnet forsvarsexportmyndigheten.se den 27 maj 2010 och drev under detsamma en hemsida med syfte att, som ett led i föreningens fria opinionsbildning, informera allmänheten om den verksamhet Försvarsexportmyndigheten bedriver. Försvarsexportmyndigheten, som bildades den 1 augusti 2010, menade att det registrerade domännamnet var snarlikt myndighetsnamnet till vilket hävdades ensamrätt enligt Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar. Vidare angavs att innehavaren skulle ha registrerat domännamnet i syfte att vilseleda sidans besökare genom att hemsidan under domännamnet till sitt utförande i stor utsträckning liknade myndighetens egen hemsida. Tvistlösarna ansåg att myndighetsnamnet Försvarsexportmyndigheten åtnjuter skydd under såväl Förordning (1976:199) om vissa officiella beteckningar som Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar. Myndigheten ansågs därför ha en sådan rätt till namnet Försvarsexportmyndigheten som avses i de allmänna registreringsvillkoren för .se-domäner. Då det aktuella domännamnet skiljde sig från myndighetsnamnet endast genom att bokstaven Ö ersatts med O fann tvistlösarna att det första villkoret i ATF var uppfyllt. Tvistlösarna fann vidare att även om domännamnet i fråga registrerades innan myndigheten bildades kände innehavaren till såväl att myndigheten skulle bildas som namnet på myndigheten. Hemsidan under det omtvistade domännamnet användes förvisso till att informera och skapa debatt 142 Domännamn kring sökandens verksamhet, men det kunde inte bortses från att hemsidans layout och uppbyggnad var snarlik den som används av sökanden. Tillsammans med den information som publicerats på hemsidan kunde det därför vara svårt för besökaren att avgöra vem som stod bakom informationen. Tvistlösarna fastslog därför att domännamnet registrerats och använts för att störa sökandens verksamhet, för att hindra sökanden att själv registrera domännamnet samt att användningen av domännamnet riskerade att vilseleda allmänheten. Då såväl registrering som användning av domännamnet befunnits ha skett i ond tro kunde innehavaren inte heller anses ha någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Att informera och skapa debatt om sökandens verksamhet kan förvisso utgöra ett berättigat intresse, men detta medför ingen rätt att bedriva sådan opinionsbildning under ett domännamn som är i det närmaste identiskt med sökandens namn och som dessutom riskerar att vilseleda allmänheten. Wipo Arbitration and Mediation Center, Case No. DCO20110028 – compassgroupusa.co Hemsidan under domännamnet compassgroupusa.co riktade kritik mot den verksamhet som bedrevs av Compass Group USA. Hemsidan innehöll bilder som återfanns på sökandens egen hemsida, avbildningar av sökandens varumärken och innehöll även texten ”The Official Compass Group Website.” Dessutom förekom sponsrade länkar av den typ som ger domännamnets innehavare ersättning för varje besökare som klickar på respektive länk. Innehavaren av domännamnet angav att syftet med hemsidan var att kritisera sökandens verksamhet och att detta utgjorde ett legitimt och berättigat intresse till domännamnet. Tvistlösaren fann inledningsvis att sökanden var innehavare av ett antal registrerade varumärken med vilka det omtvistade domännamnet riskerade att förväxlas. Beträffande frågan om rätt eller berättigat intresse konstaterade tvistlösaren 1 43 Domännamn att det i denna fråga finns två olika synsätt bland UDRP-systemets tvistlösare. Många anser att rätten att kritisera aldrig kan utsträckas till en rätt att registrera ett domännamn som är förväxlingsbart med annans varumärke. Företrädesvis amerikanska tvistlösare anser dock att användning av annans varumärke som domännamn utgör berättigat intresse om kritiken är saklig och inte har ett kommersiellt syfte. I det aktuella ärendet var dock angivet på hemsidan under domännamnet att sidan var sökandens officiella. Vidare var själva utformningen av hemsidan sådan att besökare svårligen kunde skilja den från sökandens. Användningen av domännamnet ansågs heller inte ske utan vinstsyfte då sponsrade länkar återfanns på hemsidan. Tvistlösaren konstaterade därmed att innehavaren inte hade rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Med hänsyn till samma omständigheter som ovan fann tvistlösaren att innehavaren såväl registrerat som använt domännamnet i ond tro. Samtliga förutsättningar för överföring av domännamnet till sökanden var därmed uppfyllda. Det är värt att återigen poängtera att tvistlösningsförfarandena för domännamn endast avser klara fall av missbruk. Att registrera ett domännamn för att recensera och kritisera kan utgöra berättigat intresse, men endast om omständigheterna i övrigt talar för att registreringen har ett legitimt syfte. ATF Nr. 515 – allinvest.se Domännamnet allinvest.se registrerades den 11 november 2009. Bolaget Allinvest i Uppsala AB bildades den 27 oktober 2009, registrerades den 26 november 2009 och firmaregistrerades den 13 april 2010. Domännamnet i fråga registrerades således innan firman Allinvest i Uppsala AB registrerats, men efter att bolaget bildats. Tvistlösaren konstaterade att firman Allinvest i Uppsala AB var registrerad och att domännamnet allinvest.se var förväxlingsbart med firman. Den första punkten enligt registreringsvillkoren var därmed uppfylld. 144 Domännamn Vid bedömningen om innehavaren varit i ond tro vid registreringstillfället eller vid den fortsatta användningen gjordes en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter. Då domännamnet registrerades tidigare än den anförda firman ansågs det inte finnas skäl att tro att innehavaren kände till denna vid tidpunkten för domännamnets registrering. Innehavaren var således inte i ond tro vid registreringstillfället. Eftersom rekvisiten för ond tro enligt de svenska ATF-reglerna är alternativa kan dock innehavaren befinnas ha varit i ond tro vid den fortsatta användningen av domännamnet. Tvistlösaren fann indikationer på att så var fallet, men ingen dokumentation eller bevisning hade givits in till stöd för att ond tro vid den fortsatta användningen skulle ha förelegat. Det var därmed inte visat att innehavaren registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro och yrkandet om överföring av domännamnet lämnades utan bifall. I registreringsvillkoren för .se-domäner finns, som tidigare angivits, inget krav på att den rättighet på vilken ansökan om överföring av domännamn grundas har tidigare prioritet än domännamnet. Prioriteten kan dock få stor betydelse för bedömningen om innehavaren registrerat eller använt domännamnet i ond tro. Ett yngre kännetecken kan sannolikt endast i undantagsfall läggas till grund för överföring av ett äldre domännamn. Det är dessutom värt att återigen poängtera att tvistlösningsförfarandet endast är tänkt att avse klara fall av missbruk. Indikationer kan därmed inte läggas till grund för avregistrering eller överföring, och det är därför av synnerlig vikt att säkra tillräcklig bevisning innan tvist inleds. ATF Nr. 508 – växjöhem.se Firman Växjöhem AB befanns bl.a. med hänsyn till branschtradition vara distinktiv för verksamhet i form av att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter i vilka bostadsrätter upplåts med hyresrätt. Domännamnet växjöhem.se var identiskt med den dominanta delen av sökandens firma och tvistlösaren fann därmed att det första rekvisitet enligt registreringsvillkoren var uppfyllt. Tvistlösaren fann vidare att uppbyggnaden av domännamnet var sådan att innehavaren vid registreringstillfället måste ha förstått att Växjöhem kunde vara använt som kännetecken. Denna omständighet 1 45 Domännamn var dock inte i sig tillräcklig för att konstatera att ond tro förelåg vid registreringstillfället. Innehavaren vitsordade emellertid att ett brev från sökanden mottagits, i vilket framgick att Växjöhem AB användes som kännetecken och att sökanden gjorde anspråk på domännamnet. Även efter att innehavaren mottagit brevet från sökanden användes sponsrade länkar avseende bl.a. lägenheter på hemsidan under det omtvistade domännamnet. Vid den fortsatta användningen av domännamnet kände innehavaren således till att sökanden använde kännetecknet Växjöhem. Med hänsyn till innehavarens kännedom om sökandens kännetecken och då domännamnet användes för att marknadsföra verksamhet som i känneteckensrättslig mening var av samma eller liknande slag som den som bedrevs under firman Växjöhem AB befanns innehavaren använda domännamnet i ond tro. Eftersom användning i ond tro inte kan utgöra ett berättigat intresse har innehavaren heller inte rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Domännamnet överfördes därför till sökanden. Ärendet visar tydligt på skillnaden mellan ATF och UDRP vad avser ond tro. Det ansågs inte visat att innehavaren var i ond tro vid registreringstillfället, men då ond tro kunde konstateras för den fortsatta användningen av domännamnet var registreringsvillkorens andra förutsättning uppfylld. Att utfärda ett varningsbrev till innehavaren innebär sannolikt att innehavaren inte kan hävda att denne inte kände till sökandens rättigheter. ATF Nr. 447 – motorad.se Domännamnet motorad.se registrerades den 26 oktober 2007. Innehavaren av det svenska varumärket MOTORRAD, sökt den 3 augusti 2007 och registrerat den 17 oktober 2008, ansökte om ATF och begärde att det aktuella domännamnet skulle överföras till sökanden. Som stöd anfördes att innehavaren vidarekopplat det omtvistade domännamnet till sin egen, med sökanden direkt konkurrerande, hemsida. Tvistlösaren konstaterade att domännamnet utgjorde en äldre rättsgrund än det åberopade varumärket. Vidare ansågs skyddsomfånget för varumärket MOTORRAD vara begränsat. Med hänsyn härtill och då det inte framkommit några 146 Domännamn ytterligare omständigheter saknades grund för överföring av domännamnet. Ett registrerat varumärke har giltighet från ansökningsdagen. I det aktuella ärendet var det åberopade varumärket sökt före tidpunkten för registrering av domännamnet motorad.se, men registrerat senare. Varumärket hade alltså giltighet från tiden före domännamnets registrering, men tvistlösaren fann ändå att domännamnet hade en äldre rättsgrund. Tvistlösaren valde att inte redogöra för bedömningen av förutsättningarna för överföring enligt registreringsvillkorens tre rekvisit separat, utan presenterade endast en samlad bedömning. Det är således svårt att veta vilka omständigheter i ärendet som påverkat respektive rekvisit enligt registreringsvillkoren. Det är sannolikt att varumärkets begränsade skyddsomfång inverkade på utgången i ärendet, men det kan heller inte uteslutas att ett varumärkes registreringsdatum har större betydelse än ansökningsdatum för frågan om innehavaren av ett domännamn anses ha varit i ond tro. Nyheter på området Nya generiska toppdomäner Den 12 januari 2012 startar ansökningsfasen för nya generiska toppdomäner. Dagens handfull generiska toppdomäner kommer utökas till ett i teorin närmast oändligt antal som ger företag och organisationer möjlighet att själva välja och registrera individuella och unika toppdomäner. För näringsidkare kan det vara intressant att registrera exempelvis den bransch inom vilken man verkar som toppdomän, t.ex. .cars eller .hotels, eller att helt enkelt registrera det egna varumärket. Fördelarna med en egen unik toppdomän är uppenbara. Det uppställs inga krav på att toppdomänen ska vara distinktiv och registrering av en generisk branschbeteckning skulle rätt utnyttjad ge stora konkurrensfördelar. Registrering av det egna varumärket i sin tur skulle kunna underlätta marknadsföring och skapa en igenkänning och trygghet hos konsumenter och kunder som alltid kan vara förvissade om att domännamn registrerade under varumärkets toppdomän alltid har 1 47 Domännamn auktorisation från varumärkesinnehavaren. Registrering av en unik toppdomän innebär även fullständig kontroll över alla subdomäner (i domännamnet exempel.com är exempel subdomän till toppdomänen .com) under toppdomänen. Innehavaren kan alltså fritt prissätta domännamn vid försäljning till tredje man, om de ens ska finnas tillgängliga utanför den egna företagssfären. Att ansöka om registrering av en generisk toppdomän innebär i praktiken en ansökan om att hantera driften av en del av internets infrastruktur och registreringsförfarandet skiljer sig därför markant från registrering av domännamn under befintliga toppdomäner. Sökanden ska bl.a. kunna säkerställa själva driften av toppdomänen genom att visa att vissa operativa, tekniska och ekonomiska krav är uppfyllda. Ansökningsperioden är öppen mellan den 12 januari 2012 och den 12 april 2012. Handläggningen av inkomna ansökningar förväntas ta mellan 9 och 20 månader. Ansökningsavgiften är idag satt till USD 185 000, men kan komma att stiga under ansökans handläggning. Toppdomänen .xxx Under slutet av 2011 inleddes lanseringen av toppdomänen .xxx som är avsedd att användas av verksamma inom erotikindustrin. På grund av den bransch till vilken toppdomänen riktar sig inleddes lanseringen med en första fas, under vilken varumärkesinnehavare som inte är verksamma i den aktuella branschen kunde blockera registrering av det egna varumärket som .xxx-domän. Under november pågick den andra fasen, under vilken .xxxdomäner endast kunde registreras, men inte blockeras. Den andra fasen var endast öppen för verksamma i erotikbranschen. I början av december släpptes domänerna fria för alla. Även .xxx-domäner registreras enligt principen först till kvarn. För de varumärkesinnehavare som inte vill förknippas med den verksamhet som bedrivs under den nya toppdomänen är det viktigt att vara uppmärksam på .xxx-registreringar som riskerar att skada det egna varumärket. Ett alternativ till att bevaka nya registreringar är att skyddsregistrera potentiellt känsliga 148 Domännamn .xxx-domäner utan att aktivera desamma. Domännamnen kommer därmed inte kunna registreras av tredje part och är därför i praktiken blockerade för skadlig användning. Håkan Johansson Tel: +46 8 527 70 850 [email protected] 149 Lindahl kan immaterialrätt Lindahl är topprankade inom immaterialrätt av internationella rankinginstitut som Chambers and Partners, Legal 500 och PLC Which lawyer? Sammanlagt 40 jurister, verksamma inom hela spektrat av det immaterialrättsliga området, erbjuder en fullservice till företag som prioriterar sina immateriella rättigheter och ser dem som strategiska tillgångar i konkurrensen på marknaden. Här nedan finner du juristerna på Lindahls kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg som bidragit till denna årsbok. Stockholm Håkan Borgenhäll, advokat, delägare, chef för IP-gruppen i Stockholm Immaterialrätt, inklusive tvister rörande varumärken, patent, upphovsrätt och mönsterskydd. Kommersiella avtal på immaterialrättsområdet. Marknadsrätt. Tel: +46 8 527 70 912 [email protected] Ulf Dahlgren, advokat, delägare Immaterialrättstvister, inklusive patent, varumärken och mönsterskydd och med särskild inriktning på patenttvister inom läkemedels-, bioteknik- och elektronikområdena och rörande mekaniska uppfinningar. Tel: +46 8 527 70 905 [email protected] Katarina Strömholm, advokat, delägare Immaterialrätt och processer/tvistelösning, samt löpande rådgivning inom detta område (upphovsrätt, varumärkesrätt, mönsterrätt, patenträtt och marknadsrätt). Tel: +46 8 527 70 917 [email protected] Jonas Westerberg, advokat, delägare Immaterialrätt och immaterialrättstvister, med inriktning på patent, företagshemligheter och upphovsrätt. Särskild erfarenhet av patenttvister på läkemedelsområdet och upphovsrättsfrågor avseende digitala utnyttjanden. Tel: +46 8 527 70 919 [email protected] 150 Henrik Wistam, advokat, delägare Immaterialrätt, marknadsrätt, piratkopiering, tvistelösning och processer. Tel: +46 8 527 70 928 [email protected] Merit Berlips Persson, advokat, biträdande jurist Immaterialrätt (mönsterrätt, patenträtt, upphovsrätt, varumärkesrätt) och marknadsrätt inklusive processer inom dessa områden. Tel: +46 8 527 70 968 [email protected] Cathrine Blomhammar Sandberg, advokat, biträdande jurist Immaterialrätt (mönsterrätt, patenträtt inklusive life science, upphovsrätt, varumärkesrätt) och marknadsrätt, inklusive processer/tvistelösning inom dessa områden. Tel: +46 8 527 70 933 [email protected] Liselott Enström, chef för varumärkes- och designavdelningen i Stockholm Varumärkesjuridik med specialkompetens inom registreringsförfarandet. Auktoriserad svenskt varumärkesombud samt EG-varumärkesombud med rätt att företräda klienter vid OHIM. Tel: +46 8 527 70 916 [email protected] Hans Eriksson, biträdande jurist Immaterialrätt (mönsterrätt, patenträtt, upphovsrätt, varumärkesrätt) och marknadsrätt inklusive processer inom dessa områden. Tel: +46 8 527 70 857 [email protected] Therése Hallbergson, biträdande jurist Immaterialrätt (mönsterrätt, patenträtt, upphovsrätt, varumärkesrätt) och marknadsrätt inklusive processer inom dessa områden. Tel: +46 8 527 70 956 [email protected] 15 1 Ludvig Holm, biträdande jurist Immaterialrätt (mönsterrätt, patenträtt, upphovsrätt, varumärkesrätt), marknadsrätt och life science, inklusive processer inom dessa områden. Tel: +46 8 527 70 876 [email protected] Håkan Johansson, biträdande jurist Varumärkesrätt. Särskild erfarenhet inom registreringsförfarandet. Tel: +46 8 527 70 850 [email protected] Annie Kabala, biträdande jurist Immaterialrätt (mönsterrätt, patenträtt, upphovsrätt, varumärkesrätt) och marknadsrätt inklusive processer inom dessa områden. Tel: +46 8 527 70 948 [email protected] Annalena Nordin, biträdande jurist Varumärkes- och mönsterrätt. Särskild erfarenhet inom registreringsförfarandet av varumärken och mönster. Tel: +46 8 527 70 907 [email protected] Hanna Tilus, advokat, biträdande jurist Immaterialrätt (mönsterrätt, patenträtt, upphovsrätt, varumärkesrätt) innefattande kommersiella avtal och tvistelösning på immaterialrättsområdet. Marknadsrätt och life science. Tel: +46 8 527 70 967 [email protected] Sara Ulfsdotter, advokat, biträdande jurist Immaterialrätt (mönsterrätt, patenträtt, upphovsrätt, varumärkesrätt) och marknadsrätt samt processer/tvistelösning inom dessa områden med särskild inriktning på patenttvister. Tel: +46 8 527 70 995 [email protected] 15 2 Helena Wassén Öström, biträdande jurist Immaterialrätt med inriktning på varumärkes- och mönsterrätt. Auktoriserad som svenskt varumärkesombud samt OHIM-auktoriserat ombud för gemenskapsvarumärken och -mönster. Tel: +46 8 527 70 963 [email protected] Malmö Johan Norderyd, advokat, delägare, ordförande i Lindahls kompetensgrupp för immaterialrätt Immaterialrätt och tvister rörande varumärken, patent, upphovsrätt, mönsterskydd och marknadsrätt. Tel: +46 40 664 66 56 [email protected] Malin Cronhamn, biträdande jurist Immaterialrätt med inriktning på varumärken. Tel: +46 40 622 66 66 [email protected] Eva Jensen, advokat, biträdande jurist Immaterialrätt och processer/tvistelösning inom detta område (upphovsrätt, varumärkesrätt, mönsterrätt, patenträtt och marknadsrätt). Tel: +46 40 622 66 61 [email protected] Elna Jönsson, biträdande jurist Immaterialrätt (mönsterrätt, patenträtt, upphovsrätt, varumärkesrätt) och marknadsrätt. Tel: +46 40 622 66 64 [email protected] Cecilia Åberg, biträdande jurist Immaterialrätt med inriktning på varumärken. Tel: +46 40 622 66 67 [email protected] 153 Göteborg Fredrik Persson, advokat, biträdande jurist Immaterialrätt, särskilt varumärke och upphovsrätt, inklusive tvistelösning och strategisk hantering av varumärkesportföljer. Kommersiella avtal på immaterialrättsområdet. Konkurrensrätt och marknadsrätt. Tel: +46 31 799 10 49 [email protected] Sepideh Sadeghi, biträdande jurist Immaterialrätt med inriktning på varumärken. Tel: +46 31 799 10 57 [email protected] 15 4 Bilder: s. 11 Grafissimo/Vetta/Getty Images s. 30 leigh/Shutterstock.com s. 71 zimmytws/Shutterstock.com s. 75 Tom Grill/Photographer’s Choice RF/Getty Images s. 97 Reinhold Leitner/Shutterstock.com s. 109 Fuse/Getty Images s. 115 Dmitry Mordvintsev/Vetta/Getty Images s. 132 Joshua Hodge Photography/the Agency Collection/Getty Images s. 137 Steve Allen/Brand X Pictures/Getty Images STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGBORG UPPSALA ÖREBRO www.lindahl.se
© Copyright 2024