Tavaramerkkien erottamiskyky

Tavaramerkkien
erottamiskyky
Kolster Info -aamiaisseminaari
25.3.2014 Rake-Sali
Joose Kilpimaa
Rekisteröinnin yleiset
edellytykset
• Sekoitettavuus
• Erottamiskyky
Tavaramerkkilaki 2 luku 13 §:
”Rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan
tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta,
käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko
yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa
merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi.
Erottamiskykyiseksi ei ole katsottava myöskään merkkiä, joka
muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen
saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavaran arvoa olennaisesti
korottavasta muodosta. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on
kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen,
kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.”
Erottamiskyvyn esteet
• Tavallisin este erottamiskyvylle
on merkin
kuvailevuus
• Yleisimmät kuvailevuuden tyypit:
Laji
Laatu
Käyttötarkoitus
• Maantieteellinen alkuperä – harhaanjohtavuus
• Kuvailevuuden aste on aina subjektiivinen, ei ole
olemassa yleispäteviä mittareita suhteessa
merkkien kuvailevuuteen
Erottamiskyvyn tutkiminen
• Sekä PRH että OHIM tutkii erottamiskyvyn
viran puolesta
• OHIM:ssa erityisen tiukka seula
• Erottamiskyky tutkitaan suhteessa niihin
tavaroihin ja palveluihin, mille merkkiä
haetaan
• Vahva erottamiskyky, heikko erottamiskyky
vai suggestio?
• Tausta: Yleinen vapaanapidon tarve vs.
tavaramerkin luoma yksinoikeus (=kieltooikeus)
Miten lisätä merkin erottamiskykyä?
• Kuvioelementti
• Yrityksen nimen tai ”pääbrändin” lisääminen
merkkiin
• Merkin muokkaaminen suggestiivisemmaksi
• Huom! Pelkkä kirjoitusasun muuttaminen ei vielä
riitä poistamaan erottamiskyvyttömyyttä:
CITY vs. CITI, EXTRA vs. XTRA
Erottamiskyky käytön perusteella
• Erottamiskyvytönkin merkki voi saada suojaa,
mikäli sen katsotaan saavuttaneen
erottamiskyvyn käytön kautta
• Tavaramerkkilaki 1 luku 2 § 3 momentti:
”Tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi, jos se
tässä maassa on asianomaisissa elinkeino- tai
kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan
tavaroiden erityisenä merkkinä.”
• Voi koskea myös kuvailevaa tavaramerkkiä
• Vakiintunut haltijan tavaramerkiksi Suomessa
• Vakiintuminen täytyy kyetä osoittamaan
Organisaatiouudistus
• 1.9.2013 jälkeen tavaramerkkihakemuksiin liittyvät
valitusasiat on siirretty PRH:n valituslautakunnasta
Markkinaoikeuteen
• Myös tavaramerkkien erottamiskykyä koskevat
valitukset
• Vaikutelmat tähän mennessä: päätökset enemmän
perusteltuja ja joustavampia
MAO: 75/14
• Tavaramerkki Hoivamestari
Luokat 10 (lääketieteelliset välineet, 44
(lääkinnälliset palvelut) ja 45 (oikeudelliset
palvelut)
• Erottamiskykyinen
• PRH: ”Sanayhdistelmä ”hoivamestari” ei muodosta
omaperäistä sanayhdistelmää vaan kuvailee suoraan
kysymyksessä olevia palveluja”.
• MAO: ”Sanaa ”hoivamestari” ei voida kokonaisuutena
arvioiden kysymyksessä olevassa kohdeyleisössä
välittömästi ja asiaa enemmän pohtimatta yhdistää
kysymyksessä olevien palvelujen tiettyihin
ominaispiirteisiin. Puheena oleva sanamerkki antaa
vain suggestiivisen viitteen näistä palveluista”.
MAO: 74/14
• Tavaramerkki
OMA (kuvio)
Luokat 10 (lääketieteelliset välineet, 44 (lääkinnälliset palvelut) ja 45
(oikeudelliset palvelut)
• Erottamiskykyinen
• PRH: ”Yleisen käytännön mukaan sana ”oma” ei ole
erottamiskykyinen. Sanan vertikaalinen kirjoittaminen ei
riitä tekemään merkistä erottamiskykyistä”.
• MAO: ”Yhteys pelkän sanan ”oma” ja kysymyksessä olevien
tavaroiden ja palveluiden välillä on liian epäselvä ja
epämääräinen, jotta sitä voitaisiin pitää kuvailevana niille
tavaroille ja palveluille. Haetun merkin erottamiskykyä lisää
vielä sen ulkoasu (ihmishahmo?).”
MAO: 73/14
• Tavaramerkki
Omasairaala
Luokka 44 (lääkinnälliset palvelut)
• Erottamiskyvytön
• MAO: ”Mikäli merkin osat ovat kuvailevia,
myös niiden yhdistelmä kokonaisuutena
on pääsääntöisesti kuvaileva”
• MAO: ”Markkinaoikeus katsoo, että
sanamerkki Omasairaala osoittaa
kysymyksessä olevan sairaalapalvelut, joilla
on henkilökohtainen tai yksityinen luonne”.
MAO:547/13
• Tavaramerkki:
Etsitkö asuntoa?
Luokat 35 (mainonta, liikkeenjohto) ja 36
(kiinteistöasiat)
• Erottamiskyvytön
• Rekisteröintiä perusteltiin käytön perusteella
saavutetulla erottamiskyvyllä
• MAO: ”asiassa valittajan toimesta esitetyn
selvityksen perusteella ei voida tehdä
päätelmiä siitä, miten ja missä laajuudessa
merkkiä on käytetty”.
MAO:526/13
• Tavaramerkki SAINT TROPEZ (kuvio)
Luokat 18 (nahat), 25 (vaatteet) ja
35 (mainonta ym.)
• Erottamiskykyinen
• PRH: ”Tavaramerkki on omiaan antamaan
suomalaiskuluttajalle käsityksen, jonka mukaan merkin
tarkoittamat tavarat tai palvelut ovat peräisin
Ranskasta, taikka niiden tarjoaja on ranskalainen”.
• MAO: ”tavaramerkki ei ole ymmärrettävä osoitukseksi
sanottujen tavaroiden ja palveluiden
maantieteellisestä alkuperästä”.
MAO:494/13
• Tavaramerkki
PLUS
Luokka 32 (virvoitusjuomat)
• Merkki haettu rekisteriin vakiintumisen
perusteella
• Erottamiskyvytön
• PRH: ”Sana PLUS tarkoittaa jonkin asian etua,
hyötyä, lisää tai myönteistä ominaisuutta”
• MAO: ”Hakija ei ole esittänyt selvitystä siitä,
että haettu merkki olisi käytön kautta
saavuttanut erottamiskyvyn tai että merkki
olisi vakiintunut”.
Kiitos!
[email protected]